今天，樂知網律師 給大家分享： 專利檢索與分析之美國專利保護期的特殊規定 ，國際主流專利族的異同及應用場景講解 。

專利檢索與分析之美國專利保護期的特殊規定講解

自由實施（Freedom to Operate， FTO）分析指對企業實施的技術是否侵犯他人的專利權進行調查分析和發表法律意見。

一份全面的FTO報告可以幫助企業有效規避知識產權糾紛的法律風險，減少經濟損失。

FTO分析的關鍵之一是篩選出已經公開和當前有效的風險專利。

美國是專利制度發展最早、制度最為復雜的國家之一，筆者以美國相關規定為主要探究對象，結合實際情形對專利保護期的特殊規定做簡明梳理。

美國在1994年12月8日修改了專利法，將專利權期限從自授權公告日起17年調整為自申請日起20年，并提出了專利權期限調整制度（Patent Term Adjustment， PTA）用于補償因專利授權審查流程導致的延誤時間。

根據35 U。S。C。154(b)，美國專利商標局（USPTO）審查過程可以包括三種延遲類型，即A類延誤、B類延誤和C類延誤。

A類延誤是指USPTO未在規定期限內發出相應的通知書或做出回應。

B類延誤是指USPTO未在專利申請實際提交日起 3 年內頒發專利做出授權決定。

C類延誤是指因派生訴訟、保密令或上訴程序且經審查推翻了對可專利性的不利決定的裁決而授予專利。

此外，因申請人的原因造成的延誤應從中扣除，包括因申請人請求而進行繼續審查所耗費的時間，以及申請人在專利申請審查期間所請求的任何延期等。

美國專利期限調整計算方式可表示為PTA=A類延誤+B類延誤+C類延誤-三類延誤重疊時間-因申請人原因延誤的天數。

下面以一個實例更清楚地介紹PTA計算依據。

如下圖所示，美國專利US 7510575 B2的A類延誤為634天，B類延誤為81天，C類延誤為0天，延誤重疊時間為0天，申請人延誤為311天，因此該案專利權期限調整PTA=634+81+0-0-311=404天。

但需要注意的是，PTA計算后得到的專利權期限終止日受到期末放棄（Terminal Disclaimer， TD）的限制。

期末放棄是指申請人通過同意當前申請專利的保護期限與申請人自己在先申請的另一件專利保護期限相同，克服審查過程中認為的重復授權問題，獲得新的專利。

若一件專利遞交了期末放棄，且獲得了PTA延長，那么該專利PTA調整后的終止日不得超出TD設定的終止日。

筆者查詢到上文所提的US’575專利存在期末放棄的聲明。

因此，該專利終止日應與在先專利終止日一致。

在先專利首次申請在2001年10月11日，且沒有PTA調整和PTE延長，預計在2022年10月11日到期。

所以，US’575專利應于2022年10月11日到期。

可以看到，在TD的情形下，PTA的延長效果被限制了。

針對行政審批周期尤其長的藥品產業，美國在1987年Hatch-Waxman法案中提出藥品專利權期限延長制度（Patent Term Extension， PTE），對藥品、食品添加劑、醫療設備等產品因上市行政審批所導致的延誤給予補償。

35 U。S。C。156對PTE制度做了具體規定。

PTE的具體計算方式可以表示為PTE=專利授權后實驗階段的一半時間+專利授權后所有審批階段的時間。

美國食品藥品監督管理局（FDA）協助USPTO確認具體的行政審批周期，包括實驗階段與審批階段，據此計算出PTE。

35 U。S。C。156對PTE還做了一些限制，比如每件專利的保護期限最多只能延長1次，且延長的時間不超過5年。

產品通過FDA批準后，剩余的基本專利保護期限加上PTE延長期限不超過14年。

一件藥品專利的保護期可以同時享有PTE和PTA，PTE可以在調整后的專利到期時間的基礎上進行累加計算。

另外，PTE不會受到TD的限制。

因為PTE的起算是在原專利到期日的基礎上給予延長保護，而原專利到期日，包括根據PTA和TD調整后的專利到期日[3]。

繼續以上述US’575為例，筆者查到申請人在2014年遞交了PTE申請，最終獲得了891天的專利期限延長時間。

因此，該專利終止日由原來的2022年10月11日延期到2024年3月20日。

從該專利案例的有效期分析中可以感受到，美國專利保護期調整制度復雜，20年并不是一成不變的專利權期限。

在處理針對美國的FTO分析時，筆者一般建議選用25年而不是20年的時間跨度，即需要閱讀前25年而不是前20年的專利。

中國《專利法》第四次修訂新增了對發明專利審查延遲的專利權期限補償制度，新《專利法》第四十二條規定“自發明專利申請日起滿四年，且自實質審查請求之日起滿三年后授予發明專利權的，國知局應專利權人的請求，就發明專利在授權過程中的不合理延遲給予專利權期限補償，但由申請人引起的不合理延遲除外”。

新《專利法》還新增了對藥品專利權期限的補償制度，對在中國獲得上市許可的新藥相關發明專利，國知局應專利權人的請求給予專利權期限補償。

補償期限不超過5年，新藥批準上市后總有效專利權期限不超過14年 。

根據國家知識產權局公布的《專利法實施細則修改建議（征求意見稿）》新增第八十五條第五款，發明專利權期限補償按照實際延遲的天數，藥品專利期限補償時間計算方式為在中國獲得上市許可日-專利申請日-5年。

自藥品專利延長期限制度建立以來，有不少專利侵權案例與PTE有關，爭議主要圍繞PTE期內權利保護范圍。

美國在司法判例中，對PTE期內的專利保護范圍作出了進一步解釋。

國際主流專利族的異同及應用場景講解

如今，專利信息行業高速發展，衍生出眾多種類的專利族定義與劃分。

總結下來，目前專利族分類主要包括六種。

其包含關系為：擴展專利族＞復雜專利族＞簡單專利族。

而另外三類專利族則沒有包含關系。

按照基本的簡單同族劃分，專利文獻D1屬于專利族P1，專利文獻D2和D3同屬于專利族P1-P2，專利文獻D4屬于專利族P2-P3，專利文獻D5屬于專利族P3；按照復雜專利族劃分，專利文獻D1-D3屬于同一專利族P1，專利文獻D2-D4屬于專利族P2，D4-D5屬于同一專利族P3；按照擴展專利族劃分，專利文獻D1-D5都屬于專利族P1。

雖然基本的簡單同族比較好判斷和理解，只需要通過完全相同的優先權便可進行收錄，但事實上很多基于一個發明在不同受理局的申請，它們的優先權并不完全相同。

通過完全一致的優先權來界定簡單同族的概念范圍過于狹窄。

為了使簡單同族更能體現出發明的“單一性、新穎性”的特征，更加符合專利族設立的初衷，故經常使用的專利族數據庫收錄的簡單同族大多包括了基于一個發明在不同的國際（國家）專利局的申請以及同一發明的分案和完全延續案，這些專利即使優先權不完全相同，也被納入同一簡單同族。

關于人工專利族，筆者在實務檢索中發現了具備相同發明構思的三組專利，如下表所示，根據技術內容的相似性，需要人工將下述三個專利族合并為同一專利族。

針對專利族，國際主流數據庫所采取的專利歸并方式各不相同，因此，在進行專利族檢索之前有必要厘清其間區別。

INPADOC（International Patent Documentation Center）國際專利文獻中心數據庫于1991年被并入歐洲專利局（EPO），而EPO的專利族包括兩類，如圖2，在EPO的Espacenet檢索系統[4]中可以查詢到INPADOC專利族以及DOCDB簡單專利族的信息。

圖3為EPO對于DOCDB簡單專利族的釋義，根據該釋義可知，DOCDB簡單同族是在基本簡單同族的基礎上，另外收錄了基于一個發明在不同的國際（國家）專利局的申請以及同一發明的分案和完全延續案。

INPADOC專利族與其他專利族數據庫的區別： 1。歸并規則不同：INPADOC屬于擴展專利族，即直接或間接地共享至少一個優先權的專利被納入INPADOC同族。

除了優先權這樣的連接點外，美國分案、延續案、部分延續案也可以納入到INPADOC專利族內。

同時，INPADOC還有少量的人工專利族，但僅適用于早期缺少優先權信息的專利。

INPADOC專利族的范圍較廣，很多“遠房親戚”也會被納入到同一INPADOC專利族內，故當檢索者想要精確地檢索某一技術的專利時，INPADOC專利族會引入額外的“噪音”。

2。檢索范圍可以自主選擇：如圖2，在Espacenet網站上可以選擇查看DOCDB簡單專利族或者INPADOC專利族。

3。一個專利族可以包括多項“發明”，下圖4展示了一個擁有413個成員的INPADOC專利族中的三個申請。

這三個申請涵蓋了三項不同的發明。

4。權威性較強：屬于EPO官方的數據庫，相較與其他商業數據庫具有較高的權威性。

DWPI專利族來自于德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index）。

第一個錄入到DWPI數據庫中的同族專利成員標記為“基本專利”，并為其分配一個DWPI 主入藏號，若后續編輯系統就該項發明識別出等同專利，則會將其信息加入到已有的DWPI記錄中并標記為“等同專利”。

[8]下圖5為通過登陸Web of Science檢索到的DWPI專利族信息的示例。

而何為等同專利？ DWPI專利族中的等同專利可分為以下四種： DWPI與其他專利族數據庫的區別： 1。歸并規則不同：根據上述四種等同專利的判定原則，可以將DWPI專利族的范圍理解為介于基本的簡單同族與INPADOC擴展專利族之間。

如圖6所示，相較于INPADOC專利族，DWPI的專利族范圍較窄：其中后四個專利因屬于美國延續案而被納入到了不同的DWPI專利族中。

2。人工解讀優勢：DWPI是全球唯一經過人工閱讀的數據庫。

其數據處理包括兩個階段：初步加工階段，分析師會人工識別公司或發明人名稱中的錯誤；深度加工階段，分析師會對專利進行人工解讀從而對發明名稱和摘要進行改寫。

同時，如圖5，分析師還會創建德溫特獨有的人工代碼對技術進一步分類，這也會使專利族的范圍更為精確。

3。一個專利族僅代表一項“發明”：DWPI專利族范圍較小，其將屬于不同發明的記錄分開顯示，因此以DWPI同族為單位進行技術分析的“噪音”較小。

FAMPAT與其他專利族數據庫的區別： 1。 歸并規則不同：FAMPAT專利族既包括基本的簡單同族，又包括PCT的任何國家申請階段、歐洲專利的在任何國家申請階段、任何EP區域申請以及與美國公開申請擁有共同優先權的美國臨時專利申請。

[9]并且組合起來同屬于一個美國或其他國家申請的多個日本申請也會被納入到同一FAMPAT專利族中。

2。 檢索范圍可以自主選擇：專利檢索的結果頁面不僅可以顯示FAMPAT專利族信息，同時還可以選擇顯示INPADOC擴展專利族信息。

值得注意的是：如圖8，該數據庫中的 INPADOC專利族會通過分列成多個FAMPAT家族的方式來顯示。

3。數據以家族為單位：通過DWPI數據庫、Espacenet進行檢索，默認顯示的是某一專利信息，再通過專利信息查詢專利族信息；而通過FAMPAT檢索出的結果則以家族為默認的數據單位。

4。一個專利族僅代表一項“發明”：FAMPAT專利家族的目標也是“每個家族=一項發明”。

PatSnap專利族與其他專利族的區別： 1。歸并方式不同： 簡單同族及INPADOC同族數據皆來自于EPO。

PatSnap同族屬于擴展同族，同時因 收錄的專利數據范圍大于EPO收錄的范圍，所以某些EPO未收錄的國家的專利也被納入到了PatSnap同族中，可以說其代表著更大范圍的INPADOC同族。

2。一個專利族代表多項“發明”：PatSnap同族是基于擴展專利族的邏輯進行展開，同時加入了一些EPO未收錄的國家的專利，故該專利族也可能包括多項“發明”。

按照一定的方式將專利進行同族歸檔就是為了方便專利的檢索和應用。

在現實使用中，同族專的具有非常廣泛的應用，如：

1。互相引證，幫助理解。

專利族是世界專利文獻溝通的紐帶，通過同族專利，可以檢索到同一項技術的中文/英文專利，便于突破語言障礙快速理解技術。

如圖10，JP5351197B2日文的權利要求書較難理解，網站內置的翻譯也不一定精準，可以通過分析其簡單同族中的中文專利CN101663083B輔助理解日文撰寫的權利要求書。

在專利訴訟案件中，同族專利同樣發揮著輔助理解的作用。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第六條規定：人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。

該司法解釋為參考同族專利對涉案專利的權利要求進行解釋提供了依據。

從【（2022）最高法知民終1325號】的裁判要點中可以看出，最高人民法院在實務中再次明確了同族專利的輔助解釋作用。

2。專利申請前的文獻借鑒：擴展專利族幫助檢索者了解相同發明主題的最新技術發展、法律狀態和經濟情報，為專利申請人提供借鑒，從而能夠更加順利地完成相關專利申請工作。

3。評價專利價值：專利族成員越多，專利維護成本就越高，故專利族的成員數量是衡量發明經濟價值的重要指標。

如圖12，十家國際創新型公司的平均專利族數（即公司各簡單同族包括的專利成員個數的平均值）較高，大多在1.5-3.0的規模。

同時，這些公司中囊括100件以上專利的擴展同族數量較多，特別值得一提的是排名第一的企業，最大的擴展同族專利數量高達五千余個，可見是一個非常重要、且不斷迭代的技術。

4。 盡調時判斷市場布局：專利布局與市場有著密切的關系，比如，在基因編輯領域， 規律間隔成簇短回文重復序列（以下簡稱“CRISPR”）技術相關專利族共4041 項。

如下圖13所示，對4041 項專利族中的所有專利的受理局進行分析可知，中國、美國為專利布局最多的國家。

在同一個地域申請的專利量越多，技術保護范圍越大，對產品的保護越全面，產品的市場競爭力越大。

因此，根據在中國、美國的 CRISPR相關專利布局量可推知中國、美國為關注度較高的技術爭奪市場。

5。同族專利的穩定性可能影響專利有效性的判斷：我國最高人民法院的案號為【（2014）行提字第8號】的專利權無效行政糾紛行政判決書載示：專利復審委員會曾對該案涉專利作出13582號的專利無效決定，但二審法院撤銷了13582號決定，專利復審委員會及一審的第三人向最高人民法院提起了再審。

在再審過程中，專利復審委員會在再審申請理由中指出：案涉專利的同族專利紛爭不斷，其中，歐洲和日本的同族專利已經被撤銷或無效。

由此可知，專利復審委員會在認定專利有效性時會綜合考察該專利的同族專利是否具有穩定性。

實際檢索中可根據需要進行專利族數據庫的選擇，在需要盡量擴大檢索范圍時，可以選擇INPADOC、PatSnap專利族；在需要精準檢索某一“發明”時，選擇DWPI以及FAMPAT專利族。

但為了提高專利族成員信息的查全率，應盡量采用多個數據庫進行檢索，相互補充。

此外，一些非主要國家的同族專利未被當前各同族專利檢索系統收錄。

因此，若有對某些“小眾”國家專利進行檢索的需要，還要直接前往這些國家的官方數據庫進行檢索。

墨西哥專利檢索如何選擇數據庫？

墨西哥憑借其獨特的地理位置、成本優勢，成為眾多企業在北美生產和出口產品的理想選擇。

特別是墨西哥與美國、加拿大之間簽署的美墨加協定（The United States-Mexico-Canada Agreement）中設有多項貿易優惠，如汽車零部件的70%-75%需要在美國、墨西哥和加拿大本地生產以享受零關稅的優惠，相較于美國和加拿大高昂的用工成本，墨西哥的優勢不言而喻。

此外，今年12月份美國政府發布《外國敏感實體指南》，提出從2024年開始，含有由外國敏感實體（Foreign Entity of Concern）制造或組裝的任何電池組件的車輛將失去享受《通脹削減法案》提供的稅收抵免的資格。

外國敏感實體包括中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗政府擁有、控制、管轄或指示的個體。

根據指南，所有在中國注冊成立或中國政府持有其25%及以上股份的公司都將被視為外國敏感實體。

在此背景下，對于中國企業來說，未來在墨西哥的產業布局顯得更為重要，而對墨西哥專利數據的需求也愈加多樣化。

日常專利檢索工作中，常用的商業數據庫Questel Orbit和Himmpat，本文通過三個維度評測三家數據庫對墨西哥專利的具體收錄情況，以尋求不同場景需求下的墨西哥專利檢索工具的最優解。

目前數據庫對墨西哥發明專利、實用新型和外觀設計的著錄項、PDF、法律狀態和Patsnap同族收錄比例均在60%以上，對實用新型、外觀設計附圖的收錄比例同樣高于60%；但對墨西哥發明專利、實用新型和外觀設計的全文收錄比例均低于60%。

截至本文撰寫日12月8日，該界面的更新時間為2023年10月10日。

“數據范圍”界面并沒有告知當前墨西哥專利收錄總量的數據，我們通過檢索得知共收錄51.11萬件墨西哥專利，類型包括發明專利、外觀設計和實用新型。

Orbit通過“收錄范圍”界面向用戶展示對墨西哥專利的更新情況，未給出收錄量信息， Orbit對墨西哥發明專利申請收錄更新至2023年10月19日，對于授權專利或實用新型的更新停在2022年3月30日。

我們通過檢索式查閱，Orbit對墨西哥專利收錄總量在36.7萬件，專利類型包括發明專利和實用新型專利。

此外，Orbit在“收錄范圍”頁“FullText Database”板塊表明，沒有收錄墨西哥專利的原文PDF，我們通過檢索發現，Orbit數據庫對墨西哥專利的權利要求和說明書也沒有收錄。

即，Orbit僅收錄墨西哥專利的著錄項目和摘要。

Himmpat在“數據范圍介紹”界面明確說明僅收錄墨西哥專利著錄項目和摘要數據，且未介紹對墨西哥專利的具體收錄數量，筆者通過檢索式驗證，Himmpat對墨西哥專利收錄總量在50萬件，專利類型包括發明專利和外觀設計專利。

通過上述對比，初步掌握三家數據庫對墨西哥專利收錄概況，接下來筆者限定一個固定的數據范圍，結合墨西哥工業產權局（以下簡稱IMPI）公布的專利數據，驗證各家數據庫數據真實情況。

IMPI近期公布的在冊、授權專利：

IMPI按時間逐年統計發明專利、外觀設計和實用新型的授權數量。

接著，筆者在各數據庫中分別檢索二十年內、授權的墨西哥專利并進行對比。

2022年收錄了2830件專利，IMPI公開的當年授權專利共3529件，占官方收錄量的80%；2022年 收錄了729件，占官方收錄量的54%。

然而，從總量上看， 2002年至2022年共收錄17.2萬件授權專利，高于IMPI公開的14.09萬件。

通過解析IMPI公開的數據詳情，發現未計入2002-2005年授權的外觀專利，而數據庫在這期間收錄了522件外觀專利。

由此可以確認， 墨西哥專利的收錄量高于IMPI公開的數據可信。

用同樣的條件在Orbit里檢索，發現Orbit沒有收錄2022年之后授權的墨西哥專利。

鑒于Orbit在“收錄范圍”頁“FullText Database”板塊中注明相關信息最后更新時間為2022年3月30日，因此，筆者希望通過進一步的檢索去確認：

從檢索結果來看，實際上從2022年1月1日開始，Orbit數據庫就沒有再收錄過任何墨西哥授權專利。

Orbit 收錄2002年至2022年期間的10.10萬件墨西哥授權專利，占官方收錄量的71%。

Himmpat從2022年之后就沒有再收錄授權的墨西哥專利。

從過濾欄可以看出，即使設置“授權”為過濾條件，還是彈出了96，068件發明申請，對這些發明申請進行解讀，其法律狀態均標為授權專利，因此，可能是過濾器在篩選的標準存在問題。

2022年墨西哥官局公布的授權發明專利為6344件，而Himmpat只收錄了8件，Himmpat對墨西哥授權專利的收錄不算理想。

從總量來看，Himmpat共收錄12.69萬件墨西哥授權專利，占官局收錄量的90%。


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