今天，樂知網律師 給大家分享： 美國外觀設計侵權判定標準及其在FTO中的應用 ，美國標準必要專利許可費率典型案例介紹 。

美國外觀設計侵權判定標準及其在FTO中的應用

由于外觀設計侵權判定易受主觀因素的影響，侵權判定的標準一直存在難題。

本文主要通過分析美國外觀設計典型案例確立的侵權判定標準，并以案例的方式展現侵權判定標準的應用步驟和方式，為FTO提供一些思路和借鑒。

根據我國《專利法》，判定是否侵犯外觀設計專利，是以是否相同或者實質相同為判定標準。

判斷外觀設計是否相同或者實質相同時，以整體觀察設計特征、綜合判斷整體視覺效果為原則，即將被訴侵權設計可視部分的全部設計特征與授權的外觀設計專利的設計要素逐一進行比對分析，之后再對能夠影響產品外觀設計整體視覺效果的所有因素進行綜合考慮，最終作出判斷。

美國的外觀設計侵權判定標準是否與我國的一樣呢？經調研發現，二者還是有所區別的。

美國是典型的判例法國家，不同時期的判決標準也有所差異，而通過個案處理的探討，不斷推動了美國外觀設計專利侵權判定標準的完善。

一、美國外觀設計專利侵權判定標準的演進01、Gorham案的普通觀察者檢測美國聯邦最高法院一百多年前在Gorham Mfg。Co。v。White案（簡稱Gorham案）中建立了普通觀察者檢測（也稱實質相似性檢測、Gorham檢測），來判斷被控侵權產品外觀與涉案專利外觀設計是否實質相似。

圖1分別是Gorham公司于1861年獲得的餐用大湯匙與餐叉把柄的外觀設計專利（左），White公司于1867年獲得的關于餐叉與湯匙把柄的專利（中）和1868年獲得的另一項專利（右）。

圖1 Gorham案中的外觀設計White大量生產銷售上述兩款湯匙與餐叉，故而Gorham以專利侵權為由向下級法院起訴，以求禁止White的生產銷售行為。

最高院認定，普通觀察者如果盡到了一個購買者在消費時通常會注意的義務，但兩個外觀設計相似的程度足以欺騙觀察者，誘導其誤以為是受專利保護的外觀設計產品而進行購買，則構成了對外觀設計專利的侵權。

這就是普通觀察者檢測的具體內容，實質上是要求“外觀實質性相似”的標準。

02、Litton案的新穎點檢測美國法院在判斷外觀設計專利侵權時，首先采用普通觀察者檢測，判斷被控侵權產品外觀與涉案專利外觀設計是否實質相似。

在滿足了普通觀察者檢測要求后，再進行新穎點檢測，判斷被控侵權產品外觀是否使用了外觀設計專利區別于在先外觀設計的新穎點。

如果普通觀察者檢測要求與新穎點檢測要求同時滿足，則專利侵權指控成立。

1984年，美國聯邦巡回上訴法院在Litton Systems Inc。 V。 Whirlpool Corp。案（簡稱Litton案）中認定，最高法院在Gorham案中確立的普通觀察者檢測仍適用于該案。

然而，在確定外觀設計專利侵權時，即使兩個外觀設計看起來非常相似，“被控侵權產品必須擅自使用了將專利外觀設計從在先外觀設計中區別開來的該專利外觀設計的新穎點”，也就是說，被控產品必須使用了涉案外觀設計專利的新穎點，才能構成專利侵權指控成立。

但新穎點檢測存在一些固有的缺陷，例如：如果涉案外觀設計專利存在多個新穎點的話，被控產品是不是必須使用了全部的新穎點才能被認定侵權？如果不是，使用哪些新穎點才能被認定為侵權？如果涉案專利僅僅是現有設計特征的組合，相對在先設計不存在新穎點，這時又該如何適用新穎點檢測標準呢？03、Egyptian案的侵權判定標準的調整在2008年的Egyptian案中，美國聯邦巡回上訴法院認定普通觀察者標準應當是確定外觀設計專利是否侵權的唯一標準，正式擯棄了新穎點檢測標準，但是強調在適用普通觀察者檢測標準對比外觀設計專利以及被控產品的時候，應當充分考慮在先設計的作用。

在Egyptian案中，涉案外觀設計專利是多個現有設計特征組合而成，并不存在新穎點。

該案不能確定出涉案專利的新穎點，故無法使用新穎點檢測。

否定新穎點檢測，并非不分析涉案專利與現有設計的區別特征，與之相反，檢視新穎點是授權設計與被訴侵權產品和現有設計比較的重要內容。

圖2中右一為涉案專利，右二為被控侵權產品，左一和左二均為現有設計。

圖2 Egyptian案中的外觀設計聯邦巡回上訴法院認為：當基于在先設計研究專利和被控產品的區別時，普通觀察者的注意力會被引導至外觀設計專利本身和在先設計的區別上；當涉案專利與在先設計非常接近的時候，涉案設計專利與被控產品的細微差別在普通觀察者的眼里將會變得非常明顯。

這樣的普通觀察者檢測更符合邏輯。

特別是對于專利外觀設計與在先外觀設計接近的案件，如果缺少參照的背景，將難以回答一項外觀設計是否與另一項外觀設計相似，而在先外觀設計就提供了這樣一種參照背景。

專利外觀設計與被控侵權產品外觀在這種參照背景中進行比較，在先外觀設計在比較過程中常常是有用的。

如果參照背景由多項在先外觀設計組成，普通觀察者在審視時，這些在先外觀設計就能夠突顯專利外觀設計與被控侵權產品外觀之間的區別。

二、美國外觀設計侵權分析應用根據美國外觀設計侵權判定的最新標準，在專利自由實施分析（Freedom to Operate，以下簡稱FTO）的侵權判定中可以采用實質相似認定、差異點認定、差異點檢測和判定結論等四個步驟來進行分析。

現就以輪胎的花紋設計為例，來說明美國外觀設計侵權判定標準的具體應用。

美國外觀設計專利USD770970S和目標外觀設計如圖3、圖4所示。

01、實質相似認定在確認兩項外觀設計是否屬于實質相似時，主要考慮二者所產生的視覺效果對觀察者的影響是否一致。

如果在普通觀察者眼里，兩個外觀設計的相似程度足以欺騙觀察者，以至于誘導觀察者誤購買了目標設計，則二者實質相似。

目標設計與外觀設計專利970是否實質相似，可以通過表1中設計要素的相同點與不同點的比較來認定：由于整個胎面花紋的三列花紋塊的設計及中部花紋塊的高度相似性，難以認定目標設計完全不會對觀察者產生誤導行為。

因此，目標設計與外觀設計專利具有一定的實質相似。

02、差異點認定差異點是指外觀設計專利相對于在先外觀設計的區別設計特征。

專利CN201430230857和CN201430251677均是外觀設計970的權利人所申請的外觀設計專利，將其作為在先外觀設計來認定970專利相對于現有設計的差異點（見表2、表3）。

外觀設計970相對于現有設計857的差異點如下表所示：外觀設計970相對于現有設計677的差異點如下表所示：03、差異點檢測差異點檢測，指的是分析目標設計是否采用了外觀設計專利相對于現有設計的差異點。

目標設計與外觀設計970的差異點的對比，見表4所示。

*說明：表中“√”表示目標設計使用了外觀設計專利970與在先設計的差異點，“×”表示目標設計未使用外觀設計專利970與在先設計的差異點。

04、判定結論根據前面確定的侵權判定標準，本案要解決的問題是，熟悉外觀設計專利970與其現有設計的普通觀察者，是否會將目標設計誤認為與外觀設計專利970相同。

目標設計與外觀設計專利970具有一定的實質相似，且目標設計使用了外觀設計970區別于在先外觀設計的多處差異點。

因此，難以認定目標設計相對于外觀設計專利970不存在侵權風險。

三、結語我國的外觀設計侵權判定主要采用“整體觀察，綜合判斷”的方法來判斷外觀設計是否相同或者實質相同。

與我國不同的是，美國外觀設計侵權判斷標準經過了多次調整，分別是Gorham案確立的普通觀察者檢測標準、Litton案確立的新穎點檢測標準以及Egyptian案確立的最新侵權判定標準，即：擯棄了新穎點檢測標準，強調在適用普通觀察者檢測標準對比外觀設計專利以及被控產品的時候，應當充分考慮在先設計的作用。

美國外觀設計侵權判定標準的變化，實際上是通過對普通觀察者法增加不同的約束邊界，使侵權判定的過程盡可能的客觀化。

這樣，在進行美國外觀設計專利的FTO侵權判定時，需要完全依據美國的最新侵權判斷標準并按照一定的步驟來進行分析，才能獲得最接近于判決的分析結論。

其中，侵權判定的步驟可以分為實質相似認定、差異點認定、差異點檢測和判定結論等。

美國標準必要專利許可費率典型案例介紹

一、案件概述 A公司于2010年9月向美國得克薩斯東區聯邦地區法院提起了侵權訴訟，起訴B公司等四家公司侵犯了自己9件涉及802.11的標準必要專利。

而被告則主張他們未侵權，并且認為435和625兩件專利無效。

地區法院于2013年6月進行了為期8天的陪審團審判。

陪審團認為B公司侵犯了A公司的三個專利權，并且認為A公司的435和625兩件專利有效。

但是，由于A公司未能證明被告是故意侵權，最終陪審團認定損害賠償額大約為1000萬美元，其中B公司的損害賠償為43.5萬美元，折合每個侵權設備大約為15美分。

地區法院于2013年8月發出備忘錄意見和法院令，指出被告沒有證據證明存在許可費堆疊，并支持了A公司使用終端產品的價值作為確定許可費的基礎。

二、被告發起動議 被告B公司就A公司的損害賠償的法律問題，向地方法院提出重新判決的動議。

在這項動議中，被告質疑陪審團的損害賠償裁決。

首先，B公司認為損害賠償違反了整體市場價值規則；其次，B公司認為A公司的專家所依據的是不可比許可協議，且未在專利和非專利特征之間進行分攤；再者，B公司認為損害賠償裁決與A公司的FRAND義務不一致，且未考慮許可費堆疊問題；最后，B公司請求就損害賠償重新審判。

三、地方法院對動議的審理 1。關于整體市場價值規則和分攤原則的審理 B公司主張：A公司的專家從終端產品（路由器和計算機）的價值中得出每單元許可費為0.5美元，而不是將許可費基數限制到最小可售專利實施單元（WiFi芯片）。

由于A公司的專家沒有將專利中的特征與標準中的其他專利特征之間進行分攤，因此他們有權獲得作為法律問題的判決。

就此，B公司認為，例如只有17.5%的WiFi芯片的專利與802.11n標準相關，因此A公司沒有正確地分攤專利組合的費率。

A公司則認為，A公司專家的分析包含了兩個不同層次的分攤，以獲取合適的許可費，并且許可費基數不是終端產品的市場價值，而是涉案專利對終端產品的貢獻的市場價值，因此，A公司的分析是合理的。

對此，法院分析認為：B公司的主張忽略了A公司專家分析中兩個不同層次的分攤。

在第一層次中，A公司專家的分析僅考慮了來自A公司的802.11專利組合的許可收入。

在第二層次中，A公司專家的分析分攤了802.11許可收入，剔除了非涉案專利的價值。

因此綜合來看，這兩個層次將收入池限制在了涉案專利對802.11標準的貢獻的市場價值。

A公司專家所作出的分析指出，A公司的許可收入基礎不是終端產品的市場價值，而是涉案專利對終端產品的貢獻的市場價值，A公司的組合許可收入僅僅是由A公司專利被許可人終端產品的價值增加決定的，而不是由整個終端產品的價值決定的。

最終，法院做出認定：被許可人未對802.11標準中與A公司專利無關的部分進行付費，A公司專家的報告并不涉及整體市場價值的原則。

2。關于可比證據的審理 B公司認為，在任何先前的許可協議中均沒有發現A公司專家所提出的0.50美元的許可費率，因為它們均不是考慮A公司的FRAND義務而談判得到的，這些許可協議所覆蓋的范圍不同，因此A公司所提交的協議證據不具有可比性。

對此法院認為，B公司沒有引用任何具有約束力的證據來證明之前的許可協議，由此認定不是在FRAND原則下進行談判得到的協議就是不可比的，此說法不具有說服力。

此外，A公司專家已然作證，說明之前的許可費都是在FRAND原則下進行談判得到的，因此，即使B公司存在有約束力的證據，也不能直接認定上述協議不具有可比性。

此外，A公司的FRAND義務是公眾知曉的，這在其對IEEE的保證信中是可以公開獲得的，所以任何潛在的被許可人都能夠確定A公司是否有FRAND的義務。

同時，A公司還提供證據表明，在確定每單元0.50美元的許可費時考慮了其FRAND義務。

因此，法院最終駁回了被告關于A公司提交了不可比協議的動議。

四、美國聯邦巡回上訴法院的審理 被告B公司不服地方法院的判決，向美國聯邦巡回上訴法院進行了上訴。

2014年12月，美國聯邦巡回上訴法院發布了判決書，判決書中指出被告沒有提供足夠的證據讓地方法院對陪審團就專利劫持和許可費堆疊做出指引，因此地區法院拒絕指引陪審團專利劫持和許可費堆疊的做法不存在問題。

但是，美國聯邦巡回上訴法院也指出了地區法院在其陪審團指引中存在的問題。

具體為，地方法院沒有充分指引陪審團關于A公司的FRAND原則的承諾，未就專利技術的任何許可費必須從標準整體的價值分攤來指引陪審團，未向陪審團指引FRAND許可費率必須基于發明的價值，而不是基于發明的標準化所增加的價值。

基于此，美國聯邦巡回上訴法院撤銷了陪審團的損害賠償裁決，發回地方法院重新審理。

可見，上述因素同樣是確定標準必要專利許可費率的重要考量因素。

美國標準必要專利訴訟案件的專利許可費率確定方法

一、概述 為了平衡專利權人與標準實施者（被許可人）之間的矛盾，標準化組織在其相關知識產權政策中，要求標準參與者及時向標準化組織披露其擁有或者實際控制的專利，同時要求其承諾以公平(fair)、合理(reasonable)和非歧視(non-discriminatory)條件許可所有標準實施者利用其專利，即遵守“FRAND”原則。

設定“FRAND”原則的初衷在于防止標準必要專利權人濫用其壟斷地位，獲取高額的專利許可使用費（專利劫持）。

但是，大多數標準化組織并未對FRAND原則進行具體的釋義，這就導致對合理的理解并不清楚，合理與否的界限也不夠明確，進而導致許可費率的確定困難，專利權人和標準實施者之間的分歧仍然很難達成一致。

近些年，在國際乃至國內，陸續出現了一些由法院判定標準必要專利許可費的專利訴訟案件。

我們通過對這些專利訴訟案件進行梳理，從中總結出基于FRAND原則，確定出標準必要專利許可費率的方法，為后續的專利訴訟案件中提供理論依據和數據支撐。

二、標準必要專利訴訟案件概況 我們利用WestLaw International數據庫，采集到從2013年1月至2022年10月之間，產生的與標準必要專利侵權相關的專利訴訟判決書共90件。

考慮到案件存在有多次審理的情況，最終確定出在這期間實際的專利訴訟案件數為55件。

其中，明確指示出計算許可費率所依據的方法以及最終確定的許可費率的案件，只有5件，占總數的9%。

可見，通過專利訴訟的方式來確定許可費率的專利訴訟案件數量還比較少。

從技術領域角度來看，通信技術領域的專利訴訟案件占絕大多數。

其中，蘋果公司專利訴訟涉案數量最多，共9件；其次是愛立信、華為、IDC分別涉案5件；摩托羅拉和三星分別涉及4件；高通、Core Wireless Licensing和中興分別涉及3件；微軟、黑莓、思科、LSI以及SAINT LAWRENCE COMMUNICATIONS分別涉及2件。

只涉及1件的公司，此處不再列舉。

隨著信息化的高速發展，信息通信產業已成為全球最重要的產業之一。

通信技術領域的標準必要專利越來越成為各個國家、各個企業戰略競爭的焦點。

對于企業而言，標準必要專利數量越多、質量越高，其主導世界市場的可能性就越大。

在標準必要專利訴訟案件中，也大都是上述公司之間的利益之爭。

三、確定許可費率的方法 通過對上述專利訴訟案件的分析，確定許可費率的方法大致可分為兩個層次。

第一個層次為指導性的方法，例如假想雙邊談判法；第二個層次為具體計算方法，包括許可協議參照法、專利池參照法、評估模型參照法、自上而下法等。

1 指導性方法 目前，美國法院大都采用假想雙邊談判法[1]（hypothetical negotiation）作為判案的指導性方法。

該方法主要指的是在以FRAND原則為前提的情況下，雙方進行假想的雙邊談判，以此來確定出標準必要專利許可費。

該方法充分考慮了影響合理許可費的十五條要素，為法院審理案件的基礎框架。

其中，十五條要素中的某些要素并不適用于FRAND原則下的許可談判，因此需要法院根據自身案件的情況，適應性地對這些要素進行修改。

例如在2013年微軟訴摩托羅拉以及In re Innovatio的案件中，均采用了修改后的假想雙邊談判法對專利訴訟案件進行審理。

2 具體計算方法 許可協議參照法 專利許可協議參照法實際上考慮的是Georgia-Pacific要素1，即針對涉案專利的許可專利權人獲得的許可費，該費用證明或傾向于證明既定許可費。

也就是說，專利許可協議參照法就是將已有的許可協議中的許可費率作為參照，來確定當前案件的許可費率。

專利許可協議可包括專利權人與其他被許可人之間的許可協議和符合行業慣例的第三方公司的許可協議。

考慮專利權人與其他被許可人之間的許可協議來確定許可費率時，該許可協議是否可參照，需要考慮判斷許可協議簽訂的背景、判斷許可協議能否確定專利權人專利的價值以及判斷許可協議中的標準是否與本案中的標準可比。

專利池參照法 一般情況下，專利池由兩位或者多位標準必要專利權人所創建，目的是向第三方被許可人許可標準必要專利。

專利池通常設定了許可費率，能夠使參與者無需進行單獨的許可談判。

而專利池的分攤原則是，專利池中的每個專利平等地分攤許可費，即不考慮每個專利技術的重要性或是對標準的貢獻。

當然，加入專利池屬于自愿性質，專利權人可以選擇在專利池外許可其標準必要專利。

此外，專利池獨立于標準定制組織。

每個加入專利池的參與者都會簽訂一個專利池協議，該專利池協議中規定了許可費率的范圍。

由此，法院可利用專利池協議中規定的許可費率范圍，作為當前案件的參照來確定許可費。

為了達到推廣標準的目的，通過專利池協議確定的許可費率一般都會比較低。

如果專利池中的專利，其對于標準是重要的，那么就會壓低該專利的價值。

因此，專利池協議不適合評估擁有較高價值的專利。

對于評估價值較低的專利，可能是合適的。

評估模型參照法 評估模型參照法是指利用第三方公司開發的專利評估模型來估算出許可費率，然后將估算出的許可費率作為確定當前案件許可費率的參考。

例如：2013年微軟訴摩托羅拉一案中，法院調查了一家咨詢公司的專利評估模型。

摩托羅拉在2003年使用該模型來評估摩托羅拉的802.11標準必要專利組合的價值，目的是最大化地幫助摩托羅拉獲取專利許可收入。

法院用該模型來估算摩托羅拉擁有的標準必要專利的許可費率。

該模型考慮了兩個因子：802.11特征因子，即相對于整個產品功能相關的802.11功能的價值；許可費堆疊調整因子，即摩托羅拉擁有的標準必要專利貢獻的知識產權占總802.11功能的比例因子。

上述兩個因子考慮了標準必要專利對產品的重要性以及防止許可費率堆疊的問題，這與FRAND原則一致。

自上而下法 自上而下方法指的是先確定在某一標準下，所有標準必要專利的總許可費率。

該總許可費率可以基于行業領導者的官方聲明、標準組織的知識產權政策等。

然后，計算專利權人擁有的標準必要專利的價值相對于所有標準必要專利的價值所占的比例。

按照該比例，從總許可費率中為專利權人分配出其所占比例的許可費率。

該方法能夠有效地防止許可費堆疊。

但是，若要準確地估算出專利權人擁有的標準必要專利的價值相對于所有標準必要專利的價值所占的比例，這就不僅需要分析專利權人擁有的標準必要專利的重要性和對標準的貢獻，還需要分析其他專利權人擁有的標準必要專利的重要性和對標準的貢獻。

并且，難點在于如何將標準必要專利的重要性和對標準的貢獻與標準必要專利的價值進行合理的關聯。

因此，在TCL訴愛立信的案件中，法院并沒有考慮價值因素，而是直接用專利權人擁有的標準必要專利的數量占比來計算許可費率。

自下而上法 在2014年的Innovatio一案中，制造商（被告）委托的專家Leonard博士提出了一種自下而上法。

該方法實際上是先確定實施可被納入標準的Innovatio專利的合理替代方案的成本，并將該成本除以侵權單元（WiFi芯片）的總數量，以確定在1997年的假想談判中Innovatio專利每單元的許可費。

但是，Leonard博士沒有考慮到Innovatio專利的替代方案本身如果獲得專利授權，也可以要求許可費。

因此，不存在能夠實現Innovatio專利所有功能的替代方案。

增值法 在2013年微軟訴摩托羅拉一案中，微軟提出用增值法來計算許可費率，即除去因被納入標準所帶來的經濟價值，然后與其他能被納入標準的替代方案相比較而得出一個增量價值。

法院認定增值法缺乏實用性，并且在實際應用中，將專利價值和其對標準的增值貢獻聯系起來是很難實施的，因為標準的表現是多維的，不同的人關注不同的方面。


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