今天，樂(lè)知網(wǎng)律師 給大家分享：美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）將采用電子專(zhuān)利授權(quán)，OEM商標(biāo)使用爭(zhēng)議案講解。

美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）將采用電子專(zhuān)利授權(quán)

從2023年4月18日起，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）將采用電子專(zhuān)利授權(quán)（eGrants）的方式向?qū)＠邮杖税l(fā)放專(zhuān)利授權(quán)書(shū)，以減少紙張浪費(fèi)。

這一新流程將以電子格式提供官方專(zhuān)利授權(quán)文本。

在過(guò)渡期內(nèi)，官方將免費(fèi)提供裝訂的紙質(zhì)版本作為禮儀副本，過(guò)渡期后，將收取少量費(fèi)用。

電子專(zhuān)利授權(quán)流程不僅可以減少紙張浪費(fèi)，還可以通過(guò)縮短審批時(shí)間和優(yōu)化流程來(lái)讓利益相關(guān)方受益。

同時(shí)也大大降低了美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局的打印和郵寄需求，縮短專(zhuān)利審批時(shí)間，并每年節(jié)省近200萬(wàn)美元的打印和郵寄成本。

此外，在新的流程下，專(zhuān)利接收人將在專(zhuān)利證書(shū)下發(fā)日當(dāng)天收到PDF版本電子專(zhuān)利證書(shū)。

在以前的專(zhuān)利證書(shū)發(fā)放流程中，為了頒發(fā)專(zhuān)利證書(shū)，授權(quán)辦登通知下發(fā)后，專(zhuān)利信息的采集工作就開(kāi)始了。

一般來(lái)說(shuō)，授權(quán)公告通知會(huì)在授權(quán)公告日前的幾周下發(fā) ，告知申請(qǐng)人專(zhuān)利號(hào)及授權(quán)日。

授權(quán)公告通知也可以在專(zhuān)利中心（Patent Center）查閱。

然后官方準(zhǔn)備紙質(zhì)專(zhuān)利證書(shū)（包括封面）并郵寄給專(zhuān)利權(quán)人。

在授權(quán)日當(dāng)天，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局的官方公報(bào)會(huì)發(fā)布專(zhuān)利號(hào)、專(zhuān)利名稱(chēng)、發(fā)明人的姓名和住所、申請(qǐng)人、受讓人（如果有）、申請(qǐng)日期和優(yōu)先權(quán)日期、專(zhuān)利第一項(xiàng)權(quán)利要求的文本、權(quán)利要求總數(shù)以及代表附圖（如果有）。

在發(fā)放紙質(zhì)專(zhuān)利后，專(zhuān)利的副本（不包括封面）可以在美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局網(wǎng)站（www。uspto。gov/patents/search）上查看和打印。

電子專(zhuān)利授權(quán)制度生效后，包含美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局印章及主任的數(shù)字簽名的電子版專(zhuān)利證書(shū)會(huì)在專(zhuān)利號(hào)和授權(quán)日分配后很快下發(fā)，這將縮短可授權(quán)專(zhuān)利的等待期。

申請(qǐng)人和公眾將能更早地獲得專(zhuān)利。

專(zhuān)利權(quán)人將能夠通過(guò)專(zhuān)利中心（Patent Center）查看和打印電子版的專(zhuān)利證書(shū)（包括其封面），而不是等待郵寄的紙質(zhì)專(zhuān)利證書(shū)的到達(dá)。

從授權(quán)公告日開(kāi)始，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局將會(huì)在專(zhuān)利中心（Patent Center）的公共和私人頁(yè)面中展示電子專(zhuān)利證書(shū)。

因此，公眾也將能夠查看官方的電子專(zhuān)利證書(shū)（包括其封面）。

在過(guò)渡期內(nèi)，專(zhuān)利受領(lǐng)人將能夠在專(zhuān)利中心（Patent Center）獲得電子專(zhuān)利授權(quán)書(shū)官方副本，并收到裝訂的紙質(zhì)版本作為禮儀副本。

專(zhuān)利接收人仍然可以向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局的認(rèn)證副本中心申請(qǐng)USPTO認(rèn)證副本和演示副本，但需要支付額外費(fèi)用。

此外，可以從美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局在線專(zhuān)利中心（Patent Center）免費(fèi)打印無(wú)限量的電子專(zhuān)利授權(quán)副本。

此次電子專(zhuān)利授權(quán)將會(huì)涉及到實(shí)用專(zhuān)利，外觀設(shè)計(jì)，植物專(zhuān)利以及再頒專(zhuān)利，從2023年4月18日開(kāi)始實(shí)施（2023年4月18日之前授權(quán)的專(zhuān)利，將會(huì)繼續(xù)維持原有的方式，出具紙質(zhì)證書(shū)；之后授權(quán)的將會(huì)實(shí)施電子化，同時(shí)在過(guò)渡期內(nèi)提供一份禮儀副本）。

其他的文件，像更正專(zhuān)利證書(shū)以及復(fù)審的專(zhuān)利證書(shū)，不在此次的范圍之內(nèi)，但若后期開(kāi)始實(shí)施電子化，官方將會(huì)正式公布。

過(guò)渡期的持續(xù)時(shí)間尚未確定，但將提前通知公眾過(guò)渡期何時(shí)結(jié)束。

過(guò)渡期過(guò)后，USPTO 將提供演示文稿副本、認(rèn)證副本和正式副本，每項(xiàng)收取象征性費(fèi)用。

需要注意的是： 1、更正證書(shū)和復(fù)審證書(shū)，將不會(huì)以電子方式發(fā)放。

2、過(guò)渡期內(nèi)，不會(huì)受理額外禮儀紙質(zhì)副本的請(qǐng)求。

3、美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局將在支付授權(quán)費(fèi)后不久公告專(zhuān)利。

因此，在支付授權(quán)費(fèi)后，申請(qǐng)人將沒(méi)有更多時(shí)間提交繼續(xù)申請(qǐng)、QPIDS或撤回授權(quán)辦理。

OEM商標(biāo)使用爭(zhēng)議案講解

在中國(guó)，商標(biāo)使用的爭(zhēng)議主要集中在涉外定牌加工（簡(jiǎn)稱(chēng)OEM）問(wèn)題上。

何為商標(biāo)使用，中國(guó)《商標(biāo)法》第48條規(guī)定“本法所稱(chēng)商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。

然而涉外定牌加工并非一個(gè)法律概念，而是國(guó)際加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的一種形式。

涉外定牌加工一般是指國(guó)內(nèi)生產(chǎn)加工的企業(yè)直接接收境外定作人的委托，生產(chǎn)加工的貼牌產(chǎn)品全部交付給定作人并銷(xiāo)往境外而不在中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售的行為。

涉外定牌加工所涉商標(biāo)侵權(quán)問(wèn)題，即國(guó)內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)在相同或類(lèi)似商品上貼附與國(guó)內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人相同或近似商標(biāo)的行為，是否認(rèn)定構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。

這一問(wèn)題，隨著2022年10月最高人民法院公布的本田技研工業(yè)株式會(huì)社(Honda Motor Co。， LTD。)訴重慶恒勝鑫泰貿(mào)易有限公司和重慶恒勝集團(tuán)有限公司的“HONDA”商標(biāo)糾紛再審案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“HONDA”案）再度掀起熱議，因該案件認(rèn)定涉外定牌加工對(duì)商標(biāo)的使用構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的觀點(diǎn)，與最高人民法院2022年公布的典型案例萊斯防盜產(chǎn)品國(guó)際有限公司訴浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司侵害“PRETUL”商標(biāo)權(quán)糾紛再審案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PRETUL”案）、最高人民法院在2022年公布的上海柴油機(jī)股份有限公司訴江蘇常佳金峰動(dòng)力機(jī)械有限公司侵害“東風(fēng)”商標(biāo)權(quán)糾紛再審案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東風(fēng)”案）認(rèn)為涉外定牌加工的使用形式不屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)性使用因而不構(gòu)成侵權(quán)的觀點(diǎn)相左。

在最高人民法院公布的“HONDA”案之前， 上海浦東新區(qū)人民法院關(guān)于涉外定牌加工案件的一份判決， 國(guó)外客戶(hù)確認(rèn)不侵權(quán)之訴的案件勝訴，涉外定牌加工的產(chǎn)品被法院認(rèn)定為不構(gòu)成侵權(quán)，并在我方客戶(hù)同時(shí)提起的要求對(duì)方賠償給我方客戶(hù)造成的損失的案件中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，迫使對(duì)方同意將其中國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至我方客戶(hù)名下。

在“PRETUL”案中，最高人民法院認(rèn)為：“本案中，根據(jù)原審法院查明的事實(shí)，儲(chǔ)伯公司系墨西哥‘PRETUL’或‘PRETUL及橢圓圖形’注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人(第6類(lèi)、第8類(lèi))。

亞環(huán)公司受儲(chǔ)伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用‘PRETUL ’相關(guān)標(biāo)識(shí)并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國(guó)市場(chǎng)上銷(xiāo)售，也就是該標(biāo)識(shí)不會(huì)在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能，不具有使我國(guó)的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可性能。

商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的標(biāo)識(shí)，其基本功能在于商標(biāo)的識(shí)別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲(chǔ)伯公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)‘PRETUL’標(biāo)志的行為，在中國(guó)境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲(chǔ)伯公司在其享有商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的墨西哥國(guó)使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國(guó)境內(nèi)并不具有識(shí)別商品來(lái)源的功能。

因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來(lái)源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識(shí)別該商品來(lái)源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。

” 在“東風(fēng)”案中，最高人民法院認(rèn)為：“商標(biāo)的本質(zhì)屬性是其識(shí)別性或指示性，基本功能是用于區(qū)分商品或者服務(wù)的來(lái)源。

一般來(lái)講，不用于識(shí)別或區(qū)分來(lái)源的商標(biāo)使用行為，不會(huì)對(duì)商品或服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生誤導(dǎo)或引發(fā)混淆，以致影響商標(biāo)發(fā)揮指示商品或服務(wù)來(lái)源的功能，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為。

根據(jù)原審法院查明的事實(shí)，常佳公司與印尼PTADI公司簽訂委托書(shū)接受該公司委托，依據(jù)印尼PTADI公司合法擁有的商標(biāo)權(quán)生產(chǎn)柴油機(jī)及柴油機(jī)組件，并將產(chǎn)品完全出口至印度尼西亞銷(xiāo)售。

在常佳公司加工生產(chǎn)或出口過(guò)程中，相關(guān)標(biāo)識(shí)指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊(cè)商標(biāo)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的正常識(shí)別區(qū)分功能，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。

考慮到定牌加工是一種常見(jiàn)的、合法的國(guó)際貿(mào)易形式，除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務(wù)，其受托加工行為對(duì)上柴公司的商標(biāo)權(quán)造成了實(shí)質(zhì)性的損害，一般情況下不應(yīng)認(rèn)定其上述行為侵害了上柴公司的商標(biāo)權(quán)。

可見(jiàn)，在“東風(fēng)”案中，最高人民法院延續(xù)了“PRETUL”案的觀點(diǎn)，即涉外定牌加工產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)指向的是境外委托人，一般不會(huì)影響涉案注冊(cè)商標(biāo)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的正常識(shí)別區(qū)分功能，并在此觀點(diǎn)上有所發(fā)展和深入，即強(qiáng)調(diào)了需要考量定牌加工中的加工方是否盡到合理的注意義務(wù)，對(duì)國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人是否造成實(shí)質(zhì)性的損害。

在最高人民法院上述兩個(gè)案例的參考下，并且考慮到現(xiàn)階段涉外定牌加工是中國(guó)對(duì)外加工貿(mào)易的重要組成部分，法院審理此類(lèi)案件雖采用個(gè)案認(rèn)定原則，但如無(wú)特殊情形，一般采用涉外定牌加工形式不侵權(quán)的觀點(diǎn)。


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