今天，樂知網律師 給大家分享： 缺乏必要技術特征與未以說明書為依據講解，PCT與中國企業走向世界的關系 。

缺乏必要技術特征與未以說明書為依據講解

專利法實施細則第20條第2款規定：獨立權利要求應當從整體上反應發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。

專利法第26條第4款規定：權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍 。

二。立法宗旨 專利法實施細則第20條第2款規定的目的在于：保證獨立權利要求中要求保護的技術方案在解決技術問題意義上的完整性，是獨立權利要求應當符合的最低標準；指導申請人在滿足專利法及實施細則要求的基礎上，撰寫出保護范圍最大的獨立權利要求。

專利法第26條第4款前半段的本義是要求權利要求具有合理的保護范圍，與申請人/發明人所做出的技術貢獻相匹配 ，避免申請人可能獲得較其做出的技術貢獻更大的權利。

三。法條含義 必要技術特征是指，發明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成發明或者實用新型的技術方案，使之區別于背景技術中所述的其他技術方案 。

權利要求書應當以說明書為依據，是指權利要求應當得到說明書的支持。

權利要求書中每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書中充分公開的內容得到或概括得出的技術方案，并且不得超出說明書公開的范圍 。

因此，可以看出兩個條款各自的立法宗旨、含義等都有差異。

此外，兩個條款的適用范圍、判斷原則等也不相同。

然而二者也有相似之處，即都涉及到技術方案能否解決技術問題。

四。審查意見及答辯 1。 審查意見 對于同一權利要求，有的審查員會認為獨立權利要求缺乏必要技術特征，而有的審查員會認為權利要求概括了過寬的保護范圍，得不到說明書支持。

其實審查員的根本目的都是希望申請人能夠縮小該權利要求的保護范圍，只要審查意見能夠自圓其說即可。

2。答辯 針對以上的兩種不同審查意見，有的代理人答辯時會造成混淆。

例如，針對權利要求未以說明書為依據的缺陷，某些代理人答辯時指出：說明書中所記載的B特征并不是必要特征，獨立權利要求的技術方案通過所記載的A特征已經能夠解決本發明所要解決的技術問題，所以無需將B特征記載到權利要求中。

顯然，這種答辯方式是針對獨立權利要求缺乏必要技術特征的答辯，而非針對權利要求得不到說明書支持的答辯，實質上代理人混淆了上述兩個法條。

具體而言，代理人答辯時應該明確體現出是針對不同條款而進行的。

五。案例分析 以下結合案例，淺述對于同一個權利要求如何采用不同條款進行評述及答復。

案例 權利要求1。一種粘合薄膜切斷裝置，其特征在于，包括：

薄膜卷吸附單元，用于吸附由粘合薄膜及異形薄膜兩層組成的薄膜卷；以及粘合薄膜切斷單元，從所述粘合薄膜的一側朝向另一側切斷所述粘合薄膜。

案情簡介：

本申請涉及對導電薄膜進行切斷的方法和裝置。

現有技術中薄膜切斷器相對于導電薄膜垂直移動，會產生撞擊，導致出現切斷失誤。

審查員認為，權利要求1缺少“水平導向部、切斷導向部、垂直間隔調節部、垂直間隔彈性部、垂直貼緊彈性部”這些必要技術特征。

即，應將權利要求2、5、10和11的附加特征并入權利要求1。

申請人將權利要求2的附加技術特征并入權利要求1中，進一步限定了粘合薄膜切斷單元：

“所述粘合薄膜切斷單元包括：

薄膜切斷部，。。。； 切斷承載支撐部，。。。； 水平輸送部，。。。”。

相應的意見陳述如下：

相對于現有技術，本發明的關鍵改進點是切斷器從粘合薄膜的一側朝向另一側移動，并有選擇地切斷薄膜卷中的粘合薄膜。

如說明書所述：“薄膜切斷部的薄膜切斷器沿與粘合薄膜水平的方向移動，并有選擇地僅切斷薄膜卷中的粘合薄膜，從而可將切斷粘合薄膜時所產生的沖擊最小化，并防止切斷失誤，。。。”。

限定了上述具體結構的權利要求1的方案，能夠實現沖擊最小化，因此能夠解決本發明所要解決的技術問題。

至于審查員提到的其他特征，主要用于調整切斷器的位置以更精確地切斷導電薄膜。

審查員接受了上述修改和爭辯。

對于此案，筆者認為審查員也可指出權利要求1未以說明書為依據，如下所示：

權利要求1中的功能性限定的特征“粘合薄膜切斷單元，從所述粘合薄膜的一側朝向另一側切斷所述粘合薄膜”概括了過寬的保護范圍，涵蓋了所有能夠實現該功能的實施方式。

但說明書中僅公開了一種粘合薄膜切斷單元的具體實施方式。

依據本申請文件所記載的內容，本領域技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或本領域技術人員難于預見該功能性限定所概括的除說明書所述實施方式之外的其他方式也能夠解決其技術問題并達到相同的技術效果，因此，該權利要求得不到說明書支持。

對于一個獨立權利要求，若審查員認為缺乏的是為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，使得目前的獨立權利要求的技術方案不足以構成區別于背景技術中所描述的其他技術方案的技術方案，則用缺乏必要技術特征的法條評述比較合適。

否則，若認為缺乏的是目前所限定的功能性技術特征的下位具體特征，則用未以說明書為依據的法條評述更為合適。

因為對于后者，實際上是功能性限定的技術特征同時涵蓋了能夠和不能解決本發明所要解決的技術問題的實施方式，簡單地認為該獨立權利要求的方案缺少解決其技術問題所不可缺少的技術特征從而不能解決本發明所要解決的技術問題可能并不準確。

PCT與中國企業走向世界的關系

越來越多的中國企業已經不滿足于國內市場，已經或開始向海外市場進軍，但是，在拓展海外市場的過程中，卻頻繁遭遇專利圍堵，致使海外市場受到影響，例如，去年第四季度，小米在印度遭遇愛立信的專利侵權訴訟。

專利糾紛已經成為國際廠商進行市場博弈的重要手段。

國內企業中，即使是中興、華為等以研發和創新為支點的中國企業在海外市場也面臨著來自其他廠商的專利糾紛。

那么中國企業如何才能在海外市場上占據一席之地呢，一個有效途徑便是通過專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）途徑加大在海外市場的專利布局，企業進行海外布局的必要性主要體現在以下幾個方面：

只有在海外市場進行了一定的專利數量的專利布局，才能在競爭激烈的海外市場（尤其是知識產權保護較為成熟的市場）博弈中取得一定的話語權。

在市場所在地區或國家的專利數量在一定程度上反映了企業在該市場的博弈能力，真正做到“進可攻，退可守”，在該市場的專利博弈中做到游刃有余； 在開拓海外市場走向世界的過程中，擁有一定的國際專利申請的數量，也從側面反映了企業的技術研發能力，以及專利保護的成熟程度，這樣在進行商務合作談判過程中可以較易獲得合作方的信任。

例如，在企業融資時，如果企業在市場進行了一定的專利布局，則可以在一定程度上降低投資方的投資風險，而事實上，目前在風險投資領域，投資方已經將融資方的知識產權保護作為一個重要的考察因素；關于這一點，所幸一些中國企業已經意識到這一點，例如，中興通訊已經連續五年占據PCT申請量前五，其通過PCT途徑申請的專利已經分布于歐美等發達國家及重要新興市場國家。

正如上面所述，企業是以盈利為目的的社會經濟組織，而要實現盈利，成本控制是一個不得不考慮的問題，毫無疑問，進行專利布局是需要一定的支出成本的。

華為的宋柳平博士在一個專利運營峰會上曾經提出一個觀點，沒有轉變成現金流的專利都是成本。

因此，要想抵消進行專利布局所產生的成本甚至實現盈利，還要在布局的專利到達一定的數量時，結合企業的自身戰略進行專利的運營，將專利轉化為價值，例如主動發起侵權訴訟，要求侵權方支付一定的專利許可費用；與競爭對手進行專利的交叉許可等等。

前面已經提及了企業進行專利布局的必要性，那么國內企業為何要選擇PCT途徑如何進行海外專利布局呢？眾所周知，企業向外進行專利申請的途徑主要有兩種，一種是通過傳統的巴黎公約途徑，一種是通過專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）途徑。

其中，對于巴黎公約途徑，在向多個締約國提出專利申請時，需要在申請日首次提出首次申請的優先權日起12個月內向各個締約國分別提交申請，并繳納相關費用。

而PCT途徑則由于其對國際申請程序的簡化，更符合中國企業的實際情況。

比較成熟的國內企業基于時間、成本、市場等因素大多會選擇使用PCT途徑，那如何才能有效地使用PCT途徑進行海外專利布局呢，筆者認為，要達到該目的，需要對PCT申請途徑的各個階段進行充分了解，才能充分利用該途徑進行對外專利申請：

PCT途徑主要包括兩個階段，即國際階段和國家階段。

國際階段又分為：國際申請的提交、國際檢索階段、國際初步審查階段（應申請人要求而啟動，不是國際專利申請的必經程序）、國際公布階段；國家階段則是所選擇進入國家對專利進行審查，以決定是否對專利進行授權。

以下結合PCT途徑的各個階段說明企業應當如何比較充分地利用PCT途徑向外進行專利申請。

一、PCT國際階段 1、國際專利申請的提交 由于從申請費用角度而言，在對外申請提出階段由于PCT途徑只需要向其選擇的國際局提交一份申請即可，而不必向每個目標申請國均支付申請費用，因此，企業所選擇的目標申請國越多，PCT途徑的費用優勢也就越明顯，同時，由于僅需要向受理局（即中國國家知識產權局）繳納費用，也簡化了繳費程序。

從程序上來看，作為申請人的國內企業，僅需要使用一種語言（中文或英文）向中國國家知識產權局提交一份申請便可以享有國際申請日，即在PCT國際申請階段所指定國家中自國際申請日起具有正規國家申請的效力，因此，程序較為簡單。

此時，申請人可以先指定所有PCT的締約國，然后在進入國家階段時根據市場需求、申請成本、企業可承擔費用等因素綜合考慮選擇所要進入的國家或地區，這樣，申請人可以有充分的時間進行考慮。

2、國際檢索階段 在國際檢索階段，對于每個專利申請，一般均會經過國際檢索，申請人會得到國際檢索單位（在中國為國家知識產權局）出具的一份國際檢索報告，在該國際檢索報告中，會寫明該專利申請是否具備新穎性、創造性和實用性的初步意見，該初步意見是無約束力的。

此時，申請人需要對國際檢索報告進行認真分析，確定國際檢索報告中的意見是否合理，如果有一定的合理性，則可以根據該初步意見調整該專利申請的策略，例如在該初步意見為負面意見時（不具備新穎性或創造性）撤回或終止該專利申請的后續程序（例如決定是否進入國家階段），反之，則繼續向外申請。

當然在該階段，申請人還可以對國際檢索報告中的書面意見提出質疑或者依據該書面意見決定是否要修改申請文件，此時，需要啟動國際初步審查階段，以期得到一份具有正面意見的初步審查報告。

3、國際初步審查階段 該階段是一個可選的階段，即申請人可以根據專利申請的具體情況決定是否啟動該階段。

一般而言，由于某些國家會參考國際檢索報告中的意見，如果國際檢索報告中的意見是負面的，則可以啟動該階段，對國際檢索報告中的意見進行爭辯或者對專利申請文件進行修改，以獲得一份具有正面意見的初步審查報告。

4、國際公布階段 專利合作條約中規定，PCT國際申請自優先權日起18個月屆滿后會由PCT國際局進行公布，由于不同企業的專利管理策略不同，申請人可以根據實際需求對專利申請文件的國際公布進行一定的操作，例如申請人可以要求國際局對專利申請進行提前公布，或者，申請撤銷PCT國際申請的公布等。

二、國家階段 對于通過PCT途徑提出的國際申請，其選擇進入國家階段的時間相對于巴黎公約途徑多出了18個月的時間（即其允許申請人在優先權日起30個月內向多個國家提交譯文并繳納費用即可），這樣，可以使得申請人有更多的時間選擇所進入的國家，并及時調整專利申請策略，尤其是對于技術更新較快的行業，例如通信行業，其技術更新速度是很快的，從八十年代到如今，短短的三十年時間，移動通信技術已經從2G移動通信技術演進至如今的4G甚至5G移動通信技術，其技術更新速度可見一斑。

再例如，前幾年炒得火熱的等離子顯示技術，其畫面顯示雖然能夠獲得業內的高度認可，但是，由于市場因素，在去年第四季度隨著長虹電子對該技術的放手，世界上最后一家等離子電視生產廠商也退出了等離子電視市場，這時，是否還需要保留涉及等離子顯示技術的專利以及是否需要對外提出國際申請，這就需要慎重考慮一下了。

因此，申請人采用PCT途徑向外申請，在選擇專利申請所要進入的國家時，可以有充分時間考慮技術的商業價值、市場前景、競爭對手的市場動態等，例如在優先權日起30個月內，可以根據行業內技術更新情況或技術發展趨勢，及時對某項基礎專利所涉及的技術的海外市場專利布局進行調整。

PCT專利申請中的“援引加入”

在處理PCT申請的過程中，碰到了援引加入的問題，可能許多代理人都沒有碰到過這樣的情況，可能對此不太熟悉。

對于PCT專利申請中涉及援引加入的問題會出現在什么地方以及如何處理該援引加入部分也沒有什么頭緒。

首先，什么是“援引加入”呢？ 根據《專利合作條約實施細則》的相關規定，申請人在遞交國際申請時遺漏了某些項目或部分，可以通過援引在先申請中相應部分的方式加入遺漏項目或部分，而保留原國際申請日。

其中的“項目”是指全部說明書或者全部權利要求，“部分”是指部分說明書、部分權利要求或者全部或部分附圖。

適用的條件是：①在先申請中應包含這些遺漏的項目或部分（PCT 細則20.6）；②申請人在遞交國際申請的請求書中應包含關于援引加入的說明（PCT 細則4.18）；③申請人應當在規定的期限內及時確認援引加入的項目或部分（PCT 細則20.6 和20.7）。

該條款適用的期限為申請人遞交國際申請之日起兩個月或受理局發出改正通知的發文日起兩個月（PCT 細則20.7）。

從上面的規定可以看出，出現援引加入的原因是，申請人在提交PCT專利申請之后發現遺漏了提交申請時應該提交的文件，比如，說明書、權利要求書或附圖或部分這些文件，如果申請人在規定的期限內（申請人遞交國際申請之日起兩個月內或受理局發出改正通知的發文日起兩個月內）提交，就可以保留該PCT專利申請的申請日，而不必重新確定申請日。

當然，并不是所有的國際申請都能夠申請援引加入，只有那些在提交國際申請時要求了在先申請的優先權的國際申請能夠進行援引加入的申請，并且申請人所遺漏的某一項目或者說明書、權利要求書或附圖的某一部分包含在在先申請中。

就拿筆者最近處理的案子來說，該案件的國際申請日是2022年9月29日，要求2022年11月23日的優先權，提交時，申請人提交了一份完全不相關的權利要求，而沒有提交本專利的權利要求。

在這種情況下，申請人可以在遞交國際申請之日起兩個月內，即，2022年11月29日之前提交該援引加入申請，或者可以在收到受理局發出改正通知的發文日起兩個月內提交補正來補充該權利要求，在上述的兩種情況下，申請人可以保留該國際申請日。

本案中，申請人并沒有在該期限內發現該問題，而是于2022年12月9日收到了受理局的通知（PCT/RO/107表），并于規定期限內提交了相應的補正及文件。

本案中，雖然申請人保留了國際申請日，卻出現了一個問題，小伙伴們可以發現，申請人提交權利要求的時間已經超出了該案的優先權期限，那么這又會對該國際申請帶來怎樣的影響呢？ 對于PCT國際申請進入中國國家階段來說，因中國對專利合作條約實施細則的關于“援引加入”的相關規定作出保留，國際申請在進入國家階段時，對于通過援引在先申請的方式加入遺漏項目或部分而保留原國際申請日的，專利局將不予認可。

根據《專利審查指南》第三部分第一章第5.3節的規定，對于申請文件中含有援引加入項目或部分的，如果申請人在辦理進入國家階段手續時在進入聲明中予以指明并請求修改相對于中國的申請日，則允許申請文件中保留援引加入項目或部分。

審查員應當以國際局傳送的“確認援引項目或部分決定的通知書” （ＰＣＴ／ＲＯ／１１４表） 中的記載為依據，重新確定該國際申請在中國的申請日，并發出重新確定申請日通知書。

因重新確定申請日而導致申請日超出優先權日起十二個月的，審查員還應當針對該項優先權要求發出視為未要求優先權通知書。

對于申請文件中含有援引加入項目或部分的，如果申請人在辦理進入國家階段手續時未予以指明或者未請求修改相對于中國的申請日，則不允許申請文件中保留援引加入項目或部分。

審查員應當發出補正通知書，通知申請人刪除援引加入項目或部分，期滿未補正的，審查員應當發出視為撤回通知書。

申請人在后續程序中不能再通過請求修改相對于中國的申請日的方式保留援引加入項目或部分。

從上面的規定可以看出，由于中國對“援引加入”相關規定的保留，進入中國的國際申請，如果涉及援引加入，那么將會對該申請產生不利的影響。

就拿上面的案件來說，如果該國際申請是進入中國國家階段的申請，由于該國際申請要求了2022年11月23日的優先權，而申請人收到相關通知的時間是2022年12月9日，很顯然，該申請的申請日將會被重新確定，并且由于申請人提交權利要求的期限超過了優先權的期限，因此，該國際申請將無法享有該優先權。

這對該PCT專利申請是非常不利的。

當然，如果該申請是進入其他國家，而且其他國家對該規定并沒有保留，那么對于該申請來說是沒有影響的，相比于重新提交專利重新確定申請日來說來說，通過申請援引加入更加有利。

既然了解了援引加入的重要性，援引加入一般出現在什么地方呢？ 通常，該部分會出現在PCT公開文本首頁的最后部分：本國際公布部分，如下所示：

該部分第二項涉及的“包括關于援引加入遺漏部分和/或項目的信息（細則20.6）”就說明了該PCT專利申請進行過“援引加入”。

當然，也可以通過國際公布文本的頁腳標注部分看到援引加入的具體信息，如出現“援引加入（細則20.6）”等字樣。

此外，還可以WIPO網站上公布的國際局存檔的相關文件（如RO/107表）中獲得。

由于援引加入會對申請產生不利的影響，因此，在處理援引加入時一定要慎重。

申請人在遞交國際申請時，一定要對申請文件進行認真的審查，避免出現遺漏的情況，一旦發現遺漏應盡快趕在優先權有效期限內提交，以確保不會對申請日產生影響。

如果無法保證在優先權期限內提交，那么申請人應盡快在期限內進行援引加入。

再者，對于進入中國國家階段的申請，要注意核實該申請是否進行過援引加入，一旦發現進行過援引加入，應盡快通知申請人中國對援引加入的特殊規定，以便申請人能夠及時作出正確的決定。


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