今天，樂知網律師 給大家分享： 答復專利審查意見中對技術方案的「整體考慮」講解，歐洲專利申請答復方式講解 。

答復專利審查意見中對技術方案的「整體考慮」講解

我國現行的《專利審查指南》 第二部分第四章中規定的三步法的流程如下：

確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題包括：1）比較發明的方案與對比文件方案的差別；2）判斷發明方案在對比文件的基礎上有哪些技術貢獻。

判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見包括：判斷要求保護的發明方案是否顯而易見，而不是只看區別技術特征是否顯而易見，回到專利申請日前，由本領域技術人員在現有技術基礎上進行判斷。

由此可知，在對三步法的運用中，對本發明的方案和現有方案均需要整體考慮。

01、對本發明技術方案的整體考慮 在對本發明技術方案的整體考慮中，不應脫離技術方案對其 個技術特征進行單獨分析，應考慮技術特征在整體方案中所起的作用以及與其他技術特征之間的關系。

整體方案包括技術方案、所屬的技術領域、所解決的技術問題以及產生的技術效果。

例如，案例（申請號：201310416694.2）提供了一種麥序控制方法，包括：服務器將用于指示參與第一語音會話的第一客戶端由待發言狀態切換至可發言狀態的第一消息發送給所述第一客戶端，其中，所述第一客戶端與所述服務器在時間軸上同步；所述服務器將所述第一客戶端對應的下麥時間通知給所述第一客戶端或者包括所述第一客戶端在內的參與所述第一語音會話的所有成員，用于指示所述第一客戶端在達到所述下麥時間時由所述可發言狀態切換至所述待發言狀態，其中，所述下麥時間為所述時間軸上的由所述服務器指定的時間點。

最接近的現有技術對比文件1（CN101159946A）公開了用戶終端發言完畢，PoC服務器向用戶終端發送發言結束指令，斷開用戶終端的發言通道的方案。

本申請權利要求1與對比文件1的區別包括：區別技術特征1“所述第一客戶端與所述服務器在時間軸上同步，所述下麥時間為所述時間軸上的由所述服務器指定的時間點”；區別技術特征2“所述服務器將所述第一客戶端對應的下麥時間通知給包括所述第一客戶端在內的參與所述第一語音會話的所有成員”。

在確定本申請實際要解決的技術問題時，如果單獨確定上述每個區別技術特征所解決的技術問題（區別技術特征1解決了如何確定客戶端的下麥時間，區別技術特征2解決了如何通知客戶端下麥時間），割裂了兩個區別技術特征之間的關聯。

綜合區別技術特征1和區別技術特征2，本申請實際解決的技術問題是：如何準確的對客戶端的下麥時間進行控制。

由此可知，當發明所要求保護的技術方案與最接近的現有技術相比存在多個區別技術特征時，需要考慮這些區別技術特征之間是否存在關聯，相互作用，綜合判斷它們在發明的整體技術方案中所起的作用，整體上考慮申請所解決的技術問題，以及作出的技術貢獻。

此外，在本案中，如果孤立的看區別技術特征1和區別技術特征2均是本領域中的技術人員所容易想到的，如服務器指定下麥時間，服務器將下麥時間通知至客戶端。

如果綜合本案實際要解決的技術問題、要求保護的技術方案、技術效果，可以確認其技術貢獻在于：通過區別技術特征1（服務器指定時間點）與區別技術特征2（下麥時間的下發）的共同作用，解決了準確的對客戶端的下麥時間進行控制的問題。

02、對現有技術的整體考慮 從最接近的現有技術（對比文件1）和發明實際要解決的技術問題出發，確定現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出上述區別技術特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。

對對比文件1的整體考慮，包括考慮對比文件1的技術領域、技術問題、技術方案以及技術效果，特別需要判斷對比文件1與本案實際要解決的技術問題是否相同，若不相同，則通常本領域技術人員不會產生對其進行改進的動機，或本領域技術人員沒有動機將對比文件1朝著本發明的方向進行改進的動機。

如上述案例中，對比文件1實際要解決的技術問題（增加Poc業務的控制）與本案實際要解決的技術問題（確的對客戶端的下麥時間進行控制）并不相同，即本領域技術人員并沒有對其進行服務器指定時間點、服務器控制下麥時間的下發的改進動機。

此外，在判斷其他現有技術（對比文件2）中是否公開了克服最接近的技術缺陷的技術手段，或給出相應技術啟示的意見時，仍需要考慮對比文件2所記載的技術手段及其所解決的技術問題，與本發明的區別技術特征、發明實際解決的技術問題之間的關系。

即需要從技術領域、技術問題、技術手段、技術效果對該其他現有技術進行整合考慮。

例如，在對比文件2公開了上述區別技術特征1和區別技術特征2的情況下，如果上述區別技術特征1和區別技術特征2在對比文件2中的作用、所解決的技術問題與本發明中相應特征的作用、所解決的技術問題不同，則根據對比文件2并不能獲得將其與對比文件1結合獲得本發明權利要求1的技術啟示。

歐洲專利申請答復方式講解

一、歐洲專利申請的審查流程 首先，對于已提出的歐洲專利申請（例如，PCT國際申請的國家階段），申請人會收到主動修改的通知書（Communication pursuant to Rules 161 and 162）。

對于該通知書，申請人可以按照需求對申請文件進行主動修改。

如果申請人認為不需要對申請文件進行修改，則可以提交立即啟動檢索程序的請求。

需要注意的是，申請人可以預先放棄上述主動修改的機會，從而在一定程度上加快了歐洲專利申請的審查流程。

當然，對于以PCT方式進入歐洲的專利申請，部分申請人會參考國際檢索單位的書面意見給出的結論對權利要求進行縮限式修改，但是筆者通常不建議申請人進行上述操作。

因為歐洲專利局的審查員會在檢索階段對申請文件進行重新檢索，通常其采用的對比文件不會與國際檢索單位的書面意見給出的對比文件完全一致。

如果申請人在歐洲專利局的審查員進行檢索前就已經主動縮小了范圍，會直接影響最終授權的專利申請文件的保護范圍。

因此，還是建議申請人等到歐洲專利局的審查員進行檢索后，再考慮是否對權利要求書的保護范圍作出相應的修改。

正如前面所說的，當主動修改時機結束后，歐洲專利局的審查員會對申請文件進行檢索，進入檢索階段，而后再進入實質審查階段。

不論是檢索階段還是實質審查階段均會下發對應的通知書，且申請人需要有針對性地對通知書中的內容進行答復，以克服申請文件存在的缺陷。

在檢索階段，歐洲專利局通常會發出補充檢索報告，補充檢索報告中會指出專利申請文件存在的實質性缺陷或形式缺陷。

僅部分申請文件不會被指出上述缺陷，但仍然會收到補充檢索報告，報告中會指出并未發現相關缺陷，若進一步檢索后發現相關缺陷會再指出。

此時，申請人也需要答復是否需要繼續進入實質審查階段或確認是否繼續進行實審。

不論是補充檢索報告還是實審階段正式發出的審查意見通知書，審查員的評判標準都是一致的，因此，完全可以將補充檢索報告認為是“第一次審查意見通知書”，從而有效地利用每一次的答復機會。

二、補充檢索報告中常見的法律條款和答復建議 （一）Article 84 EPC（不清楚條款） 筆者總結了幾種常見的不清楚方面的問題：

1、 權利要求的表述不清楚，導致方案無法理解； 答復建議：此時，需要結合說明書中的記載以及附圖，明確權利要求是否存在表述錯誤的問題，通過調整表達方式或修改技術術語以更加清楚的限定權利要求的范圍，從而克服不清楚的問題。

2、 技術特征的用詞本身含義不清、技術特征采用功能性名詞、僅在權利要求中定義幾個功能性技術特征之間的連接關系或者位置關系，而導致根據權利要求的記載，根本無法明確其是如何實現技術效果的； 答復建議：此時，同樣需要結合說明書中的記載以及附圖，明確權利要求記載的技術方案以及技術特征的含義。

對于用詞本身含義不清的技術特征，通過修改其他更為清楚的詞語表達，可以克服不清楚的問題；而對于技術特征采用功能性名詞進行限定的情況，可以通過進一步限定該技術特征的具體結構，通過其下位概念而對該功能性進行解釋，從而克服不清楚的問題；同樣地，對于僅簡單的記載幾個功能性技術特征之間的連接關系或者位置關系而導致權利要求不清楚的問題，同樣可以通過進一步增加對技術方案的限定，從而克服不清楚的問題。

3、 權利要求中若記載有環境技術特征，可能會導致不清楚的問題； 審查員可能會針對權利要求中記載的環境技術特征與保護主題中包含的技術特征之間存在連接關系或作用關系，從而認為權利要求存在不清楚的問題。

此時，審查員不清楚當前的保護主題是否同時包括該環境技術特征。

答復建議：通過修改表達方式以明確哪些特征是環境技術特征，通常采用“be configured to” 引出環境技術特征，從而克服不清楚的問題。

4、 權利要求的記載與說明書或者附圖的記載不一致時，也會存在不清楚的問題； 答復建議：需要結合說明書中的記載以及附圖，明確權利要求的記載是否存在問題，如果沒有問題，則建議參考說明書和附圖與權利要求的關系進行解釋說明。

如果存在問題，建議及時修改權利要求的內容，從而克服不清楚的問題。

5、 權利要求中冠詞“a/an”和“the”的問題； 需要注意的是，權利要求中首次出現的可數的技術特征要用冠詞“a/an”，如果其引用的在先權利要求中并未出現該技術特征，而該技術特征首次出現時使用了冠詞“the”，就會引缺乏引用基礎而導致不清楚的問題。

答復建議：根據情況，調整使用的冠詞，從而克服不清楚的問題。

6、 援引加入部分的最后一句話“在此將其全文引入作為參考”也會導致不清楚的問題； 答復建議：建議刪除援引加入部分的最后一句話“在此將其全文引入作為參考”。

（二）Article 54(1) (2) EPC（新穎性條款） 在檢索階段，審查員通常會給出一篇對比文件作為最接近的現有技術來評價本申請的新穎性問題，并寫明本申請的權利要求的技術方案相對于該接近的對比文件是否有區別，通過技術特征對比的方式，說明本申請的權利要求的技術方案是如何被對比文件公開的。

答復建議：申請人應針對審查員給出的特征對比，詳細考慮缺乏新穎性的意見是否合理。

若補充檢索報告中僅給出較為寬泛的理由，而沒有進行詳細的特征對比，這就需要申請人主動根據對比文件公開的內容，重新審視本申請的權利要求的技術方案與對比文件存在的實質性區別。

無論是參考補充檢索報告中的特征比對還是申請人自己做出的特征比對，申請人可以根據比對的結果，考慮是采用“修改權利要求+基于修改后的權利要求進行爭辯”的方式，還是采用“基于原有的權利要求進行爭辯”的方式進行新穎性的答復。

需要注意的是，在進行特征比對和特征爭辯時，需要充分理解審查意見中的含義，特別是，審查意見中對權利要求中的名詞特征的理解通常較為寬泛，例如，對于特征“智能手機”，審查意見通常會理解成“終端”，雖然申請人可以爭辯對比文件中的終端不是“智能的”，但僅基于該區別點進行爭辯，通常較難于說服審查員。

（三）Article 56 EPC（創造性條款） 在檢索階段，審查員通常會給出一篇對比文件作為最接近的現有技術，并結合該對比文件與其他對比文件或公知常識來評價本申請的創造性問題，其中，補充檢索報告中通常會指出本申請的權利要求相對于最接近的對比文件的區別技術特征，并進一步針對上述區別技術特征，給出審查意見說明這些區別技術特征被其他對比文件公開，或屬于本領域的公知常識。

答復建議：申請人應針對審查員給出的特征對比，詳細考慮缺乏創造性的意見是否合理。

若補充檢索報告中僅給出較為寬泛的理由，而沒有進行詳細的特征對比，這就需要申請人主動根據對比文件公開的內容，比對引用的對比文件中的特征與本申請的權利要求中的特征，在比對的過程中，需要對比文件之間的特征是否具有結合啟示。

無論是參考補充檢索報告中的特征比對還是申請人自己做出的特征比對，申請人可以根據比對的結果，考慮是采用“修改權利要求+基于修改后的權利要求進行爭辯”的方式，還是采用“基于原有的權利要求進行爭辯”的方式進行創造性的答復。

需要注意的是，在進行特征比對和特征爭辯時，需要充分理解審查意見中的含義，特別是，審查意見中對權利要求中的名詞特征的理解通常較為寬泛，例如，對于特征“智能手機”，審查意見通常會理解成“終端”，雖然申請人可以爭辯對比文件中的終端不是“智能的”，但僅基于該區別點進行爭辯，通常較難于說服審查員。

另外，對于權利要求的修改，通常可以采用的修改方式包括：1）補入審查員并未詳細評述的從屬權利要求中的全部或部分技術特征，或者2）補入說明書中記載的技術特征。

在對權利要求進行修改之后，還需要指出修改后的權利要求所要解決的技術問題，實現的技術效果，以及與引用的對比文件之間的區別。

必要時候，可以提供參考附圖，以便直觀地進行特征對比。

（四）Article 123（2）EPC（超范圍條款） 為了避免不清楚的問題或者克服新穎性和創造性的缺陷，申請人通常會對申請文件進行修改，其中，修改的內容包括但不限于對權利要求的修改、對附圖的修改、對說明書內容的修改等。

但是不論哪種修改，都要避免修改超范圍的問題。

案例一：為了避免不清楚的問題，申請人會對權利要求中的and/or的方案進行拆分，但是需要提醒申請人的是，在進行技術方案的拆分時，除了需要避免遺漏技術方案，還要考慮是否引用該權利要求的從屬權利要求與其所構成的技術方案在原始申請文件中具有記載。

如果and/or的存在不會對技術方案的理解造成困擾，建議無需在進入國家階段時對申請文件進行修改，待審查員在補充檢索報告中提出存在不清楚的問題時再進行答復和修改也是可以的。

答復建議：通常這種由于修改導致的超范圍問題，申請人通過放棄修改，退回原申請文件的記載就可以克服修改超范圍的問題，但是同樣還需要考慮是否退回原始申請文件的記載后，仍存有其他缺陷，盡量進行全面的考慮。

（五）Rule 42(1) (b）EPC 要求申請人將部分對比文件的內容在申請文件的背景技術中進行披露。

答復建議：建議按照審查員的要求將對應的對比文件補充到申請文件中的背景技術部分。

（六）Rule 42(1) (c）EPC 要求申請人在發明內容部分明示其范圍與修改后的權利要求的范圍一致。

答復建議：建議按照審查員的意見進行修改。

可以選用的表達方式“The invention is set out in the appended set of claims”和“The invention is as defined in claim X”。

（七）Rule 43(1) EPC 要求申請人根據最接近的對比文件，對獨立權利要求的范圍進行兩段式撰寫，通過使用“characterized in that”對前序部分和特征部分作出明確的區分。

答復建議：在答復補充檢索報告的階段，申請人可以考慮暫緩對獨立權利要求的內容進行兩段式區分，這種情況主要是申請人并不確定此次答復的理由是否足夠充分或能被審查員接受，因此想等到下發實審通知書后再有針對性的進行修改。

當然，如果申請人認為此次的答復足夠充分，且申請文件具有正向的授權前景時，為了避免耽誤授權的時機，可以在此次的答復中直接對獨立權利要求進行兩段式的撰寫，或者，爭辯原有的獨立權利要求已滿足兩段式撰寫的要求。

三、實質審查意見通知書中常見的法律條款和答復建議 （一）Article 123（2）EPC 針對補充檢索報告的答復意見，如果申請人在修改申請文件時進行了超范圍的修改，審查員會下發修改超范圍的審查意見。

答復建議：申請人同樣需要根據說明書及附圖所示的內容進行詳細的解釋和論述，說明修改不超范圍的理由。

同時，申請人還需要考慮，是否在上一次的修改中，的確存在修改超范圍的問題。

特別是在答復補充檢索報告時，申請人為了獲取更大的保護范圍，僅將某一從屬權利要求中的部分技術特征補入權利要求1中，或者跳過前述引用的權利要求直接以說明書為修改的依據，將部分技術特征直接補入權利要求1中時，可能會導致審查員認定此種修改方式存在修改超范圍的嫌疑。

對此，申請人可能要謹慎考慮是否需的確存在修改超范圍的問題，通過進一步限定克服該問題。

（二）Article 84 EPC 通過上一次對補充檢索報告的答復，申請文件中的不清楚的問題通常已經被解決了。

如果審查員還是針對某一個或幾個問題指出不清楚，申請人應該考慮通過變換解釋方法或者通過引用說明書和附圖的記載向審查員進行詳細的解釋。

當然，更應該思考應該通過怎樣的修改克服這種不清楚的問題，不要自說自話，而是嘗試用審查員的理解和語言去思考如何解答審查員的疑問。

在此階段，審查員可能會指出“說明書最后一段聲明與本申請相似的變形方式也包含在本申請的保護范圍內”的說法，導致本申請的保護范圍不能清楚的界定。

答復建議：建議將說明書的最后一段刪除。

需要指出的是，通常在實質審查意見中繼續答復不清楚的問題時，申請人需要考慮是否申請文件的技術方案的表述是否完整，是否需要依賴說明書或者從屬權利要求中的下位特征來解釋上位概念，才能夠使得技術方案被解釋清楚，此時需要通過對技術方案的進一步限定才能夠讓審查員容易接受申請人的觀點。

（三）Article 54(1) (2) EPC、Article 56 EPC 在答復補充檢索報告后，實審過程中審查員有可能替換最接近的對比文件，對此，審查員仍會根據新的對比文件與本申請修改的權利要求1的技術方案進行對比分析。

同樣的，對于從屬權利要求的創造性，需要申請人根據對審查意見通知書的分析考慮是否需要進一步縮小權利要求的保護范圍，合理的利用每一次的答復機會。

其答復標準，與答復國內的審查意見通知書的標準是類似的。

同樣的，在答復實審通知書時，建議在意見陳述中增加參考附圖，并與對比文件的附圖進行對比示出，從而對區別技術特征或者雙方的爭論點、矛盾點進行充分分析和解釋，以方便審查員理解，從而推進審查程序。

答復預審案件要注意哪些事項？

但在答復預設案件的時候，需要注意以下幾點。

期限問題由于預審案件的審查分為兩個階段，每個階段的審查期限都不相同，所以我們在答復時，一定要注意期限問題。

預審案件在北京保護中心的審查中，如果存在可以克服的缺陷的問題，北京保護中心會下發預審通知書，答復期限為兩個工作日，僅一次答復機會。

如果錯過答復期限，或者是答復未克服缺陷的，轉為普通案件處理。

預審案件在正式提交到國家知識產權局，進入快速審查通道之后，第一次審查意見通知書的答復期限為發文日+10個工作日，第二次審查意見通知書的答復期限為發文日+5個工作日。

如果錯過答復期限，或者是在對第二次審查意見的答復未克服缺陷的，轉為普通案件處理。

上述中的期限是不是有種錯過答復期限就錯過了一個億的感覺。

在收到審查意見通知書之后，要第一時間進行答復，以免錯過答復時間，影響案件的進展。

答復問題 面對預審案件比較短的審限，代理人和審查員同樣都是時間緊任務重。

如何在最短的時間之內確定出最佳的答復方案，變得尤為重要。

北京保護中心在下發的專利申請須知中指出“申請人可以主動向專利局審查員提出電話討論或會晤的請求，優選電話討論形式。

電話討論或會晤后，需要申請人重新提交修改文件或做出書面意見陳述，原定答復期限不變”。

由此可見，電話溝通可以作為主要的溝通方式，特別是在答復北京保護中心下發的預審通知書時，面對僅一次的答復機會，在與審查員電話溝通的過程中，明確答復方式尤為重要。

如果條件允許，代理人、發明人和審查員之間的三方會談效果是最好的。

條件不允許的條件下，代理人在與審查員電話溝通的過程中，在對國知局下發的審查意見中的實質性問題答復時（比如，新創性的問題），盡量取得審查員的傾向性意見。

如果審查員沒有給出傾向性意見，我們可以把預先做出的答復思路與審查員討論，最終討論出最佳答復方式。

此外，我們在做答復時，如果獨立權利要求記載的方案與對比文件的區別較小，或者基本屬于公知常識、常用技術手段，盡量在第一次答復意見中對獨立權利要求進行修改（奔著授權去），以節省審查次數，畢竟預審案件的審查次數比較少。


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