今天，樂知網律師 給大家分享： 由專利侵權司法解釋看專利申請文件的撰寫 ，由沖上熱搜的何同學，看發明人頭腦風暴的idea如何形成專利 。

由專利侵權司法解釋看專利申請文件的撰寫

2022年3月22日，最高人民法院發布《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下稱為“專利侵權司法解釋（二）”）[1]。

這是繼2009年發布相關專利侵權司法解釋（以下稱為“專利侵權司法解釋（一）[2]）之后，最高人民法院再次發布有關專利侵權判定標準的司法解釋。

專利侵權司法解釋（二）于2022年4月1日起施行，其主要涉及專利權利要求的解釋、間接侵權、標準實施抗辯、合法來源抗辯、停止侵權行為、賠償額計算、專利無效對侵權訴訟的影響等專利審判實踐中的一些重點難點問題。

在專利侵權司法解釋（二）中，一些條款的規定從一定意義上具有引導提高專利申請文件撰寫質量的導向性作用，例如專利侵權司法解釋（二）中的第五條、第七條和第十條至第十二條的具體規定就具有上述導向作用。

而在判斷專利侵權行為是否成立時，事實上會與原始提交的專利申請文件的撰寫質量優劣直接相關。

為此，筆者希望通過對于專利侵權司法解釋（二）結合專利侵權司法解釋（一）中相關條款的解讀，提供一些專利申請文件撰寫的思路和建議，力圖使得專利申請文件既符合專利法、實施細則、審查指南的相關撰寫要求，又有利于專利授權后的權利主張。

以下，通過對專利侵權司法解釋（二）及專利侵權司法解釋（一）中相關條款的逐條解讀，提供一些專利申請文件撰寫的思路和建議。

1、關于專利侵權司法解釋（二）第五條 專利侵權司法解釋（二）中的第五條規定了：“在人民法院確定專利權的保護范圍時，獨立權利要求的前序部分、特征部分以及從屬權利要求的引用部分、限定部分記載的技術特征均有限定作用。

” 該條款明確了：在確定專利權的保護范圍時，獨立權利要求的前序部分、特征部分以及從屬權利要求的引用部分、限定部分記載的技術特征均有限定作用。

該條款進一步明確了在進行專利侵權判定時所適用的技術特征“全面覆蓋”原則。

代理人在進行專利申請文件撰寫時需要注意權利要求的撰寫方式，需要關注：

1）獨立權利要求的主題名稱設定是否合理，尤其是對于權利要求主題名稱的一些用途限定是否必要。

例如，在申請一份玻璃板的專利申請時，將獨立權利要求撰寫為諸如“一種用于等離子體電視屏的玻璃板，具有……厚度，……。

”其中的特征“用于等離子體電視屏的”是否屬于必要技術特征而一定要體現在權利要求的主題名稱中，需要代理人在撰寫專利申請文件時與發明人進行溝通，合理判斷，明確這樣的玻璃板是否也可以使用在非等離子體電視屏中，進而確定適宜的獨立權利要求的主題名稱。

2）獨立權利要求的特征部分的限定是否屬于必要技術特征。

例如，在撰寫一份藥物組合物的專利申請時，將獨立權利要求撰寫為諸如“一種用于治療癌癥的藥物組合物，包括具有通式I結構的化合物和高分子藥物載體，所述化合物其中取代基R1選自H、甲基、乙基、丙基、丁基，R2選自苯基、芐基、吡啶基……，所述高分子藥物載體選自聚丙烯酸甲酯、聚丙烯酸乙酯、……。

”其中的特征“高分子藥物載體”以及“所述高分子藥物載體選自聚丙烯酸甲酯、聚丙烯酸乙酯、……”是否屬于必要技術特征而一定要體現在獨立權利要求的限定部分中，需要代理人在撰寫專利申請文件時與發明人進行溝通，合理判斷，明確這樣的藥物組合物是否也可以使用其他的藥物載體，進而確定獨立權利要求的限定部分的撰寫方式。

2、關于專利侵權司法解釋（二）第七條 專利侵權司法解釋（二）中的第七條規定了：“被訴侵權技術方案在包含封閉式組合物權利要求全部技術特征的基礎上增加其他技術特征的，人民法院應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍，但該增加的技術特征屬于不可避免的常規數量雜質的除外。

前款所稱封閉式組合物權利要求，一般不包括中藥組合物權利要求。

” 該條款明確了：除中藥組合物之外，只有被訴侵權技術方案與封閉式組合物權利要求相比只包含被認定為屬于不可避免的常規數量雜質的增加的技術特征時，才被認定為侵犯專利權。

基于此，代理人在進行專利申請文件撰寫時需要注意權利要求的撰寫方式，尤其是獨立權利要求的撰寫方式，需要具體關注：

1）獨立權利要求是否一定需要撰寫成封閉式的權利要求，如采用開放式或半開放式的撰寫方式，該技術方案是否可以實施，并實現基本相同的功能，達到基本相同的效果。

如果回答“是”的話，則代理人在申請文件撰寫時，獨立權利要求需要采用開放式或半開放式的撰寫方式；當然，對于優選的實施方式，是可以在從屬權利要求中采用封閉式撰寫方式的。

除非絕對必要，盡量避免在獨立權利要求撰寫時采用封閉式的撰寫方式。

2）盡管在此條2款中對于中藥組合物進行了具體排除，但是作為一個優秀的代理人，在進行權利要求撰寫，尤其是獨立權利要求撰寫時，在除非絕對必要的情況下，進行獨立權利要求撰寫時一般應采用開放式或半開放式的撰寫方式，為后續的專利申請授權過程的修改和專利侵權判定打好權利范圍的基礎。

3、關于專利侵權司法解釋（二）第十條 專利侵權司法解釋（二）中的第十條規定了：“對于權利要求中以制備方法界定產品的技術特征，被訴侵權產品的制備方法與其不相同也不等同的，人民法院應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍。

” 該條款明確了：對于以制備方法技術特征限定產品的，只要被訴侵權產品的制備方法與權利要求限定的制備方法技術特征不相同也不等同的，將被認定為不侵犯專利權。

基于此，代理人在進行專利申請文件撰寫時需要注意產品權利要求的撰寫方式，尤其是獨立權利要求的撰寫方式，需要關注：

1）對于產品權利要求，代理人需要首先確定是否可以通過組分、組件、結構等技術特征來進行明確限定，如果“是”的話，則優先采用組分、組件、結構等技術特征來進行權利要求的限定。

2）如果“否”的話，則代理人需要判斷是否可以通過例如理化性能參數等技術特征來進行產品權利要求的限定，如果“是”的話，則優先采用理化性能參數等技術特征來進行權利要求的限定。

3）只有在前兩種情況的結論都是“否”的情況下，代理人才應考慮采用制備方法技術特征來進行產品的限定。

例，比如某發明人開發了三款新啤酒：第一款，采用了與現有技術完全不同的酒花提取物A，其配方中的各主成分的含量也與現有技術的不同，此時可以將關于啤酒釀制用組合物的獨立權利要求撰寫為“一種用于啤酒釀制的組合物，包括經烘烤的大麥麥芽、酒花提取物A、酵母B，所述經烘烤的大麥麥芽、酒花提取物A、酵母B的重量比為（a1~a2）：（b1~b2）：（c1~c2），所述酒花提取物A包括（x1~x2）%的α-酸、（y1~y2）%的異α-酸、（z1~z2）%的β-酸。

”；第二款，采用了與現有技術相同的酒花提取物A、大麥麥芽等，其配方中的各主成分的含量也與現有技術的相同，但經不同的發酵工藝后制得的啤酒的主要香氣物質酒花精油和苦味物質的含量不同，此時可以將新制得啤酒產品的獨立權利要求撰寫為“一種啤酒，其中用于所述啤酒釀制的組合物，包括經烘烤的大麥麥芽、酒花提取物A、酵母B，所述經烘烤的大麥麥芽、酒花提取物A、酵母B的重量比為（a1~a2）：（b1~b2）：（c1~c2），所述酒花提取物A包括（x1~x2）%的α-酸、（y1~y2）%的異α-酸、（z1~z2）%的β-酸，其特征在于經發酵制得的所述啤酒其中含有的酒花精油含量為（w1~w2）ppm，苦味物質A的含量為（v1~v2）ppm。

”；第三款，采用了與現有技術相同的酒花提取物A、大麥麥芽等，其配方中的各主成分的含量也與現有技術的相同，經不同的發酵工藝后制得的啤酒的主要香氣物質酒花精油和苦味物質A的含量和其他物化性能也無法與現有技術的啤酒進行區分，但其口感明顯與現有技術的啤酒不同且啤酒的泡沫較現有技術的啤酒豐富且細膩，此時可以將新制得啤酒產品的獨立權利要求撰寫為“一種啤酒，其中用于所述啤酒釀制的組合物，包括經烘烤的大麥麥芽、酒花提取物A、酵母B，所述經烘烤的大麥麥芽、酒花提取物A、酵母B的重量比為（a1-a2）：（b1-b2）：（c1-c2），所述酒花提取物A包括（x1-x2）%的α-酸、（y1-y2）%的異α-酸、（z1-z2）%的β-酸，經發酵制得的所述啤酒其中含有的酒花精油含量為（w1-w2）ppm，苦味物質A的含量為（v1~v2）ppm，其特征在于所述啤酒通過以下方法制得，所述方法包括：……。

4、關于專利侵權司法解釋（二）第十一條 專利侵權司法解釋（二）中的第十一條規定了：“方法權利要求未明確記載技術步驟的先后順序，但本領域普通技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖后直接、明確地認為該技術步驟應當按照特定順序實施的，人民法院應當認定該步驟順序對于專利權的保護范圍具有限定作用。

” 該條款明確了：對于方法權利要求中雖未明確記載技術步驟先后順序，但根據權利要求書、說明書及附圖公開的內容能直接、明確認為該技術步驟應當按照特定順序實施的，應當認定該步驟順序對于專利權的保護范圍具有限定作用。

基于此，代理人在進行專利申請文件撰寫時需要注意方法權利要求的撰寫方式，尤其是獨立權利要求的步驟順序的撰寫方式，需要關注：

1）對于方法權利要求，除非是必須進行步驟順序限定的，在對方法的步驟進行限定時，代理人盡量避免采用步驟1）、步驟2）、步驟3）……這樣的撰寫方式，可以采用例如以下的撰寫方式：一種制備通式I的化合物的方法，包括以下步驟：a）將通式Ia的化合物與通式Ib的化合物在催化劑C的存在下常溫反應t1~t2時間；b）將通式Id的化合物用通式X的胺類化合物進行保護；c）將步驟a）獲得的化合物II與步驟b）獲得的化合物III在催化劑D的存在下在溫度T1~T2下反應；d）將步驟c）獲得的化合物IV脫保護以獲得通式I的化合物，其中步驟a）與步驟b）的順序可互換。

2）即使在方法權利要求中不包含“其中步驟a）與步驟b）的順序可互換”的限定，為避免在后續專利侵權判定中被認定為方法權利要求是進行步驟順序限定的，代理人需要注意：在撰寫說明書時，應包含步驟a）與步驟b）的順序互換的實施例，從而說明步驟a）與步驟b）的順序可互換。

5、關于專利侵權司法解釋（二）第十二條 專利侵權司法解釋（二）中的第十二條規定了：“權利要求采用‘至少’、‘不超過’等用語對數值特征進行界定，且本領域普通技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖后認為專利技術方案特別強調該用語對技術特征的限定作用，權利人主張與其不相同的數值特征屬于等同特征的，人民法院不予支持。

” 該條款明確了：對于權利要求中采用“至少”、“不超過”等用語對數值特征進行界定的，如果可以確定權利要求保護范圍明確排除采用“至少”、“不超過”等用語進行具體放棄的數值范圍，則進行侵權判定時該具體放棄的數值范圍不屬于等同特征。

基于此，代理人在進行專利申請文件撰寫時需要注意涉及數值特征權利要求的撰寫方式，尤其是獨立權利要求的撰寫方式，需要關注：

除非絕對必要，例如排除不可實施的數值范圍或者為了與現有技術進行區分，在撰寫獨立權利要求時，避免使用諸如“至少”、“至多”、“不超過”、“不低于”這樣的用語，直接采用數值范圍進行限定，或者也可以采用例如“……以上”、“……以下”、“大于等于……”、“小于等于……”等類似用語。

例，1）直接采用數值范圍進行限定的撰寫方式：一種可聚合的橡膠組合物，包括膠乳A、雙不飽和單體B、交聯劑C，其中基于100重量份的所述膠乳A，所述雙不飽和單體B的量為20~80重量份，所述交聯劑C的量為5~20重量份。

2）采用“以上”、“以下”等類似表述進行限定的撰寫方式：一種煤制甲醇裝置，包括一個以上的反應器，一個以上的催化劑再生裝置，每一個所述反應器與每一個所述催化劑再生裝置之間設置有第一催化劑輸送裝置，每一個所述催化劑再生裝置與每一個所述反應器之間設置有第二催化劑輸送裝置，在每一個所述反應器上設置有催化劑補給系統，……。

6、關于專利侵權司法解釋（一）第十七條 此外，2009年版的專利侵權司法解釋（一）第十七條規定了：“產品或者制造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的，人民法院應當認定該產品不屬于專利法第六十一條第一款規定的新產品。

” 對于已公開了結構式或系統命名的化合物，尤其是藥用活性成分而言，為了便于后續仍然可以適用舉證責任倒置的規定或者甚至避免專利權人需要舉證證明其方法專利的直接產品屬于“新產品”的困難，如何將制備化合物方法的權利要求轉化為產品權利要求則顯得尤為重要。

作為藥用化合物，尤其是有機化合物，伴隨特定的制備方法，一般必然在最終產物中會包含特定的雜質，例如未反應完全的中間體或生成的副產物或某種特定的痕量溶劑等，而相應特定雜質的存在則隱含公開了藥用化合物的特定制備方法。

在這種情況下，專利代理人可以在保留相應制備方法權利要求的基礎上，進一步考慮將最終的產品作為權利要求的保護對象進行產品權利要求的撰寫。

最終產品的權利要求可以采用以下的撰寫方式，例如，一種藥物組合物，包括通式化合物A和低于Yppm的化合物B。

當然，為了該藥物組合物的授權，需要在說明書中提供充分的實施例和實驗數據證明該藥物組合物的新穎性和創造性。

如果，經過實質審查，該藥物組合物獲得授權，則專利權人在后續維權過程中，則可以直接提供藥物組合物的分析結果來主張權利，進而規避了專利權人需要舉證證明其方法專利的直接產品屬于“新產品”的困難。

由沖上熱搜的何同學，看發明人頭腦風暴的idea如何形成專利

沖上熱搜的何同學制作了一個名為“我用108天開了個燈……”的視頻。

視頻中何同學介紹到很喜歡自己工作室的辦公環境，工作室具備五臺3D打印機，餐桌旁配備有機打汽水柜，全員配備升降桌，辦公桌配置有智能水杯杯墊。

這樣的辦公環境誰看了不說一句優秀，這難道不就是很多打工人向往的“夢中情室”么？ 但是，對于這樣的“夢中情室”，何同學還是存有遺憾——他頭頂燈的開關在座位的對面。

這意味著每當天黑下來，都需要自己走到桌子對面去按開關將燈打開，何同學覺得這實在是太蠢了。

在工作中會遇到部分發明人，自身對于專利不是很熟悉，所以不知道提供哪些技術內容給專利代理師，來把自己的技術方案轉換為專利文件提交到國知局。

對此，通過這個視頻，筆者為發明人提供一些思路。

在何同學幾次頭腦風暴的嘗試中，對于何同學提出的方案，筆者將何同學的方案轉換成相應的權利要求，具體過程如下：

在提出的最初的方案中，何同學經過半個星期的建模、打印、組裝，做了一個【何同學桌面開燈拋球機】。

該拋球機找到了最合適的拋球角度與功率，每當將球放進去，拋球機就會開蓋、拋球，球接觸到開關把燈打開或關閉，何同學覺得終于可以實現不離開自己的座位就將燈打開或關閉的愿望，達到了自己的內心平靜。

上述方案，站在專利代理師的角度便可形成一個權利要求，如下：

一種拋球機拋球的控制方法，其特征在于，包括：

獲取所述拋球機的位置與開關的位置； 依據所述拋球機的位置以及所述開關的位置，確定所述拋球機對應的拋球功率以及拋球角度； 依據所述拋球角度以及所述拋球功率，控制所述拋球機拋球，以使球體接觸到所述開關。

上述權利要求中，目標物體對應何同學方案中的燈開關，在最后一個步驟中，依據確定的拋球角度和拋球功率，控制拋球機進行拋球以使球體接觸到開關，并通過接觸力將開關打開或關閉。

但是，形成上述方案后，在實踐中，何同學發現自己的最新方案實在是太蠢了。

因為，每當天黑了想開燈，何同學需要離開座位，在地上找到網球，撿起來，回到座位，把球放到拋球機中，等待拋球機拋球，才能將燈打開或關閉。

這實質與自己離開座位走過去打開或關閉并無區別，因此，何同學內心的平靜又被打亂了…… 基于上一個方案的bug，何同學又構想出一套開燈系統。

在該系統中，每當拋球機拋球將燈關閉后，地上的小車就可以走到掉落的網球前，將網球夾起，然后走到桌子旁的網球升降臺旁，把網球放下，升降臺自動升起運動到同桌面的高度，通過連接軌道將網球放回拋球機中，拋球機又按照上一個方案的理論控制拋球機開燈。

這套系統解決了何同學親自離開桌面去撿球的問題，貌似何同學的內心又得到了平靜。

但是，經過兩個星期的建模、打印、組裝，何同學發現，構想的系統中的小車需要同時具備建模定位系統，以及巡邏避障系統才能使上述系統成為現實。

最重要的一點，小車還能給自己充電以節省更換電池帶來的不便。

因此，何同學巧妙的將日常生活中的掃地機器人進行改進以替換上述系統中的小車。

因此，基于何同學改進的上述開燈系統，站在專利代理師的角度，筆者將上述改進方案撰寫成以下權利要求，如下：

一種拋球系統，其特征在于，包括：

移動機器人，用于確定球體在目標空間內的位置，并依據所述位置將所述球體運送至升降機面板； 升降機，一端固定在地面的預設位置，另一端通過運送軌道與拋球機連接，用于在檢測到所述升降機面板上存在所述球體的情況下，升起所述升降機面板以將所述球體通過所述運送軌道運送至拋球機； 拋球機，用于在檢測到所述拋球機獲取到所述球體的情況下，依據預設拋球角度以及預設拋球功率將所述球體拋出，其中，所述預設拋球角度以及所述預設拋球功率是通過目標開關的位置以及所述拋球機的位置確定的。

因此，上述權利要求清楚地描述了何同學的拋球系統，拋球開燈以及智能撿球，形成了一個完美的閉環。

當然，基于改裝的掃地機器人，我們還能將掃地機器人的方案形成專利文件對改進的掃地機器人進行專利保護，何同學在后續的實踐過程中還針對上述的系統還做了相應的方案改進，筆者在這里就不再一一列舉了。

可以看出，對一個技術方案進行專利撰寫，專利代理師在得到以下幾個方面的內容后，就可將技術方案轉化為專利文件：

1）現有技術中存在的技術問題（對應于現階段何同學需要起身離開座位才能打開或關閉頭頂燈的技術問題）； 2）解決存在的技術問題采用的技術手段（對應于第一個方案中通過拋球機拋球解決了存在的問題，對應于第二個技術方案中構建了一套系統來解決具體的技術問題）； 3） 達到了怎樣的技術效果（對應于第一個方案中，何同學通過拋球機實現了遠程開燈的技術效果，對應于第二方案中，何同學通過設計的整套拋球系統實現了遠程開燈以及智能撿球協同作業的效果）。

因此，發明人最初需要將擬申請方案對應的上述三部分內容提供給代理師即可，形成一個初步的權利要求書，在進一步的溝通中，將具體的技術手段以及具體實施例對應的內容再提供給代理師后，即可形成完整的專利文件。

專利單一性缺陷答復中的修改講解

《專利法》第三十一條第一款規定，一件發明或者實用新型專利申請應當限于一項發明或者實用新型。

屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可以作為一件申請提出。

當專利申請不符合上述規定時，會收到與單一性相關的意見通知書。

與單一性相關的審查意見通知書可以分為以下幾種類型：（1）未經檢索的分案通知書；（2）經部分檢索的與單一性相關的審查意見通知書；（3）經全面檢索的與單一性相關的審查意見通知書。

在第（2）種和第（3）種與單一性相關的審查意見通知書中，通常包含有關于新穎性和/或創造性的審查意見。

對于第（1）種（分案通知書）和第（3）種（經全面檢索的）與單一性相關的審查意見通知書，申請人可以通過修改權利要求、選擇權利要求甚至僅通過爭辯的方式來克服單一性缺陷。

對于第（2）種（經部分檢索的）與單一性相關的審查意見通知書，申請人同樣可以通過修改權利要求書來克服單一性缺陷。

然而，如在本文開頭所引用的，有些審查員會在審查意見通知書中明確表示不允許通過“刪除經審查員檢索和評述的權利要求，而保留與該權利要求不具有單一性的其他未經檢索的權利要求”這樣的修改方式來選擇保留未經檢索的權利要求，并且會明確告知如果這樣修改的話，會以不屬于《專利法實施細則》（以下簡稱“細則”）第五十一條第三款規定而駁回，因為這樣的修改方式在實質審查部門內部通常被認為不屬于細則第五十一條第三款規定的按照通知書的要求進行的修改而不能被接受[1]。

如前所述，第（2）種與單一性相關的審查意見通知書中通常包含有關于新穎性或創造性的審查意見。

即，在這樣的審查意見通知書中通常會同時指出存在單一性缺陷以及新穎性和/或創造性缺陷，要克服審查意見通知書中所指出的缺陷，必須要同時克服單一性以及新穎性和/或創造性缺陷。

這就有可能出現，申請人為了克服新穎性和/或創造性缺陷而進行的修改成為上述不可接受的修改方式，從而導致出現不能同時克服單一性缺陷以及新穎性和/或創造性缺陷的困局。

申請人該如何破解上述困局呢？筆者以一個具體案例來說明這一情況及其可能的解決方案，并對上述修改方式的限制提出自己的一些思考。

二、案例分析 本案涉及組件移動器，包括兩組權利要求。

為便于說明，僅將相應的獨立權利要求A和B引用如下：

A。 一種組件移動器，包括：殼體，在所述殼體中形成有腔室；設置在所述腔室中的至少一個光學元件，所述光學元件被配置為接收至少一個入射信號并且轉換所述入射信號的至少一部分的波長；和至少一個形狀記憶合金元件，被設置成使得施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起光學元件移動。

B。 一種組件移動器，包括：限定第一腔室的外殼體；設置在所述第一腔室中的內殼體，所述內殼體限定第二腔室；設置在所述第二腔室中的至少一個非線性晶體，所述非線性晶體被配置為接收入射光并轉換所述入射光的至少一部分的波長；至少一個活塞，所述至少一個活塞設置在所述外殼體與所述內殼體之間以限制所述內殼體相對于所述外殼體的移動，其中，所述活塞被配置成致動以允許所述內殼體相對于所述外殼體移動；以及與所述內殼體機械接觸的至少一個形狀記憶合金元件，其中，施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起所述內殼體的移動。

審查意見通知書中認為，獨立權利要求A和B之間相同或相應的技術特征為“所述光學元件被配置為接收至少一個入射信號并且轉換所述入射信號的至少一部分的波長”與“所述非線性晶體被配置為接收入射光并轉換所述入射光的至少一部分的波長”，以及“至少一個形狀記憶合金元件，被設置成使得施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起光學元件移動”與“至少一個形狀記憶合金元件，其中，施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起所述內殼體移動”。

然而，這些相同或相應的技術特征已經被對比文件1所公開，其并不是對現有技術做出貢獻的特定技術特征，因此獨立權利要求A和B之間缺乏單一性。

同時，審查意見中還指出，獨立權利要求A及其相應的從屬權利要求相對于對比文件1不具備新穎性，但并未對獨立權利要求B及其相應的從屬權利要求的新穎性和創造性進行評述。

根據對比文件1以及本案說明書的記載，申請人認可獨立權利要求A及其從屬權利要求請求保護的技術方案全部被對比文件1公開，并且從說明書記載的內容中無法獲取能夠使獨立權利要求A的方案具備新穎性和創造性的額外的創新點。

經分析，獨立權利要求A和獨立權利要求B所對應的技術方案，它們的區別點在于：獨立權利要求A的技術方案中的殼體具有一個腔室，光學元件設置在該腔室中，通過形狀記憶合金元件引起光學元件移動；獨立權利要求B的技術方案中包括限定第一腔室的外殼體和限定第二腔室的內殼體，內殼體設置在外殼體中，非線性晶體設置在內殼體的第二腔室中，且在內殼體和外殼體之間設置有活塞，在內殼體附近設置有形狀記憶合金元件，通過活塞和形狀記憶合金元件的組合作用控制非線性晶體移動。

即，獨立權利要求B的技術方案中組件移動器的具體結構以及控制組件的移動方式與獨立權利要求A的技術方案是不同的，且獨立權利要求B的技術方案和獨立權利要求A的技術方案并不能兼容。

經比較分析發現，對比文件1中并未公開獨立權利要求B的技術方案與獨立權利要求A的技術方案之間的上述不同的技術特征。

因此，要克服獨立權利要求A的新穎性和創造性缺陷，就必須基于獨立權利要求B所對應的技術方案對獨立權利要求A進行修改。

然而，獨立權利要求B所對應的技術方案是未經檢索的，這樣的修改后續可能會被審查員認為是不符合細則第五十一條第三款規定的。

這就出現了本文提及的新穎性和/或創造性缺陷和單一性缺陷無法同時克服的問題。

三、解決方案 針對上述問題，筆者嘗試從以下方面給出解決方案。

（1）形式上對獨立權利要求A及其相應的從屬權利要求進行修改，刪除未經評述的獨立權利要求B及其相應的從屬權利要求，并對修改后的獨立權利要求A及其相應從屬權利要求具備新穎性和創造性的理由進行具體論述。

這里的“形式上”是指在修改說明中指出根據說明書的具體記載，對獨立權利要求A及其相應的從屬權利要求進行修改，即，將獨立權利要求A及其相應的從屬權利要求修改為和獨立權利要求B及其相應的從屬權利要求相同。

另外，當獨立權利要求A的從屬權利要求的個數少于獨立權利要求B的從屬權利要求的個數時，保持修改后的獨立權利要求A的從屬權利要求的個數不變或減少。

這樣，至少在形式上避免了“刪除經審查員檢索和評述的權利要求，而保留與該權利要求不具有單一性的其他未經檢索的權利要求”這樣的修改方式。

在上述修改的基礎上，還需要結合對比文件1對修改后的獨立權利要求A及其相應的從屬權利要求具備新穎性和創造性的理由進行具體論述。

然而，細究該修改方式，其實質上也是刪除了經審查員檢索和評述的權利要求，而保留與該權利要求不具有單一性的其他未經檢索的權利要求，因此，這種修改方式并非所有的審查員都會接受，不同的審查員對這種修改方式有不同的考量和審查尺度，可以在提交修改之前與審查員進行充分溝通。

（2）放棄本案，并針對獨立權利要求B及其相應的從屬權利要求提出分案申請。

在上述修改方式（1）不被審查員接受的情況下，可以考慮修改方式（2）。

由于獨立權利要求A及其相應的從屬權利要求已經被對比文件1所公開，從說明書中已經無法獲取能夠使獨立權利要求A的技術方案具備新穎性和創造性的額外的創新點，如果繼續本案，將會無謂地增加申請人的費用負擔，浪費審查程序。

因此，此時申請人可以考慮放棄本案，并針對獨立權利要求B及其相應的從屬權利要求提出分案申請。

這種修改方式簡單、直接，然而從時效角度考慮，分案申請會延長申請、審查的周期，從費用角度考慮，分案申請作為一個新的申請，不可避免地會增加申請、實審的官方費用。

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