今天，樂知網律師 給大家分享： 由“公牛”專利侵權案談專利撰寫與修改 ，由一個授權專利及其分案申請看藥品專利的布局 。

由“公牛”專利侵權案談專利撰寫與修改

2022年3月4日公牛集團涉嫌未經許可使用通領科技的兩項專利的專利侵權案中，涉案專利分別為專利號ZL201010297882.4的發明專利和專利號ZL201020681902.3的實用新型專利。

兩項專利中的發明專利要求保護一種支撐滑動式安全門，該發明專利的獨立權利要求如下：

1。 一種支撐滑動式安全門，設置在插座的上蓋內側或者轉插板的上蓋內側，其特征在于：

所述的上蓋，設有至少一對插孔； 在每一對插孔的內側設有一個滑塊，所述的滑塊的外側對應上述兩個插孔的位置設有兩個斜面，兩個斜面向同一方向傾斜，在每個斜面的較低一側各設有一個貫穿該滑塊的滑塊窗口；所述的滑塊內側設有一個凸出該側表面的支撐軸，該支撐軸平行于上述斜面，并對應設置在上述兩個斜面之間的部位；該滑塊具有一個頭端和一個尾端，該頭端對應于該斜面較高部分朝向的一端，該尾端對應于該斜面的較低部分朝向的一端；在該滑塊的斜面位置固定有滑塊貼片，該滑塊貼片由金屬制成； 在每個滑塊的內側設有一個蓋板，所述的蓋板外側與上述滑塊內側設置的支撐軸接觸，所述的蓋板上對應于兩個插孔設有兩個貫穿的蓋板窗口； 該滑塊與上蓋之間連接有彈性元件，該彈性元件的彈力作用方向朝向該滑塊的頭端方向； 該滑塊的尾端的內側與外側均設有止擋面，該上蓋內側對應于該滑塊外側的止擋面設有一個上止擋筋，該蓋板外側對應于該滑塊內側的止擋面設有一個下止擋筋。

設置有支撐滑動式安全門的插座如下：

審查員在審查過程中引用的對比文件1中的插座如下：

有上述兩個圖看，兩個插座的主要區別在于：該滑塊與上蓋之間連接有彈性元件，該彈性元件的彈力作用方向朝向該滑塊的頭端方向（滑塊整體向一個方向平移）；該滑塊的尾端的內側與外側均設有止擋面，該上蓋內側對應于該滑塊外側的止擋面設有一個上止擋筋，該蓋板外側對應于該滑塊內側的止擋面設有一個下止擋筋（增加阻力）。

在審查意見答復過程中，在獨立權利要求中添加的特征是：在該滑塊的斜面位置固定有由金屬制成的滑塊貼片。

基于該特征，該發明專利所要解決的是：由于滑塊與插頭多次摩擦導致滑塊易損壞的問題。

為了增加滑塊的耐磨性，在滑塊的斜面位置固定由金屬制成的滑塊貼片似乎是比較常規的設計。

那么，添加該特征的考慮是什么呢？個人推測是：減少案件被駁回的風險。

在添加該特征之后，即使其他特征都覆蓋，下面兩種方案不會對該發明專利造成侵權：

1）在滑塊的斜面位置上沒有固定的滑塊貼片； 2）在滑塊的斜面位置上固定有非金屬制成的滑塊貼片。

可見，修改后的該發明專利使得專利權人的競爭對手可以采用多種方式進行侵權規避，導致專利權人的經濟損失。

為了更好地實現專利的價值，在專利撰寫和答復過程中需要留意哪些問題呢？ 首先，在專利撰寫時考慮對要保護的技術方案進行適當的擴展。

以該專利的滑塊貼片為例，說明書中記載了設置滑塊貼片的目的是“以增強滑塊2的耐磨性，從而提高產品的機械壽命”，那么，這里很容易推斷出：除了金屬以外，滑塊貼片也可以由其他的耐磨材料（耐磨復合材料等）制成，只要耐磨性能好于滑塊，均能起到增強滑塊的耐磨性，提高產品的機械壽命的目的。

因此，將該發明專利中關于滑動貼片可以限定為：滑塊貼片3，為非必要組件，滑塊貼片3的耐磨系數高于滑塊2的耐磨系數，可以由耐磨系數高于滑塊的耐磨系數的材料制成（中位描述，說明滑塊貼片的特點），上述材料可以是金屬（如不銹鋼）或者復合材料…… 其次，選擇審查意見的答復策略要適當。

對于不同案件，審查意見的答復策略也不盡相同，不能一概而論，以下僅從個人角度討論答復時需要注意的事宜。

對于審查意見，答復的方案有兩種，直接爭辯或者修改后爭辯。

如果權利要求1與對比文件1的區別明顯，且區別特征不是本領域的常規手段，則可以考慮通過直接爭辯的方式進行答復。

否則，即使進行OA1答復，也可以考慮通過添加與發明點相關、且不是本領域常規設計的特征，并基于添加的特征或者添加的特征與原有特征的結合（如能產生意想不到的技術效果）進行答復，以避免無意義的答復導致拉長審查周期。

例，對于上述發明專利，個人認為可以先嘗試通過直接爭辯的方式進行OA1答復。

如果審查員不認可，再考慮通過添加特征的方式進行后續答復。

例如，添加的特征可以是“在該滑塊的斜面位置固定有滑塊貼片，該滑塊貼片的耐磨系數高于該滑塊的耐磨系數”。

由一個授權專利及其分案申請看藥品專利的布局

本文旨在通過解析該母案申請文件的撰寫、審查意見的答復以及分案申請的布局，以期能夠為專利申請人如何考慮進行藥品專利申請布局提供一些建議。

眾所周知，在第四次修改的專利法第四十二條第三款中規定了，為補償新藥上市審評審批占用的時間，對在中國獲得上市許可的新藥相關發明專利，國知局應專利權人的請求給予專利權期限補償。

補償期限不超過五年，新藥批準上市后總有效專利權期限不超過十四年。

同時，根據專利法實施細則修改建議（征求意見稿）中新增第八十五條之四規定，對在中國獲得上市許可的化學藥、生物制品和中藥新藥產品專利、制備方法專利或者醫藥用途相關專利，符合藥品專利期限補償條件的，可以給予藥品專利期限補償。

前款所稱新藥相關專利，是指國務院藥品監督管理部門首次批準上市的新藥活性成分相關專利。

中藥新藥專利包括中藥創新藥相關專利和增加功能主治的中藥改良型新藥相關專利。

相應的，專利法實施細則修改建議（征求意見稿）新增第八十五條之七規定了，專利權人請求給予藥品專利期限補償的，應當自藥品上市許可申請獲得批準之日起3個月內向國知局提出藥品專利期限補償請求，并附具有關證明文件，提出請求時藥品及其專利應當滿足以下條件：（一）一個藥品同時存在多項專利的，專利權人只能請求對其 項專利給予藥品專利期限補償；（二）一項專利同時涉及多個藥品的，只能對一個藥品就該專利提出藥品專利期限補償請求；（三）該專利尚未獲得過藥品專利期限補償；（四）請求給予藥品專利期限補償的專利剩余保護期限不少于6個月。

由以上規定可以看出，對于涉及藥品的專利申請如何進行布局會對后續藥品專利保護期的補償帶來完全不同的效果。

以下將以該母案申請及其分案申請作為具體案例，舉例說明如何考慮涉及藥品的專利申請的布局。

該母案申請在實審過程中，申請人于2022年4月11日提交了三個分案申請，分別為申請號為202210375336.0（穿山甲冠狀病毒xCoV及其應用，于2022年8月16日公開）、202210377234.2（鹽酸甲氟喹或甲氟喹在制備治療冠狀病毒感染性疾病的藥物的用途，于2022年8月16日公開）、202210386551.0（西拉菌素在制備治療冠狀病毒感染性疾病的藥物的用途，于2022年6月24日公開）的專利申請。

該授權的母案申請和三個分案申請，分別保護了以下與藥物相關的主題（注意此處的個別專利主題由筆者稍作改寫，但保護主題的實質內容未改變），例如“千金藤素用于制備治療SARS-COV-2病毒感染性疾病的藥物的用途”、“穿山甲冠狀病毒xCoV用于制備抗SARS-COV-2病毒的減毒疫苗或滅活疫苗的應用”、“鹽酸甲氟喹或甲氟喹在制備治療冠狀病毒（SARS-COV-2病毒）感染性疾病的藥物的用途”、“西拉菌素在制備治療冠狀病毒（SARS-COV-2病毒）感染性疾病的藥物的用途”。

按照實施細則修改建議（征求意見稿）中新增第八十五條之四和之七的規定，假定以上三個分案申請未來都能以目前的保護主題授權，而且這四種已知化合物且都可以通過中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品注冊的審評審批，那么這個授權的母案申請加上三個分案申請將有可能對于四種已知化合物，千金藤素、鹽酸甲氟喹或甲氟喹、西拉菌素中的三種以及一種新發現并進行生物材料保藏的病毒，穿山甲冠狀病毒xCoV，分別因為授權專利保護了以下主題：治療以SARS-COV-2病毒感染性疾病為適應癥的藥物、或抗SARS-COV-2病毒的疫苗，而使得相應的授權專利可能獲得藥品專利的期限補償（前提是相應藥品通過審評審批的期限滿足藥品專利獲得期限補償的時間期限的規定）。

案例中，專利權人/專利申請人恰恰是通過適時提交多個分案申請，充分理解專利法及其實施細則中對于藥品專利期限延長的規定和要求并加以利用，使得針對SARS-COV-2病毒的可能成藥/成疫苗的不同已知化合物或進行生物材料保藏的新病毒有望在后續專利申請被授權、且相應化合物/保藏的病毒作為以專利保護的適應癥的藥物/疫苗獲得NMPA的藥品注冊審批后，而獲得多個藥品專利的期限補償。

由一次審查意見反思新申請的撰寫

一、引言 本文以一個實際案例為例對專利申請文件的獨立權利要求以及背景技術的撰寫進行說明。

本文中所討論的案例已經收到了國家知識產權局發出的第一次審查意見通知書。

本文基于該審查意見通知書對審查員的檢索思路進行了分析，并基于上述分析進一步分析了該案作為新申請撰寫時所存在的問題。

需要說明的是，在本文中所涉及到的“本發明”一詞除有特殊說明之外，均指的是審查員在進行第一次審查時所使用的審查文本。

另外，權利要求書的整體布局并不在本文的討論范圍之內。

二、案情介紹 本發明記載的所要解決的技術問題是：IPTV機頂盒的管理主要由網絡管理中心（簡稱為網管）負責，一個網管需要同時管理多個機頂盒。

目前，在現有技術中，網管上的日志基本上只關注對IPTV機頂盒所進行的操作的記錄，而無法有效實現對機頂盒內部的狀態監控，從而無法為網管對機頂盒的優化設置提供依據。

本發明的權利要求1中記載的技術方案是：將機頂盒中的狀態信息轉換為日志文件；將所述日志文件發送至網管。

由權利要求1記載的技術方案可知，通過將機頂盒狀態信息轉換為日志文件發送到網管的步驟，就可以解決現有技術中存在的問題。

由于將日志文件發送至網管的步驟是現有技術，因此，權利要求1記載的技術方案的關鍵點在于：將狀態信息轉換為日志文件。

下面對審查員檢索到的對比文件1進行簡要說明。

對比文件1所要解決的技術問題是：現有的網管可以獲取到機頂盒中的日志文件，但是，該日志文件只記錄機頂盒出現故障之后的故障信息。

單從這些記錄中能獲得的信息很少。

例如，用戶在何時對該機頂盒進行了何種操作而導致了機頂盒產生故障的信息無法從日志中得到。

基于此，對比文件1所公開的技術方案是：機頂盒中的業務模塊根據用戶命令完成操作后將該操作所產生的業務信息上報給該機頂盒中的日志模塊；日志模塊將所述業務信息轉換成日志文件；日志模塊將該日志文件上報給網管。

在對比文件1的具體實施例中明確記載了，將用戶進行的操作所產生的操作信息轉換為日志文件并上報為網管。

雖然，在對比文件1的權利要求中將操作信息上位成業務信息，但是，由于對比文件1中明確指出業務信息即為操作信息，并只給出一個操作信息的具體實施例，因此，本領域技術人員可以從對比文件1中直接地、毫無疑義地確定的技術方案是：將操作信息轉換成日志文件并上報。

反觀本發明，本發明在背景技術中明確記載了，在現有技術中日志文件中只記錄了操作信息，而并沒有記錄狀態信息。

即，對比文件1中所公開的技術方案其實與本發明的背景技術是相同的。

由于對比文件1中僅僅公開了“將操作信息轉換成日志文件”而并沒有公開“將狀態信息轉換成日志文件”，并且，本領域技術人員從對比文件1中也無法得出“將狀態信息轉換成日志文件”的任何技術啟示。

因此，權利要求1記載的技術方案相對于對比文件1公開的技術方案具有新穎性和創造性的。

三、審查員檢索思路的分析 審查員在第一次審查意見通知書中認為權利要求1相對于對比文件1沒有創造性，具體地，審查員認為對比文件1中公開了可以將業務信息轉換為日志文件，本領域技術人員可以從對比文件1中得出將“信息”轉換為日志文件的教導，而對于該“信息”是業務信息還是狀態信息，則是本領域技術人員的慣用技術手段，因此，權利要求1相對于對比文件1沒有創造性。

由上文的分析可知，將狀態信息轉換成日志文件是本發明的最大發明點，但是，審查員卻認為該區別點是本領域技術人員的慣用技術手段，在此作者認為審查員得出的結論是值得商榷的，理由如下：雖然對比文件1使用了一個上位概念“業務信息”，但是，對比文件1中明確指出“業務信息”即為“操作信息”，本領域技術人員從對比文件1中僅僅能夠得到將操作信息轉日志文件，而無法得到將其他信息轉換成日志文件的啟示。

因此，審查員所得出的結論是在了解了本發明之后做出的，有事后推論之嫌。

由于對比文件1是審查員檢索到的最接近本發明的現有技術，故以該對比文件1為基礎試著反推可能的檢索思路。

第一步，對權利要求1進行分析：權利要求1的發明點在于：將狀態信息轉換成日志文件，并將該日志文件發送給網管。

由此確定的檢索關鍵詞是：網管+狀態信息+日志文件。

盡管只記載了檢索的關鍵詞是“網管”，但是在實際檢索中使用了該關鍵詞的等同詞來進行檢索，例如，對于“網管”使用了“網管中心”or“網絡管理中心”or“網關中心”or“網管”來進行。

檢索出三篇對比文件：1。 通訊設備中SNMP的日志功能實現方法2。 本發明的專利申請文件3。 一種追協議棧狀態機切換的方法上述三篇文件中除本發明之外的另外兩篇文件均與本發明的差異較大，并不能用來否定本發明的新穎性和創造性。

在這種情況下，一般所采用的檢索策略是縮減關鍵詞。

第二步，減少關鍵詞，確定檢索的關鍵詞為：狀態信息+日志文件檢索出10篇左右的專利文件，但是與本發明的相關度也不是很大，并不能用來否定本發明的新穎性和創造性。

通過上述第一步和第二步并沒有檢索到對比文件1，作者對檢索思路進行了調整，并且嘗試了若干種檢索思路，其中的一種檢索到了對比文件1，下面對檢索到對比文件1的檢索思路進行說明：本發明的重點在于在將狀態信息轉換成日志文件，而狀態信息是信息的一種。

因此，通過檢索將信息轉換成為日志文件的現有技術存在檢索到對比文件1的可能。

即，第三次檢索中使用的關鍵詞是“網管”和“日志”。

通過此次檢索，得到20篇左右的文件，其中得到包括對比文件1在內的四篇相關文件。

那么審查員為何從多篇文件中選擇對比文件1作為本發明的最接近的現有技術？在其他三篇相關文件中，所使用的均是將一個具體的信息轉換成日志文件，而在對比文件1中使用了一個較上位的概念“業務信息”，這有可能是審查員選擇對比文件1作為最接近本發明的現有技術的原因。

盡管對比文件1使用的是“業務信息”，但是，在對比文件1中的具體實施例中限定了“該業務信息是用戶操作之后所產生的操作信息”，故可以得出結論對比文件1中“業務信息”就是“操作信息”。

上述檢索思路的分析及結果說明了對比文件1的取得是基于事后推論的結果。

四、專利申請文件撰寫質量的改進 通過上節可知，盡管審查員進行了事后推論式的檢索，但是，如果代理人在新申請撰寫過程中對發明人具體的發明過程進行了深入的挖掘和提煉，則有可能避免事后推論式的檢索給申請人所帶來的不利影響，同時，還可以為申請人爭取盡可能大的保護范圍。

下面對此進行詳細的說明。

專利代理人是基于客戶提供的技術交底書來進行新申請撰寫的。

下面就對發明人提供的交底書進行說明。

發明人提供的技術交底書中的背景技術被完全拷貝到本發明中，代理人并沒有對背景技術進行任何實質性的處理。

這將產生一個問題：發明人交底書中的背景技術是不是應該作為本發明的背景技術？如果不是，那么，需要從技術交底書中的背景技術中理解到發明人所要解決的技術問題究竟是什么？技術交底書的背景技術中記載了：目前的網管無法做到對每一個機頂盒較為精細的狀態分析，網管無法獲得機頂盒的狀態信息是產生本發明的根本原因。

因此，代理人在撰寫新申請時需要對最本質的發明點進行提煉，對于本案而言，最本質的技術方案是讓網管能夠獲得到機頂盒的狀態，而如何獲取到機頂盒的狀態并不是本案的關鍵。

即，無論采用什么獲取手段，只要讓網管得到狀態信息即可，而日志只是多種獲取手段之一，只不過日志上報的方式更容易實現。

由此，推薦權利要求1的寫法為：一種。。。方法，其特征在于包括如下步驟：獲取機頂盒的狀態信息；將獲取到的所述狀態信息上報給網絡管理系統。

從屬權利要求：根據權利要求1所述的方法，其特征在于，將上述狀態信息轉換為日志文件，將所述日志文件上報給所述網絡管理系統。

這種推薦的寫法相對于原來的寫法具有如下優點：首選，保護范圍相對于原來的權利要求1有所變大；其次，審查員在檢索的時候就不會將“日志”作為關鍵詞，對于這樣的權利要求1，其檢索關鍵詞可能性最大的是“網管”和“狀態信息”。

這種情況下，由于關鍵詞發生了變化，因此檢索到的對比文件將發生變化（使用網管和狀態信息是無法檢索到對比文件1的），從而第一次審查意見通知書的內容也就有所不同。

在權利要求1進行了修改之后，背景技術也可以進行相應的調整，在本文中，模擬了發明人進行發明時的思路來說明背景技術的撰寫。

發明人的進行發明的思路如下：發明人在實際工作中發現，網管只能得到機頂盒的操作信息，這會導致網管對機頂盒的監控不全面，由此，發明人想能否讓網管獲得狀態信息呢？通過實踐，發明人發現使用日志的方式來發送狀態信息比較實用。

但是，客觀事實是，發明人在撰寫技術交底書的時候，由于該發明已經完成，因此，發明人會先描述目前的日志文件并沒有用來記錄狀態信息（此時，由于發明人已經明確了要使用日志來發送狀態信息，因此，基于一般的思維考慮，他會首先介紹目前的日志能做什么）。

從上述分析可知，發明人在撰寫技術交底書時將本發明的發明過程作為背景技術寫入了技術交底書，而該發明過程其實是具有創造性的。

對于代理人而言，在撰寫新申請時，需要回到發明人當初發現問題時的現有技術的狀態下，通過這樣的思維方式來撰寫背景技術。

在本文中推薦了一種背景技術的寫法：將日志兩個字從背景技術中刪掉，因為“日志文件”上報狀態信息的方式是本發明的發明點。

在背景技術中應該寫網管無法得到狀態信息所體現出的問題。

例如，可以這樣撰寫“在現有技術中，網管只能到操作信息，從而無法對機頂盒進行全面的監控”等。

這樣的背景技術可以與權利要求1相對應，并且，將問題的發現過程從背景技術中刪除了。

但是，對于這樣的寫法，權利要求1可能會有得不到說明書支持的問題，畢竟在具體實施例中發明人只給了一種具體的實施方式，即通過日志上報狀態信息的方式。

那么，作為代理人，此時可以與發明人進行溝通，建議發明人補充實施例，如果發明人能補充其他的實施例，那么就可以徹底解決得不到說明書支持的問題。

如果發明人不補充或者沒有其他實施例，在本文中推薦使用以下兩種方式：方式一是代理人根據自身的經驗進行補充，然后請發明人進行確認。

例如，對于該案而言，機頂盒可以直接將狀態信息單獨進行記錄，然后壓縮成包并發送給網管。

對于技術要求比較高的案件而言，補充實施例可能對于代理人而言比較困難，此時可以采用方式二：在實施例中補充法律上的用語來屏蔽該問題，以本發明為例可以在實施例中補充如下內容：在本實施例中，只要將狀態信息發送給網管系統就可以解決現有技術中存在的問題，而發送的方式如何并不影響該問題的解決，可以根據實際的網絡或者硬件的情況來選擇合適的發送方法，例如，可以采用日志的方法來實現，該實現方法對現有流程改動較小，實現簡單。

采用方式二相對于方式一還有另外一個優勢在于，這樣處理可以屏蔽代理人補充的方案出現錯誤的情況。

在實際操作中，可以根據案件的具體情況來選擇應該采用哪種方式來進行處理。

作者認為方式一是推薦的處理方式，雖然方式二有上述優點，但是缺點也是明顯的，畢竟方式二是一種被動的處理方式。


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