今天，樂(lè)知網(wǎng)律師 給大家分享： 日本專利申請(qǐng)的「超早期審查」程序講解，本國(guó)優(yōu)先權(quán)講解。

日本專利申請(qǐng)的「超早期審查」程序講解

日本特許廳（JPO）為了滿足申請(qǐng)人對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行加速審查的需求，提供了早期審查（早期審査）以及超早期審查（スーパー早期審査）這樣的加速審查途徑供申請(qǐng)人進(jìn)行選擇。

本篇文章，筆者將就超早期審查的途徑進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。

一、請(qǐng)求超早期審查的專利申請(qǐng)需要滿足哪些條件？請(qǐng)求超早期審查的專利申請(qǐng)需要同時(shí)滿足以下條件：（1）已經(jīng)提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求并且還未收到審查意見(jiàn)通知書(shū)，或者，也可以在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的同時(shí)請(qǐng)求超早期審查； （2）該申請(qǐng)為正在或即將實(shí)施的專利申請(qǐng)：申請(qǐng)人或被實(shí)施許可人正在實(shí)施其發(fā)明，或者自超早期審查申請(qǐng)日起兩年內(nèi)預(yù)定實(shí)施其發(fā)明； （3）該申請(qǐng)涉及對(duì)外申請(qǐng)的專利申請(qǐng)：向JPO以外的其它國(guó)家專利局或者政府間機(jī)構(gòu)提出了申請(qǐng)（包括提交了國(guó)際申請(qǐng)的專利申請(qǐng)）； （4）申請(qǐng)超早期審查前至少4周內(nèi)的申請(qǐng)程序都是在線完成的（非書(shū)面提交）。

進(jìn)入日本的中國(guó)專利申請(qǐng)只要滿足以上4個(gè)條件，即可以提出超早期審查請(qǐng)求。

二、請(qǐng)求超早期審查需要提交哪些文件？請(qǐng)求超早期審查需要提交以下文件：1。申請(qǐng)書(shū)情況說(shuō)明書(shū)中需記錄以下內(nèi)容：1）在早期審查的類別欄處寫(xiě)明“スーパー早期審査”（超早期審查），在“情況”一欄中首先寫(xiě)明“スーパー早期審査を希望する”（希望進(jìn)行超早期審查）。

2）具體說(shuō)明該申請(qǐng)為正在或即將實(shí)施的專利申請(qǐng)并且涉及對(duì)外申請(qǐng)的專利申請(qǐng)。

例如：希望進(jìn)行超早期審查。

使用權(quán)利要求1記載的XXX制造裝置的XXX產(chǎn)品從2022年開(kāi)始制造和銷售，產(chǎn)品名稱為XXX（預(yù)定2年內(nèi)實(shí)施的情況下，記載方式與此類似）。

另外，已經(jīng)在歐專局和美國(guó)專利商標(biāo)局提出了專利申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)柗謩e為XXX、XXX。

美國(guó)專利申請(qǐng)已經(jīng)授權(quán)，授權(quán)公告號(hào)為XXXXX。

因此，本專利申請(qǐng)為正在或即將實(shí)施的專利申請(qǐng)并且涉及對(duì)外申請(qǐng)的專利申請(qǐng)。

3）說(shuō)明現(xiàn)有技術(shù)的情況需要記載檢索到的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，并且對(duì)本申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行對(duì)比說(shuō)明。

根據(jù)是否有外國(guó)專利局的檢索結(jié)果、本申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中是否記載了現(xiàn)有技術(shù)的情況，對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的說(shuō)明程度的要求不同，如下表所示。

2。現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)對(duì)于申請(qǐng)書(shū)中提及的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，需要提交其副本。

但以下任一情況下，可以不提交其副本： 1）通過(guò)J-platpat檢索平臺(tái)可以檢索到的專利文獻(xiàn)，例如中美歐日韓等國(guó)的專利文獻(xiàn)； 2）援用的日本專利局提供的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，例如日本專利局在在先專利申請(qǐng)的審查意見(jiàn)通知書(shū)中引用的對(duì)比文件。

三、請(qǐng)求超早期審查的手續(xù)和費(fèi)用中國(guó)申請(qǐng)人可以委托中國(guó)事務(wù)所或日本事務(wù)所提出超早期審查請(qǐng)求。

超早期審查不產(chǎn)生官方費(fèi)用，僅涉及事務(wù)所的服務(wù)費(fèi)。

另外，超早期審查僅受理在線申請(qǐng)。

四、獲得超早期審查批準(zhǔn)后的案件審理提交了超早期審查請(qǐng)求的案件，通常1個(gè)月內(nèi)可以收到第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)（對(duì)于進(jìn)入日本國(guó)家階段的PCT申請(qǐng)，原則上是2個(gè)月）。

若由于獲取非專利文獻(xiàn)需要時(shí)間、文件電子化需要時(shí)間等原因而導(dǎo)致審查延遲，則審查員會(huì)先發(fā)出“關(guān)于早期審查的通知書(shū)”，以告知申請(qǐng)人。

申請(qǐng)人在收到審查意見(jiàn)通知書(shū)后，必須在審查意見(jiàn)通知書(shū)發(fā)文日起30日內(nèi)（對(duì)于包括中國(guó)申請(qǐng)人在內(nèi)的外國(guó)申請(qǐng)人，該期限為2個(gè)月內(nèi)）進(jìn)行答復(fù)，該期限不可延期。

若申請(qǐng)人提出延期請(qǐng)求，則該申請(qǐng)不再作為超早期審查對(duì)象。

根據(jù)JPO公布的《特許行政年次報(bào)告書(shū)2022年版》，2022年度收到1196件超早期審查請(qǐng)求。

從提出請(qǐng)求到收到第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)的平均時(shí)間為0.9個(gè)月（進(jìn)入日本國(guó)家階段的PCT國(guó)際申請(qǐng)為平均1.5個(gè)月）。

本國(guó)優(yōu)先權(quán)講解

本國(guó)優(yōu)先權(quán)，在專利法中的規(guī)定還是比較明確的，專利法第29條第2款中規(guī)定，“申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)知局就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)”。

上述法條的文字意思很清楚，一般不會(huì)造成理解上的差異。

不過(guò)，在實(shí)務(wù)研究中，筆者發(fā)現(xiàn)，不同群體對(duì)專利法第29條第2款中指出的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”的理解并不相同。

具體的，第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，對(duì)于本國(guó)優(yōu)先權(quán)，被要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，應(yīng)該是在中國(guó)范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，而非世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，作為專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)是相同主題在中國(guó)范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，因此本專利可以享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)。

第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)在先申請(qǐng)應(yīng)該是相同主題的專利在世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)。

對(duì)于專利法第29條第2款規(guī)定的“本國(guó)優(yōu)先權(quán)”的法律解釋，兩種觀點(diǎn)截然不同，是什么原因呢？ 對(duì)于此條規(guī)定，應(yīng)該如何去理解？接下來(lái)，筆者試圖從法律解釋的方法的角度出發(fā)來(lái)探討一下這個(gè)問(wèn)題。

根據(jù)一般法律解釋的方法，對(duì)法律的解釋可分為語(yǔ)法解釋和字面解釋，也可以分為歷史解釋和邏輯解釋[1]。

其中，語(yǔ)法解釋是指根據(jù)語(yǔ)法規(guī)則對(duì)法律條文進(jìn)行分析，其用意在于分析法律條文應(yīng)有的含義。

字面解釋是指根據(jù)法律條文的字面含義所作的解釋，這種解釋是法律解釋中最一般的方法，完全按照法的文字所表現(xiàn)的內(nèi)容去解釋。

從上述分析中可以看出，第一種觀點(diǎn)對(duì)于專利法第29條第2款的解釋，就是字面解釋。

從法律規(guī)定中可以看出，“申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)知局就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)”，其字面意思很明確的說(shuō)明了優(yōu)先權(quán)的享有條件是“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”。

從此規(guī)定的字面意思出發(fā)，無(wú)法得出“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”是“世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)”的解釋。

字面解釋是法律解釋中最常用的法律解釋方法，對(duì)于成文法來(lái)說(shuō)，每部法律的制定，都是經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)時(shí)間的起草準(zhǔn)備和反復(fù)討論，因此，一般來(lái)說(shuō)，法律規(guī)定的字面含義，通常應(yīng)當(dāng)是其立法的原意。

歷史解釋，是指對(duì)法的產(chǎn)生、修改或廢止的歷史條件加以研究，來(lái)說(shuō)明該法的內(nèi)容和含義。

邏輯解釋是指運(yùn)用形式邏輯的方法對(duì)法的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、概念之間的聯(lián)系進(jìn)行分析，來(lái)說(shuō)明法律規(guī)定的內(nèi)容、目的或要求。

第二種觀點(diǎn)對(duì)于專利法第29條的解釋，屬于一種歷史解釋。

根據(jù)歷史解釋的方法去理解，優(yōu)先權(quán)原則源自《巴黎公約》，其目的是使成員國(guó)國(guó)民就其發(fā)明創(chuàng)造在本國(guó)提出專利申請(qǐng)后，在一定期限內(nèi)就同一主題在其他成員國(guó)提出的在后申請(qǐng)，在某些方面被視為是在首次申請(qǐng)的申請(qǐng)日提出。

根據(jù)《巴黎公約》的規(guī)定，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)必須是針對(duì)相同主題的世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)。

第二種觀點(diǎn)一般認(rèn)為，1992年修訂專利法時(shí)，為了使中國(guó)申請(qǐng)與外國(guó)申請(qǐng)?zhí)幱谕鹊匚唬O(shè)立了本國(guó)優(yōu)先權(quán)，從而認(rèn)為本國(guó)優(yōu)先權(quán)的成立條件應(yīng)該與外國(guó)優(yōu)先權(quán)的成立條件一樣，都應(yīng)該適用《巴黎公約》的規(guī)定。

從而認(rèn)為專利法第29條第2款所述的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”中的“第一次申請(qǐng)”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請(qǐng)。

對(duì)于上述兩種的觀點(diǎn)，目前第二種觀點(diǎn)屬于主流。

當(dāng)然，對(duì)于專利法的法律規(guī)定，不同的主體進(jìn)行法律解釋時(shí)，由于一些原因，會(huì)存在較大的差異。

對(duì)于此類問(wèn)題，還是期待能從立法的層面去解決，通過(guò)法律修改的途徑去統(tǒng)一對(duì)法律規(guī)定的理解，避免由于對(duì)法律規(guī)定理解的不統(tǒng)一導(dǎo)致行政或者司法階段中的不確定性。

權(quán)利要求中“存儲(chǔ)介質(zhì)”的審查意見(jiàn)講解

為了全面保護(hù)專利申請(qǐng)人的權(quán)利，通常會(huì)在申請(qǐng)文件的權(quán)利要求書(shū)中引入存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求，以增加保護(hù)客體和利于專利侵權(quán)認(rèn)定。

因而，合適的存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求對(duì)專利申請(qǐng)人的利益的維護(hù)是非常有必要的。

上述存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求的出現(xiàn)，是源于2022《專利審查指南》的修改所引入的。

修改后的《專利審查指南》第二部分第九章第2節(jié)第（1）項(xiàng)第一段中記載了“如果一項(xiàng)權(quán)利要求……僅僅記錄在載體（例如磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)、磁光盤(pán)、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)）上的計(jì)算機(jī)程序本身……不屬于專利保護(hù)的客體”。

在《專利審查指南》第二部分第九章第2節(jié)第（1）項(xiàng)第三段第一句中記載了“僅由所記錄的程序本身限定的計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)……不屬于專利保護(hù)的客體”。

也即，涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)是允許采用“存儲(chǔ)介質(zhì)+計(jì)算機(jī)程序流程”的權(quán)利要求描述方式的。

基于上述《專利審查指南》的修改，代理師除了在后續(xù)申請(qǐng)文件撰寫(xiě)時(shí)增加存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求之外，還對(duì)滿足主動(dòng)修改時(shí)機(jī)的申請(qǐng)文件進(jìn)行了主動(dòng)修改，向申請(qǐng)文件中增加存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求。

而通常會(huì)向權(quán)利要求書(shū)中增加的存儲(chǔ)介質(zhì)具有不同的描述方式，現(xiàn)通過(guò)以下幾種描述方式進(jìn)行舉例說(shuō)明：（1）“一種存儲(chǔ)介質(zhì)，其特征在于，所述存儲(chǔ)介質(zhì)包括存儲(chǔ)的程序，其中，所述程序執(zhí)行權(quán)利要求X至XX中任意一項(xiàng)所述的方法”；（2）“一種存儲(chǔ)介質(zhì)，其特征在于，所述存儲(chǔ)介質(zhì)包括存儲(chǔ)的程序，其中，在所述程序運(yùn)行時(shí)執(zhí)行權(quán)利要求X至XX中任意一項(xiàng)所述的方法”；（3）“一種存儲(chǔ)介質(zhì)，其特征在于，所述存儲(chǔ)介質(zhì)包括存儲(chǔ)的程序，其中，在所述程序運(yùn)行時(shí)控制所述存儲(chǔ)介質(zhì)所在設(shè)備執(zhí)行權(quán)利要求X至XX中任意一項(xiàng)所述的方法”；（4）“一種存儲(chǔ)介質(zhì)，其特征在于，所述存儲(chǔ)介質(zhì)中存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序，其中，所述計(jì)算機(jī)程序被設(shè)置為運(yùn)行時(shí)執(zhí)行所述權(quán)利要求X至XX任一項(xiàng)中所述的方法”；（5）“一種非易失性存儲(chǔ)介質(zhì)，其特征在于，所述非易失性存儲(chǔ)介質(zhì)包括存儲(chǔ)的程序，其中，在所述程序運(yùn)行時(shí)控制所述非易失性存儲(chǔ)介質(zhì)所在設(shè)備執(zhí)行權(quán)利要求X至XX中任意一項(xiàng)所述的方法”；（6）“一種計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)，所述計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令，所述計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令被執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求X至XX任一項(xiàng)所述方法的步驟”。

上述（1）至（6）種存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求的描述方式，在一些審查意見(jiàn)通知書(shū)中，可能會(huì)被審查員指出其不符合26條第4款的規(guī)定，使得保護(hù)范圍不清楚。

具體地，審查員通常會(huì)指出上述“程序”、“計(jì)算機(jī)程序”、“計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令”均無(wú)具體的執(zhí)行主體的限定。

存儲(chǔ)有“程序”、“計(jì)算機(jī)程序”、“計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令”的存儲(chǔ)介質(zhì)，本質(zhì)上是對(duì)“程序”、“計(jì)算機(jī)程序”、“計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令”的限定。

而對(duì)“程序”、“計(jì)算機(jī)程序”、“計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令”的限定既不是對(duì)結(jié)構(gòu)特征的限定，也不是對(duì)方法特征的限定。

本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能明確“程序”、“計(jì)算機(jī)程序”、“計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令”對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)本身結(jié)構(gòu)的影響，從而導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚。

為了克服上述缺陷，根據(jù)審查意見(jiàn)可以限定“程序”、“計(jì)算機(jī)程序”、“計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令”的執(zhí)行主體為處理器。

比如，“程序被處理器執(zhí)行（運(yùn)行）”、“計(jì)算機(jī)程序被設(shè)置為被處理器運(yùn)行（執(zhí)行）”、“計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令被處理器執(zhí)行”，這使得對(duì)“程序”、“計(jì)算機(jī)程序”、“計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令”的限定為由處理器所執(zhí)行的方法的限定，從而使得存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求具有清楚的保護(hù)范圍。

另外，當(dāng)存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求僅用“存儲(chǔ)介質(zhì)”作為主題名稱時(shí)，還有可能被審查員指出本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法毫無(wú)疑義地確定是計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)，還是其它介質(zhì)，導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚。

針對(duì)該審查意見(jiàn)，可以將“存儲(chǔ)介質(zhì)”修改為“計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)”或“非易失性存儲(chǔ)介質(zhì)”，以符合《專利審查指南》的記載。

進(jìn)一步地，由上述（6）可知，其限定了計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)存儲(chǔ)了計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令，而通常審查員也會(huì)建議將“計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令”修改為“程序”或“計(jì)算機(jī)程序”，以符合《專利審查指南》的記載。

由上述，筆者認(rèn)為，在申請(qǐng)文件中采取的存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求的描述方式可以如下：一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)（下劃線部分還可以替換為“非易失性存儲(chǔ)介質(zhì)”），其特征在于，所述計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)包括存儲(chǔ)的計(jì)算機(jī)程序，其中，在所述計(jì)算機(jī)程序被處理器運(yùn)行時(shí)控制所述存儲(chǔ)介質(zhì)所在設(shè)備執(zhí)行權(quán)利要求X至XX中任意一項(xiàng)所述的方法（下劃線部分還可以替換為“實(shí)現(xiàn)以下步驟……”）。

與上述表述含義相同的描述方式也可以采用，此處不做具體限制。

目前，針對(duì)上述（1）至（6）或者與其類似描述方式的存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求，由于有的審查員可能會(huì)直接評(píng)述由于其所引用的方法權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性，而評(píng)述其不具備新穎性或創(chuàng)造性。

針對(duì)該審查意見(jiàn)，在答復(fù)時(shí)，代理師可以同時(shí)對(duì)上述存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求進(jìn)行主動(dòng)修改。

對(duì)于申請(qǐng)文件中未限定存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求的情況，如果已經(jīng)下發(fā)審查意見(jiàn)通知書(shū)，則可以在原權(quán)利要求中增加上述允許的存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求。

對(duì)于申請(qǐng)文件中未限定存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求的情況，如果還未提實(shí)質(zhì)審查，則可以在提實(shí)質(zhì)審查時(shí)，對(duì)權(quán)利要求做主動(dòng)修改，在原權(quán)利要求中增加上述允許的存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)利要求。

需要說(shuō)明的是，上述修改的方式均不能超過(guò)原申請(qǐng)文件記載的范圍，以符合專利法第33條的規(guī)定。


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