今天，樂知網律師 給大家分享： 日本專利審查意見答復講解，日本專利法律狀態查詢講解。

日本專利審查意見答復講解

隨著中國企業“走出去”戰略，中國申請人在日本申請專利的數量逐年增多，而專利審查意見的答復是專利審查過程中的重要環節。

一、申請文件修改 1、審查意見通知書類別 日本特許廳在OA答復階段下發的審查意見通知書通常有兩種，第一種為“拒絕理由通知書”，第二種為“拒絕查定”，即，駁回決定。

“拒絕理由通知書”可以下發多次，“拒絕查定”只有一次，但是，在通常情況下只會下發兩次通知書，在下發一次“拒絕理由通知書”后，審查員可能就會發出“拒絕查定”。

建議1：在答復第一次審查意見時，在理由不是特別充分的情況下，盡量對權利要求進行相應的修改。

建議2：在整個審查過程中，日本特許廳都允許代理人與審查員進行電話或面對面的會晤，因此，申請人在對修改不確定的情況下，可以請求與審查員進行電話或面對面的會晤（通過外代），以避免修改不符合要求而浪費答復機會。

2。 答復審查意見期間的修改限定 根據日本專利法17-2（4）和17-2（5）的規定，申請人在答復“拒絕理由通知書”和“拒絕查定”時所受到的限制是不同的。

在答復“拒絕理由通知書”時，只需滿足不超出原始申請的范圍以及滿足與已審查的權利要求具有單一性的規定即可（關于修改滿足單一性的問題，其與我國的區別較大，在其后會詳細描述），而在答復“拒絕查定”時，只允許進行以下4個方面的修改：

（1）刪除權利要求； （2）縮小權利要求的保護范圍； （3）改正錯誤； （4）澄清含糊不清的描述。

與我國審查實踐的根本區別是，我國規定了哪些不能修改，而日本規定了哪些能修改，這種對修改的限制是對審查員的審查工作的一種保護，避免了再次進行檢索。

例如：

允許： A+B+C 修改為 A+B+C’(C’為對C的進一步限定) 不允許：A+B+C 修改為 A+B+C+D (D為新的技術特征) Tips：在答復“拒絕理由通知書”時，修改必須是對原技術特征的進一步限定，而不能增加新的技術特征。

這里所指的“新的技術特征”是相對修改前權利要求所記載的特征而言的，實際上也是記載在原始申請文件中的，這種情況不屬于上述情況（2）所規定的縮小權利要求的保護范圍，而這種情況在我國是允許的。

二、法條答復 1。保護客體-特許法第2條 【法條原文】 第二條。

1。 本法中所稱的“發明”是指利用自然規律作出具有高水平技術思想的創作。

在日本特許法中，這其中的“自然規律”還包括人類總結出來的經驗規律，但不包括通過智力或精神活動構想出來的規律、人為的規定、經濟學規律、心理規律等。

這與中國專利法中的相關規定，即智力活動的規則方法不屬于可授予專利權的客體的規定相同。

但是，有關計算機軟件的發明，如果其利用了自然規律的裝置（硬件），也屬于可以被授予專利權的客體。

在中國專利法明確規定不授予專利權的主題中，日本特許法中有明顯區別的是：用于動物的診斷和治療方法、生產植物或者動物的主要是生物學的方法、動物和植物的品種、用原子核變換方法獲得的物質等，都屬于可授予專利權的客體。

【答復要點】 只有真正是落入抽象概念“abstract idea”的方案，才不屬于可授予專利權的客體，因此，答復的要點也在于，通過修改來克服僅僅是抽象概念“abstract idea”的問題，例如，添加執行裝置（硬件），使得該要求保護的技術方案是依附于裝置的，而不是一個抽象概念。

2。新穎性-特許法第29條第1款 第二十九條 凡提出在工業上可利用之發明的人，除下述發明外，其發明可獲得專利。

一、申請專利之前在日本國內已公開的發明； 二、申請專利之前在日本國內已被公開實施的發明； 三、申請專利之前在日本國內或在外國刊物上已有記載的發明。

日本特許法中，對發明的新穎性要求基本上與中國專利法的要求相同，它既不能屬于現有技術，也不能與抵觸申請中的發明創造相同，但不同之處在于，抵觸申請不包括相同申請人（全部相同）或相同發明人（全部相同）之前提交的專利申請。

另外，對于新穎性寬限期的規定也有很大差別。

在日本，因享有專利申請權的所有者的行為、或者違反專利申請權所有者的意愿進行的公開，只要在公開之日起6個月內提出專利申請，并提交相應的證明文件，就不會喪失新穎性，這其中不僅包括中國專利法中符合新穎性寬限期要求的在國際展覽會上的展出、學術會議、技術會議上的發表，還包括通過出版物、網絡、試驗的公開行為。

因此，如果在中國因出版物的公開喪失新穎性而不能被授予專利權的發明，只要在出版物公開6個月內，在日本還有獲得授權的機會。

在日本審查意見中，新穎性的條款審查員使用的還是很少的，克服也是比較容易的，但是，需要注意的是，和中國類似，在答復新穎性缺陷時需要同時答復創造性缺陷。

3。 創造性-特許法第29條第2款 2。申請專利之前，具備該發明所屬技術領域的普通技術人員記載于前各款中的發明，能容易實現發明時，不拘同款的規定如何，不能取得專利。

日本特許法規定，可授權的發明創造必須是相對于現有技術，對所屬領域技術人員是非顯而易見的，這一規定在字面上與中國專利法的相關規定相同，但是，其所指的“本領域的技術人員”是具有“普通創造能力（ordinary creativity）”的；同時，“非顯而易見”的判斷方法也有所不同。

我國在判斷創造性時采用的是“三步法”，而日本審查員在評判創造性時是基于“假設否定”來進行推理，當推理不成立時，發明就具備創造性。

在具體的推理過程中，并不針對發明與現有技術之間的區別來確定其要解決什么技術問題或能產生怎樣的技術效果，即，不重新確定技術問題以及所帶來的技術效果，而是更為關注現有技術之間的關系，注重判斷現有技術之間技術領域的相關度，以及現有技術之間結合的技術難度是否超過本領域技術人員所具備的能力范疇。

日本特許廳的通知書通常比較簡單，審查員不會將評判創造性的具體推理過程寫在通知書中。

在答復時，首先考慮的是技術特征的對比，看對比文件是否公開了本申請的所有技術特征，其次，考慮多個對比文件之間的技術相關性，針對區別技術特征來闡述將其它對比文件中的該區別技術特征應用到最接近的對比文件中是否超出了本領域技術人員的普通創造能力。

Tips：如果想進一步了解創造性的評判過程的話，可以參考日本審查指南，其中列舉了很多創造性判斷的例子。

4。單一性-特許法第38條 第三十八條 專利申請必須按每一項發明提出。

但即使是兩項以上的發明，對專利請求范圍所記載的一項發明（以下稱為“特定發明”）而具有下述關系的發明，可用與特定發明同一申請書申請專利。

一、以構成特定發明不可缺少事項的全部或主要部分作為其構成不可缺少事項的主要部分的發明，并達到與該特定發明同一日者； 二、當特定發明為產品的發明時，生產該產品的方法的發明、產品使用方法的發明、生產該產品的機械、器具、裝置及其他產品的發明或專門利用該產品特性的產品的發明； 三、當特定發明為方法的發明時，關于該方法實施直接使用的機械、器具、裝置及其他產品的發明。

單一性的判斷標準：在一件專利申請的多項的權利要求所請求保護的發明中，是否具有對現有技術相同或者相應的特定技術特征（STF：Special Technical Feature）。

該判斷標準與我國的單一性的判斷在表述上是相似的，但是，在具體執行的過程中，還是存在很大的區別。

我國審查員通常是在兩套權利要求之間來判斷是否具有相同或者相應的特定技術特征，但是， 日本審查員在單一性的判斷中，是按照權利要求標號的先后，依次判斷是否具有STF，直到判定某一權利要求具有STF時，在這一權利要求之后的權利要求如果包括了該STF則具有單一性，如果沒有包括該STF則認為不具有單一性。

審查員從權利要求1至5依次判斷是否具有STF，通常情況下，不具有新穎性時，一定不具有STF，例如，當審查員認為權利要求2的A+B為STF時，則其后的權利要求4和5因為包含了A+B，因此具有單一性，而權利要求3因為不包含A+B，因此不具有單一性。

在答復單一性時，請注意日本對單一性的修改是具有限制的，即，禁止變更為和已作為審查對象的權利要求中的發明在技術上不同的其他發明（轉換修改的禁止）。

此處的“已作為審查對象的權利要求中的發明”是指被認定為具有STF的權利要求項的發明，例如，權利要求2中的A+B被認為具有STF，因而，在修改權利要求時，為了不違反轉換修改的禁止規定，修改后的權利要求的發明必須包含特征A+B。

三、駁回后程序 如果申請被駁回（收到拒絕查定），申請人可以進行申述（appeal），相當于我國的復審程序。

在接到日本特許廳的駁回決定之后，申請人應在3個月之內提起申述請求（外國申請人為4個月）。

只有在申請人對申請文件進行了修改時，申請文件才發回至原審查員進行再審（相當于我國的前置審查），否則申訴委員會將直接進入合議審查。

當申述委員會發現申請文件中還存在不能被授權的缺陷時，會發出“拒絕理由通知書”，要求申請人進行修改，如果修改后仍不能克服相關缺陷時，申述委員會將發出“駁回決定”。

如果申述委員會認為申請文件滿足了授權的條件的話，申述委員會將直接作出授權決定。

在接到委員會下發的“駁回決定”可以向知識產權高等法院（IP高院）提起訴訟。

日本專利法律狀態查詢

專利的法律狀態包括有效、在審及失效，每種法律狀態又分為不同的情形，不同法律狀態專利的作用和價值不同。

由于各國語言、知識產權法律制度以及數據庫的差異，影響了專利法律狀態統計的實時性及準確性，因此及時準確獲取國外專利的法律狀態并不容易，除了須登錄各國專利局官方網站查詢以外，還要了解每種法律狀態的具體含義，以及處于某種法律狀態下的專利是否存在權利恢復的可能性。

一 日本專利法律狀態 日本專利法律狀態包括授權（登録）、沒有最終的審查決定（査定無し）、專利保護期限屆滿失效（存続期間満了による抹消）、未申請實審視為撤回（未審査請求によるみなし取下）、撤回（取下）、駁回（拒絶査定）以及未繳納年費專利權終止（年金不納による抹消）等。

對于駁回、未繳納年費等法律狀態下的專利，還要確定是否存在權利恢復的可能性。

二 日本專利法律狀態檢索窗口 最近日本專利局對日本專利檢索系統進行了更新，更新后的網站可在英文界面下查詢法律狀態，具體的查詢路徑如下：

1、日本專利檢索系統 登錄日本專利檢索系統（https：//www。j-platpat。inpit。go。jp/），直接在Simple Search中輸入可識別的專利號碼，如公開號。

2、專利歷史信息查詢 選擇檢索結果欄右側的Details以顯示專利的歷史信息。

3、專利法律狀態查詢 在專利歷史信息界面，因為顯示的英文信息為機器翻譯，為了保證專利法律狀態的準確性，建議在日文界面下查看。

日本專利的法律狀態要查看申請信息（出願情報）中的“出願細項目記事”及注冊信息（登録情報）中的“登録細項目記事”。

對于專利JP4252217B2，在申請信息中查看“出願細項目記事”為：“査定種別(登録査定) 最終処分(登録) 最終処分日(2009/01/30) 審査前置”，即該專利為授權專利；在“登録細項目記事”中顯示“年金不納による抹消 存続期間満了日(2022/01/14) 本権利消滅日(2022/01/30) 移記されている”，即該專利原本的期限屆滿日為2022年01月14日，因為未繳納年費，專利權在2022年1月30日終止。

三 日本專利法律狀態的識別 如上所述，日本專利法律狀態包括授權（登録）、沒有最終的審查決定（査定無し）、專利保護期限屆滿失效（存続期間満了による抹消）、未申請實審視為撤回（未審査請求によるみなし取下）、撤回（取下）、駁回（拒絶査定）以及未繳納年費專利權終止（年金不納による抹消）等。

根據以上查詢到的法律狀態，結合相關的信息，可將專利分為有效，如授權（登録）；在審，如沒有最終的審查決定（査定無し）；無效，如專利保護期限屆滿失效（存続期間満了による抹消）、未申請實審視為撤回（未審査請求によるみなし取下）等。

1 有效專利 專利審查確定或對于不服駁回決定審判已經裁決應該授予專利，并按時繳納年費的，可在專利登記薄上進行設定專利權之登記[1]。

即對于授權后的專利，還要核查是否存在因未交年費而導致的專利失效。

例如專利JP5227162B2，“出願細項目記事”中顯示“査定種別(登録査定)”，即該專利為授權專利；且“登録細項目記事”中顯示“本権利は抹消されていない 存続期間満了日(2026/03/15)”，即該權利未被消減，專利期限屆滿日為2026年3月15號，該專利為有效專利。

而上文中提到的專利JP4252217B2雖然顯示“最終処分(登録)”，但在“登録細項目記事”中顯示“年金不納による抹消 存続期間満了日(2022/01/14) 本権利消滅日(2022/01/30)”，即該專利原本的期限屆滿日為2022年01月14日，因為未繳納年費，專利權在2022年1月30日終止，該專利不是有效專利。

2 在審專利 日本專利提出申請后首先形式審查，在提出專利申請后滿18個月，不論有無審查申請，該申請都將自動被公開。

當專利的決定類別為沒有最終的審查決定（査定無し），且沒有未申請實審而視為撤回（未審査請求によるみなし取下）、撤回（取下）等的情形，該專利的法律狀態為在審。

例如，對于專利JP2022169802A，其法律狀態為“査定種別(査定無し)”，該專利的法律狀態為在審；對于專利JP2002238703A，其法律狀態為“査定種別(査定無し) 最終処分(取下) 最終処分日(平21.6。22)”，該專利于2009年6月22日（平21.6。22）更新的法律狀態為撤回（即失效），而不為在審。

3 失效專利 除了因保護期限屆滿而失效外，失效專利還包括審查過程中撤回、視為撤回、專利權放棄、駁回、授權后被無效和未繳納年費而引起的專利權終止等。

（1）專利保護期限屆滿失效 日本專利保護期限因專利種類的不同而不同，發明專利為自申請日起20年（滿足一定條件可申請延期5年），實用新型專利為自申請日起10年，外觀設計專利為自申請日起20年[2]。

專利達到保護期限后就會因屆滿而失效。

例如專利JP3088754U，其法律狀態為專利保護期限屆滿失效（存続期間満了による抹消）。

（2）視撤、撤回及專利權放棄 除法律規定的視為申請人撤回申請的情況外（在規定的期限內未提出審查請求的；已作出申請變更時的原申請的；作為國內優先權主張基礎的先申請撤回的等），申請人可以主動撤回專利申請，日本《專利法》雖使用了“放棄”和“撤回”兩個概念，但一般認為，因為過去僅在保留先申請權益不變的情況下才可以消滅專利申請的法律效果，所以把它稱為申請的“放棄”，這僅僅是區別兩種概念而已[3]。

（3）駁回 日本專利法第一百二十一條第一款規定，收到駁回（拒絶査定）后，對其審查不服時，自其接到審查的副本之日起三個月內請求審判（外國人期限為四個月）。

如果在法律規定期限內當事人對拒絕審查的審判裁決未提起撤回之訴，或者駁回的撤回審判裁決之請求被駁回的判決一經確定，那么審判裁決則立即生效。

（4）被無效 在能夠認定存在無效事由的，可裁定專利無效，反之，當認為沒有無效事由，可以裁定無效請求不成立。

當無效事由只存在部分請求事項中的，僅裁定該部分請求事項無效，對于其它請求事項，則必須裁定其請求不成立。

無效審判之裁定一旦確定，專利權則被視為自始不存在。

過去所確定的專利權侵權行為將成為非侵權行為。

（5）未繳納年費 專利授權后，未按時繳納年費將導致專利權終止。

對于未繳納年費專利權終止（年金不納による抹消）的專利，還需確認是否存在權利恢復的可能性。

日本專利法第一百一十二條規定，專利權人在第一百零八條第二款正文所規定的期限或依第一百零九條規定的交納期限內不能交納專利金時，即使該期限超過之后，在超過六個月以內可以追納專利費，此時該專利雖然未按時繳納年費，但因在六個月的寬限期內補繳，仍然可以恢復專利權。

如專利權未在寬限期內繳費的，專利權會自應當繳納年費期滿之日起終止。

但如專利權人意欲辦理專利權恢復手續，則需在恢復期限內繳納恢復費、遞交恢復權利請求書，待官方審查批準后，專利權即可恢復[4]。

日本專利申請審查意見被指出“權利要求不清楚”怎么辦？

一。日本特許法、以及審查基準（以下稱為“審查指南”）中的相關規定 首先，中國是通過一部專利法對發明、實用新型、外觀設計三種專利權進行統一規范，而日本是分別針對這三種專利設計了相關的法律。

本文對針對發明專利的“特許法”中的涉及“明確性要件”（以下，稱為“清楚性要件”）的法條進行學習。

根據日本特許法第36條第6項第2號規定，希望獲得專利權的發明必須清楚。

在日本的特許“審查指南”中，關于“清楚性要件”的類型，具體規定了兩種類型：（1）由于權利要求的記載本身不清楚，導致發明不清楚。

權利要求中，作為日語來說，存在不恰當的表述。

即便是考慮了說明書和附圖的記載、以及申請時的技術常識，本領域技術人員也無法理解權利要求中記載的用語的含義。

（2）權利要求所限定的技術方案中存在技術上的缺陷，導致發明不清楚。

二。具體事例 根據具體處理的案件來看，實務中，經常被日本審查員指出不清楚問題的情況，多為上述（1）中的問題。

1。術語概括不清楚，導致權利要求不清楚。

例如，權利要求中記載了“機器人定位功能”，審查員指出僅基于該術語，無法了解到底是對機器人進行定位，還是利用機器人對其它設備進行定位，因此，導致權利要求不清楚。

2。權利要求中記載與說明書中的記載不一致或存在矛盾之處，從而導致權利要求不清楚。

例如，權利要求中的記載與說明書實施例部分的內容存在技術上的矛盾，而且，由于相關部分的內容較少，發明內容部分的相關記載采用了和權利要求中完全一樣的表述方式，因此，審查員指出，即便是參照說明書和附圖的內容，該矛盾也無法消除。

這種情況非常棘手，不論是反駁還是修改，可能都會無從下手。

這就要求在撰寫階段，從申請文件的整體出發，綜合考慮技術方案，以避免上述情況。

3。翻譯不當導致權利要求不清楚。

從中文翻譯到日文的過程中，如果對技術方案理解不到位，就會出現修飾關系不當、主謂賓語對應錯誤等翻譯問題導致的權利要求不清楚問題。

中日文的語法、表述方式存在很大的不同，在權利要求的翻譯中，一般情況下，會將主語放在句子的最前面，但是，如果句子過長，或者涉及多種結構關系時，則容易出現主語指代不清，或者某些動作沒有執行主體的問題，因此，在翻譯時，要盡量避免語句過長，如果對技術方案沒有把握，一定要和技術人員進行充分的交流。

關于權利要求不清楚的問題，整體上來說，中日之間的差異并不是特別大。

為了避免被審查員指出不清楚，提高審查效率，需要發明人、負責撰寫的代理人、以及負責翻譯的代理人在了解日本的審查實務的基礎上相互協作。


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