今天，樂知網律師 給大家分享： 利用防侵權專利檢索防范知識產權風險講解，副商標使用后發現存在在先注冊商標？商標反向混淆講解 。

利用防侵權專利檢索防范知識產權風險講解

伴隨著市場的開拓，無論是海外企業還是中國企業，都競相將知識產權布局在中國。

2011年中國的專利申請量已經位居全球第一，各方合力將中國的專利事業推向了一個新的頂峰。

在龐大的專利數量下，同樣是龐大的專利授權量。

眾多的專利潛藏著什么樣的權利以及什么樣的風險呢？這是企業在進入中國市場時需要思考的問題。

而回答這樣的問題，一個重要的方面是要利用專利檢索這個手段。

通過專利檢索識別出與企業自身的產品和技術方案相關的權利，進而識別風險的高低。

具體而言，企業在生產產品或者將產品推向中國市場之前或者在更早之前要進行針對中國的防侵權檢索(clearance search)，以確定該產品或者技術方案是否侵犯他人專利權。

如何更好地完成針對中國的防侵權檢索，在這里筆者與大家交流一些基于以往案例的經驗。

（一） 如何應對中國的實用新型專利很多企業在選擇中國數據庫的時候往往如海外經驗一樣僅僅選擇發明數據庫。

實用新型數據庫并未考慮到其中。

但是，忽略實用新型數據庫會使該項工作從一開始就面臨缺失。

中國的實用新型的特點是授權容易、快捷，因此存在著大量的實用新型。

盡管人們深刻地認識到，在這些實用新型中，很大程度上都是垃圾專利，但是，鑒于“正泰”和“施耐德”的訴訟案基于實用新型專利權的巨大訴訟賠償額，對于實用新型完全不予以理會顯然是不合理的。

基于以上的考慮，我們建議，在做中國防侵權檢索的時候除了選擇發明數據庫以外，還應當選擇實用新型數據庫。

在以往的案例中，我們通過選擇發明數據庫和實用新型數據庫為客戶做防侵權檢索，檢索結果中，實用新型的檢索結果有時候會讓人很吃驚。

如果按照侵權判定原則，技術和產品會落入一些實用新型的保護范圍之中。

這些情形包括許多，例如有些實用新型的保護范圍大到快涵蓋了整個技術的最大范疇，但是閱讀說明書之后知道，其對于技術的貢獻顯然沒有那么大。

有些實用新型的保護范圍在本領域技術人員看來就是現有技術。

還有一些，暫時無法判斷其是否是將現有技術中已知的方案保護了起來。

還有一些，也許是真正意義上的“小發明”。

在以往的案例中，為了使得在一個防侵權檢索中能夠更多更快地排除掉一些實用新型的風險，我們通常將檢索范圍從有效的專利庫擴展到各種法律狀態的專利庫，這樣在檢索后，在瀏覽檢索結果的過程中，我們經常會看到一些實用新型保護的技術方案，在之前的無效的相關發明專利中已經公開。

通過這樣的方式，我們能夠盡量地減少需要重點考慮如何應對的障礙專利。

通過這樣的方式，最后需要考慮利用無效證據檢索來考察其權利穩定性的實用新型的數量會更少一些，從而可以降低應對成本，以真正地確定企業的產品或者方案是否需要進行調整產品和方案設計。

（二）如何考慮產品待檢技術的選擇產品通常包括多個零部件以及包括多個技術方案，一項產品所涉及的多個技術點或者所采用的多項技術方案都有可能侵犯知識產權，任何一個技術點的侵權都會帶來整個產品的侵權風險，從成本控制和風險控制角度而言，選擇部分重點技術方案以降低成本并且仍然能夠使得侵權風險盡量低是最佳方案。

在選擇重點技術方案的過程中，存在一個對于產品拆解的過程，包括產品拆解到基本的零部件或者從產品拆解到多個技術方案。

在以往的案例中，我們與客戶共同合作考慮以下幾個因素來選擇待檢索的重點技術方案，考慮因素為風險的高低、可轉移程度、對于整體產品的重要程度、技術的來源等。

例如，通過知識產權約定能夠將侵權風險責任轉移到供應商上的例如外購零件等通常無需檢索。

另外，我們通常和技術人員一起對于技術屬于現有技術的可能性給出基本的判斷。

在此基礎上，自主研發的方案通常是待檢索的重點技術方案。

在自主研發的方案中，進一步考慮該方案對于整體產品的重要性，它對于產品的功能、特性是否起到了突出的作用，將核心技術點選擇為待檢技術。

在確定技術方案的時候，需要注意一個零部件通常也可能會衍生出多個技術方案，例如該零部件的制作工藝以及該零部件的結構。

（三）如何確定檢索策略防侵權檢索的檢索策略的設定必須考慮侵權判定的情形。

如前所述，任何一個技術點的侵權都會導致整個產品的侵權。

所以我們在設定檢索策略的時候都要針對選擇出的各個技術點設定檢索策略。

如上所述，例如在針對同一部件的零部件的制作工藝以及該零部件的結構的時候，針對結構和工藝的檢索式是大不相同的。

在設定檢索策略的時候，通常要考慮到從國外申請人提交的中國專利的技術術語的表達方式、中國本土提交的專利的表達方式以及IPC。

防侵權檢索的目的是尋找權利要求中出現相關內容的專利。

當我們設定針對海外申請人的中國專利的技術表達時，通常會在權利要求中發現非常上位的概念以及針對這些上位概念的不同翻譯法。

這些表達有時很難和我們目標指向的具體的技術術語建立聯系，因此，在確定檢索策略的時候，需要在說明書中對這些技術術語具體的限定，這有助于幫助我們將那些在權利要求中用多個上位概念組合結合附圖方能才能理解出方案的專利尋找出來。

在實際的案例中，會經?？吹竭@樣的現象。

此外，說明書中的技術問題和功能等術語非常重要，通過檢索這些部分的內容中，能實現輔助的清楚的指引作用，將解決同類問題、實現同類功能的一組專利檢索出來。

當我們設定針對國內申請人的中國專利的技術表達時，通常需要注意另外一個方面，即有些專利會用一些不規范的技術術語，與通常的技術術語表達不同。

這個時候，通過閱讀一些檢索結果尋找這些不規范的技術術語通常是重要的。

IPC的使用會幫助我們實現準確的指向。

尋找到與技術主題直接對應的精確分類組號可以找到一組專利，如果相關于待檢索方案有準確的下位小組，可以考慮將這些小組中的專利進行瀏覽，以避免漏檢。

在防侵權檢索的過程中，重要的是確保數據的完整性。

一方面，IPC和關鍵詞之間需要相互補充。

另一方面，需要額外設定一個校驗環節，以確定檢索策略是否完整。

校驗方式通常是以某一競爭對手作為入口，篩選出相關專利。

另一方面，利用檢索策略查看，相關專利是否都能出現。

（四）如何確定篩選準則在篩選中，存在兩個階段的篩選，初篩和精篩。

初篩通常是依靠摘要和摘要附圖將明顯不相關的專利剔除。

由于防侵權檢索要求的是尋找權利要求中出現相關內容的專利，因此，在將明顯不相關的專利剔除之后，還需要通過閱讀權利要求來尋找從法律上構成障礙的專利，這個過程就是精篩。

初篩后的專利應用防侵權檢索的篩選準則進行精確篩選，考慮到侵權判定的原則，全面覆蓋原則以及等同原則來確定篩選準則。

符合全面覆蓋原則的情形通常包括兩種，即當待檢索標的的技術特征與檢索到的有效專利的權利要求的技術特征完全一樣時，存在以全面覆蓋原則判定的侵權風險。

或者當待檢索標的的技術特征落入了檢索到的某有效專利的權利要求保護范圍時，存在以全面覆蓋原則判定的侵權風險。

因此，要將上述兩類專利挑選出來。

符合等同原則的情形有可能是待檢索標的的技術特征與檢索到的某有效專利的權利要求的技術特征部分相同，因此，也需要將這部分專利挑選出來，來進一步去判斷是否有可能侵權。

有效地把握好上述關鍵事項，在產品的生產和進入中國市場之前排查風險，進行防侵權檢索，是非常重要的。

通過這樣的手段，能針對具體的產品摸清在中國布局的大量專利下隱藏的風險，提前做好防范措施和準備。

副商標使用后發現存在在先注冊商標？商標反向混淆講解

區別于商標正向混淆，反向混淆是指在后商標使用人對商標的使用已使之具有較高的知名度，以致消費者混淆誤認為在前的商標使用人的商品來源于在后商標使用人，從而對產品、服務的來源、質量等產生混淆、誤認。

案例：“藍色風暴”商標侵權糾紛案 藍野酒業公司申請的第3179397號“藍色風暴”商標于2003年獲準注冊，核準使用商品為第32類麥芽啤酒、水(飲料)、可樂等商品。

百事可樂公司于2005年7月推出限時“藍色風暴”促銷活動，將“藍色風暴”文字與紅白藍三色圖形商標用在可樂產品上。

藍野酒業公司將百事可樂公司訴至法院。

二審法院認定：

”是否會使相關公眾對商品的來源產生誤認或混淆的判斷，不僅包括現實的誤認，也包括誤認的可能性；不僅包括相關公眾誤認為后商標使用人的產品來源于在先注冊的商標專用權人；也包括相關公眾誤認在先注冊的商標專用權人的產品來源于后商標使用人。

本案中，百事可樂公司通過一系列的宣傳促銷活動，已經使“藍色風暴”商標具有很強的顯著性，形成了良好的市場聲譽，當藍野酒業公司在自己的產品上使用自己合法注冊的“藍色風暴”商標時，消費者往往會將其與百事可樂公司產生聯系，誤認為藍野酒業公司生產的“藍色風暴”產品與百事可樂公司有關，使藍野酒業公司與其注冊的“藍色風暴”商標的聯系被割裂，“藍色風暴”注冊商標將失去其基本的識別功能，藍野酒業公司寄予“藍色風暴”商標謀求市場聲譽，拓展企業發展空間，塑造良好企業品牌的價值將受到抑制，其受到的利益損失是明顯的。

”百事可樂公司在其商品上使用“藍色風暴”商標的行為，侵犯了藍野酒業公司“藍色風暴”注冊商標專用權，應當承擔相應的法律責任。

在此案中，在后商標使用人百事可樂公司對“藍色風暴”商標在可樂商品上的使用已使之具有較高的知名度，以致消費者混淆誤認為在前的商標使用人藍野酒業公司的啤酒等商品來源于在后商標使用人，從而對產品、服務的來源、質量等產生混淆、誤認。

為何副商標容易產生反向混淆情況？ 副商標為與主商標相對而言，目前，為品牌子系列產品選擇副商標，在一款產品上同時使用主副商標已經成為了一些大型企業普遍的選擇。

在這種商標延伸策略下，品牌在各類商品上同時使用主副商標，利用主商標積累下的高信譽、好口碑，推動副商標商品銷售及知名度，利用龐大的品牌網絡占據市場優勢地位。

在副商標的選擇上，企業一般傾向于使用可以暗示特定產品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量等，更上口的、易于顧客記憶的名稱。

這樣的副商標在利于產品宣傳的同時，也容易面臨顯著性較弱，容易與他人相同、類似商品、服務上的在先商標相同或近似的情況。

考慮到上述可能發生的商標駁回，有些企業怠于為副商標做商標申請或認為該商標具有一定描述性，缺乏顯著性，不侵犯他人在先權利，因此，對副商標不進行商標申請而繼續使用。

但事實上，看似顯著性不強的副商標，通過與主商標共同使用，可以積累一定的知名度，消費者會將他人在先注冊的與副商標近似的商標所標識的商品，誤認為是在后使用副商標的知名企業所有或者與該知名企業存在某種關聯關系，從而產生混淆誤認。

混淆可能產生哪些后果？ 這種懈怠的行為是十分不可取的，選擇在產品上使用主副商標的一般為擁有眾多系列產品的知名企業，一旦被商標權利人發現其使用行為，企業需要承擔較為嚴重的法律后果，包括民事賠償、商品進出口受阻等，企業法定代表人甚至面臨刑事責任。

如何防范商標反向混淆？ 在為企業子系列商品、服務選擇副商標時，企業除了需要考慮到市場的需要，也不可忽視商標查詢、商標申請的重要性。

同時需要注意的是，對于具有一定暗示功能的文字，其并非缺乏顯著性，是可以起到區分商品和服務來源的作用，應作為商標進行查詢和注冊。

在發現近似標的情況下，需要及時收集早于近似標的使用、宣傳證據，在沒有相關證據支持的情況下，需要更換副商標，盡量減少企業損失。

專利功能性特征的案例和實踐講解

一、引言 專利保護范圍的確定實質是對專利權人和公眾利益的平衡。

《 專利法》第四次修正版（以下簡稱“《專利法》”）第64條規定了“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容”，說明了權利要求的保護范圍可能需要進行解釋，權利要求直接記載的內容并不是確定其保護范圍的唯一依據。

通過權利要求解釋，將可能對權利要求引入更多的限定內容，對于功能性特征來說尤其是這樣。

本文旨在通過對一些具體案例的介紹，來說明當前實踐中對涉及功能性特征的理解和適用，以供讀者參考。

二、相關司法解釋 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“司法解釋（一）”）第4條規定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。

” 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱“司法解釋（二）”）第8條規定：“功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。

” 三、相關案例 案例1。 蘇州XX科技有限公司、蘇州XX股份有限公司等侵害發明專利權糾紛民事申請再審審查民事裁定書，（2022）最高法民申6585號涉案專利權利要求1中限定了特征“所述下段不銹鋼內筒(201)頂部和中間段不銹鋼內筒(202)頂部分別通過橫向固定縱向滑動結構與碳鋼外筒(1)連接”。

本案中，二審法院（最高院，知識產權庭）和再審法院（最高院，民三庭）均將其中的特征“橫向固定縱向滑動結構”認定為功能性特征。

再審法院指出，權利要求1中“橫向固定縱向滑動結構”的文字表述具有描述性，本領域技術人員無法直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式，因此該項技術特征為功能性限定的技術特征，應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。

該方案中，外筒內可以設置一個或兩個內筒，內筒在外筒中橫向位置固定，縱向可滑動。

最高院根據說明書的記載，針對雙內筒的情形，將說明書中的“滑動支點”、“滑動套筒”、“套筒固定板”三個結構引入用于確定功能性特征“橫向固定縱向滑動結構”的內容。

說明書中并未記載單內筒的實施方式。

最高院引入本領域技術人員的理解，認為，“本領域技術人員在閱讀說明書及其附圖記載的相對復雜的雙內筒實施方式后，基于對權利要求及說明書的理解以及公知常識和常規技術手段，可直接、明確地獲得橫向固定縱向滑動功能在更為簡單的單內筒環境下的實現方式”，也即，對于單內筒的方案，不再需要引入“套筒固定板”來確定功能性特征的內容。

在當前的司法實踐中，功能性特征的認定對于權利要求保護范圍的確定具有較大的影響。

法院在認定功能性特征后確定其內容時，考慮到專利權人與公眾利益的平衡，不會簡單地基于實施例的具體內容來進行侵權判斷，而是會提取與功能性特征直接相關的技術要點來確定功能性特征的內容。


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