今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 關(guān)于分案申請的6大雷區(qū)講解，關(guān)于向外國申請專利的保密審查的請求方式和策略講解。

關(guān)于分案申請的6大雷區(qū)講解

根據(jù)審查指南的規(guī)定，一件專利申請包括兩項(xiàng)以上發(fā)明的，申請人可以主動提出或者依據(jù)審查員的審查意見提出分案申請。

分案申請的遞交流程看似簡單，實(shí)則涉及很多規(guī)定和環(huán)節(jié)，經(jīng)驗(yàn)不足很可能會踩到雷區(qū)。

分案申請的請求書填寫錯誤 分案申請應(yīng)當(dāng)在請求書中填寫原申請的申請?zhí)柡蜕暾埲眨绻轻槍Ψ职干暾執(zhí)岢龅脑俅畏职干暾垼瑒t還應(yīng)當(dāng)填寫針對的分案申請的申請?zhí)枴?br />
如果原申請的申請日填寫有誤，則審查員會發(fā)出補(bǔ)正通知書；如果沒有填寫原申請的申請日，則以原申請?zhí)査鶎?yīng)的申請日為申請日。

特別注意，如果在請求書中沒有填寫原申請的申請?zhí)柣蛘咛顚懙脑暾埖纳暾執(zhí)栍姓`的，則會按照一般專利申請受理，而不按照分案申請受理。

分案申請的申請人和發(fā)明人不合格 “專利審查指南”第328號修正版的規(guī)定，分案申請的申請人應(yīng)當(dāng)與提出分案申請時原申請的申請人相同，針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲藨?yīng)當(dāng)與該分案申請的申請人相同；分案申請的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是原申請的發(fā)明人或部分成員，針對分案申請?zhí)岢龅脑俅畏职干暾埖陌l(fā)明人應(yīng)當(dāng)是該分案申請的發(fā)明人或部分成員。

在 審查指南中規(guī)定的分案申請人應(yīng)與原申請的申請人相同，如果不同，則應(yīng)當(dāng)提交申請人變更證明材料。

在第328號修正版中，明確了有資格提出分案申請的申請人應(yīng)當(dāng)是提出分案申請時原申請的申請人，針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲藨?yīng)當(dāng)是該分案申請的申請人；同時還明確了再次分案申請的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是該分案申請的發(fā)明人或部分成員。

該修改明確了只能由原申請的申請人提交分案申請，如果需要變更申請人，則必須辦理著錄項(xiàng)目變更手續(xù)。

分案申請的遞交時間不符合規(guī)定 分案申請應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)遞交，對于分案申請的遞交日不符合規(guī)定的，審查員會發(fā)出分案申請視為未提出通知書，并作結(jié)案處理。

在原申請已被授權(quán)的情況下，提出分案申請的最終期限是收到授予專利權(quán)通知書之日起兩個月內(nèi)。

可以理解的是，申請人如果在兩個月期限屆滿之前提前辦理授權(quán)辦登手續(xù)，遞交分案申請的最終期限不受提前辦理授權(quán)辦登手續(xù)的影響，仍然以收到授予專利權(quán)通知書之日起兩個月內(nèi)為準(zhǔn)。

在原申請被撤回或視為撤回的情況下，申請人不能基于原申請?zhí)岢龇职干暾垺?br />
但申請人可以在收到視為撤回通知書兩個月內(nèi)提出恢復(fù)權(quán)利請求，權(quán)利恢復(fù)后仍然可以基于原申請?zhí)岢龇职干暾垺?br />
在原申請被駁回的情況下，申請人可以在收到駁回決定之后至提出復(fù)審請求的三個月期限屆滿之前，基于原申請?zhí)岢龇职干暾垼谔岢鰪?fù)審請求的三個月期限屆滿之后且申請人未提出復(fù)審請求的，申請人不能基于原申請?zhí)岢龇职干暾垺?br />
在原申請進(jìn)入復(fù)審和針對復(fù)審決定的行政訴訟期間，申請人也可以基于原申請?zhí)岢龇职干暾垺?br />
再次分案申請的遞交時間不符合規(guī)定 根據(jù)“專利審查指南”第328號修正版的規(guī)定，因?qū)彶閱T發(fā)出分案通知書或?qū)彶橐庖娡ㄖ獣兄赋龇职干暾埓嬖趩我恍缘娜毕荩暾埲税凑諏彶閱T的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應(yīng)當(dāng)以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎(chǔ)審核。

在 審查指南中對于再次分案申請的遞交時間沒有明確規(guī)定，導(dǎo)致實(shí)踐中產(chǎn)生了對是否需要針對分案申請的狀態(tài)進(jìn)行審核的不同理解。

在第328號修正版中，消除了對再次分案申請遞交時間的理解分歧，明確了再次提出分案申請的遞交時間應(yīng)當(dāng)以存在單一性缺陷的分案申請為基礎(chǔ)進(jìn)行審核。

例如，如果存在單一性缺陷的分案申請已被授權(quán)，則申請人最遲應(yīng)當(dāng)在分案申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個月期限屆滿之前提出再次分案申請；如果審查員已對存在單一性缺陷的分案申請發(fā)出駁回決定，則申請人可以在收到駁回決定之日起三個月內(nèi)提出再次分案申請，或者在提出復(fù)審請求或行政訴訟期間，申請人也可以提出再次分案申請。

再次分案申請的遞交文件錯誤 “專利審查指南”第328號修正版對再次提出分案申請的遞交手續(xù)進(jìn)行了簡化。

在 審查指南中明確規(guī)定了申請人再次提出分案申請的同時，應(yīng)當(dāng)提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或分案通知書的復(fù)印件。

在第328號修正版中，進(jìn)一步簡化了再次提出分案申請的手續(xù)，取消了提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或分案通知書的復(fù)印件的要求。

即，申請人針對審查員提出單一性缺陷的審查意見通知書或分案通知書提交再次分案申請時，不再需要同時提交涉及單一性缺陷的審查意見通知書或分案通知書的復(fù)印件。

分案申請的實(shí)審期限超出 分案申請的實(shí)審期限應(yīng)從原申請日起算。

針對分案申請?zhí)岢龅脑俅畏职干暾垼瑢?shí)審期限應(yīng)當(dāng)從針對的分案申請的申請日起算。

分案申請?zhí)峤粫r，如果實(shí)審期限已經(jīng)屆滿或者距離實(shí)審期限屆滿日不足兩個月，則申請人可以自分案申請日起兩個月內(nèi)或者自收到受理通知書之日起十五日內(nèi)提出實(shí)審請求，并交納實(shí)審費(fèi)。

前述兩個期限的屆滿日通常不為同一天，實(shí)踐中實(shí)審期限可以較晚的屆滿日為準(zhǔn)。

關(guān)于向外國申請專利的保密審查的請求方式和策略講解

我國專利法第二十條規(guī)定，任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先報經(jīng)國知局進(jìn)行保密審查。

根據(jù)該規(guī)定，一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型，只要是在中國完成的（不包括在中國香港、中國澳門和中國臺灣），并且擬向外國提交專利申請，都應(yīng)該事先報經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行保密審查。

那么，向外國申請專利的保密審查的請求方式有哪些，如何提出保密審查請求呢？本文中，筆者對相關(guān)的考慮因素和策略選擇予以簡要介紹。

如何提出保密審查請求？提出保密審查請求的方式有3種，請求人可以根據(jù)擬提出的向外專利申請的具體情形來確定選擇何種方式。

方式1：直接向外國提交專利申請，不向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交相應(yīng)的專利申請。

在此情形下，請求人需在向外國提交專利申請之前，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交向外國申請專利的保密審查請求書和技術(shù)方案說明書。

如果技術(shù)方案明顯不需要保密，審查員會及時通知請求人可以就該技術(shù)方案向外國提交專利申請；如果技術(shù)方案可能需要保密的，審查員會將需作進(jìn)一步保密審查、暫緩向外國申請專利的審查意見通知請求人。

保密審查主要分為2個階段。

第一階段中，審查員進(jìn)行初步審查以確定該技術(shù)方案是否需要保密。

審查員在此階段需要向請求人發(fā)出向外國申請專利的保密審查意見通知書。

如果請求人從提交保密審查請求之日起4個月內(nèi)未收到該通知書，可以就該技術(shù)方案向外國提交專利申請。

第二階段中，審查員需要基于進(jìn)一步審查的結(jié)果發(fā)出向外國申請專利的保密審查決定。

如果請求人未在其提交保密審查請求之日起6個月內(nèi)收到向外國申請專利的保密審查決定，可以就該技術(shù)方案向外國提交專利申請。

根據(jù)筆者的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在提出保密審查請求之后，通常只需2周至4周即可收到向外國申請專利的保密審查意見通知書。

一旦收到該通知書并且指明不需要保密的，可就該技術(shù)方案向外國提交專利申請。

方式2：在向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出相應(yīng)的中國專利申請的同時或之后提交保密審查請求。

在此情形下，在向外國提交專利申請之前，請求人可在提交中國專利申請的同時或之后提交向外國申請專利的保密審查請求書。

與方式1不同的是，適用方式2的情形下，只需提交保密審查請求書，無需提交技術(shù)方案說明書。

需要特別注意的是，向外國提交專利申請的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與該專利申請的內(nèi)容一致，這一要求恰恰是無需提交技術(shù)方案說明書的必要前提。

方式3：通過《專利合作條約》（PCT）途徑向國家知識產(chǎn)權(quán)局（作為PCT受理局）提交專利申請。

申請人可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交PCT國際申請，該申請視為同時提出了向外國申請專利的保密審查請求。

在此情形下，不需要提交單獨(dú)的保密審查請求。

在這種方式下，需注意的是，該P(yáng)CT國際申請的至少一個申請人必須具有中國國籍或中國居所或者營業(yè)所。

如果申請人不具有在國家知識產(chǎn)權(quán)局提交PCT國際申請的資格，國家知識產(chǎn)權(quán)局會將該國際申請文件轉(zhuǎn)送到國際局。

如果該P(yáng)CT國際申請不需要保密，審查員將按照正常的國際階段程序進(jìn)行處理。

關(guān)于這一點(diǎn)，筆者了解到，一旦國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出“PCT國際申請?zhí)柡蛧H申請日通知書”，即意味著保密審查已經(jīng)完成且該申請的技術(shù)內(nèi)容不需要保密。

如果該P(yáng)CT國際申請需要保密，審查員會自申請日起3個月內(nèi)發(fā)出因國家安全原因不再傳送登記本和檢索本的通知書，通知申請人和國際局該申請將不再作為PCT國際申請?zhí)幚恚K止國際階段程序。

申請人收到上述通知后，不得就該申請內(nèi)容向外國提交專利申請。

關(guān)于保密審查的策略性考慮許多國家有類似于我國專利法第二十條的規(guī)定。

申請人如果想要采取上述方式2提交保密審查請求，還應(yīng)考慮是否需要在向中國提交專利申請之前獲得他國的保密審查許可。

如果該申請還包括在美國、法國等國完成的技術(shù)內(nèi)容，那么在向中國提交專利申請之前需要首先獲得外國的許可。

此外，為了在非常短的時間內(nèi)獲得保密審查結(jié)果，申請人可以考慮在提交中國專利申請的同時提交保密審查請求。

該策略可以將獲得保密審查結(jié)果的時間縮短。

在適用上述方式3的情形下，如果申請人不具有中國國籍和居所或者營業(yè)所，可以考慮將具有中國國籍或居所的發(fā)明人作為申請人提交PCT國際申請。

在此情形下，根據(jù)需要，可以考慮將該發(fā)明人作為申請人的權(quán)利限制于比較小的國家或者未來可能不會進(jìn)入的國家。

這樣，既滿足了在國家知識產(chǎn)權(quán)局提交PCT國際申請的條件，又不至于使發(fā)明人的權(quán)利范圍過大。

采用方式3的優(yōu)點(diǎn)是，PCT國際申請文件可以提交英文文件，縮短了翻譯的時間。

含地名商標(biāo)申請注冊和正當(dāng)使用的講解

隨著“潼關(guān)肉夾饃”等熱點(diǎn)商標(biāo)案件的報道讓相關(guān)消費(fèi)者對于地名或含有地名的商標(biāo)有了一定程度的了解，但在實(shí)踐中地名商標(biāo)的申請和使用仍然存在很多法律問題。

一、含地名商標(biāo)的申請注冊——“地名具有其他含義”情形 根據(jù)《商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定，本文將就后半段但書內(nèi)容中的“地名商標(biāo)具有其他含義”問題進(jìn)行重點(diǎn)討論，以下因素可能影響其認(rèn)定：

1、商標(biāo)的構(gòu)成 一般情況下，商標(biāo)申請人應(yīng)當(dāng)避免申請注冊僅由縣級以上行政區(qū)劃的地名構(gòu)成的標(biāo)志。

對于“縣級以上行政區(qū)劃的地名”+其他部分的組合商標(biāo)，如組合商標(biāo)整體不具有對地名的直接指向關(guān)系，則可能認(rèn)為具有其他含義，例如：上海灘、秦淮河。

2、商標(biāo)的創(chuàng)意 《商標(biāo)法》第九條中明確規(guī)定，申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別。

通常，在商標(biāo)確權(quán)和授權(quán)案件中，商標(biāo)申請人會提供關(guān)于申請商標(biāo)的創(chuàng)意來源、設(shè)計理念等內(nèi)容，以強(qiáng)化申請商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性和顯著性、弱化申請商標(biāo)的通用性和混淆誤認(rèn)可能性，足以發(fā)揮商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有的區(qū)分不同商品來源的作用。

關(guān)于創(chuàng)意的描述和說明，既可以結(jié)合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)、特征，如：特殊地區(qū)的人名、稱謂、歷史淵源、習(xí)俗習(xí)慣、特殊語言形式等；也可以結(jié)合商標(biāo)申請人的實(shí)際情況，如：來源于商標(biāo)申請人的企業(yè)名稱、企業(yè)字號、法定代表人姓名等。

這一點(diǎn)是“地名商標(biāo)具有其他含義”的直接說明。

3、商標(biāo)的使用 雖然《商標(biāo)法》第十條不像第十一條那樣，能夠通過提供大量使用證據(jù)證明申請商標(biāo)經(jīng)過使用取得顯著特征、并便于識別，從而可以作為商標(biāo)注冊。

但是，通過使用獲得“其他含義”確實(shí)是一個主張思路，即：地名名稱經(jīng)過實(shí)際使用具有較高知名度，已被相關(guān)公眾廣為知曉，相關(guān)公眾在認(rèn)知該地名商標(biāo)時，能意識到其具有指代特定商品的來源的功能。

為了全力主張“地名商標(biāo)具有其他含義”，通過提供大量證據(jù)證明商標(biāo)申請人及申請商標(biāo)已在行業(yè)內(nèi)具有較高知名度和影響力，使得商標(biāo)整體上產(chǎn)生了區(qū)別于地名的含義，并未影響申請商標(biāo)對商品和服務(wù)來源的指代功能，將有利于綜合認(rèn)定“地名商標(biāo)具有其他含義”。

案例 ：第G1093751號“CHARLOTTE OLYMPIA”商標(biāo)案（案號：（2022）最高法行再52號 ） 部分關(guān)鍵認(rèn)定：首先，申請商標(biāo)整體上不易被識別為地名。

……其次，……申請商標(biāo)易被識別為人名而非地名。

最后，現(xiàn)有證據(jù)表明，申請商標(biāo)“CHARLOTTE OLYMPIA”直接來源于夏洛特公司創(chuàng)設(shè)人及設(shè)計師的名字，與其企業(yè)名稱也具有直接對應(yīng)關(guān)系。

且根據(jù)夏洛特公司在本案訴訟階段提交的相關(guān)證據(jù)，國內(nèi)已有多家媒體對夏洛特公司及“CHARLOTTE OLYMPIA”品牌進(jìn)行了宣傳報道，夏洛特公司在時尚界享有一定的知名度，“CHARLOTTE OLYMPIA”品牌在中國大陸相關(guān)公眾中具有一定的知名度。

上述事實(shí)在一定程度也說明了，申請商標(biāo)中雖然包含了“OLYMPIA”字樣，但因整體上已經(jīng)產(chǎn)生了區(qū)別于地名的含義，并未影響申請商標(biāo)對商品和服務(wù)來源的指代功能。

基于上述理由，申請商標(biāo)并未構(gòu)成商標(biāo)法第十條第二款所涉情形。

概括說明：1。商標(biāo)的構(gòu)成：除了地名部分“OLYMPIA”，還含有其他部分“CHARLOTTE”，使得商標(biāo)整體上不具有對作為地名的“奧林匹亞”的直接指向關(guān)系。

2。商標(biāo)的創(chuàng)意：因地名要素的特殊性，申請商標(biāo)易被識別為人名而非地名；同時，申請商標(biāo)與商標(biāo)申請人企業(yè)名稱也具有直接對應(yīng)關(guān)系。

3。商標(biāo)的使用：夏洛特公司在時尚界享有一定的知名度，“CHARLOTTE OLYMPIA”品牌在中國大陸相關(guān)公眾中具有一定的知名度，從而整體上已經(jīng)產(chǎn)生了區(qū)別于地名的含義。

二、含地名商標(biāo)的正當(dāng)使用 根據(jù)《商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定，注冊商標(biāo)中如含有地名，且地名能夠與商品通用名稱等特點(diǎn)相類似，則注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

那么，“地名是否具有類似于商品特點(diǎn)的性質(zhì)”將是本文討論的中重點(diǎn)。

以下因素可能影響“含地名商標(biāo)的正當(dāng)使用”（即：地名是否具有類似于商品特點(diǎn)的性質(zhì)）的認(rèn)定：

1、地名的事實(shí) 關(guān)于“含地名商標(biāo)的正當(dāng)使用”重點(diǎn)事實(shí)為：該地名是否僅具有描述性。

一般地名，其功能僅用來確定或區(qū)別地理位置，屬于公共領(lǐng)域的詞匯。

比如，身份證或營業(yè)執(zhí)照、名片、 簽名等處的地址，一般用來表示一種事實(shí)狀態(tài)，標(biāo)識地理位置和所處地區(qū)，無法通過該地址區(qū)分商品或服務(wù)的來源。

與其并列關(guān)系的還有，為了說明商品、服務(wù)的特征、屬性而使用的其他無顯著性的文字，如：商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的詞匯。

作為地名事實(shí)的正當(dāng)使用情形，例如：“源自千島湖秀水成佳釀”、“白蒲正宗黃酒”。

2、合理的使用 對于合理使用，應(yīng)進(jìn)行相對客觀的判斷。

根據(jù)地名的使用方式，首先不應(yīng)具有區(qū)別商品或服務(wù)的功能，其次不得自行將商標(biāo)中的地名部分進(jìn)行更改、突出、簡化、添加、變形或者拆分使用，更未凸顯他人注冊商標(biāo)或注冊商標(biāo)的顯著部分。

否則，該地名難謂進(jìn)行合理、正當(dāng)?shù)氖褂谩?br />
3、主觀的評價 對于惡意使用行為，必然不屬于正當(dāng)使用的范疇。

事實(shí)上，地名的使用屬于一種商業(yè)上慣常用法。

若使用人主觀上無作為商標(biāo)使用的意圖，例如：使用人基于產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)地等進(jìn)行使用，從而客觀上一般公眾也不認(rèn)為是商標(biāo)。

使用人應(yīng)當(dāng)僅限于把相關(guān)地名作為表示地域來源的非商標(biāo)意義上的善意使用，不得攀附他人的商標(biāo)商譽(yù)，混淆商品或服務(wù)來源，也不得使用非商品或者服務(wù)來源地地名，以避免使公眾發(fā)生產(chǎn)地誤認(rèn)。

如商標(biāo)使用人在上述限制范圍內(nèi)進(jìn)行使用，則一般可評價“含地名商標(biāo)的正當(dāng)使用”，不會引起消費(fèi)者或相關(guān)公眾對商品來源的混淆或誤認(rèn)。

以下為地名商標(biāo)是否屬于正當(dāng)使用的代表案例：

案例 ：“梵凈山”商標(biāo)案（案號：（2022）黔民終419號 ） 部分關(guān)鍵認(rèn)定：“梵凈山”是地名，而地名是用來確定或區(qū)別地理位置的，屬于公共領(lǐng)域的詞匯。

……本案中，梵凈山作為地名，因上訴人商標(biāo)所使用的文字與地名“梵凈山”一致，故其商標(biāo)所應(yīng)具備的顯著性區(qū)別特征趨于弱化，相應(yīng)的其作為商標(biāo)被保護(hù)的特性亦弱化。

被上訴人梵凈山天福大酒店有限公司位于景區(qū)大門不足50米，為了表明酒店的地理位置和區(qū)別于其他地點(diǎn)的酒店項(xiàng)目，被上訴人使用“梵凈山”名稱，并在實(shí)際使用中連同自己的企業(yè)字號“天福”一同使用，基于此，相關(guān)公眾能夠充分注意到“天福”字號，進(jìn)而能夠認(rèn)識到“梵凈山”名稱中“梵凈山”文字所具有的標(biāo)識地理位置的含義。

正是由于地處相關(guān)公眾熟知的“梵凈山”地帶，被上訴人使用“梵凈山”加企業(yè)名稱的方式，具有標(biāo)示地理位置含義的正當(dāng)使用的依據(jù)，因而不構(gòu)成侵權(quán)。

概括說明：1。地名的事實(shí)：“梵凈山”是地名，而地名是用來確定或區(qū)別地理位置的，屬于公共領(lǐng)域的詞匯。

2。合理的使用：使用的文字與地名“梵凈山”一致。

3。主觀的評價：為了表明酒店的地理位置；并且，連同自己的企業(yè)字號“天福”一同使用，進(jìn)而能夠認(rèn)識到“梵凈山”名稱中“梵凈山”文字所具有的標(biāo)識地理位置的含義。


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