今天，樂知網律師 給大家分享： 關于專利申請“使用公開”講解 ，專利申請中“慣用手段的直接置換”的講解 。

關于專利申請“使用公開”講解

說起“使用公開”， 《專利審查指南》中關于新穎性的介紹中有明確記載：

由于使用而導致技術方案的公開，或者導致技術方案處于公眾可以得知的狀態，這種公開方式稱為使用公開。

使用公開的方式包括能夠使公眾得知其技術內容的制造、使用、銷售、進口、交換、饋贈、演示、展出等方式。

只要通過上述方式使有關技術內容處于公眾想得知就能夠得知的狀態，就構成使用公開，而不取決于是否有公眾得知。

但是，未給出任何有關技術內容的說明，以致所屬技術領域的技術人員無法得知其結構和功能或材料成分的產品展示，不屬于使用公開。

如果使用公開的是一種產品，即使所使用的產品或者裝置需要經過破壞才能夠得知其結構和功能，也仍然屬于使用公開。

此外，使用公開還包括放置在展臺上、櫥窗內公眾可以閱讀的信息資料及直觀資料，例如招貼畫、圖紙、照片、樣本、樣品等。

使用公開是以公眾能夠得知該產品或者方法之日為公開日。

通過對上面的理解，可以知道，使用公開是通過將技術方案付諸具體實施而使其處于公眾能夠獲知的狀態。

也就是說，哪怕只有一個人使用了該技術，只要他對該技術不負有保密義務，那么，這種使用就屬于使用公開。

或者是，哪怕只銷售了一件產品，只要是公開銷售，那么該產品就處于公眾想得知就能夠得知的狀態了，這種公開銷售也屬于使用公開。

客戶的咨詢， 想對其一種產品申請專利，然而，該產品在前不久的一次宣傳展出中進行了展示。

為了最大化地宣傳該產品，客戶專門將樣品放在展示臺上進行展示，而且對于其潛在客戶還提供了比較詳細的產品說明圖及介紹。

就目前這種情況，客戶詢問，就該產品還能申請專利嗎？申請的話，這種展示可能帶來什么樣的后果？ 根據客戶的說明， 該產品很可能被“使用公開”了，那么這時產品擁有人應該如何應對呢，作為專利代理人又該如何給客戶解答呢？ 先要向客戶確認或澄清以下幾個問題以便確認是否可以利用《專利法》第24條所規定的6個月寬限期：

第一、該展出的時間； 第二、上述展出是否是在中國政府主辦或承認的國際展覽會上進行，該產品的展示是否是首次展示； 第三、客戶是否與其潛在客戶就所提供的產品的詳細說明圖及介紹簽訂保密協議； 第四、該產品細節是否未經客戶同意已經被泄漏。

如果可以享受到6個月寬限期的話，那么皆大歡喜，可以建議客戶盡快申請專利，而且該申請的新穎性不會因該展出而受到不利影響。

但是，即便如此，客戶還是需要承擔其他獲知該產品細節的第三人就該技術先申請專利所帶來的不利后果。

如果不幸，無法享受該寬限期的話，那么情況就會相對復雜，對于客戶的利益來說，申請專利是有利的且是必要的。

雖然該專利申請后續也會面臨諸多風險，比如，新穎性問題、授權后的權利穩定性問題等等。

但是，目前專利申請的實質審查所引用的用來評價專利新創性的文件基本上為專利文獻或者一些發表的論文、文章等，對于這種“使用公開”，一般較難檢索到，因此，使用該展出作為“使用公開”來評判新穎性的可能性相對較低。

申請專利之后，就會進入審查階段，如果幸運的光環降臨，該申請授權了，那么客戶就有可能面對該專利的權利穩定性問題了，畢竟前面的展出已經埋下了一顆不定時炸彈。

但是，作為代理人也不要灰心，畢竟當前的情況還是很好的，專利已經獲得了授權。

而且，利用該展出作為“使用公開”來無效已經授權的專利也不是那么容易的。

從證據的角度來說，是否構成使用公開的判斷一直以來都是專利無效案件審查和司法實踐的一個難點，這是因為，需要證明的該展出的公開時間一般都發生在取證行為之前，距離后續案件的無效請求已經過去了很久，其取證和舉證都會受到諸多影響；而且，還需要證明該使用公開的真實性以及能否形成完整的證據鏈的問題；此外，還需要證明該“使用公開”所涉及的樣品與授權專利的技術方案是相同的。

因此，除非“有心人”有意為之，一般，很難使用該展出作為使用公開的無效證據。

“使用公開”的無效決定和行政/民事訴訟的案例進行了相關檢索，僅查到一篇最高院的民事裁定，其涉及專利侵權糾紛（(2013)民申字第1220號）。

該裁定中通過“使用公開”作為現有技術抗辯并最終獲得了成功。

從檢索結果也可以看出，要想通過“使用公開”作為證據來無效某項專利或作為現有技術進行不侵權抗辯都不是一件容易的事情。

因此， 應該充分考慮到上述情況，果斷建議客戶盡快申請專利。

當然，也需要告訴客戶申請專利未來可能面臨的風險。

雖然為客戶利益考慮，可以建議客戶盡早申請專利，但是事實上該專利還是存在很大風險的。

因此，作為一項技術或產品的擁有者，需要在其全產業鏈中都關注專利布局。

首先，在進行技術或產品研發時就應該考慮到專利布局，后續，在進行產品或技術宣傳或者展出時，務必對于前期未進行專利布局的產品或技術提交申請，并且要在提交申請前對該項技術或產品作好保密工作，與相關的技術披露方（如可能的委托加工方，潛在的銷售方等）簽訂保密協議等。

專利申請中“慣用手段的直接置換”的講解

一、指南中關于區別技術特征為慣用手段的直接置換的規定 在以申請文件與現有技術或抵觸申請是否為同樣的發明或實用新型的原則來判斷申請文件是否具有新穎性時，有時會以區別技術特征為慣用手段的直接置換作為方案不具備新穎性的理由。

但是，《專利審查指南》的第二部分第三章第3.2。3節只提供了關于“慣用手段的直接置換”的一個例子，并未對“慣用手段的直接置換”進行詳細解釋及說明。

《專利審查指南》指出：對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護的發明或者實用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發明或者實用新型不具備新穎性。

二、關于慣用手段的直接置換需要滿足的條件 僅通過一個例子并不能夠對“慣用手段的直接置換”進行清楚的定義，這會影響審查員對“慣用手段的直接置換”的判斷，同時也會影響申請人答復關于“慣用手段的直接置換”的審查意見。

具體地，關于哪些技術手段為慣用手段，本文不做詳細討論，本文主要討論的是：當收到區別技術特征為慣用手段的直接置換的審查意見時，我們可以從哪些方面進行答復。

一般地，將區別技術特征認定為“慣用手段的直接置換”需要滿足四個條件：

第一、需要存在置換基礎：對比文件與申請文件中應存在對應的技術特征，也就是說，如果對比文件未公開能夠與區別技術特征A對應的技術特征B時，可以認為對比文件中不存在置換基礎，這樣，就不能稱為慣用手段的直接置換。

第二、對比文件存在與區別技術特征A對應的技術特征B的情況下，區別技術特征A和技術特征B應均為同領域中解決同一技術問題的常規技術手段。

第三、區別技術特征A和技術特征B在各自的技術方案中所起到的作用應相同。

第四、技術特征B應可以直接替換申請文件中的區別技術特征A，具體地，對比文件中的技術特征B替換區別技術特征A后，不應改變申請文件中除區別技術特征A之外的其它特征的結構以及其它結構之間的連接關系、位置關系等，也就說，申請文件不應發生實質性變換。

因此，在審查意見中，如遇見審查員將區別技術特征認定為慣用手段的直接置換，可以分別從以上四個方面進行答復，而需要存在置換基礎是前提條件，也是容易忽視的條件。

案例： 某被審查案件涉及一種可伸縮引進系統，包括：引進機構，包括引進橫梁以及可移動地設置在引進橫梁上的引進部；牽引機構，包括繞線部以及可移動地繞過繞線部的牽引繩，牽引機構還包括拉桿部，拉桿部的一端與引進橫梁相連接，另一端與起重機的下支座相連接；其特征在于：引進橫梁與下支座可拆卸地連接；引進系統還包括支撐機構，支撐機構包括：支撐部，支撐部設置在引進橫梁的一個水平端面的下端，引進橫梁可伸縮地設置在支撐部上；凸輪部，可旋轉地設置在支撐部的一側，凸輪部具有頂起引進橫梁的第一位置。

對比文件涉及一種可伸縮引進系統，包括：引進機構，包括引進橫梁以及可移動地設置在引進橫梁上的引進部；牽引機構，包括繞線部以及可移動地繞過繞線部的牽引繩，牽引機構還包括拉桿部，拉桿部的一端與引進橫梁相連接，另一端與起重機的下支座相連接；其特征在于：引進橫梁(與下支座可拆卸地連接；引進系統還包括：支撐機構，包括支撐部(62)，支撐部設置在引進橫梁的一個水平端面的下端。

審查員 觀點：

對比文件公開了一種可伸縮引進系統，并具體公開了引進機構、牽引機構和支撐機構等技術特征。

且該引進系統還包含凸輪部，其可旋轉地設置在凸輪部的一側，凸輪部具有頂起引進橫梁的第一位置是本領域的慣用技術手段。

由此可見，兩者技術方案實質相同，且對比文件所公開的技術方案與該權利要求所要求保護的技術方案屬于相同的技術領域，能解決相同的技術問題，并能產生相同的技術效果，因此，該權利要求1所要求保護的技術方案不具備新穎性。

關于「訴訟時效」與「怠于起訴」的講解

根據民事訴訟法第十三條第一款規定：‘民事訴訟應當遵循誠實信用原則。

民事訴訟是權利人維護自身權益的重要途徑，但權利人實施民事訴訟行為、啟動民事訴訟程序，亦應當遵循誠實信用原則。

“B公司完成公證取證后本可及時告知A通訊店涉嫌侵權并與后者協商處理，或者直接向人民法院提起專利侵權訴訟以尋求救濟，但其在公證取證后時隔近三年才提起針對A通訊店的侵權訴訟，加之A通訊店僅是個體工商戶，在侵權風險防范意識、證據保存意識、證據保存條件、證據收集能力、訴訟對抗能力等方面都無法與B公司等量齊觀，故客觀上可能導致A通訊店無法及時、有效提出相應的抗辯證據，進而無法與B公司在訴訟程序中展開實質性的對抗。

因此，B公司在本案中怠于起訴的行為，難謂符合民事訴訟法所倡導的誠信原則。


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