今天，樂知網律師 給大家分享： 優先審查可能帶來的不利后果介紹，傳統行業的新玩法：煙草產品電子化介紹。

優先審查可能帶來的不利后果介紹

一直以來，能夠快速獲得專利權并行使專利權是所有申請人以及發明人所期望的。

在日常操作中，申請人會通過提前公開專利申請或提出PPH申請等方式加快案件的審查進程。

自從國家知識產權局于2022年8月1日起施行第76號局令《專利優先審查管理辦法》以來，申請人便多了一種能夠使專利申請快速地進行審查的方式。

在該辦法中明確規定了：

第十條國家知識產權局同意進行優先審查的，應當自同意之日起，在以下期限內結案：

（一）發明專利申請在四十五日內發出第一次審查意見通知書，并在一年內結案； （二）實用新型和外觀設計專利申請在兩個月內結案； （三）專利復審案件在七個月內結案； （四）發明和實用新型專利無效宣告案件在五個月內結案，外觀設計專利無效宣告案件在四個月內結案”。

可以看出，對于實審階段的發明案件，該辦法更是將通常需要在2-3年才能結束的審查周期縮短到了1年的時間。

然而，在享受優先審查帶給申請人的利好的同時，申請人也應該考慮到優先審查可能帶來的不利后果。

1、可能喪失主動修改的機會 在《專利優先審查管理辦法》中規定了：

第十二條 對于優先審查的專利申請，有下列情形之一的，國家知識產權局可以停止優先審查程序，按普通程序處理，并及時通知優先審查請求人：

（一）優先審查請求獲得同意后，申請人根據專利法實施細則第五十一條第一、二款對申請文件提出修改； 發明申請需要在提出優先審查請求的同時提交案件的“發明專利申請公布進入實質審查階段通知書”以及“實審繳費收據”。

因此，發明申請的優先審查請求只能在進入實質審查階段之后提出。

眾所周知，在進入實質審查之后的三個月內，申請人可以依照專利法實施細則第51條進行主動修改。

然而，由于在提出優先審查請求后，2-4周內就可能得到案件予以進行優先審查的通知書，并且進入優先審查程序后，申請將在45天內下發第一次審查意見通知書。

因此，如果申請人在提出優先審查請求后希望進行主動修改，則可能會因違反《專利優先審查管理辦法》第十二條第一款的規定而喪失已經獲得的優先審查的資格。

而當申請人想保留優先審查的資格的情況下，則會完全喪失進實審主動修改的機會。

因此，在申請人希望提出優先審查請求同時又希望對案件進行主動修改的情況下，建議申請人可先提出主動修改，然后再提出優先審查請求。

2、OA的答復準備時間縮短 在《專利優先審查管理辦法》中規定了：

第十一條對于優先審查的專利申請，申請人應當盡快作出答復或者補正。

申請人答復發明專利審查意見通知書的期限為通知書發文日起兩個月，申請人答復實用新型和外觀設計專利審查意見通知書的期限為通知書發文日起十五日。

對于申請人而言，針對審查意見通知書對專利申請文件做出適當修改或者做出充分且適當的爭辯，對于專利授權而言起到至關重要的作用。

然而，由于在進行優先審查過程中，答復審查意見通知書的時間被大大縮短。

針對發明類案件，在審查意見通知書下發之后必須在發文日起2個月內進行答復，這與普通申請的第一次審查意見通知書的15天加4個月的答復時間相比，申請人少了一半的時間進行準備。

因此，建議申請人針對優先審查案件，合理安排時間，在答復期限內做出最佳的策略選擇以及準備出最充分的答復意見。

針對一些化學類案件，2022年修改的《專利審查指南》中新增第3.5節關于補交實驗數據的規定，其中規定了：

“對于申請日后補交的實驗數據，審查員應當予以審查，補充實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。

因此，在實際工作中，如果化學類案件的申請人希望在答復審查意見通知書時針對審查員檢索出的對比文件補充比較性實驗數據，那么對于復雜的實驗而言，兩個月的答復時間顯然不足以完成實驗。

因此，在提出優先申請的同時，申請人還應該充分考慮案件的實際情況（例如所涉及的技術領域等），以做出合理的規劃。

比如，對于化學、生物領域的案件，申請人可以基于自身條件，提前進行現有技術檢索，基于檢索結果提前準備比較性實驗數據，以備答復審查意見時使用。

3、可能加速案件的駁回 由于《專利優先審查管理辦法》規定了發明案件需要在一年內結案，因此如果審查員在發出多次審查意見通知書后，仍認為該申請不具備授權條件，通常會直接駁回案件以保證在一年的時間內結案。

而對于非優先審查的普通案件，由于沒有明確的結案時間限制，審查員會有更充裕的時間通過多次審查意見通知書或電話溝通的形式與申請人就案件中的問題進行討論，并給申請人更長的時間予以考慮和修改。

因此，相比于一般申請，對于優先審查案件而言，申請人對于答復策略的選擇尤應謹慎。

如果申請人未能在答復審查意見時做出充分的論述或恰當的修改使得申請文件可授權，則審查員很可能會限于結案時長而駁回申請。

對于一些申請人希望長時間保持案件存活，并在一個申請的基礎上，通過提出分案的形式以保護最合適的權利范圍或最大化權利范圍的情況，采用優先審查的方式顯然也是不合適的。

傳統行業的新玩法：煙草產品電子化

僅僅在近幾年，眾多司空見慣的生活用品開始急劇變化——變得越來越像電子產品。

比如說手機，突然變得“只剩下一塊屏幕”了；還有汽車，眾多電動汽車紛紛出現暫且不表，新出廠的燃油車型號，也恨不得中控全都變成屏幕。

當然，這些行業都不夠“傳統”。

從法國人制造世界上第一輛蒸汽驅動三輪車起算，汽車行業也才“短短”252年的歷史，與人類的吸煙史相比，那可真是襁褓中的嬰兒。

埃及考古學家認為，埃及人民在4000年前就開始使用煙斗吸煙了；現在全球煙民普遍使用的卷煙產品，也早早的誕生于16世紀初的美洲。

可就在最近幾年，卷煙產品也開始變得有“電子味兒“了。

加熱不燃燒產品是近幾年受到廣泛關注的一種新型煙草產品，在吸煙過程中不需要打火機點火，而是使用加熱器“烘烤”煙支，就好像把一半卷煙放到了烤箱里。

但實際上沒有這么簡單，加熱不燃燒產品使用的煙支里面的煙草材料、結構設計都要與加熱器相配合，都需要重新研發，如果把傳統的香煙放到這個加熱器里，出來的味道就不怎么好。

研究顯示，這種加熱不燃燒煙草產品所產生的有害物質更少、散發的異味更少，而且沒有明火、沒有煙灰，不僅對用戶有吸引力，對用戶身邊的朋友也十分友好。

那么這種新型煙草產品可以替代傳統卷煙了嗎？ 肯定還不能，現在無論是國際還是國內，傳統卷煙還是市場上的巨無霸，牢牢把持著絕大多數市場份額。

但最近幾年，各大煙草公司開始著力推廣新型煙草產品，投入的資源也日益增多。

我們選取了菲莫國際、日本煙草和英美煙草三個國際煙草企業作為代表，初步統計了其在加熱不燃燒領域的專利公開量變化趨勢，可以看出，加熱不燃燒技術相關專利數量有較大幅度的增長，煙草產品的電子化趨勢已經比較明顯。

但是，只是多了這個加熱器的話，感覺還沒有那么“電子”，與手機、電腦什么的相比，在“電子味兒”上還有一定距離。

不要著急，我們看一下近期推出的加熱不燃燒新產品的主要特點。

代表產品的最新型號相較于前代產品的提升 菲莫國際的IQOS 3 duo 快充+續航提升 日本煙草的Ploom S 2.0 快充+續航提升+峰值性能增強 英美煙草的Glo pro 增加“性能模式”，預熱時間縮短 怎么樣，是不是有手機新品發布會的感覺？ 加熱不燃燒產品已經開始利用消費電子市場的技術紅利，從控制技術、電源技術等方面進行改進，提升消費者的使用體驗。

從我們對于煙企的專利技術分析中也可以窺得這種趨勢。

我們檢索了上述三家代表煙企的加熱不燃燒技術相關專利，并且篩選出與控制技術、電源技術等“電子化”領域密切相關的專利，這部分專利在近期的增長幅度更加巨大，在整個加熱不燃燒技術中的占比穩定提高。

被告如何巧用專利權評價報告化解專利訴訟風險？

2022年新修改的《專利法》在第六十六條作出如下規定：專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國知局對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據；專利權人、利害關系人或者被控侵權人也可以主動出具專利權評價報告。

此次修法將之前的只有專利權人、利害關系人可以申請出具專利權評價報告，增加至被控侵權人也可申請出具專利權評價報告，可見專利權評價報告在專利侵權糾紛中的地位在提升，同時也賦予被控侵權人一把可以化解專利侵權訴訟的鑰匙。

專利權評價報告從專利審查原理上講，其目的是彌補實用新型和外觀設計專利只經過形式審查未經過實質審查就授權，導致的專利權可能不穩定的缺陷。

這樣的制度設計在總體上可以平衡前期授權時縮減審查周期、提高審查效率與后期實現專利權價值時確保權利基礎穩定之間的關系。

所以專利權評價報告相當于對已經授權的實用新型和外觀設計專利再回頭實質審查一次。

而且根據《專利審查指南》的規定，專利權評價的內容幾乎涵蓋了所有決定是否授予專利權的條款，是名副其實的實質審查。

根據上述專利法的最新規定和專利權評價報告的制度原理，如果在一起實用新型或者外觀設計專利侵權訴訟中，不幸作為了被告，也切莫驚慌。

要第一時間冷靜分析案情。

其中有兩個重要分析點，一個是看原告的權利基礎是否穩定，另一個看自己的產品是否真的侵權。

那么，如何審查原告的權利基礎是否穩定？ 首先就是審查原告是否向法院提交了專利權評價報告。

如果未提交，要第一時間到國家知識產權局官方平臺查看原告是否已經申請出具了專利權評價報告，有可能原告已經申請出具了只是由于結果是負面的，其未向法院提交。

此時，作為被告可以向法院請求責令原告提交專利權評價報告，以證明原告的權利基礎不穩定從而為后續的勝訴奠定重要基礎。

其根據是《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第八條的規定，根據案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。

原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果。

被告請求法院責令原告提供，便是“案件審理需要”的一種情況。

如果經過在國家知識產權局官方平臺查看，原告確未申請出具專利權評價報告，被告可以直接向國家知識產權局申請出具涉案專利的專利權評價報告。

在得到專利權評價報告如果是負面結果之后，被告應當盡快將其提交法院，同樣可以為后續的勝訴奠定重要基礎。


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