今天，樂知網律師 給大家分享： 企業在海外的知識產權風險管理講解 ，企業如何做好專利布局規劃講解 。

企業在海外的知識產權風險管理講解

隨著全球經濟一體化的發展，國內企業開始逐步實施“走出去”戰略。

在“走出去”過程中，相關企業在受益于資源整合、海外先進成果借鑒等好處的同時，也因參與國際貿易競爭而引發了越來越激烈的知識產權糾紛。

因此，在這種背景下，提高知識產權風險管理能力，識別、預警和防范知識產權風險，做好應對預案已成為“走出去”企業所面臨的全新且緊迫的課題。

一、風險識別海外活動通常涉及海外市場開發、海外技術轉移、海外技術開發合作、海外采購、海外委托制造等活動，其常見的知識產權風險如下：經過歸納提煉，常見IP風險類型主要包括： 1、專利侵權風險 海外活動中的專利侵權風險是指，海外活動過程中，未經專利權人允許，因制造、銷售、使用、許諾銷售專利等行為而導致侵犯他人專利權的風險，該風險存在于所有海外活動的各個階段。

2、知識產權盡調風險 海外活動中的知識產權盡調風險是指，需通過知識產權盡職調查確定的風險，多存在于涉及雙方或多方合作的海外活動中。

例如海外投資并購中，因盡職調查不完善，出現知識產權瑕疵等風險。

3、知識產權權屬風險 知識產權權屬風險是指，因權屬約定不清、或者實際權屬與約定不符而引發的糾紛風險，該風險類型亦多存在于涉及雙方或多方合作的海外活動中。

例如海外委托開發中，未劃分背景知識產權和前景知識產權而引發的權屬糾紛風險。

4、合同條款約定風險 合同條款約定風險通常是指，由于上述知識產權權屬、專利侵權責任、權利擔保等核心條款在合同中未明確約定、或約定不清而產生的風險。

例如海外技術許可合作中，未針對改進技術的知識產權權屬、專利侵權責任承擔、知識產權權利維持及費用承擔等進行合理約定而引發后續合作糾紛風險。

5、合同違約風險 合同違約風險是指，違反上述合同條款約定而產生的風險，例如違反保密條款導致知識產權成果被泄露等的風險。

二、風險預警針對上述風險各自的特點，可以從以下幾個方面考慮預警策略：

1、通過FTO分析、侵權責任保證等方式降低專利侵權風險 專利侵權風險存在于海外活動的各個階段，其風險預警重要性不言而喻。

在進行風險預警時，通常可考慮FTO分析、侵權責任保證等方式最大限度地降低相關風險。

例如產品出口海外市場之前，針對出口目標國進行出口產品的海外FTO分析，如發現高風險專利，通過規避設計等方式進行調整；又如海外參展之前，針對參展產品進行FTO分析，如存在專利侵權風險，針對展品的方案、展示方式等進行調整；再者海外采購時，要求供應商提供侵權責任保證等，這些均可以降低相應的風險。

2、通過完善的盡職調查降低知識產權盡調風險 知識產權盡調風險主要存在于海外技術許可、轉讓、投資并購等海外活動中，在合作早期，通過針對標的知識產權市場價值、技術價值和法律價值，例如資產權利的真實性、有效性、技術路線匹配程度等進行完善的盡職調查，可以大大降低知識產權盡調風險。

3、通過“明確約定+履約監控”降低知識產權權屬風險 對于知識產權權屬風險的管理，可以從前期“明確約定”到后期“履約監控”兩個層面來實現。

例如，海外技術許可早期，在合同中明確約定背景知識產權歸屬、前景知識產權（改進成果如專利、商業秘密）歸屬等事項，在隨后的履約期間，亦對合作方在履約過程中是否遵守了權屬條款進行監控，如知識產權成果是否被合作方違約申請了專利等，以便及早發現、及時采取進一步的措施。

4、通過“專業人士”協助方式降低合同條款約定風險 海外技術活動的合作合同通常來說不一定是直接由知識產權部門起草，故在合同簽訂之前，知識產權部門可以及早地介入，針對專利侵權責任條款、權利擔保條款、知識產權權屬條款等核心條款的表述約定提供必要的協助和支撐，這樣則可大幅度降低合同條款約定不當而產生的知識產權風險。

5、通過“履約監控”降低合同違約風險 合同違約風險的產生通常與未建立完善的知識產權履約監控制度而出現無意識的違約行為有關，故通過設立定期的監控節點，能夠有效降低合同違約風險。

例如在海外技術許可（技術引進）活動中，監控標的知識產權資產狀態變化，是否超出許可期間、許可地域和許可范圍等。

企業如何做好專利布局規劃講解

一、引言 隨著國家知識產權戰略的深入實施，我國近年的專利申請量已躍居全球第一。

同時，國內企業也在逐步提升知識產權保護意識，積極將生產經營和技術研發中產生的成果進行專利保護。

雖然一些企業已經擁有數量可觀的專利，但并沒有給企業帶來更高的市場占有率以及更大的經濟效益，甚至很多企業還因為專利的問題被阻擋在相關的市場之外。

為什么企業擁有了專利，還無法制約競爭對手、謀求市場效益？究其原因，會發現這些企業的專利布局普遍存在單一、零散、隨意等問題，這些缺乏規劃的專利集合并不能提高企業專利的整體價值，也不可能發揮專利武器在企業競爭中的作用。

由此看來，合理的專利布局規劃對于企業提升專利價值、最大限度地發揮專利在市場競爭中的作用具有不容忽視的重要性。

當前企業專利布局規劃存在以下典型問題：第一，核心技術產業鏈覆蓋不足，企業自主研發的核心技術在進行專利布局時僅考慮到企業所處的環節，卻忽視了上下游環節的覆蓋；第二，市場預見性差，企業在技術研發和專利布局時未充分考慮到企業的經營戰略，缺乏市場前景的前瞻性，導致企業的技術被競爭對手申請或者未能在戰略市場得到保護，喪失了占據市場的先機；第三，缺乏長期規劃，企業僅就專利布局進行短期規劃，然而長遠看來，核心技術還面臨著進一步改進的可能，因而短期的專利布局會導致改進專利的持續性不足的問題；第四，缺少系統的工具控制，企業在專利布局時的隨意性和零散性根源于系統性工具的缺乏，系統地進行專利挖掘和布局的流程管理等工作，對于解決發明點遺漏、技術關聯性低等問題至關重要。

二、專利布局規劃的定位 專利布局規劃的原則在于以終為始，目標導向。

專利布局服務于企業的總體經營戰略，同時與行業發展和競爭對手相關聯，因此專利布局規劃的制定應從企業的總體經營戰略（企業的內部情況）出發，綜合考慮行業總體及競爭對手布局分析（企業的外部環境）。

企業總體的經營戰略一般包括研發戰略、產品戰略和市場戰略，知識產權戰略（IP戰略）服務于上述戰略，并依據上述戰略而制定。

專利布局規劃是企業知識產權戰略的重要環節，其以企業的總體經營戰略、行業分析和競爭對手分析為基礎，規劃出專利挖掘的方向，而專利布局本身又是系統性專利挖掘成果的落實。

基于專利布局規劃的上述定位，企業的專利布局應符合以下指導性要求：第一，企業專利布局應當基于自身產業特點，例如電子信息產業和機械重工產業的產業特點決定了其專利布局的密集度和布局方式等方面都各有不同；第二，企業專利布局應當著眼未來，基于長遠的市場預見性的專利布局往往使企業在市場競爭中占據主動地位；第三，企業專利布局應當結合企業研發實際，脫離企業實際研發工作的專利布局并未根源于企業的研發戰略和產品戰略，與企業自身的經營戰略不相適應；第四，企業專利布局應有縱深、有層次、全方位、多維度，體現出企業專利布局覆蓋全面、重點突出的原則；第五，企業專利布局應靈活使用各種方法，以增強企業的專利布局與產品、市場的匹配性。

根據上述指導性要求，企業專利布局規劃應符合實體性要求和流程性要求，其中實體性要求包括專利布局的規劃角度完善、專利布局的基本要素合理、專利組合應用得當；流程性要求包括專利分析環節不可少、專利挖掘流程規范、專利布局落實過程流程規范、過程中工具應用得當。

三、專利布局規劃的實體性要求 專利布局規劃的實體性關鍵點主要體現在三個方面：規劃角度、基本要素和組合模式。

以下筆者根據協助國內企業進行專利布局策劃時的一些心得和體會，分別闡述上述三個實體性關鍵點。

3.1規劃角度完善 專利布局規劃應從多角度進行，針對于企業自身產品和技術的專利布局是基于企業的總體發展戰略的規劃角度；針對業內前瞻性技術的專利布局是基于行業發展趨勢的規劃角度；針對競爭對手制衡的專利布局是基于市場競爭的規劃角度。

完善的專利布局規劃角度使企業的專利布局避免方向性的缺失。

從自身產品和技術保護的角度來看，基于專利分析獲得的技術重點、技術熱點、技術空白點和風險防范點是專利挖掘布局的重點，針對產品本身的專利挖掘是專利布局的主要手段。

基于自身產品和技術保護的角度進行的專利布局要求全面性、重點突出和深入落實。

全面性體現在挖掘事項無遺漏，對自身產品和技術的全覆蓋，同時秉承以終為始的理念，預先考慮專利保護可能用到的專利組合模式進行挖掘；重點突出體現在根據自身產品涉及的多個技術點的重要程度對需要重點布局的技術點進行遴選；最后，對重點技術點進行深入落實和挖掘。

從行業發展的前瞻性角度來看，專利布局規劃應考慮到提前布局、持續布局和產品化布局。

企業根據專利信息和非專利信息的分析獲取行業技術發展的趨勢，伴隨自身的研發進程，在技術方案設想階段進行提前專利布局，在技術方案逐漸成型的過程中進行持續的專利布局，并在技術方案成型后進行產品化專利布局。

總之，從行業發展的前瞻性角度進行專利布局為企業自主研發技術的保護提供了時間上的優勢和保障。

在前瞻性角度布局時也需要考慮大的時代背景，例如，當前大數據以及人工智能的飛速發展對很多行業都產生了或多或少的影響，越來越多的國家已經從國家戰略的高度來考慮這個問題，行業的發展與科技發展的時代背景息息相關，因此在從行業發展的前瞻性角度進行專利布局規劃時應同時考慮科技發展的時代背景。

從競爭對手制衡的角度來看，企業在進行專利布局規劃時應首先對競爭對手進行分析，研究企業自身相對于競爭對手的優勢技術、劣勢技術和共同空白技術，以確定出企業可能要重點聚焦突破的技術，圍繞該技術進行重點布局。

此外，考慮到對競爭對手的制衡，企業專利布局時應增加專利對競爭對手的限制，對競爭對手的限制主要從未來技術發展趨勢預測、核心專利的改進和競爭對手的產品/專利布局漏洞三方面來考慮專利布局，當然，為了避免侵犯競爭對手的權利，對其專利技術進行規避設計也是企業專利布局時不可忽視的角度。

此外，隨著經濟全球化的到來，企業的專利布局在考慮制衡競爭對手的同時，也應考慮與競爭對手合作，這是可能的，甚至是必要的。

實際上，目前世界上真正很有競爭力的產品，幾乎不可能沒有與競爭者合作的成分，IBM把自己的創新稱為“合作創新”，用意也在此。

因此，針對競爭對手的相應的專利布局也可能在未來合作過程中起到相應的作用。

3.2基本要素合理 專利布局規劃的基本要素包括專利布局的時間、專利布局的市場（地域）以及專利布局的方式。

合理的專利布局基本要素使企業的專利能夠真正在時間、空間上體現出其對企業經營的價值。

專利布局的時間規劃主要考慮兩方面因素：第一，技術研發與專利布局時間上的關聯性，主要體現在專利組合的較早的優先權日與產品的研發或上市等時間上的合理安排，這種時間上的安排目的在于，更早的優先權日以及在研發早期就開始的持續性的專利布局會對競爭對手造成一定的阻礙，同時避免產品已上市卻還未進行專利保護的尷尬。

第二，專利組合中各個專利在時間上的關聯性，主要體現在核心專利及其關聯專利在時間上的合理安排，這種時間上的安排目的在于實質、有效地延長企業核心技術的“實際保護期限”。

專利布局市場是布局規劃的另一基本要素，其主要體現在對目標市場地域的選擇，地域的選擇主要考慮四方面因素：企業整體市場品牌戰略、競爭對手所在的區域以及競爭對手的目標市場、產品和技術的主要發展區域以及各個國家和地區的知識產權保護環境。

專利布局的地域考量，主要為了協助企業達到開拓市場、遏制競爭對手等商業上的目的。

專利布局方式根據各國專利制度的不同而不同。

舉例來說，美國有專利臨時申請制度，因而在中國和美國布局專利時就要考慮專利類型的差異；有的國家專利可以保護計算機程序和商業方法等，因而在不同國家布局專利時要考慮到可以保護主題的不同類型；除此以外，各個國家和地區在申請文件的構建、可構建專利組合的制度（優先權、分案、繼續申請等）以及專利申請制度（流程、費用、公開、快速審查、修改等）等方面都有各自的特點，企業在專利布局規劃時應考慮上述不同，選擇不同的專利布局方式。

3.3組合模式得當 專利組合模式是專利布局規劃的重要內容，專利組合模式包括縱向布局和橫向布局。

縱向布局包括產業鏈的延伸、技術領域的延伸等；而橫向布局包括技術本身的延伸（技術向產品、工藝、應用、材料、設備的延伸）。

具體來說，筆者根據以往協助企業進行專利布局規劃的經驗總結出以下五種專利組合模式：第一，基礎+改進方案，布局解決一個技術問題的縱深方向的技術方案；第二，并列/替換方案，布局解決一個技術問題的所有技術方案；第三，多技術點/多技術角度保護式：從不同角度來布局技術方案；第四，上下游延伸式，針對技術方案延伸到材料、產品、專用設備等的布局；第五，基礎+應用領域拓展，考慮到對技術方案的應用領域而進行的布局。

什么樣的專利組合模式對于企業來說是得當的？這需要以專利組合是否最終對企業的商業經營有好的效果為標準進行評估。

專利組合模式的評估可以考慮以下六個角度：第一，重點產品或核心技術是否展開了專利組合設計；第二，重點產品或核心技術是否從技術本身、產業鏈上下游以及競爭對手的技術保護上考慮；第三，專利組合設計在技術關聯結構方面考慮是否完整或者說是否存在明顯遺漏；第四，專利組合設計的效果是否達到，專利之間的組合對核心技術/系統部件的保護范圍貢獻、權利穩定性、可規避型、侵權覆蓋等產生顯著改善；第五，專利組合設計在時間上是否具有持續性，專利組合設計中的各專利之間在時間維度上的銜接是否合理；第六，專利組合設計的地域、國別是否選擇恰當。

以上為專利布局規劃的實體性關鍵點，以下介紹專利布局規劃的流程和管理工具。

四、專利布局規劃的流程及管理工具 工欲善其事，必先利其器。

流暢的規劃流程和完善的管理工具是企業實現全方位高質量專利布局的保障。

專利布局規劃的流程可以歸納為“五步走”：第一步，調研分析，調研分析的對象包括內部情況和外部環境，內部情況調研主要包括企業自身的知識產權戰略、產品技術信息以及企業的內在需求，外部環境的調研主要包括行業發展的趨勢以及對競爭對手的分析；第二步，總體規劃，基于調研分析的結果，綜合考慮內部情況和外部環境因素，制定專利布局的總體規劃；第三步，組織挖掘，根據總體規劃制定的方向組織技術挖掘，編寫技術挖掘表；第四步，查新檢索，根據技術挖掘的方案進行檢索，判斷技術方案的專利性；第五步，規劃落實，根據總體規劃、挖掘以及檢索結果規劃落實專利組合清單。

專利布局規劃的管理工具與規劃流程相配合。

調研分析階段的管理工具為“行業&競爭對手分析報告”，該報告明確行業發展趨勢和競爭對手的布局現狀，為總體規劃提供現實依據。

總體規劃和組織挖掘階段的管理工具為“技術分解體系”和“技術挖掘表”，技術分解和技術挖掘要覆蓋全部技術點、符合內部研發體系、針對性強、無重疊。

落實階段的管理工具為“專利組合清單”，專利組合清單是專利布局規劃成果性的展示。

分案時機講解

目前，隨著知識產權保護在國際經濟競爭中的作用日益上升，越來越多的企業開始重視利用分案制度從而使其產品在市場上占據優勢地位。

企業會針對目前市場上出現的競爭對手的產品，不斷利用分案來調整自己的專利布局，從而獲得更多的利益。

一、分案申請制度 《中華人民共和國專利法實施細則》第四十二條規定“一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規定的期限屆滿前，向國知局提出分案申請；但是，專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

國知局認為一件專利申請不符合專利法第三十一條和本細則第三十四條或者第三十五條的規定的，應當通知申請人在指定期限內對其申請進行修改；申請人期滿未答復的，該申請視為撤回。

分案的申請不得改變原申請的類別。

” 《審查指南》規定：申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續的期限）屆滿之前提出分案申請。

上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分案申請。

由此可見，分案申請是從母案申請中分割出來的，可以是申請人主動提交分案申請，也可以是申請人按照審查員要求而提交分案申請。

關于《專利法實施細則》第四十二條規定的分案時機，可以概括如下：

二、分案時機的例外情況 通過上述表格，我們可以看出，分案一般都是在原申請未結案的情況下才能提出。

但是，在母案已經結案的情況下，是否就無法再提出分案呢？ 對此，審查指南給了一種例外情形：

“但是，因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。

對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時，應當提交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復印件。

未提交符合規定的審查意見通知書或者分案通知書的復印件的，不能按照除外情況處理。

也就是說，審查指南允許申請人根據審查意見中指出的單一性缺陷，對已有的分案申請（暫且稱為“一次分案”）進行再次分案（暫且稱為“二次分案”）。

而且這種“被動分案”不受到前述分案時機（母案是否結案）的限制，只要是審查意見中指出了單一性缺陷，都可以再次提出分案。

因此，為了保證客戶的最大權益，倘若在“一次分案”中存在單一性缺陷，并且審查員隨后發出了單一性相關的通知書，我們要全面考慮對于該通知書的答復策略。

在實踐中，我們可以通過僅進行爭辯的方式來證明該“一次分案”具備單一性，當然，我們也可以修改權利要求從而克服“一次分案”的單一性問題。

在準備答復的過程中，我們需要跟申請人進行溝通，向其充分指出這兩種答復策略所帶來的結果。

在申請人明確希望采用后一種答復策略的情況下，我們則可以對不具備單一性的權利要求進行刪除，并針對相關的權利要求進行再次分案。


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