今天，樂知網律師 給大家分享： 以 紅包為例講軟件的可專利性 ，獨占許可后，誰是維權主體？

以 紅包為例講軟件的可專利性

《專利審查指南》第124頁記載了屬于智力活動的規則和方法而不授予專利權的幾個例子，其中就包括了“計算機程序本身”。

這里的計算機程序本身其實是指計算機代碼本身，即如果專利要求保護的是一段代碼則不授予專利權。

代碼本身是屬于軟件著作權的范疇，專利不保護代碼本身在一定程度上是為了與軟件著作權的保護相區分。

除了智力活動的規則與方法之外，專利法第二條還記載了要求獲取發明專利的發明創造必須是技術方案。

智力活動的規則與方法僅僅是“不是技術方案”眾多情況中的一種，因此，專利法第二十五條中規定的不授予專利權課題中的“智力活動的規則和方法”可以理解為專利法第二條的下位情況。

在實際情況中，審查員在評價涉及到軟件的發明中不僅會使用智力活動的規則和方法來作為駁回條款，還會使用專利法第二條來作為駁回條款。

下面就以 紅包功能為例來說明不同權利要求的寫法所導致的不同結果。

假設在現有技術中，即時通訊軟件有轉賬的功能，即一個人可以在跟另外一個人聊天的界面中轉點錢給他。

基于目前的現有技術，研發了搶紅包功能，該功能描述如下：在即時通訊軟件的群聊界面中，發一個紅包，該紅包被發紅包的人設置為多份，每人都可以點擊領取該紅包，如果領取的人數未超過設置的份數，則從紅包剩余的錢數中隨機分發一定的錢數給點擊的人，如果領取的人數超過了設置的份數，則提示該紅包已經被領取完畢。

以案學法：獨占許可后，誰是維權主體？

10月18日，江蘇省宜興市公證處的工作人員和國威公司、蔣國屏的委托代理人一同走進位于江蘇省南京市的蘇寧電器賣場，買走了TCL、海信、美的空調各一臺，并當場開具了增值稅專用發票和抵扣聯，之后便把三臺空調拉回到公證處進行拆解。

空調是由大小幾十件的零部件組裝成，而他們的目標很明確——PTC加熱器。

PTC加熱器是采用PTC熱敏電阻元件作為發熱源的一種加熱器。

PTC熱敏電阻元件因具有隨環境溫度高低的變化其電阻值隨之增加或減小的變化特性，所以PTC加熱器具有節能、恒溫、安全和使用壽命長等特點，是空調中非常常見的部件。

一個月之后的一天（11月20日），國威公司和蔣國屏向南京市中級人民法院提起了專利侵權訴訟，被告便是為TCL、海信和美的空調提供PTC加熱器的林芝公司，使用了侵權產品的空調制造商（TCL、海信、美的），以及實施銷售行為的蘇寧電器。

獨占許可以后誰是維權主體 本案中的原告有兩個，一個是國威公司，另一個是蔣國屏（個人）。

稍有經驗的業內人都知道，一般這種情況，兩個原告之間必然存在比較緊密的關系，事實也確實如此。

從國威公司的股權結構來看，國威公司的最大股東是蕭縣久有股權投資基金合伙企業（占股97.79%），該公司是蕭縣財政局下屬企業蕭縣建設投資有限責任公司投資的企業之一。

另一個“小股東”（僅占股2.21%）則是宜興市國威陶瓷電氣有限公司，該公司的法人正是蔣國屏。

可見本案的原告國威公司具有國資背景，但是政府只出錢，技術則由蔣國屏及其宜興市國威陶瓷電器有限公司提供。

本案的涉案專利CN200920230829.5于2009年9月8日由蔣國屏申請，并于2010年6月2日授權，僅在21天之后就獨占許可給了國威公司，并且約定：“合同有效期至該專利期限屆滿日”，“在第三方侵害其權利時，國威公司有權單獨或者與蔣國屏共同行使訴訟權利。

” 本案中，國威公司和蔣國屏的合同簽得“滴水不漏”，起訴時一同作為原告，做得也算“干凈利落”，沒有給被告留下口實。

但此處還是想討論一個問題——專利獨占許可之后，如果沒有明確的約定，那么專利侵權發生時，誰有資格作為維權主體？ 關于這個問題，《專利法》第六十條規定：“未經專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權，引起糾紛的，由當事人協商解決；不愿協商或者協商不成的，專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理……” 顯然，專利權人和被獨占許可人均可以作為維權主體。

不但如此，被獨占許可人還可以申請訴前禁令和證據保全。

《專利法》第六十六條規定：“專利權人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為的措施。

” 《專利法》第六十七條規定：“為了制止專利侵權行為，在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下，專利權人或者利害關系人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。

” 緩兵之計——管轄權異議 管轄權異議，在大多數侵權訴訟案中都會被被告搬出來，有時候是管轄權真的存在問題，但大多數時候都是被告拖延時間的手段。

被告有權對管轄權提出異議，《民事訴訟法》第一百二十七條規定：“人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出。

人民法院對當事人提出的異議，應當審查。

異議成立的，裁定將案件移送有管轄權的人民法院；異議不成立的，裁定駁回。

” 林芝公司位于常熟市，常熟市的專利侵權案件歸蘇州市中級人民法院管轄。

由于侵權產品的制造是在常熟完成的，雖然銷售行為發生在南京，但是并非由林芝公司自己實施，所以林芝公司希望以此為由將侵權訴訟轉移到自己的主場進行。

《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第五條規定：“因侵犯專利權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。

侵權行為地包括：被訴侵犯發明、實用新型專利權的產品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；專利方法使用行為的實施地，依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；外觀設計專利產品的制造、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；假冒他人專利的行為實施地。

上述侵權行為的侵權結果發生地。

” 國威公司顯然早已想到這一點，所以在起訴時將銷售侵權產品的蘇寧電器也作為共同被告。

如此，按照《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第六條的規定：“原告僅對侵權產品制造者提起訴訟，未起訴銷售者，侵權產品制造地與銷售地不一致的，制造地人民法院有管轄權；以制造者與銷售者為共同被告起訴的，銷售地人民法院有管轄權。

使得南京市中級人民法院獲得了管轄權。

雖然南京市中級人民法院和蘇州市中級人民法院對本案均有管轄權，但是由于南京市中級人民法院為最先立案的人民法院，因此管轄權問題其實已經無可反駁。

《民事訴訟法》第三十五條規定：“兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其 個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

幾個被告之所以還要提出管轄權異議，其目的還是在于國威動作著實不慢，從公證購買到提起訴訟僅僅用了一個月的時間，幾個被告確實需要多一點時間準備證據應訴。

釜底抽薪——無效請求 向當年的專利復審委員會（現稱復審和無效審理部）提出無效請求，是專利訴訟中非常常見的應對手段，如果涉案專利能夠被順利無效，專利侵權問題自然就迎刃而解。

但是專利無效工作還是存在一定難度的，主要體現在有力證據的檢索難度較大，沒有一定的專業技能可能花了時間，卻得不到想要的結果。

不得不說，管轄權異議還是為林芝公司爭取到了一定的時間。

關于管轄權異議的裁定直到2014年1月初才做出，林芝公司有兩個多月的時間策劃應對方案，當然收集無效證據的時間也在這兩個月內。

復審委員會發出了無效宣告請求受理通知書，侵權訴訟再次中止。

《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第九條規定：“人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟。

” 由此，所有的“熱身運動”終于結束，各方的關注點也正式聚焦到涉案專利CN200920230829.5上，國威公司與林芝公司摩拳擦掌準備在復審委員會上分個高下。

中國企業跨境知識產權許可介紹

從2006年深圳微芯生物向美國公司HUYA許可西達本胺開啟我國生物醫藥創新藥對外知識產權許可的先河，到2013-2022年間迎來恒瑞醫藥、信達生物、和記黃埔、康方生物等藥企對外許可創新藥的小高潮，再到2022年百濟神州向美國制藥公司Celgene許可BGB-A317（PD-1單抗）創出截至目前國內藥企單品種對外許可的最高交易額13.93億美元，可以看到國內越來越多擁有先進醫藥技術的公司開始通過向海外知識產權許可的方式實現其知識產權的商業化。

一、謀篇布局 國內企業要想成功向海外授權知識產權，需要從整體戰略層面對某個藥物產品或品種的知識產權進行規劃布局，構建優質的專利組合資產，以此為基礎進行許可。

一方面是目標市場的知識產權布局；一方面是專利技術本身的布局，比如美國FDA提出生物醫藥的專利保護類別可以包括化合物、配方、制備方法、使用方法和遞送裝置等方面，可在藥物開發的各個階段逐步進行專利申請，形成專利組合。

例如最近諾華原研藥諾欣妥在中國的核心專利（涉及藥物組合物）被上海宣泰海恩藥業成功無效，但因諾華仍擁有該產品的其他相關專利和專利申請（涉及制備固體復合物或晶型等），國內的藥企想要仿制諾欣妥依然有障礙。

二、知識產權許可策略 通常，在知識產權許可策略方面主要以許可類型（獨占許可、排他許可、普通許可）、許可費及其計算基準、許可地域（是某個國家和地區還是全球范圍）、許可范圍、許可期限等方面為主要考慮內容，但就醫藥領域而言，要尤為注意許可時機、許可費收取方式和許可范圍。

在制藥領域，知識產權許可時機十分重要，由于經歷漫長的藥物開發階段（包括新藥的發現與篩選、臨床I期-III期試驗、新藥申請與上市以及藥品上市后的臨床IV期），國內通常需要5-10年，最長15年，并且每個階段都存在開發失敗的可能性，因此成熟度高的技術因投入巨大且風險相對更低往往可以比早期的技術賣個更好的價錢。

這就意味著國內企業在對外知識產權許可時，需要斟酌知識產權許可時機，如果選擇在早期的藥物發現階段就進行許可，則收益較技術更成熟時會少，但可以使公司早點獲得收益；如果選擇臨床期或更成熟產品階段進行許可，則需投入更多資源，但這樣可在未來取得更大回報。

企業可根據自身情況和目標市場或目標合作方情況，在“短期變現”和 “長線持有”之間定奪策略。

知識產權許可費方面，制藥領域通常包括首付款、里程碑付款以及基于銷售額按一定比例提成。

知識產權許可費通常可看做可以看作是藥品的研發成本和附帶的一些其他費用，其費用的影響因素涉及藥物品種、藥物所處研究開發階段、目標市場、許可類型等多方面。

需要注意的是，國內企業在向國外授權知識產權許可采用里程碑付款方式時，作為許可方的國內企業面臨能否最終收回全部許可費的風險，此時可以考慮將技術秘密和知識產權一起許可，這樣做的好處在于一方面可為海外被許可方提供咨詢、技術支持而收取服務費用，另一方面也利于雙方互相合作，促成技術落地，實現共贏。

三、技術改進 在走出去的過程中，針對技術改進的權利歸屬以及目標市場的相關法律規定也是需要考慮的問題。

企業應該規避相關風險，如應在協議中對“改進”的定義、誰擁有改進后知識產權、相對方對于改進是否有使用權等做出明確規定，以免將來發生糾紛時掰扯不清。

盡管企業可以約定知識產權被許可方做出改進后的權利無償回授給企業使用，但考慮到各國相關法律的不盡相同，這種回授條款在海外國家的效力有待考量，有可能涉及改進發生地技術出口有關的法律問題。

四、及時止損 醫藥研發項目前期投資巨大、不可控因素眾多，因此在向知識產權外許可過程中，企業還應考慮并監控被許可方有無能力達到預期結果。

以制藥領域為例，許可方應考慮被許可方沒有能力將藥物開發推進到下一階段或者無法按期實現收益，可在協議中建立確保知識產權被許可方努力工作的機制，要求被許可方定期提交報告并保存原始賬目，同時許可方有權對其進行查驗和審計，并將付款方式和退出策略整合到專利許可中，將自身損失降到最低。

再比如，考慮到被許可方通常希望獲得獨占許可從而排除掉潛在競爭對手，作為許可方的企業可以在協議中限定授予被許可方在某個細分應用領域的獨占許可，并約定如果對方無法未能滿足約定的績效要求，其獨占性將會被終止。

五、爭議解決 盡管合作雙方最初都懷抱美好愿景，但企業走出去必須要考慮爭議的解決問題，務必在知識產權許可協議中寫明合作雙方出現爭議或者面臨合作破裂時將如何解決，考慮的問題一般包括爭議解決方式（訴訟或仲裁）、法律適用、管轄法院這幾方面。

選擇仲裁方式解決爭議時，雙方可以約定適用某個中立國家或地區的法律。

但選擇知識產權訴訟方式解決爭議時，一般選擇與知識產權許可協議的簽署地、雙方所在地或協議執行地適用的法律，如果選擇一個雙方商定的中立地的法律，則需要注意考慮知識產權被許可方所在國的法律制度是否允許，比如在美國就有可能不認可這一法律適用條款，而是適用知識產權被許可方所在州的法律。


更多關于 以 紅包為例講軟件的可專利性 ，獨占許可后，誰是維權主體？的資訊，可咨詢 樂知網。

(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺，聚焦 專利申請，商標注冊 業務)。

關鍵詞： 專利申請 發明專利申請 ?