今天，樂知網律師 給大家分享： 從無效程序看授權專利的硬傷，專利侵權等同界定講解。

從無效程序看授權專利的硬傷

在發明專利申請的授權階段，通常會收到新穎性和/或創造性的審查意見，為了克服新穎性和/或創造性的意見，申請人在答復審查意見的過程中，常常會對獨立權利要求進行修改，增加或限定新的技術特征，以使發明專利申請相對于現有技術具備實質性特點和顯著進步。

申請人在提交分案申請時，有時會重新撰寫一套或幾套權利要求以覆蓋母案專利未能覆蓋的保護范圍。

無論答復新穎性和/或創造性時作出的修改還是提交分案申請時重新撰寫的權利要求，所做的修改和重新撰寫都應符合《專利法》第三十三條規定，即修改不超出原始公開的范圍。

但是由于不同的審查員對技術理解的不同以及對修改超范圍把握尺度的不同，會使得最終授權的專利因超范圍問題而使專利權不穩定。

而且通常由于獨立權利要求因修改超范圍問題而被無效掉，最終導致全部權利要求被無效。

本文以實際案例演繹的方式來淺議如何在授權階段避免修改超范圍的問題。

專利無效制度是對已經授權但不符合授權條件的專利權予以宣告無效的制度，其中修改超范圍也是專利無效宣告理由中的一種。

2022年中國專利無效決定統計分析，其中283件被全部無效的發明專利的法律依據，修改超范圍以及分案修改超范圍合計有9件，根據IPR Daily發布的2022年中國專利無效決定統計分析，其中341件被全部無效的發明專利的法律依據，修改超范圍以及分案修改超范圍合計有13件，而且在這兩年的統計數據中，以“修改超范圍”為無效理由的案件數僅排在不具有創造性的理由之后。

可見，一件專利如果存在修改超范圍的風險，其被全部無效掉的可能性也是非常高的。

然而，在無效程序中，修改權利要求書的具體方式一般僅限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征、明顯錯誤的修正。

因此，無效程序中專利權人無法通過修改或刪除被認為超范圍的技術特征來克服修改超范圍的問題，除非該超范圍的技術特征屬于并列技術方案中之一。

這樣，修改超范圍問題就成了授權專利的硬傷，一旦出現獨立權利要求的修改超范圍問題，則可能導致全部權利要求將被無效掉，這也是以“修改超范圍”為無效理由的案件數僅排在不具有創造性的無效理由之后的原因。

關于修改超范圍的法律依據，中國專利法第33條規定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

中國專利法實施細則第43條第1款規定：分案申請可以保留原申請日，享有優先權的，可以保留優先權日，但是不得超出原申請記載的范圍。

根據中國專利法第33條的規定和中國專利法實施細則第43條第1款的規定，對于普通專利申請文件，判斷對專利申請的申請文件的修改是否超范圍的比對基礎是原始申請文件本身。

對于分案申請文件，同樣以母案的原始申請文件作為比對基礎。

幾個案例來淺析中國專利申請的修改超范圍的判斷標準。

案例一 該涉案專利屬于分案申請，該案的專利權人為松下電器。

該涉案專利的獨立權利要求為如下：

1。一種通信終端裝置，包括：

選擇單元，根據測量的所述接收功率，從分別與不同的所述接收功率相關聯的多個組中選擇一個組，所述多個組分別包含用于開始與所述基站裝置之間的通信時的初期接入的多個碼；以及 發送單元，從選擇出的所述組中包含的所述多個碼中，隨機地選擇碼并使用其執行用于對所述基站裝置進行的初期接入的發送。

涉案專利是個分案申請，因此根據分案申請的修改超范圍的比對基礎，涉案專利權利要求中所涉及的特征“多個碼”是否超范圍的比對基礎是母案的申請文件，即，該特征能否由母案申請的申請文本中直接、毫無疑義地確定。

在母案申請的原申請文本第8頁最后一段中記載了“……從選定的子信道群中隨機地選擇1個用于發送接入請求信號的子信道”；在第9頁中記載了“…作為該預定的資源例如有定時、擴頻碼或多載波信號的子載波等”。

在第11頁及附圖6-附圖7中記載了該子信道可選擇使用的資源有“擴頻碼”、“子載波”和“OFDM信號碼元”。

因此，根據母案申請的原申請文本的記載，作為發送接入請求信號的子信道，可以為“擴頻碼”、“子載波”和“OFDM信號碼元”，而并不能直接地、毫無疑義地確定出多個碼，這是因為多個碼不但包括上述三種形式，還可以包括其他形式的碼，因此根據原始申請文件不能直接、毫無疑義地確定具有“多個碼”相關特征的技術方案；因此具有“多個碼”的技術方案的保護范圍超過說明書記載的范圍。

根據上述分析，涉案專利中定義的具有特征“多個碼”的技術方案的保護范圍過于寬泛，實際上，特征“多個碼”是對“擴頻碼”、“子載波”和“OFDM信號碼元”特征的上位化概念，即，特征“多個碼”屬于對原申請文本給出的涉及特征“擴頻碼、子載波和OFDM信號碼元”技術方案的二次概括，無法直接由母案的申請文本中直接、毫無疑義地確定，因此涉案專利獨立權利要求關于特征“多個碼”的定義和限定均超出原申請記載的范圍，其從屬權利要求基于引用關系，同樣超出原申請記載的范圍，不符合專利法第33條的規定。

因此，涉案專利權被宣告全部無效。

專利侵權等同界定講解

在專利侵權判定中，經常使用的判定原則包括全面覆蓋原則和等同原則。

全面覆蓋原則即要求被控侵權的產品或方法“全面覆蓋”了涉案專利權利要求的技術特征。

全面覆蓋原則的判定一般較為清晰，也容易理解，但是等同原則會涉及到對技術特征是否“等同”的認定，而是否“等同”的界限不像全面覆蓋原則那樣清晰，具有一定的主觀性，會對侵權判定造成困難。

在防侵權檢索分析（FTO）、重點專利保護范圍分析、專利維權、甚至專利撰寫工作中，我們都不可避免地需要探究專利權的實際保護范圍，從而往往會踏足等同原則的模糊地帶。

因此，盡可能準確地掌握等同原則的適用條件和判斷標準，是準確判斷權利要求保護范圍的重要一環，也就能使得我們在相關工作中的結論和成果更加可靠和有效。

2022年1月1日開始，最高法知識產權法庭統一審理全國范圍內專利等技術類知識產權和壟斷上訴案件，進一步統一和明確了在“等同侵權”判定中采用的裁判標準。

因此，本文試著從最高法知識產權法庭對等同判定的裁判要旨出發，探究在等同判定原則方面的最新動向[1]。

一、“特意排除”規則對等同原則適用的限制 涉案專利為“ZL201420474545.1”，爭議的焦點在于“被訴侵權產品技術特征d與涉案專利權利要求1技術特征D是否等同（技術特征d為：在治具托盤相對的兩個邊上活動安裝有用于夾持PCB板邊位的邊位推拉裝置，技術特征D為：治具托盤的每個邊上均活動安裝有用于夾持PCB板邊位的邊位推拉裝置）”。

具體到本案，判斷被訴侵權產品技術特征d與涉案專利技術特征D是否構成等同技術特征的關鍵在于，本領域普通技術人員在閱讀權利要求書、說明書及附圖后，是否認為專利權人或者專利申請人特意強調某一特征用語，并排除特定技術方案。

涉案專利技術特征D“治具托盤的每個邊上均活動安裝有用于夾持PCB板邊位的邊位推拉裝置”特意強調了“每個邊上”的限定作用，在涉案專利說明書中，也強調了該技術方案所起到的“穩固的夾持”的技術效果，本領域普通技術人員在閱讀權利要求書和說明書后可以理解，權利人在專利申請時存在排除被訴侵權產品技術特征d“在治具托盤相對的兩個邊上活動安裝有用于夾持PCB板邊位的邊位推拉裝置”的意思，故不應將該技術方案再以等同認定納入專利權保護范圍。

涉案專利中的裝置示意圖 因此，被訴侵權產品技術特征d與涉案專利技術特征D不相同也不等同，未落入涉案專利權的保護范圍。

二、“明確知曉”的技術方案對等同侵權判斷的影響 涉案專利為“ZL202210202200.0”，爭議的焦點是“被訴侵權產品（燃油發動機發動的寬帶修剪機）是否對涉案專利（電動綠籬機）構成等同侵權”。

最高法認為，如果專利權人在撰寫專利申請文件時已明確地知曉相關技術方案，但并未將其納入權利要求保護范圍之內的，則在侵權訴訟中不得再主張適用等同理論將該技術方案納入保護范圍。

具體到本案，不管從涉案專利的主題名稱（一種電動綠籬機），還是通過說明書及權利要求記載的內容（如背景技術中提及的“電動剪刀和燃油剪刀”，發明內容中提及的“環保無污染”）來看，表明專利權人在撰寫專利權利要求和說明書時，都已明確知曉現有技術中存在電機驅動和燃油發動機驅動兩種方式，且專利權人基于環保效果的實現，并不尋求保護以燃油發動機作為動力源的綠籬機技術方案。

因此，在判斷被訴侵權產品是否落入涉案專利權保護范圍時，認定燃油發動機驅動與電機驅動不構成技術特征等同。

專利權屬糾紛的裁判規則講解

根據最高人民法院知識產權法庭公布的最新數據，法庭2022年新收的2956件民事二審實體案件中，專利申請權及專利權權屬糾紛（以下合稱“專利權屬糾紛”）有312件，占比達10.6%，與2022年的213件相比增幅達46.5%。

隨著我國科學技術的進步，創新主體對專利權屬的重視程序與日俱增，這從專利權屬糾紛案件數量的猛增也可見一斑。

在司法實踐中，專利權屬糾紛大體有兩種起因，一是由員工離職引起的職務發明創造權屬糾紛，另一個是由技術合作或委托完成的發明創造權屬糾紛。

那么對于日益增長的專利權屬糾紛案件，如何掌握這兩類案件的裁判規則，顯得尤為必要。

下面本文從最高人民法院發布的指導或典型案例出發，對專利權屬糾紛的裁判規則作一探究，以期發現其一些共性和特點，從而方便領會其裁判規則。

參考案例 1、最高人民法院2022年發布的指導案例158號--某科技公司訴李某某、某設備公司專利權權屬糾紛案 【基本案情】涉案專利系一種涉及配藥裝置的發明專利，原告某科技公司向人民法院提起訴訟，請求確認由其離職員工李某某申請獲權后轉移至李某某控股的某設備公司的涉案專利權歸原告所有。

該案經過一審、二審和再審程序，最終確認涉案專利屬于李某某在原告公司工作期間的職務發明創造，原告為涉案專利的專利權人。

【典型意義】最高人民法院的裁判要旨：在判斷涉案發明創造是否屬于專利法實施細則第十二條第一款第三項規定的“有關的發明創造”時，應注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡，綜合考慮以下因素：一是離職員工在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務的具體內容，包括工作職責、權限，能夠接觸、控制、獲取的與涉案專利有關的技術信息等。

二是涉案專利的具體情況，包括其技術領域，解決的技術問題，發明目的和技術效果，權利要求限定的保護范圍，涉案專利相對于現有技術的“實質性特點”等，以及涉案專利與本職工作或原單位分配任務的相互關系。

三是原單位是否開展了與涉案專利有關的技術研發活動，或者是否對有關技術具有合法的來源。

四是涉案專利（申請）的權利人、發明人能否對于涉案專利的研發過程或者技術來源作出合理解釋，相關因素包括涉案專利技術方案的復雜程度，需要的研發投入，以及權利人、發明人是否具有相應的知識、經驗、技能或物質技術條件，是否有證據證明其開展了有關研發活動等。

對裁判規則的一些探究 參考案例，均為原告維權成功的案例，分別對應于《專利法》第六條和第八條。

兩案例均屬于未對專利申請權和專利權的歸屬作出合同約定的情形。

經過梳理上述案例的裁判要旨，發現如下共通的規則：

1、首先，雙方對專利申請權和專利權的歸屬作出合同約定的，從其約定。

2、在雙方對專利申請權和專利權的歸屬無合同約定的情況下，大體適用如下規則：

（1）原告要證明其對涉案專利技術方案的一部分或全部有技術研發活動或合法來源，例如提供研發圖紙、會議記錄、草案、修改案、數據等或者技術轉讓合同、備案證明等。

（2）原告要證明被告有機會接觸和獲取涉案專利涉及的技術信息，以及獲取途徑和技術信息內容，例如：離職員工在原單位的工作職責、權限，能夠接觸、控制、獲取的與涉案專利有關的技術信息；或者被告在涉案專利申請日前能夠通過合作或委托等方式獲知該技術方案。

（3）原告還需要證明涉案專利技術方案來源于其在先完成的技術方案。

例如：涉案專利技術方案來源于原告的員工執行本職工作或原告單位分配的任務所完成的發明創造；或者涉案專利技術方案來源于原告向被告提供的其在先完成的技術方案。

（4）在原告完成上述舉證責任的情況下，被告可對原告的主張進行抗辯，就其對涉案專利技術方案具有合理來源進行證明或合理說明。

例如：被告對涉案專利技術方案具有充分的研發過程和資料或者其他充分的合法來源；在不涉及職務發明創造的情況下，被告可說明或證明涉案專利技術方案系對現有技術而非對原告技術方案的改進；在已確認涉案專利技術方案來源于原告的情況下，被告應說明涉案專利技術方案與原告技術方案的區別，并在此基礎上就其對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻進行證明或合理說明。

簡化上述共通規則，專利權屬糾紛裁判的實質實際上是為了查明一個問題，即究竟誰對涉案專利技術方案的實質性特點作出了創造性貢獻，從而判定涉案專利的權屬歸誰所有或共有。

當然這里排除一種非常極端且罕見的情況，即原告和被告分別獨立完整地完成了涉案專利技術方案的研發，該情況下涉案專利權授予最先申請專利的一方。

需要說明的是，任何個案均有其獨特的背景和事實，在案件審理時需要對規則作出變通或調整，因此其裁判規則還具有相應案件的特點。

例如對于由技術合作或委托完成的發明創造權屬糾紛，還要看是否涉及被告對原告技術方案的實質性改進，被告是否使用了原告的商業秘密進行改進后申請專利等情形。

四、對創新主體證據意識的提示 探究上述專利權屬糾紛案件裁判規則發現，不論作為原告還是被告，創新主體對其權利來源的依據或證據要有足夠的重視。

若創新主體主張的權利或已有的權利來源于自身技術研發，則研發過程文件則要保存完整，包括研發立項、任務分解、會議記錄、研發圖紙、修改文件、實驗數據、最終成果等形成環環相扣的時間線，并建議將上述研發過程文件留下清晰可信的時間印跡，可以采用發送郵件、可信時間戳、第三方存證平臺等技術手段作真實性背書。

若企業主張的權利或已有的權利來源于轉讓繼受，則建議創新主體要關注權利的源頭、流轉過程、自身受讓的合法性，并保留一定證據用以證明，并且也可采用上述技術手段作真實性背書。

同時，上述證據保存過程應更注重或突出“己方對技術方案的實質性特點作出創造性貢獻”證據的保存。

如此在后期若發生糾紛，可快速、高效、可靠地提出證據，這里的糾紛不限于權屬糾紛，還包括侵權糾紛等。


更多關于 從無效程序看授權專利的硬傷，專利侵權等同界定講解 的資訊，可咨詢 樂知網。

(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺，聚焦 專利申請，商標注冊 業務)。

關鍵詞： 申請專利 如何申請專利 ?