今天，樂知網律師 給大家分享： 中美外觀設計專利侵權的范圍 ，中英文商標的近似性判定 。

中美外觀設計專利侵權的范圍

2022年，美國外觀設計專利領域的一個重大案件（Curver Luxembourg， SARL v。 Home ExpressionsInc。），美國聯邦巡回法院澄清了外觀設計專利侵權的范圍，并認為已有60年歷史的先例（Glavas案）不再是好的法律。

1、何為Glavas案？ 1956年，申請人（Glavas）向美國專利及商標局（USPTO）遞交了一項救生具的專利申請，但審查員認為該外觀設計是基于若干項在先設計的簡單拼湊，其引用了一種救生工具、枕頭、擔架、剃須刀片、肥皂條和兩個瓶子作為現有設計，并認為在此基礎上的排列組合可以涵蓋范圍非常寬泛的一系列外觀設計，并因此根據專利法第103條將該專利申請予以駁回。

申請人不服USPTO的決定，向法院提起訴訟，要求撤銷USPTO的駁回理由。

法院認為，雖然從表面上看已知救生工具設計和枕頭結構設計似乎共同組成了申請人所要求授權的救生具，但枕頭結構并不能提供使得設計人得出本申請的改進方法的啟示。

在該案的判決中，法院認可審查員引入不同類別的在先設計作為對比設計的做法，但對于在先設計與涉案外觀設計是否屬于相同或者相近似種類的產品并不關心，其關心的僅是以下兩點：一是在先設計的設計特征與涉案外觀設計的設計特征是否足夠相似；二是在先設計的相似設計特征中是否存在教導，對于設計者將該設計特征應用于另一在先設計時，是否存在啟示。

由此案可知，在Curver案之前，美國外觀設計的非顯而易見性所研究的只是物品表面具有吸引力的外觀，至于所涉及的物品的種類是否相同或相似則在所不問。

[1] 2、Curver案帶來了何種改變？ Curver案所涉及的外觀設計專利的名稱為“椅子圖案”并且要求如下所示的“椅子圖案裝飾設計”：

原來的名稱是“家具（部分）”并用類似的語言起草權利要求。

在專利審查期間，審查員對該名稱提出異議，因為它未能為外觀設計確定“特定物品”。

專利權人將該專利修改為當前的名稱和關于“椅子”的權利要求。

被告Home Expressions Inc。用相似的圖案做籃子。

Curver起訴HomeExpressions侵權，辯稱權利要求不限于椅子。

美國地區法院將該項權利要求解釋為限于椅子，然后判定不構成侵權。

在上訴中，Curver辯稱，地區法院將權利要求限于椅子是錯誤的，盡管名稱和權利要求明確規定了“椅子”，但涉案專利的圖并沒有具體顯示椅子。

美國聯邦巡回上訴法院指出，“Curver的辯稱實際上與表面裝飾設計本身的專利請求相矛盾。

我們拒絕在這里如此寬泛地解釋外觀設計專利的范圍，僅僅是因為所引用的制品是以權利要求書的語言出現的而不是以圖出現的。

外觀設計專利的保護范圍傳統上是基于圖，然而權利要求的語言可以限制外觀設計專利的范圍，該專利中的權利要求語言提供了圖中沒有出現的制品的唯一實例。

” 因此，在Glavas案中關于具有類似表面裝飾的外觀設計專利的可預見性聲明不再是一個好的法律。

3、中國的相關規定 根據《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》：

第八條規定，在與外觀設計專利產品相同或者相近種類產品上，采用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利法第五十九條第二款規定的外觀設計專利權的保護范圍。

第九條規定，人民法院應當根據外觀設計產品的用途，認定產品種類是否相同或者相近。

確定產品的用途，可以參考外觀設計的簡要說明、國際外觀設計分類表、產品的功能以及產品銷售、實際使用的情況等因素。

因此，在中國進行外觀設計專利產品與被控侵權產品的外觀設計的比對前，應首先審查被訴侵權產品與外觀設計專利產品是否屬于相同或者相近種類產品進行認定，如外觀設計專利產品與侵權產品不屬于相同或者類似產品，則無需再對產品的外觀進行比對。

4、中美比較分析 中國《專利法》第二條第三款規定：“外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。

”美國《專利法》第171條規定：“就產品而發明的任何新的、原創性的和裝飾性的外觀設計，其發明者可依據本法的規定和要求獲得專利。

” 中國專利法第二條第三款所述的外觀設計產品是指一個不能分割的、完整的產品，該產品的各個組成部分不能單獨出售或使用；而美國專利法第171條只是要求“任何新的、原創性的和裝飾性的外觀設計”須使用于特定的產品上，但并未規定該外觀設計必須是未完整的產品。

具體而言，在Curver案之前，美國外觀設計所保護的是對工業品所作的裝飾性的設計，而非工業品本身。

而在Curver案之后，當權利要求的語言限定了外觀設計專利的產品范圍時，美國外觀設計所保護的是包括裝飾性的設計的該特定產品，而非對該產品所作的裝飾性的設計，在侵權判定時也需認定被訴侵權產品與外觀設計專利產品是否屬于相同或者相近種類產品。

中英文商標的近似性判定

近年來，隨著我國貿易的不斷發展，世界各國的優質企業不斷涌入國內，這些企業進入中國的第一件事就是“打響品牌”，以期迅速吸引中國消費者的注意力。

由中英文之間的翻譯引發的商標糾紛問題也越來越多。

案例回放 案例一：“Land Rover”與“陸虎”案 英國路華公司及其前身早在1904年生產了第一輛“Rover”汽車，并于1957年在中國申請注冊了兩個英文商標“Land Rover”和“Range Rover”于第12類商品上，這兩個英文商標一直延續注冊至今。

1999年11月10日，吉利公司提出第1535599號“陸虎”商標（簡稱“爭議商標”）的注冊申請，于2001年3月7日獲準注冊。

后經續展，其專用期至2022年3月6日止，核定使用商品為第12類“摩托車，陸地車輛發動機，陸地車輛變速箱，汽車，貨車(車輛)，汽車(車輛)，小汽車，汽車車身，運貨車”。

2004年4月26日，路華公司以爭議商標違反《商標法》第三十一條的規定為由，對爭議商標提出撤銷注冊申請。

其提出的理由包括：相關媒體在報道中直接將“Land Rover”越野車稱為“陸虎”，說明路華公司的“陸虎”商標已經為中國消費者所熟知，在中國的汽車市場具有了較為廣泛的影響力。

吉利公司的“陸虎”商標很容易與路華公司在先使用并具有廣泛影響力的“陸虎”商標構成混淆性近似，并且二者均注冊在第14類商品上。

吉利公司則辯稱，路華公司從未以自身名義在商業活動中使用過“陸虎”商標，其對“陸虎”商標并不享有任何在先權利。

“陸虎”是第三方媒體對路華公司“Land Rover”產品的翻譯， 并不能被界定為路華公司本身的使用行為。

2010年7月19日，商標評審委員會作出裁定，對爭議商標予以維持。

路華公司不服該裁定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

北京市第一中級人民法院認為，從路華公司提交的證據可以看出，“陸虎”作為“LAND ROVER”的中文翻譯，在爭議商標申請日前已經被中國的相關公眾所認同，并與當時的權利人寶馬公司形成了唯一的對應關系。

“陸虎”商標實質上已經成為“LAND ROVER”在中國的標識，被中國的廣大消費者和相關媒體認可，具有了區分商品來源、標志產品質量的作用，在中國汽車業領域具有一定的影響。

除此之外，結合路華公司的“陸虎”汽車的知名度，吉利公司作為一家汽車生產企業，理應知曉“Land Rover”與“陸虎”之間的對應關系。

吉利公司的行為具有明顯的不正當性。

案例二：“Forever Mark”與“永恒印記”案 “Forever Mark”是戴比爾斯集團首個在鉆石上使用的品牌，2000年戴比爾斯公司在中國申請注冊了“Forever Mark”英文商標以及圖文商標于第14類商品上。

2005年2月，高文新在第14類商品上申請注冊“永恒印記”中文文字商標，2008年4月獲得國家工商行政管理總局商標局的核準注冊。

2011年6月，戴比爾斯百年有限公司向商評委提起爭議，請求撤銷高文新在第14類上注冊的“永恒印記”商標，主要理由包括：戴比爾斯公司擁有引證商標“Forever Mark”，且經過長期廣泛的宣傳與使用，已經在行業內具有較高的知名度，請求認定為第14類寶石等商品上的馳名商標；高文新作為珠寶行業中的業內人士，應當知曉，甚至熟知戴比爾斯公司的引證商標；據此，戴比爾斯公司認為高文新的“永恒印記”商標是對戴比爾斯公司在先使用并具有較大影響力的“Forever Mark”商標的抄襲與模仿。

高文新辯稱，戴比爾斯公司大約在2006年才陸續進入中國對“Forever Mark”進行使用，在此之前并沒有任何中文譯名與之對應。

戴比爾斯公司的是2009年4月入駐北京，開了第一家“Forever Mark”門店，因此該商標在2005年2月4日（“永恒印記”商標申請日）之前并不構成馳名商標。

高文新還認為，“永恒印記”與“Forever Mark”并不構成近似商標，其申請注冊的“永恒印記”商標并不侵犯戴比爾斯公司的在先權利，而且經過幾年的使用，其“永恒印記”商標已經被相關公眾所認可。

2012年12月10日，商評委作出對爭議商標“永恒印記”予以維持的裁定。

收到商評委的裁定后，戴比爾斯公司不服，并依法提起了行政訴訟。

北京市第一中級人民法院認為“FOREVER”和“MARK”均為常見英文單詞，相關公眾很容易將“永恒印記”理解為“FOREVER MARK”的中文翻譯。

在此基礎上，上述標識若使用在相同或類似商品上，極易造成相關公眾對產品來源的混淆、誤認。

“FOREVER MARK”與“永恒印記”構成相同或類似商品上的近似商標。

據此，北京市第一中級人民法院作出了撤銷商評委的上述裁定，并針對爭議商標重新作出裁定的判決。

商評委與高文新不服該判決，依法提起了上訴，北京市高級人民法院經過審理后，作出駁回上訴，維持原判的判決。

產品型號與商標的沖突及保護路徑講解

與商標不同，產品型號不是法律術語，它指產品上用于區別不同規格類型的產品的編號，用于輔助表示產品的性能或特點等。

部分產品的型號命名由相關部門指導規則，在通用的命名規則內，各企業制定自己的型號名稱，并提交經相關部門審批或備案，如高低壓設備產品。

部分則是企業自行定義型號命名的編號規則與含義，為了區分同一品牌下同類型產品因規格或特定功能的不同而細分的產品。

由于產品型號在一定程度上起著對產品描述的作用，基本由字母和數字組成，構成較為簡單，僅用于區分同類型產品的不同規格，從這個角度而言，其產生利益的空間不高，未達到形成法律上固有權利（如產品型號權）予以規定和保護的必要性和緊要性。

然而，在實踐中，產品型號的使用可能與注冊商標沖突而構成商標侵權，那么在實際使用中如何規避或降低商標侵權風險？在特定情形下，部分產品型號經過企業長時間的宣傳和使用承擔了識別主體的功能，產品型號蘊含一定的權益時，該如何通過現有法律進行維權？下面通過收集了相關的案例來探討司法實踐中對產品型號與注冊商標沖突的認定和產品型號保護的路徑。

一、產品型號與注冊商標的沖突 1、通用型號 《商標法》第59條第1款中有關于產品型號的相關規定，“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，……注冊商標專用人無權禁止他人正當使用。

”該規定中，產品型號納入正當使用范圍的僅限于通用型號。

通用型號是國家明確規定或是行業通用的表示產品性能、規格、尺寸等信息的編號，具有廣泛性和規范性的特點，不具有顯著性。

因此，通用型號應當是國家或者某一行業所共用的，不應被個人或企業申請注冊為商標。

即使申請注冊為商標，也無權禁止他人的正當使用。

在蘇州凈化設備有限公司與蘇州市吳中區市場監督管理局行政訴訟案件中[1]，第三人尚田公司（被投訴人）即是依據上述規定以通用型號為正當使用作為抗辯成功。

蘇州市吳中區市場監督管理局針對蘇州凈化設備有限公司關于尚田公司商標侵權的舉報作出《答復》認為，尚田公司僅將“SW-CJ”作為企業產品的型號使用在銘牌上，并非作為商標使用。

從上世紀80年代開始，凈化設備生產行業就已普遍把“SW-CJ”作為產品型號，其中行業內的龍頭企業在上個世紀80年代生產的“SW-CJ-1B”標準型凈化工作臺獲得了國家銀質獎。

依據《商標法》第59條第1款的規定，認定尚田公司對“SW-CJ”的使用不構成對蘇州凈化設備有限公司注冊商標“SW-CJ”的侵犯。

蘇州凈化設備有限公司不服，提起行政訴訟。

蘇州市吳中區市場監督管理局的觀點得到了一、二審法院的支持。

通用型號作為正當使用抗辯的前提是該產品型號有證據支持確實達到了通用的標準，記載在國家標準或者行業標準中的全國或者全行業通用的，或者是經過相關公眾長時間的使用而在全國范圍內或全行業對某種商品約定俗成的統一型號。

如果未達到上述的要求，則無法主張通用名稱的正當使用。

2、產品型號（非通用） 非通用的產品型號與注冊商標的沖突問題更為普遍和突出。

企業自行定義的產品型號與注冊商標構成相同、近似時，是否構成商標侵權，這與產品型號本身的構成、具體使用的方式、產品整體標識使用情況，以及注冊商標的知名度等情況密切相關。

下面是五個相關的案例，表1中前三個（序號1-3）法院認定構成商標侵權，而后兩個（序號4-5）法院認定為非商標性使用而不構成侵權，信息如下：

上述案例同樣是產品型號的使用，有的法院認定侵權，有的法院認定不構成侵權，在結論上表面看似矛盾，但實際上有著內在的一致性。

首先，判斷是否侵權的標準以是否導致混淆為考慮的出發點。

依據《商標法》第57條第1款的規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同商標的，即構成商標侵權，無須考慮“容易導致混淆的”的因素。

但考慮到產品型號顯著性弱，即使產品型號與注冊商標完全相同，使用在相同商品上，不應機械適用上述規定，存在描述性的正當使用的可能性，不一定構成侵權。

因為：上述規定的適用的是兩個商標，注冊商標與指控侵權的未注冊商標，都是用于區分商品來源的商業標識。

而產品型號，從其作用來說，一般不單獨起到識別產品來源的作用，它僅是產品參數，輔助挑選具體規格的產品。

如果產品型號的使用形式，超出了其必要的描述性使用，它雖形式上看似為產品型號，但實質上起到商標的區分產品來源的作用，特別是，如果權利人主張的注冊商標享有較高的知名度的情況下，相關消費者會易將產品型號識別為商標，從而導致混淆和誤認，才會對注冊商標造成相關的損害。

產品型號的使用超出必要的使用形式，存在突出或明確表明其為商標使用的，易判定商標侵權。

產品型號作為產品詳細的信息或產品參數，在實際使用 般與上下文內容的格式一致，作描述性介紹，這是常規的，符合商業使用習慣。

如果存在突出，如單獨顯示，字號偏大，或加粗等方式，或明確將產品型號作為品牌予以宣傳，則是有背于商業常用模式的，難謂正當和合理。

在上表序號1-3的案例中，則出現了不規范使用的情形，如序號1案例中，被告用了括號“（）”把“kbo”標注了出來，使“kbo”在這些字母或者字母和數字的組合中顯得較為突出，更是使用了“產品品牌kb0d（skb）上海凱保”字樣，直接向消費者表明“kbo”為產品品牌，而非產品型號。

序號2-3案例中，被控侵權方均為將產品型號突出使用的方式，結合注冊商標具有較高知名度及通過使用增加注冊商標的顯著性的因素，極易造成相關公眾對兩者的關聯關系產生混淆或誤認，屬于侵犯注冊商標專用權的行為。

規范使用產品型號，并使用企業自身注冊商標，清楚標明企業名稱，則不易被判定商標侵權。

遵循產品型號描述性的使用方式，同時增加區分的要素，則不會導致混淆的產生。

從序號4-5案例中，可以總結出以下不構成商標侵權的條件：第一，被訴標識僅為產品型號，且沒有突出使用；第二，被控侵權方規范使用其注冊商標，且標明企業名稱；第三，被控標識（注冊商標）顯著性較弱。

除了上述原因，還考慮了個案的因素，如在序號4案例中，原告，也即注冊商標權人，將其注冊商標“009”亦作為產品型號使用，二審法院認為：“‘009’作為使用頻率極高的阿拉伯數字，商標意義上的顯著性本來就較弱，原告在將其注冊后，不但未通過規范、突出使用的方式來積累商譽，提升其作為商標的知名度，反而延續了注冊前將‘009’作為型號使用的傳統，仍只將其作為‘真彩truecolor’產品的一個型號予以標注，堵塞了‘009’商標顯著性提升的渠道，弱化了‘009’商標識別商品來源的功能。

”如在序號5案例中，考慮到了被控侵權產品的特殊性和相關公眾的注意程度，“購買建筑工業用途電纜的相關消費群體，并不是普通消費者，該消費群體具備一定的專業知識并會施以必要的注意力，其能明確區分商品商標、商品型號與商品來源的區別，并不會對涉案商品的來源產生混淆和誤認”。

正如序號5案例二審判決中寫道的“商標法所要保護的，是商標所具有的識別和區分商品或服務來源的功能，而并非僅以注冊行為所固化的商標標識本身，如果使用行為并未損害涉案商標的識別和區分功能，未因此導致市場混淆的后果，那該行為即不在商標法所禁止的范圍之中”，因此，在判斷產品型號的使用是否構成了對注冊商標的損害，要根據個案情況從本質上去分析和判斷是否存在混淆的可能性，不僅僅從形式上機械地給予注冊商標保護。

二、產品型號權益的保護 1、產品型號與知名商品特有的名稱（一定影響的商品名稱） 在實際中，根據具體產品的特性或企業的營銷策略或消費者的認知等原因，某些產品型號除了起著描述性作用之外，起到了一定的識別產品來源的功能，即看到該產品型號即關聯到特定的品牌和或企業，它客觀促進了產品的銷售，為企業帶來經濟效益。

因此也引來了其他個體或企業的模仿使用，搶占了市場份額，對在先使用該產品型號的企業造成了損害。

下面是權利人以產品型號為事實基礎將其轉化為現行法律規定的權利予以維權的兩個案例。

上述兩案例均是以產品型號為事實基礎通過主張1993年《反不正當競爭法》第5條第2款的“知名商品特有的名稱”予以保護[2]，即把產品型號認定為商品特有名稱。

并非所有的產品型號都可以通過轉化為現有權利予以保護，在達到相應權利所要求的條件（如若主張知名商品特有的名稱，需要同時達到“知名”和“特有”）外，也與產品特殊及行業管理規范有關聯。

表2中的兩案件的產品為高低壓電器設備，屬于強制性認證工業產品。

行業協會等管理機構對高低壓電器產品型號進行規范管理，管理機構以一定的編制命名規則對高低壓電器產品型號進行授權頒證以確保企業自創產品型號在注冊范圍內的唯一性，并進行了相應的公示，從而使高低壓電器的產品型號產生識別特征，用以區別不同生產商，同時，又禁止冒用企業專有產品型號，以保護具有專有型號的產品和企業。

這些行業規范使得高低壓電器設備的產品型號客觀上起到了商標的識別作用。

2、產品型號與商標 由于產品型號并非權利基礎，如需加強對產品型號的保護可申請注冊為商標，或在他人注冊相同的商標時依據《商標法》第32條的規定主張在先使用的產品型號為具有一定影響的未注冊商標提異議或無效宣告防止他人申請為注冊商標。

將產品型號申請注冊商標是一種尋求更強保護的積極的嘗試，但考慮到產品型號先天顯著性弱的特點，仍面臨被商標局以缺乏顯著性而駁回，例如在株式會社名閥納制作所與國家工商行政管理總局商標評審委員的“387及圖”商標駁回復審行政案件中[3]，最高人民法院在該案再審中認為：“申請商標由數字和類圓形構成，申請注冊的商品類別是閥、安全閥等商品，該類產品具有使用簡單字母或數字作為產品型號的實際情況，申請商標的類圓形也與閥門的形狀類似，因此相關公眾通常難以將申請商標標志作為區分商品來源的商標加以識別和記憶，沒有固有顯著性。

”在此種情況下，可嘗試通過使用獲得或增強了后天的顯著性，彌補了固有顯著性的缺失，可增強產品型號獲得商標注冊的可能性。

結語：產品型號的固有作用是說明產品的性能特征，輔助于消費者購買到特定規格的產品。

企業在使用產品型號時規范使用，符合商業使用習慣，不突出使用該產品型號，并且使用自有注冊商標和清晰表明產品提供者，避免混淆，降低潛在的侵權風險。

而如果該產品型號通過長期的使用和宣傳，具有一定的知名度，單獨或與商標共同起到了識別產品來源的功能，則可以通過申請注冊商標，或以構成一定影響的商品名稱（知名商品特有名稱）等積極維權將產品型號形成的相關權益予以固定，避免他人搶注或使用從而對企業造成不必要的損失。


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