今天，樂知網律師 給大家分享： 中國申請進行PCT國際申請的優先權問題 ，基于美國申請提交PPH請求中引用文件處理講解。

中國申請進行PCT國際申請的優先權問題講解

在提交PCT國際申請時，如果能夠為該PCT國際申請要求到在先申請的優先權，不僅會給PCT國際申請本身帶來時間上的提前，而且對基于該PCT進入國家階段的國家申請，無疑也能帶來審查上的優勢，例如，由于享有在前申請的申請日，因此，在評價新穎性、創造性的問題上給基于該PCT國際申請進入國家階段的國家申請帶來好處。

一、 要求優先權的條件 在時間上，要求PCT國際申請就中國在先申請的申請日起十二個月內，并且在專利合作條約中規定：PCT國際申請要求優先權的中國在先申請屬于以下情形之一的，不能享有優先權：已經要求過外國優先權或者中國優先權的；已經被授予專利權的；屬于按照規定提出的分案申請的。

二、 PCT國際申請要求中國在先申請的幾種案例 1。 PCT國際申請要求一般意義上的中國在先申請的情況 如果PCT國際申請要求的中國在先申請屬于一般意義上的中國在先申請，即該中國在先申請沒有要求其它申請的優先權，也沒有被其它申請要求優先權。

如果PCT國際申請與中國在先申請在內容上完全一致的話，那么該PCT國際申請享有該中國在先申請的優先權是沒有問題的；但是如果PCT國際申請與中國在先申請在內容上在在不同的話，那么依據后續進入國家的不同，判斷PCT是否能夠享有優先權也是不同的，這與各個國家判斷是否享有優先權的松緊是有關聯的。

例如，中國在先申請記載的技術方案是：1+2+3，如果PCT國際申請記載的技術方案與中國在先申請的技術方案一致的話，即也是1+2+3，那么，該PCT國際申請享有該中國在先申請的優先權是沒有問題的。

但是如果PCT國際申請所記載的技術方案是1+2+4，其中，4為3的一種比較明顯的替代技術手段，并且整個中國在先申請文件中也沒有記載技術方案1+2+4，那么，后續基于該PCT國際申請進入國家階段時，由于各國審查的嚴格程度不同，導致是否能夠享有優先權的結果也會不同。

比如，歐洲審查較嚴格一些，優先權可能不被認可，美國審查較寬松一些，優先權可能被認可，因此，是否能夠要求到中國在先申請的優先權是存在一定風險的。

2。 PCT國際申請要求的中國在先申請要求過優先權的情況 這種情況一般是這樣的，在中國先申請了一項申請A，過了一段時間申請人對申請A進行了修改（增加了一部分技術內容），基于申請A提交了申請B，在提交申請B時享有了申請A的優先權，在提交PCT國際申請時，僅僅要求了申請B的優先權。

針對這種情況，我們認為優先權的要求是不恰當的，因為PCT國際申請中要求申請B的優先權時，只是要求到了申請B相對于申請A增加的那部分技術內容的優先權，申請B中與申請A相同的那部分技術內容由于非首次申請而不能享受到優先權。

因此，如果需要完整地保護到涉及到的所有相關技術方案，在提交PCT國際申請時就需要同時要求申請A和申請B兩項申請的優先權。

需要說明的是，針對這種在提交PCT國際申請時，遺漏了對申請A的優先權要求聲明的情況，可以在優先權期限內對優先權要求進行補充。

例 ，在中國先申請了一項申請A，其技術方案是1+2+3，過了一段時間申請人發現可以對申請A進行改進，于是基于申請A提交了改進的申請B，申請B的技術方案是：1+2+3 / 4，其中，4是3的一種效果較優的替代手段，在優先權期限內提交申請B時要求了申請A的優先權，而在基于中國國內申請提交PCT國際申請時，僅僅要求了申請B的優先權。

在這種情況下，由于技術方案1+2+3并非首次申請，因此，PCT國際申請并不能享有到申請B中記載的技術方案1+2+3的優先權，僅能夠享受到申請B中所記載的技術方案1+2+4的優先權。

如果在優先權期限內沒有補充要求申請A的優先權的話，后續基于PCT申請進入國家階段時，由于PCT國際申請并不能享有申請A的優先權，在對進入國家階段的申請進行審查時，申請A也即是可以用于評價新穎性、創造性的現有技術了。

由于申請A與申請B（也即PCT國際申請，以及后續進入國家階段的申請）相似度極高，用申請A作為現有技術來評價進入國家階段的申請無疑是致命的，可能導致申請被駁。

3。 PCT國際申請要求的中國在先申請被要求過優先權的情況 在這種情況下，中國在先申請的國內申請與上述第2種具體案例的情況相同，即：在中國先申請了一項申請A，過了一段時間對申請A進行了修改（增加了一部分技術內容），基于申請A提交了申請B，在提交申請B時享有了申請A的優先權，與第2種具體案例的情況不同的是：在遞交PCT國際申請時僅僅要求了申請A的優先權。

針對這種情況，很顯然根據上面的分析，由于PCT國際申請僅僅要求了申請A的優先權，因此對于申請B相對于申請A所添加的那部分技術內容在PCT國際申請時并不能很好的得到保護，并且由于在申請A中并不涉及在申請B中所添加的那部分技術內容，在后續階段也不能對PCT國際申請進行援引加入，因此，該PCT國際申請對專利技術方案的保護并不完整。

那么針對這種情況，如果PCT國際申請還在要求申請B的優先權的期限內，是否還需要對PCT國際申請要求申請B的優先權進行補充呢？答案是此時進行優先權要求的補充并沒有意義。

這是因為在提交的PCT國際申請中并沒有申請B相對于申請A而言所添加的那部分內容。

具體來說，情形是這樣的，在中國先申請了一項申請A，其技術方案是1+2+3，過了一段時間申請人發現可以對申請A進行改進，于是基于申請A提交了改進的申請B，申請B的技術方案是：1+2+3 / 4，其中，4是3的一種效果較優的替代手段，在提交申請B時在優先權期限內要求了申請A的優先權，而在基于中國國內申請提交PCT國際申請時，僅僅要求了申請A的優先權。

依據上述分析，可見，改進的申請B中所涉及的技術改進方案：1+2+4并沒有得到很好的保護，而且既不能針對這部分改進方案在PCT國際申請時進行援引加入，補充要求申請B的優先權也無濟于事。

針對這種情況，唯一可以實施救濟的可能方式僅僅是基于申請A和申請B再提交一次PCT國際申請（如果兩者均還在要求優先權期限內的話），然而這無疑大大增加了申請費用。

三、 PCT國際申請要求中國在先申請的優先權的恢復 在優先權期限屆滿內的2個月內，可以對PCT國際申請享有中國在先申請的優先權進行恢復。

對于不僅超過優先權期限，而且還超過2個月的恢復期限的，如果還想要求中國在先申請的優先權的，可以試試以下途徑進行恢復：（1）以“非故意”為由，提交要求恢復優先權的請求。

但需要說明的是，采用這種方式要求進行優先權恢復的，PCT的大部分締約國均不予以接受；（2）以“合理注意”為由，提交要求恢復優先權的請求。

采用這種方式要求優先權恢復的，雖然提交的陳述理由需要更充分，并且提交的證據材料也需要完整全面，但也大大增加了被大部分PCT締約國所接受的可能。

基于美國申請提交PPH請求中引用文件處理講解

美國專利的審查過程中，所引用的文件（本文簡稱“引用文件”）通常少則幾個，多則幾百上千個，在基于美國對應申請提交PPH請求時，這些引用文件的名稱都需要在“參與專利審查高速路（PPH）試點項目請求表”中列出。

在實際代理中，因為引用文件填寫不全、填寫不規范等而導致PPH請求被駁回的情況時有發生。

一、引用文件的獲得對應申請的引用文件通常可通過兩種方式獲得：1。 獲取對應申請的審查文件列表中代碼“code”以“1449”、“IDS”、“892”表示的文件，這些文件中所列的引用文件即為需要在“參與專利審查高速路（PPH）試點項目請求表”中列出的所有引用文件。

其中，（1）代碼“1449”表示由發明人引用且被審查員考慮的引用文件，文件名稱通常為“list of references cited by applicant and considered by examiner”；（2）代碼“IDS”表示信息披露聲明，文件名稱通常為“Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)”；（3）代碼“892”表示由審查員引用的文件，文件名稱通常為“list of reference cited by examiner”。

需要注意的是，以上三種代碼文件中所列的引用文件通常會存在重復的問題，在填寫“參與專利審查高速路（PPH）試點項目請求表”時，需要確保上述代碼文件中所列的引用文件全部列出，無遺漏，同時盡量剔除重復的引用文件。

2。 在對應申請的授權公告文本已經存在的情況下，除了可以采用上述第1種方式獲得對應申請的引用文件之外，還可以在對應申請的授權公告文本的扉頁上獲得。

通常，在對應申請授權公告文本的扉頁的“Reference Cited”項目中，以（1）“U。S。 PATENT DOCUMENTS”、（2）“FOREIGN PATENT DOCUMENTS”和（3）“OTHER PUBLICATIONS”三個類型列出對應申請在審查過程中所有的引用文件。

如果引用文件數量較多，在對應申請的授權公告文本的扉頁上無法全部列出，則會在以上三種類型的下方以“（continued）”的標識指示更多的引用文件在授權公告文本的后續頁上示出。

對于上述兩種引用文件的獲取方式，第2種方式更為直觀和直接，不需要對引用文件進行整合和去重。

二、引用文件的填寫1。 格式要求（1）對于引用文件為專利文獻的情況，需要寫明專利文獻的國別、相關序列號以及類型即可，例如，US9，641，435B1，無需另外標明發明人、申請人、公開時間，是審查員引用還是申請人引用等信息。

（2）對于引用文件為非專利文獻的情況，需要寫明文獻名稱、刊名、作者、發表時間，具體頁數等信息，例如，“Network Health Monitoring Overview”， Cisco Prime Infrastructure 3.2， Cisco systems， Inc。， Aug。 2022， 72pp。 無需標明是審查員引用還是申請人引用等信息。

2。 順序編號無論引用文件的數量有多少，對引用文件進行順序編號可以有效地避免文件名稱的漏列，便于后續的檢查與核對。

在此需要提醒的是，不要因為個別引用文件由于重復填寫而導致其中某個引用文件的遺漏。

3。 引用文件名稱的輸入無論是通過上述兩種方式中的哪種方式獲得引用文件，引用文件的名稱都是以不可復制的PDF格式在文件中列出的。

在引用文件數量較少的情況下，可以通過手動的方式將引用文件的名稱敲入“參與專利審查高速路（PPH）試點項目請求表”中，但對于引用文件數量達到幾十、幾百甚至上千個的情況下，手動輸入引用文件的名稱無疑會具有很大的工作量，還會存在漏輸入、錯輸入而導致PPH請求被駁回的巨大風險。

在這種情況下，我們通常可以等對應申請的授權公告文本已經公布之后再提交PPH請求。

這樣，通過美國專利商標局網站找到對應申請的授權公告文本的可編輯版本，從該可編輯版本上可以拷貝所有的引用文件的信息，從而可以有效避免引用文件的漏輸入、錯輸入等問題。

外觀設計專利中的“比例”組合的特征講解

在處理外觀設計專利無效案件的過程中，經常會遇到涉案專利產品中兩部件之間的比例與對比設計中不同的情況，若經“整體觀察，綜合判斷”后，該區別屬于施以一般注意力不容易觀察到的區別，則可直接忽略無需繼續進行探討。

但是，若該區別構成了視覺上的顯著差異，針對該“比例”上的區別，是否能夠引入新的對比設計來結合，以無效涉案專利呢？ 外觀設計專利無效案件中，代理請求方無效涉案外觀設計專利，由于本案同時涉及其他糾紛，在此省略案件具體信息，僅參考下圖產品進行示例性說明。

在該無效案件中，涉案專利上下部分高度比例為1：1，對比設計1中上下部分高度比例為2：1，該區別對產品整體視覺效果產生顯著影響。

作為請求人方，首先主張該比例上的調整屬于此類產品慣常設計，另引入比例同為1：1的對比設計2與對比設計1結合以得到與涉案專利無顯著區別的設計。

在本案的無效決定中，復審委并未對比例的調整是否屬于慣常設計進行任何的評述，對于比例能否結合，其觀點為：“根據《專利審查指南》，組合是指將一項外觀設計特征用其他設計特征進行替換，用于組合的設計特征必須是物理上可分離或者是視覺上可分離或者相對獨立的形狀、圖案特征，而請求人主張用于組合的是證據2的比例，并不屬于可以用于組合的設計特征，因此證據1和證據2的組合方式不能成立，合議組對于請求人的主張不予支持”。

基于該原因，涉案專利仍維持有效。

在本案無效口審的過程中，針對該問題合議組也進行了簡單釋明，合議組給出此觀點的原因之一是，一般消費者是非常機械的，其僅能夠進行不同設計特征的簡單疊加組合，而不具備設計能力。

結合無效決定中所闡述的，在本案中，合議組認為比例的結合需要對產品整體進行設計，超出了一般消費者的能力范圍。

對此，筆者不禁質疑該觀點的正確性，以本案為例，涉案專利與對比設計的主要區別在于上下兩部分的比例不同，合議組未對該區別是否屬于慣常設計進行評述，我們應當認為合議組否認其屬于慣常設計，若又不能通過其他對比設計公開的比例進行結合，那么對于此類比例的不同，是否出現了無法將其無效的情況。

如此一來，是否會出現主要對現有設計不同部件比例上的調整，就能獲得一個極為穩定的外觀設計專利的情況？ 在收到該無效決定后不久，本人參與的另一外觀設計專利行政訴訟案開庭，這一案件的設計也是上下結構的產品，且上下兩部分的不同比例也是主要爭議焦點。

在庭審過程中，復審委認為，該比例的不同屬于常見設計的調整，并提交17篇現有設計供參考。

但是，根據《專利審查指南》中對慣常設計的定義，“現有設計 般消費者所熟知的、只要提到產品名稱就能想到的相應設計，稱為慣常設計。

例如，提到包裝盒就能想到其有長方體、正方體形狀的設計。

”也就是說，慣常設計應當針對的是某產品所被熟知的某組成部分，或者組成該部分的形狀等元素，而一產品不同組成部分之間的比例大小難以列入慣常設計的范圍。

而所謂的比例調整幾乎在所有外觀設計的設計過程中都占有了非常大的比重，而恰到好處的比例調整才能使最終的作品更富有美感，更能被一般消費者所接受。

因此，若將所有比例的調整都認為是常見設計的調整，不免太過低估比例調整在產品設計過程中的重要性，對專利申請人或專利權人略有不公。

在以上兩案件的處理過程中，均未得出讓我們處理此類問題時的恰當的解決辦法。

因此，帶著該問題，檢索了部分涉及此類爭議的案例，以期能夠獲得啟示，其中兩篇法院觀點如下。

案例一： 一中知行初字第2059號行政判決書中指出，“但本院在此要著重指出的是，在進行外觀設計近似性比對時，既要考慮其整體的視覺效果，同時亦應排除功能性設計要素。

如果這一整體視覺效果的近似僅僅或主要來源于功能性設計，則不能僅依此而認定二者構成近似的外觀設計。

本案中，本專利與證據3之所以具有較為近似的整體視覺效果，其主要原因在于冰箱整體產品比例關系、冰箱門之間的比例關系及布局較為近似。

但不能忽視的是，冰箱整體的比例關系以及各冰箱門之間的比例關系及布局與冰箱整體容量以及冰箱各個組成部分的內部容量直接相關，這一比例關系及布局的變化將直接導致冰箱內部容量的變化，這一結果意味著該比例關系的設計已屬于冰箱產品的功能性設計要素。

這一設計要素所具有的功能性特點使得在近似性比對時其所帶來的視覺影響應被忽略不計。

在該案中，法院將比例的調整落入功能性設計要素而忽略。


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