今天，樂知網律師 給大家分享： 中國涉外定牌加工OEM的商標侵權認定 ，中國港澳臺地區「專利年費」與中國大陸有何不同？

中國涉外定牌加工OEM的商標侵權認定

定牌加工（ 簡稱OEM），是指委托方委托加工方生產附有委托方商標要求的商品3 ，并將該商品全部交付給委托方銷售，并依約向加工方支付加工費的合作方式。

就委托方與加工方是否處于一國境內，可再細分為境內定牌加工和涉外定牌加工。

基于勞動力成本的競爭優勢，自改革開放以來，中國尤其是廣東和江浙一帶涉外定牌加工貿易迅速發展，使中國日益成為世界商品的加工廠。

然而，隨著貿易的增長，涉外定牌加工商標侵權糾紛層出不窮，而其中的侵權認定標準問題亦得到海內外企業和法律各界人士的廣泛關注。

一、 中國法院對于涉外定牌加工中商標侵權認定存在的爭議 由于中國法律對涉外定牌加工中涉及的商標侵權問題沒有明確的法律規定，最高人民法院也沒有明確的司法解釋和案例指導，中國法院系統內部不同地域的司法機關對于涉外定牌加工中商標侵權認定尚不統一。

從 典型案例中，我們不難看出這種差異。

案例 1995年，朱利達有限公司于美國注冊“Jolida”商標。

其后成立子公司上海申達音響電子有限公司。

1997年出售申達公司，并成立一子公司玖麗得電子（上海）有限公司。

1998年，申達公司于中國注冊“Jolida”商標。

2008年，玖麗得電子（上海）有限公司在報關出口一批帶有“Jolida”商標的電子產品時，遭遇上海海關查扣，理由是“Jolida”商標涉嫌侵犯上海申達音響電子公司的注冊商標。

在訴訟中，被告辯稱原告與被告都是由美國朱利達公司投資設立的，美國母公司1995年就在美國注冊并使用“Jolida”商標，原告持有的“Jolida”商標系惡意在中國搶注。

被告生產有關產品在中國國內沒有銷售，僅是與美國母公司有出口貿易，故不應認定為商標侵權。

一審法院認為被告在產品內外包裝上標注的商標及企業名稱均為美國朱利達公司，因此在美國市場消費者能夠通過商標標識區分商品的來源為美國朱利達公司。

由于涉案產品全部出口美國并未在中國市場實際銷售，中國消費者不存在對該產品來源產生混淆和誤認的可能，因此不構成侵權。

二審法院維持原判，其理由如下：境內加工方在商品上標注商標的行為形式上雖由加工方所實施，但實質上商標真正的使用者仍為境外委托方。

涉案產品所貼商標只在中國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內市場發揮識別商品來源的功能。

一審法院認為，被告在其加工的掛鎖鎖體、鑰匙及所附的商品說明書上標注“PRETUL”商標，在掛鎖包裝盒上標注“PRETUL及橢圓圖形”商標，顯屬商標法意義上的商標“使用”行為，被告未經許可將“PRETUL”商標使用到同類商品上的行為構成商標侵權。

二審法院維持了一審的判決。

2014年3月14日，最高人民法院決定提審該案，該案目前正在審理中。

該提審裁定在商標業界和眾多在華跨國公司的高度關注。

上述案例具有共同性，即國外委托方于其本國或銷售國擁有合法注冊商標之商標權，惟中國境內相同或類似商品上對相同或類似商標享有權利的卻另有其人。

此外，加工方受委托方委托在中國定牌加工之商品，皆全數出口回銷，但是判決結果卻截然不同。

這兩個案例體現了中國法院在涉外定牌加工問題上的兩大主流觀點，即一種認為是商品未在中國市場流通的涉外定牌加工不屬于“商標使用”，不構成侵權；另一種則采用“一刀切”的方式，不考慮是否構成“商標使用”，而統一認定為侵權。

雖然后來最高人民法院通過“無印良品”案件對“商標使用”進行了解釋，但是由于該案件性質屬于行政確權訴訟而非侵權訴訟，因此并未使中國法院系統在商標侵權案件中得類似問題形成統一的定論。

誠然，如果分析的角度和思路不同，對相同問題所得出的結論可能是截然相反的。

法院的判決在很大程度上影響著國外授權企業與國內加工企業的貿易往來。

由于涉外定牌加工的商標侵權判定始終未能形成一套完整和通用的標準，使得涉外定牌加工中商標侵權問題一直存在爭議。

二、 司法執法系統的態度及意見分歧 （一）司法系統對待涉外定牌加工侵權認定的態度詳述 早在2004年北京高院出臺了《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（以下簡稱《解答2004》），其中明確規定，如果定牌加工的商品僅用于出口，由于不可能造成相關公眾的混淆和誤認，不構成侵權。

6但是時隔兩年，2006年北京高院又重新頒布了《關于審理民事糾紛案件若干問題的解答》（以下簡稱《解答2006》）并且申明《解答2004》同時廢止。

新的解答刪除了《解答2004》中對涉外定牌加工問題的正面解答，修改為如果加工方對于委托方的商標權利沒有盡到合理的注意義務，則將被認定為侵權7 。

這一新解答不僅放棄了對僅用于出口的定牌加工行為進行定性判斷，而且產生了新困惑：加工方沒有盡到注意義務要與委托方承擔共同侵權的責任的前提是委托方要求加工方定牌加工的商品本身已經侵犯了他人的商標專用權，那么判斷委托方委托行為是否侵權的標準是什么呢？《解答2006》沒有給出回應。

該解答對于涉外定牌加工侵權判定已經不具有實際的參考價值，這可能與北京高院意識到這一問題較為復雜、爭議頗多，希冀為各地法院預留較大的自由裁量空間有關。

（二）行政執法系統對待涉外定牌加工侵權認定的態度 在2009年知識產權論壇上，國家工商總局商標局呂志華副局長介紹說，在涉外定牌加工中，加工企業應審核所加工商品的商標是否有合法授權。

同時指出，定牌加工屬于商標使用的環節。

工商部門在對定牌加工企業擅自使用商標的行為定性時，不考慮主觀上是否明知或者是否造成實際損害，只要發現擅自使用即認定侵權。

在該論壇上，海關總署政法司李群英處長指出，對于這一問題，海關部門在執法中采用與工商部門相同的判斷標準。

執法部門的這一觀點與行政執法及時制止侵權行為的執法目的不無關系。

這是行政執法與司法的差異。

（三）中國司法、執法機關存在分歧的原因及反映出的問題 從北京高級人民法院相關解答的出臺刪除，到各地司法、執法機關的分歧，可以看出各系統之間和各系統內部對于涉外定牌加工侵權認定這一問題沒有一個統一的態度，這直接造成了各地對于類似案件的處理結果南轅北轍。

這主要有制度和法律兩方面原因。

從制度層面看上說，我國知識產權保護采用雙軌制，即行政執法具有相對獨立性，地方工商執法機關的上級機關是國家工商行政管理局，地方海關的上級機關是海關總署，加上行政保護地方經濟發展的因素，導致法院與執法機關對同樣的案件作出不同的認定結論。

但是，隨著行政訴訟案件的增多，法院憑借其司法終裁權使得大部分的行政執法機關的觀點開始與法院趨向一致，或者使得執法機關（海關）開始引導糾紛的雙方通過司法途徑解決紛爭。

中國港澳臺地區「專利年費」與中國大陸有何不同？

北京知識產權代理有限責任公司于1994年成立，是一家能夠提供全方位知識產權法律服務的機構，總部設在北京，在天津、青島、西安、武漢、杭州、廣州、德國、美國、日本設有分支機構。

現有員工510余名，其中包括經驗豐富的律師、專利代理師、商標代理人和專業技術人員410余名。

公司的PCT申請代理量連續幾年躋身全球PCT申請事務所前五強。

中國銀行無線網址被搶注

原告中國銀行是涉案第899794號“BOC”商標的專用權人。

涉案商標于1996年11月14日獲準注冊，核定使用在“儲蓄銀行、金融服務”等服務上。

2002年，國家工商行政管理總局商標局認定涉案商標為馳名商標。

中國銀行還注冊有"“圖形商標。

但在2008年4月29日，劉某申請”boc“無線網址注冊并獲得中國互聯網絡信息中心（CNNIC）頒發的”boc“無線網址注冊證書，有效期自2007年12月29日起算。

2008年6月25日，中國國際經濟貿易仲裁委員會域名爭議解決中心就中國銀行針對”boc“無線網址提出的投訴作出裁決，駁回中國銀行的投訴。

2009年11月，CNNIC將無線網址相關的所有業務轉讓給北龍中網公司。

北龍中網公司作為無線網址的注冊管理部門提供無線網址服務。

北龍中網公司委托CNNIC為其提供技術后臺維護，網絡通信技術支持服務。

訪問網站www。cnnic。cn，點擊該頁面的”無線網址“，進入新頁面后，點擊”點擊進入“；進入新頁面后，點擊”掌商搜索“；進入新的頁面后輸入”boc“，點擊頁面上的”搜索“圖標，顯示有”“圖形、”中國銀行“、”理財產品“、”中國銀行新聞“、”歡迎訪問BOC聯系方式： “等內容；點擊該頁面中的”中國銀行“，獲得新頁面顯示”“圖形、”中國銀行全稱中國銀行股份有限公司，總行位于北京復興門內大街1號。

返回上一頁面后點擊”理財產品“，顯示”TEL：13880808887“、”穩得利一般期限從40天到1年甚至3年不等，收益比同等的定期要高一截。。。。。。“等內容；返回上一頁面后點擊”中國銀行新聞“、”會員登陸“、”友情鏈接"“給我留言”等鏈接，均顯示與中國銀行或銀行業務相關的內容、圖形。

上述 和手機號碼均為劉某所有。

中國銀行向北京市第三中級人民法院提起訴訟，認為劉某的上述行為侵害了原告對“BOC”馳名商標的權益并構成不正當競爭。

北龍中網公司作為無線網址的注冊管理方，應當對部分無線網址采取預留措施。

BOC作為重要的國有無形資產，已經成為原告的馳名商標，北龍中網公司具有為原告預留“BOC”無線網址義務，其怠于履行其義務，構成不正當競爭。

綜上，請求法院判決：劉某立即停止侵犯“BOC”商標；劉某、北龍中網公司立即停止不正當競爭行為；劉某將“BOC”無線網址轉移至中國銀行名下或予以注銷；劉某賠償原告經濟損失50萬元。

按照《無線網址注冊辦法（修訂）》第六條、第七條的規定，申請注冊無線網址時，申請者應當與注冊服務機構簽訂注冊協議，申請者應當在注冊協議中保證遵守無線網址爭議解決辦法。

《無線網址爭議解決辦法（修訂）》第五條規定，符合下列條件的投訴應當獲得支持：（一）投訴人享有受中國法律保護的權利或合法利益；（二）被投訴的無線網址與投訴人享有權利或利益的名稱相同或者近似；（三）被投訴的無線網址注冊人對無線網址或其主要部分不享有權利或者合法利益；（四）被投訴的無線網址對無線網址的注冊或使用具有惡意；投訴人對其在爭議解決程序中主張的事實承擔舉證責任。

第十一條規定，專家組認定投訴成立的，對無線網址爭議的處理僅限于：（一）注銷已經注冊的無線網址；（二）將注冊無線網址轉移給投訴人。

北龍中網公司辯稱“BOC”無線網址注冊時，北龍中網公司還沒有成立。

北龍中網公司對于“BOC”無線網址也沒有預留的義務。

同時“BOC”無線網址并非域名，不應當適用最高人民法院關于域名的司法解釋。

劉某辯稱其沒有在頁面上使用中國銀行的標志。

BOC是中國貿易網的英文縮寫。

沒有侵犯原告的商標權，也不存在不正當競爭行為。

北京市第三中級人民法院經審理認為：劉某將boc注冊為無線網址，在該無線網址的頁面上使用中國銀行的"“和”BOC“商標、并且顯示中國銀行簡介、理財產品信息等相關內容，可見劉某注冊和使用boc無線網址的目的在于利用”boc“標志，使相關公眾誤認為其提供與中國銀行相關的理財等金融服務。

劉某使用”BOC“商標的行為，侵犯了中國銀行對該商標的專用權。

劉某注冊涉案無線網址的行為，違反誠實信用原則，違背公認的商業道德，構成不正當競爭行為。

按照《無線網址爭議解決辦法（修訂）》第五條、第十一條規定，針對無線網址的投訴成立的，無線網址的注冊人將要承擔注銷無線網址或將無線網址轉移給投訴人的后果。

鑒于劉某在申請注冊涉案無線網址時保證遵守上述規定，因此對于中國銀行請求將該無線網址轉移給中國銀行名下的主張，應予支持。

涉案無線網址系在北龍中網公司成立前注冊，北龍中網公司實際上無從預留；同時，就未履行無線網址預留的義務而言，無法針對已經注冊單位無線網址停止不履行無線網址預留的狀態，其責任承擔方式應為承擔相應的賠償責任，而不包括停止不正當競爭行為。

據此，北京市第三中級人民法院判決如下：劉某立即停止侵犯”BOC“商標專用權，立即在boc無線網址頁面上刪除與中國銀行有關的信息，賠償經濟損失十萬元及合理支出一千元；劉某將boc無線網址轉移給中國銀行；駁回中國銀行的其他訴訟請求。

本案宣判后，各方當事人均未提起上訴。


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