今天，樂知網律師 給大家分享： 專利訴訟應主動出擊 ，實用新型撰寫時所涉及的《專利法》第26條第3款問題講解 。

專利訴訟應主動出擊

近年來，越來越多的專利訴訟出現在公眾的視野中，蘋果訴三星、高通訴魅族等等。

大公司之間的激烈交鋒、高昂的賠償額都成為了大家茶余飯后的談資。

然而，不為公眾所直接了解的是，這些專利訴訟需要花費高額的代理費，而且對于被告方，在被訴侵權后才倉促應對實際上是非常被動的，有些在市場上風生水起的公司在收到訴訟狀后常常措手不及。

相比于在被訴后才開始著手準備，我們可以選擇一種更積極的方式—提交公眾意見。

提交公眾意見不需要官費，不限次數，不限制提交人的身份。

在委托代理人的情況下，無效訴訟動輒需要數萬甚至數十萬的代理費用，而提交公眾意見的代理費用較低廉。

并且，其作為早期的一種干預手段，可以讓請求人在面對有威脅的發明專利申請時能夠有準備地應對。

對于提交公眾意見，在我國的專利法規中有如下規定：

《專利法實施細則》第四十八條規定：“自發明專利申請公布之日起至公告授予專利權之日止，任何人均可以對不符合專利法規定的專利申請向國知局提出意見，并說明理由。

” 《專利審查指南》第二部分第八章第4.9節規定：“任何人對不符合專利法規定的發明專利申請向專利局提出的意見，應當存入該申請文檔中供審查員在實質審查時考慮。

如果公眾的意見是在審查員發出授予專利權的通知之后收到的，就不必考慮。

專利局對公眾意見的處理情況，不必通知提出意見的公眾。

” 提交公眾意見可以參考以下流程：

首先，選定目標范圍并組織專業團隊。

提交公眾意見應當是在監控競爭對手的過程中進行的，企業或個人可以根據自身情況和能力，選擇若干個可以確定的競爭對手，也可以將監控范圍擴大至整個行業，積極并持續地關注相關的專利申請情況。

進行監控需要選擇全面且更新及時的專利數據庫，然后可以通過申請人名稱、關鍵詞和/或分類號來檢索所需要的專利申請。

該工作可以通過公司內的專業技術團隊或知識產權部門來完成，也可以委托具有相應經驗的專利代理所。

其次，針對專利申請中存在的問題合理陳述意見。

對于公眾意見的格式和內容，國家知識產權局并沒有特殊的規定。

提交人可以僅僅提交對比文件或簡單說明理由，然而考慮到提交公眾意見的目的是為有利于審查員在審查過程中借鑒，并最終盡可能地阻止該專利申請獲得授權，那么提交人撰寫的公眾意見陳述書應當盡可能地貼近審查員的思路和用語習慣。

所針對的問題可以是我國專利法規中規定的任一項中所提及的問題。

如果涉及新穎性或創造性的問題，提交人應當提供符合申請日或公開日要求的對比文件，并詳細指明與目前專利申請相關的段落內容。

提交公眾意見中需要注意的事項：

（1）提交的時機 在審查員發出授予專利權的通知前提交的公眾意見都應當被審查員考慮，但常常有提交人詢問應當選擇在什么時間提交公眾意見更合適，擔心過早提交是否可能被審查忽略，是否應該至少等到專利局發出進入實審程序通知書后再提交？實際上，目前專利局使用電子系統辦公，所有提交的公眾意見都會在掃描后按照時間順序與申請文件等一起收入該專利申請的電子文檔內。

因而，即使是在目標專利申請公開后的第一時間提交公眾意見，該意見也會在隨后分配給實審審查員時一并推送。

對于實審審查員，確認申請文本和相關過程文件是非常重要的，基本不存在遺漏公眾意見的可能。

依照上述經驗，我們建議請求人盡早提交公眾意見，并且應當爭取在實審審查員開始第一次審查之前，以便審查員在首次審查時就能全面考慮提交的意見。

（2）關注政策導向 專利局致力于提升審查質量，提交人在提交公眾意見時應當考慮專利局關于審查質量的最新要求。

對于這一點，提交人可以參考在專利領域有經驗的專業人士的意見。

例如，我們通過近年的經驗可以總結出目前專利局對于公開不充分與未以說明書為依據的問題把握越來越嚴格，如果提交人想要針對這兩個問題提出公眾意見，那么得需要有力的證據和/或充分的說理。

另一方面，專利局在目前的審查中非常重視新穎性與創造性的評述。

因而，請求人應盡可能提供與目標專利申請相關的對比文件，合理陳述目標專利申請的權利要求不具備新穎性和創造性的理由。

（3）提交反證 在提交的公眾意見中，我們同樣可以提交關于實驗結果的定性或定量的證據，來證實申請人無法獲得其所要求的技術方案或者所期望的技術效果。

這樣的證據應當通過正規的實驗標準來進行，如果能夠通過有信譽的實驗室提供這些證據能夠增加被審查員采納的可能。

如果目標專利申請存在有違常理的技術內容，提交人除說理外最好能夠提供正規的文獻資料供審查員參考。

（4）積極監控、及時調整 專利局對公眾意見的處理情況，不必通知提出意見的公眾。

因而在首次提交公眾意見后，我們應當繼續監控目標專利申請的審查過程，看看實審審查員是否采納了我們的意見。

提交公眾意見不限次數，如果未被采納，我們可以繼續提交公眾意見，并根據情況考慮加強說理或補充新的證據。

在監控過程中我們也要監控申請人的應對方式，針對申請人提出的意見陳述或修改，我們可以有針對性地補充意見或證據。

在提交公眾意見的過程中，除了從屬權利要求之外，我們還應當做好準備以防申請人從說明書中尋找內容修改權利要求。

（5）匿名提交 專利局對于提交人的身份不做核實，因而為避免在競爭過程中引來不必要的麻煩，提交人可以選擇匿名提交。

實用新型撰寫時所涉及的《專利法》第26條第3款問題講解

在答復實用新型的審查意見時，除了涉及常見的專利法第二條第三款（即，保護客體）和專利法第二十二條第二款（即，新穎性）問題外，也會遇到關于專利法第二十六條第三款的問題，關于實用新型專利為什么會存在專利法第二十六條第三款的問題，首先需要了解實用新型專利申請初步審查時所適用的法條。

在《專利審查指南》（后面簡稱“審查指南”）的第一部分，第2章節中有關實用新型專利申請的初步審查中記載了：申請文件的明顯實質性缺陷審查，包括專利申請是否明顯屬于專利法第五條、第二十五條規定的情形，……是否明顯不符合專利法第二條第三款、第二十二條第二款或第四款、第二十六條第三款或第四款、……。

其中，專利法第二十六條第三款規定的是：說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。

在《專利審查指南》中也規定了說明書如何撰寫視為“清楚”，“完整”以及“能夠實現”，基于《專利法》的第二條第三款的規定，眾所周知實用新型所保護的是：對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案；因此在撰寫實用新型的說明書時為達到“清楚”，需要在對產品的形狀、構造或其結合的描述滿足“主題明確”和“表述準確”。

其中，對于“主題明確”，實用新型的說明書需從現有技術出發，明確實用新型想要做什么和如何去做，即，區別于現有技術，本申請實用新型所要保護的形狀、構造或者其結合需要解決的技術問題是什么，并且具體是如何通過該形狀、構造或者其結合實現該技術問題的（例如，通過描述該形狀、構造或者其結合的技術方案如何解決了技術問題），進而實現了相關的技術效果，不能出現說明書所記載的技術方案無法解決所要解決的技術問題，通常在收到的審查意見通知書中關于說明書所記載的技術方案無法解決所要解決的技術問題，往往是由于在定位本申請實用新型的技術問題時，定義的技術問題數量過多，和/或技術問題定位的不準確，而說明書中記載的技術方案不能解決所有的技術問題，和/或，明確根據形狀、構造或者其結合不能解決該技術問題； 以不能通過實用新型的說明書明確根據形狀、構造或者其結合解決該技術問題為例進行說明：例如，技術問題為：在遠程解決車載音響故障時，現有技術由于缺少將檢測電路與通信電路相兼容的結構導致檢測結果處理效率低的問題；如果實用新型的說明書中僅記載了檢測電路與通信電路之間兼容的連接結構，卻未記載如何在檢測電路將檢測信號通過通信電路發送至遠程服務器后，遠程服務器如何根據接收到的檢測信號得到檢測結果；那么該實用新型的說明書就存在“主題不明確”的問題，即，該實用新型說明書中記載的技術方案僅能解決檢測電路和通信電路的兼容問題，但是如果實用新型的說明書中未記載遠程服務器如何根據檢測信號得到檢測結果，那么對于檢測結果的處理效率低這個技術問題是不相關的。

對于“表述準確”，審查指南指出：說明書應當使用發明或者實用新型所屬技術領域的技術術語。

說明書的表述應當準確地表達發明或者實用新型的技術內容，不得含糊不清或者模棱兩可，以致所屬技術領域的技術人員不能清楚、正確地理解該發明或者實用新型。

因此在撰寫實用新型的說明書時，即使基于技術交底書和發明人提供的相關文獻，在表述技術方案的過程中，如果存在歧義，都應在闡述技術方案之前，對所使用的技術術語、名詞進行定義，以避免表述不準確的問題出現。

而關于實用新型說明書的“完整”，需要在說明書中涵蓋以下三點：（1）幫助理解實用新型不可缺少的內容；（2）確定實用新型具有新穎性、創造性和實用性所需的內容；（3）實現實用新型所需的內容。

此外，實用新型的說明書中還應當解釋為什么說該實用新型克服了技術偏見，新的技術方案與技術偏見之間的差別以及為克服技術偏見所采用的技術手段，該點在審查員審查本申請時能夠起到指引作用，在答復審查意見階段也能幫助專利代理人答復審查員提出的相關疑惑，能夠提升實用新型在審查過程中的審查效率。

需要說明的是，基于上述凡是所屬技術領域的技術人員不能從現有技術中直接、唯一地得出的有關內容，均應當在說明書中描述。

當實用新型的說明書涵蓋了具備“清楚”和“完整”的所有內容時，該實用新型的說明書所記載的技術方案就能達到本領域技術人員實現該實用新型的程度。

實用新型的撰寫在目前公開文本中普遍存在的問題在于：說明書存在不“清楚”和不“完整”的缺陷，即，主要體現在說明書中描述的過于簡單，因此，實用新型的撰寫，其實都應該將要保護的技術方案闡述清楚完整，從而有效的提高實用新型的整體專利質量。

實踐中如何請求專利優先審查？

發明專利申請在四十五日內發出第一次審查意見通知書，并在一年內結案；實用新型和外觀設計專利申請在兩個月內結案；專利復審案件在七個月內結案；發明和實用新型專利無效宣告案件在五個月內結案，外觀設計專利無效宣告案件在四個月內結案。

這是2022年施行的《專利優先審查管理辦法》第10條中的規定。

實踐中應當如何操作才能加快專利申請的審查過程呢？ 首先，需要確定請求優先審查的專利申請是否滿足規定的條件。

《專利優先審查管理辦法》第3條規定了六種情況：（一）涉及節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車、智能制造等國家重點發展產業；（二）涉及各省級和設區的市級人民政府重點鼓勵的產業； （三）涉及互聯網、大數據、云計算等領域且技術或者產品更新速度快；（四）專利申請人或者復審請求人已經做好實施準備或者已經開始實施，或者有證據證明他人正在實施其發明創造；（五）就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或者地區提出申請的該中國首次申請；（六）其他對國家利益或者公共利益具有重大意義需要優先。

專利申請只要滿足上述六種情形中的一種，便可以準備請求優先審查了！ 然后，需要判斷提交請求的時機是否合適。

對于發明專利請求優先審查的，應當在提出實質審查請求、繳納相應費用后、具備開始實質審查的條件時提出。

最好的提出請求的時機是在收到進實審通知書之后。

對于實用新型、外觀設計請求優先審查的，應當在完成專利申請費繳納后提出。

接著，準備提交材料。

《專利優先審查管理辦法》第8條中規定了申請人提出發明、實用新型、外觀設計專利申請優先審查請求的，應當提交（1）優先審查請求書、（2）現有技術或者現有設計信息材料和（3）相關證明文件。

關于優先審查請求書，可以從國家知識產權局官網下載（http：//www。sipo。gov。cn/zhfwpt/zlsclcggfw/yxsc/）。

關于現有技術，是指發明或者實用新型專利申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

實踐中，對于PCT申請或者有歐美同族的申請，可以將PCT檢索報告中引用的對比文件或者歐美同族審查意見或檢索報告中引用的對比文件作為現有技術材料提交。

關于相關證明文件，主要指證明該專利申請是符合《專利優先審查管理辦法》所列優先審查情形的必要的證明文件。

實踐中，通常需要提交證據說明。

證據說明中主要陳述專利申請可以請求優先審查的理由，例如，專利申請中的產品屬于《戰略性新興產業終點產品和服務指導目錄》（2022版）規定中的新興產業重點產品，或者已經發現他人正在實施本申請中的發明創造。

如果在證據說明中陳述的理由是已經發現他人正在實施本申請中的發明創造，則還需要提交“他人正在實施本申請中的發明創造”的侵權證據，例如，買賣合同、產品供應協議、采購發票等。

除了上述三種材料之外，實踐中，還需要提交以下材料：

（1）委托書 申請人請求代理機構代辦的，需要提供申請人簽字的委托書。

（2）公司營業執照副本 申請人為企業的，需要提供公司營業執照副本。

如果申請人為國外的企業，即公司營業執照副本為外文的，還需要提供公司營業執照副本的中譯文版。

（3）進實審通知書 （4）審查費繳費收據 準備好了上述文件之后，便可以在相關網站上提交上述文件。

各地有專門的機構負責處理優先審查請求，例如，北京負責處理優先請求的機構是中關村知識產權促進局，其通過北京市網上政務服務大廳（http：//banshi。beijing。gov。cn）受理專利申請優先審查請求的提交。


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