今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 專利答復(fù)過程中，對「常規(guī)技術(shù)手段」的處理策略 ，專利維權(quán)雙刃劍講解 。

專利答復(fù)過程中，對「常規(guī)技術(shù)手段」的處理策略

在涉及發(fā)明專利創(chuàng)造性的審查過程中，申請人在審查通知書中常見一句話“XXX區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段，在對比文件的基礎(chǔ)上，結(jié)合本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段獲得本申請要求保護(hù)的技術(shù)方案對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的”，專利的創(chuàng)造性也因此被否定。

對于專利的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進(jìn)步。

因此判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，就是要判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步，或者說判斷發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否是顯而易見的。

針對發(fā)明專利創(chuàng)造性判斷，《專利審查指南》中給出了發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的一般性判斷方法和顯著的進(jìn)步的判斷標(biāo)準(zhǔn)，即“三步法”。

應(yīng)用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性判斷的具體過程如下：

第一步：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)； 第二步：確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題； 第三步：判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

由以上可以看出，被認(rèn)定為常規(guī)技術(shù)手段的區(qū)別特征是否顯而易見是創(chuàng)造性判斷的主要突破點，同時該區(qū)別特征也是申請人與審查員的爭議焦點所在。

結(jié)合常規(guī)技術(shù)手段的創(chuàng)造性判定，筆者結(jié)合以下具體案例給出答復(fù)“常規(guī)技術(shù)手段”的處理策略。

專利維權(quán)雙刃劍講解

我國是實用新型和外觀設(shè)計專利大國，在專利維權(quán)領(lǐng)域亦是實用新型和外觀設(shè)計在數(shù)量上占主角。

由于實用新型和外觀設(shè)計專利均未經(jīng)過實審，在維權(quán)時如何評估其穩(wěn)定性？如若明顯不穩(wěn)定，不但給被維權(quán)方造成不必要的干擾，對行政和司法資源也會造成很大的浪費。

在專利維權(quán)實踐中，行政機關(guān)或司法機關(guān)等可能會要求專利權(quán)人或者利害關(guān)系人（專利獨占許可人等）提交國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的專利權(quán)評價報告，以初步評估實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)穩(wěn)定性。

專利權(quán)評價報告雖然可以作為專利權(quán)是否穩(wěn)定的初步證據(jù)，但是其并不具備證明專利是否有效的法律效力，也就是說，即使專利權(quán)評價報告是負(fù)面的，也不能否定該專利的有效性，專利的有效性是通過專利無效程序來確定。

盡管如此，在專利維權(quán)過程中，專利權(quán)評價報告對行政和司法機關(guān)及相關(guān)的交易平臺仍是具有其參考價值，甚至是必備的。

哪些專利維權(quán)場景，需要專利權(quán)評價報告？ 電商平臺侵權(quán)投訴 在電商成為侵權(quán)產(chǎn)品銷售的重要渠道的情況下，電商平臺的侵權(quán)投訴成為了迅速制止侵權(quán)行為的低成本、高效率維權(quán)手段。

在電商平臺上利用實用新型和外觀設(shè)計專利進(jìn)行專利維權(quán)時，通常均需要提供專利權(quán)評價報告。

例如在淘寶、天貓、京東、阿里巴巴平臺上進(jìn)行線上專利侵權(quán)投訴時，如無證明專利權(quán)穩(wěn)定的維持專利權(quán)有效的無效決定書，則必須上傳正面的（專利權(quán)穩(wěn)定）的專利權(quán)評價報告，電商平臺才會受理該侵權(quán)投訴。

知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案 雖然發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計三種專利均可在海關(guān)進(jìn)識產(chǎn)權(quán)備案，但考慮到侵權(quán)判斷的可視化程度，實踐中進(jìn)識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案的專利多為外觀設(shè)計專利，根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》的規(guī)定，在對實用新型和外觀設(shè)計專利進(jìn)行海關(guān)備案時，除了要求提交專利證書及專利登記簿副本等，正面的專利權(quán)評價報告是必不可少的。

專利侵權(quán)行政投訴、專利侵權(quán)訴訟 通過行政或司法途徑進(jìn)行專利維權(quán)時，雖然正面專利權(quán)評價報告不是請求人立案的必備要件，但是如果行政或司法機關(guān)要求提交時，權(quán)利人或者利害關(guān)系人則必須提交，否則可能會導(dǎo)致訴訟中止或者承擔(dān)不利后果。

若通過行政途徑進(jìn)行專利維權(quán)，根據(jù)《專利行政執(zhí)法辦法》的規(guī)定，“請求管理專利工作的部門處理專利侵權(quán)糾紛的，……專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型或者外觀設(shè)計專利的，管理專利工作的部門可以要求請求人出具由國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的專利權(quán)評價報告”，雖然該規(guī)定沒有要求在專利侵權(quán)行政投訴時必須提交專利權(quán)評價報告，但實踐中各地知識產(chǎn)權(quán)局在處理涉及實用新型和外觀設(shè)計專利的侵權(quán)投訴時，大多還是要求請求人提交專利權(quán)評價報告的。

通過司法途徑進(jìn)行專利維權(quán)時，《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中對專利權(quán)評價報告有以下規(guī)定： 第八條：“……對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設(shè)計專利提起侵犯專利權(quán)訴訟，原告可以出具由國知局作出的專利權(quán)評價報告。

根據(jù)案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權(quán)評價報告。

原告無正當(dāng)理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔(dān)可能的不利后果。

第九條規(guī)定 “人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：（一）原告出具的檢索報告或者專利權(quán)評價報告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)無效的事由的；……”。

從上述規(guī)定可見，對權(quán)利人有利的專利權(quán)評價報告在專利維權(quán)過程中初步證明專利權(quán)和的穩(wěn)定性起到了積極的作用，并且還可能起到防止侵權(quán)訴訟案件被被告提起的專利無效宣告請求中止的作用。

但是，萬一專利權(quán)評價報告的結(jié)果是不利于請求人的，會導(dǎo)致哪些不利的后果呢？ 首先，由于電商平臺投訴和海關(guān)備案需要正面的的專利權(quán)評價報告才能啟動，因此，一旦評價報告是負(fù)面的，若未經(jīng)過專利無效程序證明權(quán)利穩(wěn)定，則這兩個維權(quán)途徑就無法開啟。

其次，根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，專利權(quán)評價報告只能請求一次，雖然對于負(fù)面的報告可以請求更正，但由于涉及實體問題時是要求存在“明顯”的事實認(rèn)定或者法律適用錯誤，因此實踐中通過更正程序反轉(zhuǎn)報告結(jié)論的可能性非常有限。

最后，一旦通過行政或司法途徑維權(quán)，鑒于專利權(quán)評價報告做出后則處于公眾可獲知的狀態(tài)，也很容易被對方發(fā)現(xiàn)，從而增加了對方提起專利無效來中止訴訟程序的可能。

如何應(yīng)對可能的負(fù)面專利權(quán)評價報告的風(fēng)險？ 為了避免負(fù)面專利權(quán)評價報告的上述不利后果，專利權(quán)人或者利害關(guān)系人在申請官方評價報告之前，可以委托專業(yè)的專利代理機構(gòu)或律師事務(wù)所先進(jìn)行檢索及穩(wěn)定性評估，對評估較為穩(wěn)定的實用新型或外觀設(shè)計專利再考慮向官方申請評價報告。

另外，即使做出的專利權(quán)評價報告是負(fù)面的，也不代表專利權(quán)就一定能被無效掉，應(yīng)仔細(xì)分析評價報告的理由和證據(jù)，評估其對專利權(quán)有效性的影響，對后續(xù)的維權(quán)程序進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和應(yīng)對。

專利許可費率案件解析

一、案件由來及審判結(jié)果 2010年10月21日和2010年10月29日，M公司以書面形式通知W公司，它所擁有的802.11和H。264標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可條件為W公司最終產(chǎn)品價格的2.25%。

對此， W公司主動以M公司的許可要約違反它對標(biāo)準(zhǔn)化組織IEEE和ITU的FRAND授權(quán)承諾為由，于2010年11月向華盛頓西區(qū)聯(lián)邦地方法院提起訴訟，要求M公司以FRAND條件進(jìn)行授權(quán)。

2013年4月25日，華盛頓西區(qū)聯(lián)邦地方法院做出判決，采用M公司提出的假想雙邊談判法，對Georgia-Pacific一案中的計算專利損害賠償?shù)?5個因素進(jìn)行了適應(yīng)性修改，提出確定FRAND費率的框架。

同時，在確定FRAND許可費率時，還考慮了專利對標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)和專利對產(chǎn)品的重要性，并以銷售的產(chǎn)品為費率基礎(chǔ)確定出許可費率。

具體的許可費率為，M公司的H。264標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可費范圍的上限值為每單元16.389美分，下限值為每單元0.555美分；該許可費適用于W公司的W和X產(chǎn)品，而其他使用H。264標(biāo)準(zhǔn)的W公司產(chǎn)品則適用0.555美分的許可費。

M公司的802.11標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可費范圍的上限值為每單元支付19.5美分，下限值為每單元支付0.8美分；該許可費適用于W公司的X產(chǎn)品，而其他使用802.11標(biāo)準(zhǔn)的W公司產(chǎn)品則適用0.8美分的許可費。

二、案件審理過程 1。對M公司建議的可比證據(jù)的審理 M公司主張其有權(quán)獲得W公司W(wǎng)和X產(chǎn)品的凈銷售價格的2.25%作為專利許可費率。

為了支持該主張，M公司提交了可用于參考的證據(jù)。

法院對該證據(jù)進(jìn)行了審理。

（1）VTech許可協(xié)議 VTech是無線電話制造商和銷售商，M公司通過和解方式與VTech就802.11和H。264標(biāo)準(zhǔn)簽訂了許可協(xié)議，VTech同意以2.25%比例按產(chǎn)量提成的專利許可費獲得M公司的802.11和H。264的專利許可。

法院認(rèn)為，該許可為VTech為解決M公司侵權(quán)訴求的一攬子交易的一部分，在潛在侵權(quán)訴訟的威脅下，該許可費率不能作為可靠參考；另外，VTech僅對其銷售的支持wifi功能的無線電產(chǎn)品支付了很少的專利許可費，這些是VTech已經(jīng)停產(chǎn)并逐步淘汰的產(chǎn)品，因此降低了根據(jù)Georgia-Pacific要素1確定許可費率的許可協(xié)議的相關(guān)性。

法院未支持該證據(jù)。

（2）RIM許可協(xié)議 M公司提交了與RIM黑莓公司簽訂的移動電話必要產(chǎn)權(quán)交叉許可協(xié)議。

對此法院認(rèn)為，在同一協(xié)議內(nèi)許可多項技術(shù)的情況下，有必要從其他已許可的產(chǎn)權(quán)分?jǐn)?02.11或H。264標(biāo)準(zhǔn)必要專利中的利益，而這種分?jǐn)偸欠浅＠щy的，因此無法確定802.11和H。264專利組合在該許可協(xié)議中的價值。

（3）Symbol許可協(xié)議 M公司提交了在2007年完成對Symbol公司的收購證據(jù)，Symbol與各對手方簽訂有三個許可協(xié)議。

對此法院認(rèn)為，這三個許可協(xié)議作為和解的一部分，不能證明802.11專利組合的價值，無法采信其作為確定許可費率的參照。

（4）M公司要求的許可費率引發(fā)堆疊問題 擁有802.11標(biāo)準(zhǔn)必要專利的實體至少有92家，如果每一家都要求與M公司相似的許可費率，那么執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)的總許可費將超過產(chǎn)品的總價格。

對此法院認(rèn)為，M公司要求的許可費率超出了FRAND許可費的范圍。

2。對W公司建議的可比證據(jù)的審理 W公司提出用標(biāo)準(zhǔn)必要專利池來作為確定許可費率的參考，法院對MPEG LA H。264專利池和802.11專利池進(jìn)行了審理。

（1）關(guān)于MPEG LA H。264專利池 a。專利池許可費率是否可以作為有效參考 M公司提供證據(jù)證明，專利池許可費率通常會低于雙方談判取得的許可費率，原因在于大多數(shù)專利池的目標(biāo)不是最大化許可收入，而是最小化被許可人的許可費。

在許可費率足夠低的情況下，才會吸引更多的被許可人加入。

在構(gòu)建專利池的工作中，W公司和M公司以及其他公司試圖設(shè)定適當(dāng)?shù)脑S可費率，若許可費率足夠高將刺激大量專利權(quán)人將其專利貢獻(xiàn)到專利池中，反之若許可費率足夠低將可以確保被許可方執(zhí)行H。264標(biāo)準(zhǔn)而非使用替代方案，適當(dāng)?shù)脑S可費率可以使兩者之間達(dá)到平衡，符合FRAND義務(wù)。

此外，專利池屬于自愿性質(zhì)，如果專利池許可費設(shè)置過低，擁有高價值標(biāo)準(zhǔn)必要專利的專利權(quán)人可以拒絕加入。

而盡管該專利池許可費率處于FRAND許可費率的較低端區(qū)間，但仍有大量的許可人和被許可人加入。

因此，法院認(rèn)定該專利池許可費率可作為有效參考。

b。專利池許可費率上限和下限的確定 W公司的經(jīng)濟專家估算了每單元許可費和W公司每年根據(jù)銷售量所需支付的許可費。

W公司向M公司支付每單元0.185美分的許可費，再加上因M公司加入該專利池成為許可人而獲得到的價值（該價值為許可費的兩倍），計算出許可費率的下限為每單元0.555美分（0.185+0.185*2）。

在構(gòu)建專利池時，最高的許可費為每單元1.5美元，為行業(yè)內(nèi)最高許可費。

再根據(jù)M公司H。264標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合占總數(shù)的比例為3.642%，計算出許可費為每單元5.463美分（1.5*3.642%*100）。

同樣再加上因M公司加入該專利池成為許可人而獲得到的價值（該價值為許可費的兩倍），計算出許可費率的上限為每單元16.389美分（5.463+2*5.463）。

（2）關(guān)于Via Licensing 802.11專利池 a。專利池作為許可費率參考的貢獻(xiàn)度不足 盡管法院仍將該專利池作為確定許可費率的參考，但是其作用不如H。264專利池的參考作用強。

M公司所占的比例是由其802.11標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合的權(quán)重值除以該標(biāo)準(zhǔn)下標(biāo)準(zhǔn)必要專利的總權(quán)重值，為10.19%。

W公司在2011年銷售產(chǎn)品數(shù)量為14263000件，根據(jù)費率表得出的許可費率為每單元0.2美元。

W公司2011年向?qū)＠刂Ц兜目傤~為2852600美元。

M公司收取10.19%，即290680美元。

再除以14263000件產(chǎn)品數(shù)量，2011年M公司對W公司的每件產(chǎn)品將收取每單元0.02038美元。

最終，許可費率為0.06114美元（0.02038+0.02038*2）。

該數(shù)值用于評估FRAND許可費率是保守的，可能接近了最高許可費率的值。

b。第三方公司許可協(xié)議可以作為本案的參考 Marvell的WiFi芯片的主要目的是實施802.11標(biāo)準(zhǔn)，WiFi芯片除了給產(chǎn)品提供802.11功能外沒有其它作用。

在此之前Marvell對出售給W公司的每個WiFi芯片收取3-4美分的許可費，而Marvell則是從ARM公司獲取的專利許可和生產(chǎn)802.11芯片所需要的設(shè)計和技術(shù)，由此Marvell向ARM公司支付的許可費為芯片價格的1%，即每個芯片支付3-4美分。

整個許可費率被認(rèn)為是一家半導(dǎo)體公司應(yīng)該支付的知識產(chǎn)權(quán)許可費率的一個合理上限。

因此基于修正后的Georgia-Pacific的要素12，法院認(rèn)定Marvell向ARM公司支付的許可費率為特定行業(yè)的慣例，可以作為M公司的802.11標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合的FRAND許可費率的參考。

c。專利評估模型作為參考 InteCap公司曾于2003年為M公司開發(fā)了一套專利評估模型，該評估模型確定出的許可費率為0.5%。

由于該評估模型考慮了802.11標(biāo)準(zhǔn)和整個產(chǎn)品功能的價值關(guān)系，這與修正后的Georgia-Pacific因素15非常相似，并且還考慮了許可費率的堆疊問題。

因此法院最終決定InteCap公司的評估模型可以作為M公司802.11標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合的FRAND許可費率的參考。

評估模型在計算許可費率時考慮了兩個因素，即802.11特征因子和許可費堆疊調(diào)整因子，其中802.11特征因子是相對于整個產(chǎn)品功能相關(guān)的802.11功能的價值，許可費堆疊調(diào)整因子是解決M公司知識產(chǎn)權(quán)占總802.11功能的比例因子。

但是InterCap的評估方法高估了M公司標(biāo)準(zhǔn)必要專利對于802.11標(biāo)準(zhǔn)的重要性，法院在之前的調(diào)查中也已經(jīng)表明M公司的標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合對802.11標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)很小。

因此，法院認(rèn)為雖然InteCap評估模型的許可費率能夠作為參考，但其參考作用沒有專利池和Marvell的WiFi芯片的參考作用大。

d。802.11專利池許可費率上限和下限的確定 基于修正后的Georgia-Pacific因素12，法院認(rèn)為應(yīng)同時考慮802.11專利池、Marvell WiFi芯片和InteCap評估模型三方面計算出來的許可費率，來確定最終的許可費率。

其中：802.11專利池的許可費率為每單元6.114美分，Marvell WiFi芯片的許可費率為每單元3-4美分，InteCap評估模型的許可費率為每單元0.8-1.6美分。

考慮到許可費堆疊問題，法院查找到W公司提供了許可費率的最高值為每單元6.5美分。

假設(shè)M公司已經(jīng)加入該專利池成為許可人，那么該專利池為許可人提供的價值超出了專利應(yīng)收的許可費，法院決定這個價值是許可費率的兩倍，即W公司支付給M公司的許可費的上限為每單元支出6.5+2*6.5=19.5美分。

對于下限，由于并未找到有力的證據(jù)來確定下限，因此法院將三個參考中的最低值0.8美分作為下限。

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