今天，樂知網律師 給大家分享： 專利確權中宣傳手冊能否作為有效證據，專利保護客體的答復思路講解。

專利確權程序中產品宣傳手冊能否作為有效證據

在專利確權程序中，即在專利無效以及后續的行政訴訟程序中，產品宣傳手冊是一類常見的作為使用公開或者公開出版物的證據，但是對于產品宣傳手冊類證據能否作為有效證據使用破壞目標專利的新穎性或創造性，不同的合議組/合議庭之間操作標準不太一致，甚至有時候會得出完全相反的結論，因此研究產品宣傳手冊類證據是否能夠被有效使用具有緊迫的現實意義。

根據相關證據規則，任何證據均需具備真實性、關聯性和合法性；另一方面，作為現有技術使用的證據，其公開日期也須得早于涉案專利的申請日。

具體到宣傳手冊類證據，該類證據與涉案專利的關聯性通常爭議不大。

在實踐中，爭議焦點往往集中在該類證據的合法性、真實性、是否公開及對公眾公開的日期的判斷。

首先來看合法性，該類證據的使用者首先就需要證明該類證據是通過合法的途徑獲得的，因為如果不能證明是通過合法途徑獲得的，則根據民事證據規則，該證據很有可能不會被合議組/合議庭采納。

比如，無效請求人和權利人擁有相同的經銷商，請求人宣稱產品宣傳手冊類證據是從經銷商手里獲得的，但是沒有任何其他證據支撐。

這時權利人很有可能會挑戰該證據的合法性，因為按照常理，經銷商給請求人出具一份書面證明說明該證據是從他那里獲得的是比較容易做到的。

在容易獲得的前提下，如果請求人仍然不能出具該證明、也未進行公證，則合議組有可能無法認可該證據的合法性。

另一個重要因素是真實性。

宣傳手冊等材料不同于正規出版物，通常來說，任何單位和個人均可以自行印刷或委托印刷，印刷比較隨意。

因此如果沒有其他證據佐證的前提下，合議組/合議庭對于其內容真實性的認定應當較為審慎。

另一方面，按照“誰主張誰舉證”的基本原則，若權利人質疑對方拿出的產品宣傳手冊類證據的真實性，則同樣需要舉出充分有說服力的證據或者提出有說服力的理由，如果權利人只是采用語言層面的單純質疑該產品宣傳手冊的真實性，則合議組/合議庭同樣也會謹慎處理該請求。

產品宣傳手冊是否公開及其對公眾的公開日期是最難確定的兩個要素。

按照《專利審查指南》的相關規定，某技術方案只有處于公眾想得知就可以得知的狀態才能被認定為公開。

例如，即使無效請求人宣稱是從其客戶那里得到的宣傳手冊類材料，依然有兩個問題需要舉證或提供合理解釋。

一是請求人能夠從客戶那里得到并不意味著其他所有公眾均能夠從客戶那里得到（即不意味著該宣傳手冊是對公眾公開的）；另一個是請求人是什么時間從客戶那里得到的？是否是在涉案專利申請日以前？ 另外，通常，產品宣傳手冊的封面或封底中會印刷有一個日期，被解釋為完稿日期，印刷日期，或擬公開日期，請求人也有可能根據產品宣傳手冊封底記有的印刷商信息，聯系印刷商獲得印刷合同等關于該產品宣傳手冊印刷日期的憑證，但是無論是產品宣傳手冊本身印刷有的日期，或是印刷合同等憑據中顯示的該產品宣傳手冊的實際印刷日期，并不可以直接將其認定為該產品宣傳手冊對公眾的實際公開日期。

在實踐操作中，專利復審委員會（以下簡稱復審委）曾經將某產品宣傳手冊的印刷合同中記載的印刷完成日期認定為是該產品宣傳手冊向公眾的公開日期、在此基礎上宣告專利權人陸順平的專利權全部無效（第11402號無效宣告請求審查決定），陸順平不服該無效決定，向北京市第一中級人民法院（以下簡稱北京一中院）提起行政訴訟，北京一中院支持陸順平的訴訟理由，認為雖然據印刷合同顯示，該產品宣傳手冊的印刷日期在涉案專利申請日之前，但是僅僅是非保密狀態下的印刷行為，尚不足以使得該產品宣傳手冊處于公眾想得知其具體技術內容便可得知，即尚不足以使得該產品宣傳手冊處于公眾想得知便可得知的狀態，北京一中院認為該產品宣傳手冊的實際公開日期無法確定，在（2008）一中行初字第1190號判決中撤銷了復審委作出的第11402號決定。

作為上述行政訴訟第三人的恒通華泰公司不服北京一中院作出的第1190號判決，向北京市高級人民法院提起上訴，北京市高級人民法院作出（2009）高行終字第087號行政判決，支持北京一中院的觀點，維持北京一中院的1190號判決。

而后復審委依法重新成立合議組，以與北京一中院同樣的理由，認為僅僅依靠恒通華泰公司出示的產品宣傳手冊和該產品宣傳手冊的印刷合同，無法確定其實際公開日期，據此作出第17656號決定，宣布維持專利權人陸順平的專利權全部有效。

從判決實踐中看，合議組/合議庭一般認為，作為普通印刷物的產品宣傳手冊，日期比較隨意，無論是封面或封底記載的日期，抑或是印刷日期的憑證，其相關日期并不必然是面世使得公眾想知便知之日。

現實操作中，除非能夠提供充分的佐證，形成完整的證據鏈，證明在專利申請日之前，該產品宣傳手冊已經面世，其技術內容對公眾而言隨意可知，才能成為專利確權程序中的有效證據，具體判例請見下文。

北京市高級人民法院行政判決書高行終字第989號涉及王亞清與國家知識產權局專利復審委員會外觀設計專利權無效行政糾紛上訴案。

深圳安東尼奧公司在無效審查程序中提供了證據1-8以證明在涉案專利申請日前已有與涉案專利外觀設計相近似的產品在國內公開銷售使用，因而本專利喪失了新穎性。

專利權人王亞清對證據1《嘉順家私》產品宣傳冊原件的真實性無法提出反駁證據，但認為宣傳冊的制作具有較大隨意性，不認可僅憑其封底印刷的“06年3月印制”的字樣無法直接證明宣傳冊中的內容已于封底所示的時間進行印制。

但是安東尼奧公司還提供了該宣傳冊的印刷合同、收取印刷款的收據，以及產品宣傳冊的出品單位嘉順家私廠與清遠世紀家具廣場簽訂的銷售合同，嘉順家私廠的送貨單和收據，且其銷售合同、送貨單、收據中的時間、數量、款項等內容可以均能夠相互印證，能夠證明其中所涉及相關家具產品在涉案專利申請日之前在國內已經公開銷售使用的事實。

北京市高級人民法院認為安東尼奧公司出示的上述證據相互關聯、相互印證，佐證了證據1中產品宣傳冊的真實性，已經形成了較為完整的證據體系證明證據1產品宣傳冊中顯示的相關產品（與涉案專利近似的產品）在涉案專利申請日前在國內公開銷售使用的事實（也就是說，在涉案專利申請日前，該產品宣傳冊的內容已處于公眾想得知便可得知的狀態）。

故而以此維持復審委的無效決定。

在確權程序中，對于產品宣傳手冊作為有效證據的使用，是比較慎重的，在缺少充分佐證的情況下，合議組/合議庭一般不會使用產品宣傳手冊作為唯一證據作出判決。

因此，當事人要依靠產品宣傳手冊作為專利確權程序中使用的證據，需要專利代理人和律師們充分挖掘搜尋相關佐證，形成完整有說服力的證據鏈，方可得到期望的判決結果。

保護客體的答復思路講解

很多關于神經網絡模型相關的專利申請，在答復過程中，很多神經網絡模型相關的權利要求會被審查員認定為沒有采用遵循自然規律的技術手段，或者被認定為純算法，不構成技術方案，從而不符合專利法第二條第二款的保護客體規定。

審查意見：權利要求1請求保護一種停車場泊位預測處理方法，該方法根據停車場的歷史空閑泊位時間序列和特征數據等數據進行模型訓練得到靜態預測模型，根據所述靜態預測模型對停車場泊位進行預測處理，確定停車場的可用泊位比率，再根據可用泊位比率和所述停車場的泊位容量預測未來預定時間內停車場的可用泊位數量，其所要解決的問題是停車場的泊位預測方法不能適應動態變化。

該方法實質上利用停車場的歷史空閑泊位時間序列和歷史時間內的特征數據預測停車場的可用泊位比率，進而預測可用泊位數量，并不能體現靜態預測模型的構建過程及預測處理等步驟利用自然規律解決上述問題，也不能體現停車場的歷史空閑泊位時間序列和特征數據與停車場空閑泊位之間存在符合自然規律的約束。

因此，該權利要求未解決技術問題，沒有采用遵循自然規律的技術手段，也未獲得技術效果，不構成技術方案，不符合專利法第二條第二款的規定。

那么針對于類似上述審查意見的答復，申請人應該如何爭辯或修改更能得到審查員的認同呢？接下來筆者將和大家一起探索答復思路。

根據《專利法》第二條第二款的規定：發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

根據《專利審查指南 》第二部分第一章關于專利法第二條第二款的技術方案的理解：技術方案是對要解決的技術問題所采取的利用了自然規律的技術手段的集合。

技術手段通常是由技術特征來體現的。

由此可見，如果一個方案包括技術特征、解決了技術問題、并且取得了相應的技術效果，那么該方案就是技術方案。

另外，《專利審查指南 》第二部分第九章記載了：“如果一項權利要求在對其進行限定的全部內容既包括智力活動的規則和方法的內容，又包括技術特征，則該權利要求就整體而言并不是一種智力活動的規則和方法，不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性”。

可見，判斷專利申請的權利要求是否是技術方案時，考量的重點應該是技術特征，即是否包括解決技術問題的技術特征，是否取得相應的技術效果。

基于上述指南的規定，上述案例的權利要求1作為一個方案，需要從整體上考慮該方案是否是技術方案，即需要將技術特征、技術問題和技術效果作為一個整體進行分析，進而判定是否屬于技術方案。

上述案例對應的申請涉及的是計算機程序的發明專利，該方案依賴于計算機終端執行計算機程序而實現，目的是為了對計算機外部或內部對象的控制或處理的解決方案。

具體的，上述案例的權利要求1涉及的技術特征實現了測量或測試過程控制、處理一些外部技術數據等，即上述案例的權利要求1為了實現一種停車場泊位預測處理過程控制，通過計算機執行一種停車場泊位預測處理程序，并按照自然規律完成對停車場泊位預測進行一系列處理或控制，即完成了各系統部分實施的一系列設置或調整，從而獲得符合自然規律的控制測量測試或工業過程、外部技術數據的處理的效果。

因此，整體分析該方案，上述案例的權利要求1限定的方案屬于技術方案。

在答復第一審查意見通知書中，申請人采用上述直接爭辯的方式進行答復，并沒有得到審查員的認同。

在答復第二次審查意見通知書中，申請人對權利要求1進行了修改，將根據所述靜態預測模型對停車場泊位進行預測處理的具體過程添加到權利要求1中，并爭辯修改后的權利要求1符合專利法第二條第二款的規定。

也沒有得到審查員的認同，被駁回。

之后提起復審請求，在復審請求中，再次對權利要求1進行了修改，將如何獲取并整合停車場在預定歷史時間內的空閑泊位值歷史序列和所述預定歷史時間內所述停車場的特征數據的具體過程添加到權利要求1中，并進行了爭辯，最終上述案例得到了授權。

結合上述案例的答復以及答復過程中得到審查員認同的其他案例， 總結了以下針對神經網絡模型訓練不是保護客體的答復思路：方式一 不修改權利要求1，直接爭辯第一，指出本申請所要解決的技術問題，為了克服該技術問題，本申請權利要求1對神經網絡模型的訓練過程限定了具體應用領域，具體列舉出權利要求1中具有技術含義的技術特征；描述權利要求1中該技術特征在解決上述技術問題的過程中能夠達到的技術效果，從說明書中找出具體的技術效果，推導出以下結論：權利要求1技術方案并不是簡單模型訓練的過程，而是在該應用領域的XX過程中的一種特殊的模型訓練方法。

該技術方案需要利用自然規律，需要使用科學原理來實現，因此，該權利要求1要求保護的方案包括了技術特征，采用了符合自然規律的技術手段，其功能實現與否不以人的意愿為轉移。

第二，強調權利要求1所要求保護的方案解決了技術問題并取得了技術效果。

對于一個問題是否是技術問題不能看該問題的字面所表達的意思是否是技術的，而應該在解決該問題的過程中看是否有技術手段的參與，即需要判斷在問題的解決過程中是否有技術手段的參與，如果在問題的解決過程中，技術手段參與了問題的解決，那么該問題就是技術問題。

對于本申請而言，列舉出所要解決的問題，并指出本申請所記載的問題的解決是依賴于本申請權利要求1中所記載的某些特征 ，分析該特征解決上述技術問題的原因，并強調達到的技術效果。

第三，爭辯審查意見對于本申請的授權客體的審查存在主觀上的偏見。

作為上述意見陳述的所提出的理由的證據，下面給出與本申請屬于相同技術領域、解決類似的技術問題、且均采用了模型訓練的過程的已授權專利，供審查員參考，如專利文件XXX。

對于審查意見中指出的，本申請并沒有與應用領域產生關聯進行爭辯。

詳細分析權利要求1與應用領域是如何產生關聯的，即在應用到具體技術領域時，是如何結合的，并再次強調將改進后的模型訓練應用到具體技術領域解決上述技術問題之后所能達到的技術效果。

得出結論：本申請權利要求1的方法步驟就是與技術領域的具體結合，即針對這個特定的技術領域，提供了針對性的處理方法流程。

方式二 對權利要求1進行修改，修改后爭辯將從屬權利要求或說明書中采用遵循自然規律的技術手段添加到權利要求1中。

若審查員沒有評述添加的內容不是技術方案，則可以簡單描述修改后的權利要求1是解決了技術問題的技術方案，并指出達到的技術效果，從而給出修改后的權利要求1符合專利法第二條第二款的規定的結論；若審查員認為添加的內容也不是技術方案，則參考上述方式爭辯修改后的權利要求1符合專利法第二條第二款的規定。

在實際操作過程中，可以根據實際情況選擇相應的答復方式。

對于其它類似于上述神經網絡模型，例如，商業方法、游戲等容易被審查員認定為不是專利法的保護客體的發明主題。

當申請人想就上述主題申請專利保護時，對于專利代理師來說，通常會從技術的角度對此類主題進行挖掘，從而將其包裝為具有技術發明的專利，即包裝成具備技術特征的發明專利。

對于通過計算機實現的、與計算機程序相關的發明主題，通常可以從對計算機本身的效率改進角度出發，撰寫申請文件，若遇到類似于上述神經網絡模型的相關專利申請不符合專利法第二條第二款的規定，可參考上述方式進行答復。

克服技術偏見的撰寫與爭辯方式講解

如果發明克服了技術偏見，采用了人們由于技術偏見而舍棄的技術手段，從而解決了技術問題，則這種發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性。

然而，在專利申請與審查的實踐中，對于技術偏見的判斷存在難點。

相關法規：

《專利審查指南》第二部分第二章2.1。2節：“對于克服了技術偏見的發明或者實用新型，說明書中還應當解釋為什么說該發明或者實用新型克服了技術偏見，新的技術方案與技術偏見之間的差別以及為克服技術偏見所采用的技術手段。

”。

《專利審查指南》第二部分第四章5.2節：“技術偏見，是指在某段時間內、某個技術領域中，技術人員對某個技術問題普遍存在的、偏離客觀事實的認識，它引導人們不去考慮其他方面的可能性，阻礙人們對該技術領域的研究和開發。

如果發明克服了這種技術偏見，采用了人們由于技術偏見而舍棄的技術手段，從而解決了技術問題，則這種發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性”。

《專利審查指南》第二部分第四章6.4節：“發明是否具備創造性是針對要求保護的發明而言的，因此，對發明創造性的評價應當針對權利要求限定的技術方案進行。

發明對現有技術作出貢獻的技術特征，例如，使發明產生預料不到的技術效果的技術特征，或者體現發明克服技術偏見的技術特征，應當寫入權利要求中；否則，即使說明書中有記載，評價發明的創造性時也不予考慮。

此外，創造性的判斷，應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，即評價技術方案是否具備創造性，而不是評價某一技術特征是否具備創造性”。

根據《專利審查指南》的上述規定，“發明克服了技術偏見”是判斷發明創造性時需考慮的其他因素之一。

當申請屬于“發明克服了技術偏見”的情形時，審查員應當予以考慮，不應輕易作出發明不具備創造性的結論。

在撰寫此類申請時，應注意以下方面：

（1）在背景技術中詳細介紹現有技術所要解決的技術問題、已有的技術思路等客觀事實，說明產生偏見的原因，特別是現有技術不會考慮本發明的原因。

（2）具體公開本發明的技術方案，記載克服技術偏見所采用的具體手段。

（3）提供必要的證據。

例如《專利審查指南》第二部分第四章5.2節中給出的例子：“對于電動機的換向器與電刷間界面，通常認為越光滑接觸越好，電流損耗也越小。

一項發明將換向器表面制出一定粗糙度的細紋，其結果電流損耗更小，優于光滑表面。

該發明克服了技術偏見，具備創造性”。

申請人應當提供電流損耗的對比證據，以證明該發明克服了技術偏見。

（4）在權利要求中限定體現發明克服技術偏見的技術特征。

然而，在實踐中有些技術偏見難以僅通過上述方式使審查員采信。

例如，筆者近期處理的申請，其涉及A化合物用于人類口服藥物的用途。

申請人提出A化合物此前被認為不適于口服給藥，并提供了A化合物在兔子口服給藥的實驗中效果不佳的證據。

然而，審查員檢索到此類通式化合物以及同類化合物B用于口服藥物的現有技術。

審查員認為這些現有技術已經提供足夠的教導，兔子實驗作為個別情況不會阻礙本領域技術人員做出A化合物在其他實驗模型中的嘗試。

以下答復思路供申請人參考：

（1）整理本領域相關研究人員的研究進展和觀點，表明現有技術沒有公開A化合物用于人類口服藥物的用途。

（2）證明該兔子實驗證據在本領域的技術發展中的重要影響。

例如整理提供本領域其他研究人員對于該證據文獻的引用和觀點，以及證明該證據文獻的作者是本領域的知名學者、收錄該證據文獻的期刊是本領域的重要期刊等。

（3）分析A化合物在兔子實驗中效果不佳的原因，并表明該原因此前未被意識到。

（4）提供該發明的成果獲得業界好評的證據，這樣的證據是在該發明之后的證據，但能夠體現該發明對本領域的貢獻。

“發明克服了技術偏見”是審查員應當予以考慮的情形，然而有時需要申請人對于技術偏見提供更多的舉證責任。

對于此類發明，申請人應該梳理好相關的技術發展信息，可以將適合公開的內容詳細記載在說明書中。

此外，申請人還可以嘗試在爭辯中提供研究人員或學者的“宣誓書”等供審查員參考。


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