今天，樂知網律師 給大家分享： 專利申請的技術三要素之一“技術問題”講解 ，中國企業跨境知識產權交易所涉稅務講解 。

專利申請的技術三要素之一“技術問題”講解

雖然“技術問題”這一概念出現在審查指南中，而并非出現在更高位階的專利法和實施細則中，但“技術問題”在不同的法條中所具有的具體含義也不盡相同，而且其在專利授權和確權中的地位也不可小覷。

1。 專利法第二條第二款：

專利法第二條第二款對于發明的定義如下：“發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案”，專利審查指南第二部分第一章第2節第3自然段規定：“未采用技術手段解決技術問題，以獲得符合自然規律的技術效果的方案，不屬于專利法第二條第二款規定的客體”。

由此可以引申出，在判斷一件專利申請的權利要求是否是專利保護的客體時，關鍵之處在于確定該專利申請能夠解決的問題是什么，并確定能夠解決的問題是不是技術問題，如果是，則確定該件專利申請的權利要求中解決該技術問題采用的手段是否是技術手段，在確立了該件專利申請的權利要求采用了技術手段來解決技術問題，則能夠確定權利要求屬于專利保護的客體，這也在筆者的實際工作經驗中得到了驗證。

因此，技術問題在確立一件專利申請是否屬于專利保護客體中起到了舉足輕重的作用，而且這里的技術問題是指專利申請中提出的技術問題，也即實際要解決的技術問題。

2。 專利法實施細則第二十條第二款 專利法實施細則第二十條第二款規定了：獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。

專利審查指南第二部分第二章第3.1。2節規定了：“判斷某一技術特征是否為必要技術特征，應當從所要解決的技術問題出發并考慮說明書描述的整體內容，不應簡單地將實施例中的技術特征直接認定為必要技術特征”。

專利法實施細則第二十一條第二款的立法目的在于，“保證獨立權利要求中要求保護的技術方案在解決技術問題意義上的完整性，是獨立權利要求應當符合的最低標準”。

根據立法目的可以推導得出，判斷必要技術特征的基準在于：要解決該發明提出的技術問題，獲得相應的技術效果，采用的技術方案是否必須包含某一技術特征，如果該技術特征是必不可少的，則屬于必要技術特征。

因此，在確立一件專利申請的獨立權利要求是否缺少必要技術特征時，首先，要確定專利所要解決的技術問題是什么，如果專利申請解決了多個技術問題，則要確定各個技術問題是否彼此相對獨立，解決各個技術問題的技術特征是否彼此也相對獨立，如果是，則獨立權利要求中記載了解決一個或者部分技術問題的必要技術特征的，即可認定其符合實施細則第二十一條第二款的規定，不應再要求其記載解決各個技術問題的所有技術特征。

換言之，在確定一件專利申請的獨立權利要求是否缺少必要技術特征，關鍵之處在于確定專利申請所要解決的技術問題，如果解決該技術問題的技術特征已經記載在獨立權利要求中，即可認定其符合實施細則第二十一條第二款的規定。

注意，專利法實施細則第二十一條第二款所稱的“技術問題”是指專利申請中提出的技術問題，即實際要解決的技術問題。

3。 專利法第二十六條第四款 專利法第二十六條第四款規定了權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

專利審查指南第二部分第二章第3.2。1節規定了：對于用上位概念概括或用并列選擇方式概括的權利要求，應當審查這種概括是否得到說明書的支持。

如果權利要求的概括使所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則應當認為該權利要求沒有得到說明書的支持。

該條款涉及判斷權利要求中已經限定的概括技術特征（例如，上位概括、并列概括或功能性限定等）所包含的一種或多種下位概念或選擇方式是否都能夠解決一件專利申請實際要解決的技術問題。

換言之，是否能夠得到說明書的支持指的是權利要求中的技術特征是否概括適當，是否涵蓋了不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題的實施方式。

因此，在判斷一件專利申請的權利要求是否能夠得到說明書的支持時，需要判斷概括的技術特征所涵蓋的所有實施方式都能夠解決相同的技術問題，而無需判斷所概括的技術特征是否能夠解決權利要求所限定的技術方案要解決的所有技術問題。

如果說專利法實施細則第二十條第二款是對合理限定獨立權利要求的保護范圍有重要作用，強調權利要求的技術方案的完整性，即，權利要求中是否已經限定了解決一件專利申請實際要解決的技術問題的技術特征，即，必要技術特征的有無問題。

那么專利法第二十六條第四款是對構成權利要求的技術特征的合理概括有重要作用，強調權利要求的技術方案的范圍的合理性，即技術特征的概括是否恰當的問題。

因此，專利法實施細則第二十條第二款和專利法第二十六條第四款是相輔相成的，共同約束申請人將權利要求的保護范圍限定到合適的范圍，以公開換保護。

4。專利法第二十二條第三款 《專利法》第二十二條第三款規定，創造性是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

判斷發明是否具有突出的實質性特點的重要一步在于，從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

因此，在判斷一件專利申請的權利要求是否具有創造性時涉及技術問題的判斷，而此處的技術問題是指發明實際解決的技術問題，即，根據權利要求與最接近的現有技術的區別技術特征，重新確定的專利實際解決的技術問題。

在判斷權利要求是否具有創造性時，重新確定技術問題的目的，是為了規范自由裁量權的行使，使得對現有技術中是否存在技術啟示的認定更為客觀，對專利是否具有創造性的認定更為客觀。

在判斷創造性時，隨著與權利要求進行對比的最接近的現有技術不同，認定的區別技術特征往往也會有所差異，重新確定的技術問題是動態的、相對的，并且通常不同于一件專利申請所提出的技術問題。

中國企業跨境知識產權交易所涉稅務講解

近年來，隨著全球化程度的加深，中國企業在“走出去”的過程中，跨境知識產權交易已成為一種常見的商業合作模式，而在交易過程中雙方必然要關注的重要事項之一便是稅務，所涉稅務也因此類交易的國際化而呈現出復雜性。

一、知識產權交易所得分類 跨境知識產權交易包括知識產權轉讓和許可兩種形式，通常在稅法體系下（包括經合組織OECD稅收協定、中國與他國的雙邊稅收協定、國內稅法等法律法規），轉讓所得屬于財產收益，許可所得屬于特許權使用費。

1、知識產權轉讓所得 知識產權轉讓所得指的是通過將知識產權的所有權轉讓給他方而取得的所得，屬于財產收益。

按照中國《企業所得稅法》第三條、第六條及《企業所得稅法實施條例》第六條、第十六條規定，應繳納企業所得稅的所得應當包含轉讓財產所得，而知識產權轉讓所得屬于無形資產取得的收入（見如下法律依據）。

2、知識產權許可所得 知識產權許可所得指的是通過將知識產權的使用權授權給他方使用而取得的所得，即特許權使用費。

按照中國《企業所得稅法》第三條、第六條及《企業所得稅法實施條例》第六條、第十六條、第二十條規定，應繳納企業所得稅的所得應當包含特許權使用費所得，即企業提供專利權、非專利技術、商標權、著作權以及其他特許權的使用權所得的收入（見如下法律依據）。

法律依據：

二、跨境知識產權交易稅收政策 1、境外所得稅抵免 在跨境知識產權交易中，中國居民企業可以合理運用有關政策避免對境外所得進行重復征稅，減少稅收壓力。

根據中國《企業所得稅法》第二十三條規定，居民企業來源于中國境外的應納稅所得，對于已在境外繳納的所得稅稅額，可從其當期應納稅額中抵免。

境外稅收抵免包括直接抵免、間接抵免和饒讓抵免，與知識產權交易較為相關的主要是直接抵免和饒讓抵免。

①直接抵免 2022年國家稅務總局國際稅務司發布的《“走出去”稅收指引》指出：直接抵免法規定的可抵免境外所得稅稅額，是指企業依照境外稅法及規定應繳并已實繳的企業所得稅性質的稅款，主要適用于企業就來源于境外的營業利潤所得在境外所繳納的企業所得稅，及就來源于或發生于境外的股息、紅利等權益性投資所得、利息、租金、特許權使用費、財產轉讓等所得在境外被源泉扣繳的預提所得稅。

簡言之，居民企業在納稅年度的境內外應納稅所得額中，可憑借該政策直接扣除在境外被扣繳的稅額（如企業在境外因獲得的特許權使用費而被源泉扣繳的預提稅）。

②饒讓抵免 饒讓抵免是指：居民企業取得境外所得，按照所得來源國（地區）稅法享受了免稅或減稅待遇，該免稅或減稅數額可作為企業實際繳納的境外所得稅額用于辦理稅收饒讓抵免。

在中國與境外國家的跨境知識產權交易中，如果中國與該國簽訂的雙邊稅收協定中有饒讓抵免條款，那么“走出去”企業在境外投資的企業所享受的減稅、免稅額可以視同已按該國稅法納稅，從“走出去”企業在中國的應納稅總額中抵免。

2、代扣代繳稅 ①代扣代繳預提所得稅 按照《“走出去”稅務指引》，中國簽訂的稅收協定明確了我國和所得來源國對特許權使用費都有征稅權。

按照中國《企業所得稅法》第三條第三款和第三十七條規定，中國對外國來源于中國的特許權使用費征收預提所得稅，由支付人在扣繳義務發生時為特許權使用費受益所有人代扣代繳稅款（見如下法律依據-《企業所得稅法》第三條第三款、第三十七條）。

例如，在知識產權運營團隊曾運作的某個國際技術轉移項目中，國外A公司將其中國專利及專有技術授權給中國H公司使用，H需向A支付特許權使用費作為回報，此時H就需要針對A來源于中國的特許權使用費向中國稅務機關為A代扣代繳預提所得稅。

需要注意的是，如果H公司沒有為A公司向中國稅務機關代扣代繳稅款，那么一方面中國稅務機關有權向A追繳稅款，同時H將面臨罰款（見如下法律依據-《企業所得稅法》第三十九條、《稅收征收管理法》第六十九條）。

法律依據：

另外，關于適用的預提所得稅稅率，需要考慮兩方面，一是考慮扣繳義務發生地的國家法律，二是考慮雙方公司所在國家之間是否有雙邊稅收協定。

比如香港企業授權專利技術給中國居民企業，中國企業需向香港企業支付特許權使用費。

那么：

A。 按照中國《企業所得稅法》第二十七條第五項和《企業所得稅法實施條例》第九十一條第一款規定，香港企業應就其來源于中國境內的所得按10%的稅率繳納企業所得稅。

B。 按照《內地和香港特別行政區關于對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的安排》（下稱《安排》）第十二條第二款規定，如果特許權使用費受益所有人是另一方居民，則所征稅款不應超過特許權使用費總額的7%。

因此，綜合考慮上述中國法律和內地與香港的雙邊稅收協定后，中國企業為香港企業就其特許權使用費在境內進行代扣代繳稅款時所適用的稅率為7%。

要說明的是，2022年4月中國和香港簽署的《安排》第四議定書作出的修訂中，其中有一條是對于飛機和船舶租賃業務所支付的特許權使用費的預提所得稅稅率由7%降至5%。

這對于相關業務是更大的稅收優惠。

②代扣代繳增值稅及附加稅 境內企業向境外支付特許使用費（如專利權、商標權、非專利權、著作權等）時，除了代扣代繳相關的預提所得稅之外，還需按中國《增值稅暫行條例》的規定，由國內企業為國外企業向中國稅務機關代扣代繳6%的增值稅及相應附加稅。

三、轉讓定價 在進行跨境知識產權交易時，境內企業還需注意關聯方轉讓定價的問題。

提出這一問題的背景是因為以前跨國集團內部關聯公司間通常按交易各方所承擔的功能、風險以及所擁有的資產（特別是無形資產）來分配利潤，這將導致可以通過合同安排讓位于低稅負國家的關聯企業承擔主要風險（即使其并無實質研發功能）以獲取高利潤，從而從整體上降低跨國集團的稅務成本。

根據中國《企業所得稅法》第四十一條規定：企業與其關聯方之間的業務往來，不符合獨立交易原則而減少企業或者其關聯方應納稅收入或者所得額的，稅務機關有權按照合理方法調整。

近年來，國際上對關聯交易的轉讓定價問題也達成一定共識。

2022年經濟合作與發展組織（OECD）發布了關于稅基侵蝕和利潤轉移行動計劃（即BEPS行動計劃）的階段報告，就無形資產及其產生回報的分配問題，BEPS行動計劃指出應當與企業實際控制的開發、增強、維護、保護和利用功能（Development、Enhancement、Maintenance、Protection、Exploitation，即DEMPE功能）相匹配，其核心是要重視集團內對于DEMPE功能的實際承擔。

因此，在關聯企業跨境知識產權交易中，無適當理由以低價交易將可能面臨稅務機關的審查和調整。

中國企業應按照獨立交易原則，同時考慮BEPS行動計劃針對知識產權這類無形資產所得利潤的分配建議，以確定適當的轉讓價格。

四、爭議解決 如果國內企業在“走出去”的經營過程中遭受不公正待遇，可以通過向中國稅務機關申請啟動相互協商程序來維權。

關于相互協商程序的法律依據，一是中國與他國簽訂的雙邊稅收協定，二是國稅總局分別在2013年和2022年關于發布《稅收協定相互協商程序實施辦法》的公告（2013年第56號）和《特別納稅調查調整及相互協商程序管理辦法》的公告（2022年第6號）中的有關規定。

以說明書為依據與創造性判斷講解

近年來，專利局的審查質量日益提高，以往困擾申請人及代理人的“未以說明書為依據”或“得不到說明書支持”的問題明顯少了。

并且，即使存在此類問題，審查員在做出判斷時也會更加謹慎，這使得相應的答復有了更多爭辯的空間。

然而，“以說明書為依據”仍然是一個重要的要求，有許多相關聯的問題需要我們關注并多多思考。

其 個重要的問題就是以說明書為依據應與創造性統合考慮。

對于以說明書為依據，《專利審查指南》中規定：“如果所屬技術領域的技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應當允許申請人將權利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式”。

對于創造性，《專利審查指南》中規定：“發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的。

如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點”。

從中可以看到，以說明書為依據與創造性的判斷主體都提及了“所屬技術領域的技術人員”，也就是本領域技術人員。

在創造性一章中，《專利審查指南》給出了“所屬技術領域的技術人員”的定義，并且明確了設定這一概念的目的，在于統一審查標準，盡量避免審查員主觀因素的影響。

在具體判斷時，以說明書為依據的內容可以是“等同替代方式”或“明顯變型方式”。

雖然《專利審查指南》中沒有明確定義“等同替代方式”和“明顯變型方式”，但通過字面意思并結合《專利審查指南》相關章節的內容可以理解為它們是所屬技術領域的技術人員結合發明中的實施例容易得到的替代或變型方式。

此外，所屬技術領域的技術人員能夠合理預測它們的性能或用途；對于創造性，提出了應當是“非顯而易見”的，可以理解為具有創造性的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員結合現有技術不容易得到的。

盡管二者在用語上存在區別，但判斷的角度卻有很多相似之處。

此外，可以理解的是，二者的判斷方向不同，簡單的說“以說明書為依據”是指“權利要求概括的方案基于發明實施例容易得到”，而“具備創造性”是指“發明基于現有技術發明不容易得到”。

在當前的審查中，對于保護范圍較寬的權利要求，審查員通常更傾向于使用創造性進行評述。

有時在關于創造性的審查意見中甚至可以體現出審查員對于未以說明書為依據的考慮。

例如，在一個關于催化劑專利申請的審查意見中，審查員指出：“由于本申請實施例中僅給出了通式化合物中催化劑A可以用于催化烯烴聚合。

本申請說明書并未記載與說明書中的催化劑A的化合物結構相差較大的權利要求1的其他通式化合物具有類似的催化烯烴聚合的效果，……。

本領域技術人員可以通過對配體進行修飾或調整得到權利要求1的通式化合物。

因此，權利要求1不具備專利法第22條第3款規定的創造性”。

通過分析可以理解，審查員已經初步認可了權利要求1中涉及催化劑A的技術方案相對于現有技術是具有創造性的。

另一方面，由于其他通式化合物沒有對應的實施例和效果數據，因而認為涉及其他通式化合物的技術方案相對于現有技術不具有創造性。

此類審查意見對于顯而易見的判斷采用了嚴格的標準，在答復中，申請人或代理人在考慮其他通式化合物是否顯而易見的同時，也應當考慮它們是否能夠得到說明書的支持。

此外，需要考慮另一種情況，審查員在做出第一次審查意見時沒有檢索到合適的對比文件，僅提出權利要求1未以說明書為依據。

而后，審查員在做出第二次審查意見時進一步理解了該申請的技術內容，并且通過補充檢索找到了可以評述權利要求1中部分技術方案的創造性的對比文件。

在這樣的情況下，如果申請人或代理人在答復第一次審查意見時爭辯權利要求1的技術方案均為實施例的等同替代方式或明顯變型方式，那么這樣的陳述對于該申請的走向是不利的。

審查員可以基于申請人或代理人陳述的內容在第二次審查意見中認定權利要求1中包含的所有技術方案都不具備創造性。

對于此類情況，可供參考的處理方式是，在答復第一次審查意見時，盡量使用該申請說明書記載的相關技術方案進行說理，例如通過說明工作原理或反應機理等方式，必要時可以提供補充實驗證據供審查員參考，而不應貿然陳述權利要求1的技術方案均為實施例的等同替代方式或明顯變型方式。


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