今天，樂知網律師 給大家分享： 專利申請優先權成立的核實，答復審查意見過程中的電話討論及建議 。

專利申請優先權成立的核實

一、引言 優先權制度源于《保護工業產權巴黎公約》，按照巴黎公約第四條的規定，已經在該聯盟的一個國家正式提出申請專利、實用新型注冊、外觀設計注冊或商標注冊的任何人，或其權利繼承人，在其他國家就相關內容再次提出申請時，可以自在先申請提出之日起12個月（對發明專利和實用新型申請）或6個月（對外觀設計申請）內應享有優先權。

作為巴黎公約成員國，我國在專利法第二十九條對優先權做出了相關的規定。

優先權的意義在于使得申請人有充裕的時間完善自己的申請，并有時間考慮自己還要在哪些國家再提申請，選擇其他國家的專利代理人等等。

可見，優先權制度的設立是完全有益于申請人的。

在另一方面，為了平衡公眾利益，對于在先申請的完善是有限度的，必須符合相關要求。

核實在后申請是否享有優先權，對于審查或訴訟結果可能會有決定性的影響。

因而，深度掌握優先權核實的原則對于審查員和專利代理師都很重要。

二、優先權成立核實的要點 核實優先權是否成立需要滿足以下“優先權核實的一般原則” ：

（1）作為要求優先權的基礎的在先申請是否涉及與要求優先權的在后申請相同的主題； （2）該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請； （3）在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起十二個月內。

對于是否涉及相同的主題，考慮的范圍包括先申請的文件的說明書和權利要求書，而不僅局限于在先申請的權利要求書，“只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題”。

在復審和無效審理部（原復審委員會）做出的無效宣告請求審查決定中常可看到如下形式的決定要點：“對于所屬領域技術人員而言，如果一項在后申請記載的技術內容與在先申請權利要求書和說明書中記載的技術內容存在差異，即不能從在先申請中直接毫無疑義地得出在后申請的所述技術方案，則在先申請不能作為在后申請要求優先權的基礎”。

該決定要點是基于審查指南中的相關表述，與審查指南中對于修改超范圍的要求很相似，修改超范圍提到的是“直接地、毫無疑義地確定的內容”，而優先權提及的是“該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出”。

盡管很多人認為對于優先權成立核實的要求比修改超范圍的判斷稍顯寬松，但是從專利法規的相關表述難以支持該觀點。

在實踐中還有借鑒“新穎性判斷法” 的方式，可以參考使用，但考慮到數值范圍等特殊情況，該方法并不完善。

因而，撰寫在后申請的權利要求書時，參照修改超范圍的標準或許是更加謹慎和安全的做法。

在審查實踐中，對于要求優先權的申請，各個階段有不同的考慮 。

初審階段負責審查相關的形式要件，例如核實要求優先權聲明、在后申請的申請人、時間界限等，但通常不負責核實是否涉及相同主題及是否首次申請。

在實審、復審、無效和訴訟階段對于優先權成立的核實不是必需的。

在實審階段，只有審查員檢索到PX、PY或PE類文獻時才需要核實優先權文件的實際內容。

如果審查員沒有檢索到所述文獻，那么優先權文件的實際內容在實審階段就不會被核實。

也就是說，即使該申請獲得了授權，也不能確認其就一定享有優先權。

在無效和訴訟階段，是否核實優先權通常需要當事人提出相應的請求并提交相應的證據。

與之相對，申請人和專利代理師要確認審查員對于優先權核實的審查意見是否正確。

對于因享有優先權而成為E類的文獻（可以是在實審階段的對比文件，或是在無效階段請求人方提交的對比文件），申請人和專利代理師應注意核實該文獻的優先權。

答復審查意見過程中的電話討論及建議

隨著專利局的審查數量與質量的提升，審查員發起的電話意見越來越多，且涉及問題的種類和數量也越來越多。

在2022年，《專利審查指南》對會晤和電話討論的相關章節均做出了修改，以適應審查員對于提高工作效率的需要。

盡管此次修改大幅放寬了會晤的啟動條件，但從近兩年的實踐工作來看，審查員同意會晤的可能性仍然較低。

考慮到工作效率與防疫等安全衛生問題，審查員及其審查部門大多不會同意申請人的會晤請求。

而且，現有的各種通訊方式已經基本可以取代現場會晤。

因而，如果申請人能夠通過其他溝通方式表達觀點，則沒有必要提出會晤請求。

在這樣的情況下，電話討論的作用被進一步增強。

在本次修改中，電話討論已不局限于“次要的且不會引起誤解的形式方面的缺陷所涉及的問題”，而且新增視頻會議、電子郵件等作為審查員與申請人進行討論的方式，也不再對審查員記錄并存檔討論的內容作強制性要求。

此外，在表述上做出了調整以明確審查員與申請人均可以主動地啟動電話討論。

因而，重視對于電話討論的處理及合理利用電話討論，將有利于申請人縮短審查周期并提高授權的幾率。

對于電話討論， 注意如下方面：

（1）詳細記錄并檢查審查員所提及的問題 在個別案件中，審查員可能通過電話討論提出很多問題，申請人應當詳細記錄，注意不要遺漏。

此外，申請人應當對照審查員提出的問題來檢查申請文件中的其他內容，查看是否還存在審查員未指出的同類缺陷，可以向審查員確認后一同修改，提高答復工作的效率。

此外，對于一些難以修改的缺陷，申請人可以詢問審查員的具體建議，以作為后續修改和/或爭辯的參照。

但需要注意的是，審查員并沒有義務提供確切的建議，因而良好的溝通方式也很重要。

（2）討論有爭議或不確定的內容 由于電話討論并不限制次數，而且審查員和申請人均可以發起電話討論，因而對于在電話討論中有爭議或不確定的內容，申請人可以先簡單表達自己的觀點，在查證后與審查員再次詳細溝通。

對于審查意見通知書中不確定的內容，例如審查員指出權利要求中的部分技術方案得不到說明書的支持，申請人可以通過電話討論向審查員確認其可以接受的限定范圍，或者確認是否可以通過補充實驗數據來克服缺陷，以及需要何種補充實驗數據等等。

對于同時包含多種缺陷的審查意見，例如一個權利要求中同時存在創造性與不支持的缺陷，申請人應當明確審查員所希望解決的問題，可以通過電話討論來提高溝通效率，避免因未正確理解問題而浪費答復機會。

對于審查員存在錯誤認知的內容，如果通過電話討論能夠更容易地幫助審查員理解問題，則申請人在提交意見陳述書之前或之后，均可以發起電話討論來輔助說明。

（3）考慮需要加快進程的申請 對于已經有較長審查周期或多次通知書的申請，申請人應當考慮主動通過電話討論來幫助解決申請中存在的問題，以提高申請被授權的幾率。

（4）其他問題 相對于審查意見通知書，電話討論在形式上相比并沒有那么正式，審查員的個人風格對于電話討論的影響較大。

例如，有的審查員不愿意提供具體建議，以免后續出現問題而導致爭議；也有審查員愿意對修改細節進行詳細指導。

對于申請人而言，應當盡量爭取獲得審查員的最大善意。

在電話討論的問題克服后，申請通常會進入授權程序，但在正式授權前，還存在部門質檢等后續程序，仍然有可能因為審查員遺漏問題、對事實理解有誤或給出錯誤建議而導致質檢問題。

在這種情況下，可能會收到審查員發起的新的電話意見，或與此前問題不同的新的審查意見通知書。

因而，對于電話討論所涉及的問題，申請人應當認真考慮并與審查員深入溝通，參照審查員的觀點做出正確的答復。

禁止反悔原則和專利侵權訴訟中權利要求解釋規則講解

禁止反悔原則是民法誠實信用原則的一種體現，為了合理平衡專利權人與社會公眾的利益，避免專利權人“兩頭得利”。

通常認為禁止反悔原則是對在侵權認定時適用等同原則的限制，避免專利權人在侵權程序中過分擴張保護范圍 。

禁止反悔原則的法律基礎為最高人民法院發布的兩個司法解釋中的條款：

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（“司法解釋 ”） 第六條專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（“司法解釋（二）”） 第十三條權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。

在之前的文章中，我所吳貴明先生介紹了專利侵權糾紛中的專利無效策略（點擊查看原文），其中提到作為被訴侵權一方，可以利用無效程序迫使專利權人做出縮小保護范圍的解釋。

再利用禁止反悔原則，贏得侵權訴訟。

以下用兩個最高人民法院的案例來介紹在專利授權、確權程序中修改權利要求導致放棄部分保護范圍和意見陳述導致放棄部分保護范圍的情形。

（1）修改權利要求導致放棄部分保護范圍 在澳諾（中國）制藥有限公司與湖北午時藥業股份有限公司侵犯發明專利權糾紛案中 ，涉案專利申請公開文本明確記載，可溶性鈣是“葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣”。

可見，葡萄糖酸鈣和活性鈣是并列的兩種可溶性鈣。

被訴侵權產品藥物中使用的是葡萄糖酸鈣。

專利權人澳諾公司在申請過程中根據專利審查員的意見對權利要求書進行了修改，將獨立權利要求中的“可溶性鈣”修改為“活性鈣”，此種修改是為了克服得不到說明書支持的審查意見。

最高人民法院認為專利在授權程序中放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案，所以不能認定被訴侵權產品中的“葡萄糖酸鈣”和“活性鈣”構成等同的技術特征，被訴侵權技術方案沒有落入專利的保護范圍。

（2）意見陳述導致放棄部分保護范圍 在廈門實正電子科技有限公司與樂金電子（天津）電器有限公司等實用新型專利權無效、侵害實用新型專利權糾紛案中 ，最高人民法院知識產權法庭首次探索同步審理涉及同一專利的行政確權案件和民事侵權案件。

具有爭議的特征之一為“該熱敏元件固定于印板上的一個過溫保護點，該過溫保護點位于所述橋堆散熱器與所述印板配合處的反面”。

被訴侵權產品的熱敏元件并非設置在散熱器與印板接觸處的反面，而是位于與該區域距離在13mm左右的位置。

無效程序中，專利權人實正公司陳述“配合處就是連接處”。

在最高人民法院組織的庭前會議中，為了使被訴產品落入涉案專利保護范圍，專利權人改稱“配合處應理解為橋堆散熱器整體在印版上的投影區域”。

最高人民法院在評述被訴產品熱敏元件位置是否與涉案專利中的位置構成等同時，沒有接受專利權人在庭前會議中的解釋，而是基于無效程序中專利權人陳述認定保護范圍。

最終認定被訴產品熱敏元件位置與涉案專利中的位置不夠成等同的技術特征，被訴侵權技術方案沒有落入專利的保護范圍。

禁止反悔原則是權利要求解釋作用于等同侵權認定的具體表現。

關于權利要求解釋，司法解釋（二）第六條第一款規定，人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。

上述司法解釋明確規定，與涉案專利存在分案申請關系的專利及其審查檔案可以用于解釋涉案專利。

可見最高人民法院對用于解釋權利要求的“內部證據”的范圍上，作出了擴大解釋。

此外，最高人民法院的多件司法判例也展現了最高人民法院對“內部證據”邊界認定的態度。

在戴森技術有限公司與蘇州索發電機有限公司侵害發明專利權糾紛案中[4]，一審時索發公司提交了與涉案專利享有共同優先權的另一專利的審查檔案。

二審中，最高人民法院認為該同族專利不是分案申請，不能直接適用司法解釋（二）第六條的規定。

但是該同族專利與涉案專利具有密切關系。

據此認定了該同族專利在實質審查階段的陳述，可以用來解釋涉案專利的權利要求。

在邱則有專利戰略策劃有限公司與北京東方京寧建材科技有限公司等侵害發明專利糾紛案中 ，最高人民法院認為，參照司法解釋（二）第六條第一款，可以結合專利權人同一時期申請的其他相關專利的說明書，來解釋涉案專利的權利要求。

在無錫海斯凱爾醫學技術有限公司與彈性測量體系彈性推動公司侵害發明專利權糾紛案中[6]，最高人民法院也使用了專利權人關聯公司在后申請的專利說明書記載的內容來佐證對涉案專利“同時觀察”技術特征的理解。

在上述案件中，最高人民法院分別使用與涉案專利享有共同優先權的另一專利的審查檔案、專利權人同一時期申請的其他相關專利的說明書、專利權人關聯公司在后申請專利的說明書對權利要求進行解釋。

作為被訴侵權人一方，對上述被最高人民法院判決確認的可用于解釋涉案專利權利要求的證據應給予一定關注，爭取通過解釋來限縮涉案專利的保護，達到和禁止反悔原則相同效果。


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