今天，樂知網律師 給大家分享： 專利申請“一案兩申”如何掌握正確操作方式？ 專利申請中說明書對權利要求的解釋要注意什么？

專利申請“一案兩申”如何掌握正確操作方式？

《專利法》第九條規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。

但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

由此引出“一案兩申”的概念，也就是說，在同時滿足“同一申請人”、“同日（指申請日）”以及“同樣的發明創造”三個條件的前提下，既申請實用新型專利又申請發明專利的這種情況通常被稱為“一案兩申”。

在一定程度上來說，“一案兩申”看似是在“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定之外的“特例”。

“一案兩申”之所以能夠得到申請人的青睞，主要是因為其具有如下益處：

（1）眾所周知，實用新型專利申請在提交后只經過初步審查，而不經過實質審查，因此相比于發明專利申請，實用新型專利申請的審查周期短，授權快，而且其在授權之后在行使權利方面與發明專利沒有實質區別，因此采取“一案兩申”的方式進行申請可以幫助申請人快速取得專利權以保障其權利行使。

（2）雖然實用新型專利申請授權快，但其保護期限相對較短，僅為10年（發明專利為20年）。

如果申請人又想獲得較長時間的專利保護，此時采取“一案兩申”的申請方式就能夠很好地解決利用單一的實用新型專利盡早地獲得專利保護與保護期限短之間的矛盾。

（3）“一案兩申”的申請策略為專利權的最終獲得提供了雙重保證。

允許同樣的發明創造申請兩次，這使得最終獲得專利權的可能性增加。

（4）有利于專利權的穩定性。

同樣的發明創造通過同時以實用新型申請和發明申請這兩種方式進行申請，得到了兩次審查機會，因而能夠更好地克服申請文件中的缺陷，尤其是在后授權的發明專利因為在實質審查期間經過了新穎性和創造性等的審查和/或修改，從而使得最終獲得的專利權更加穩定。

（5）“一案兩申”為申請人提供多選擇多層次的專利保護方式，為申請人確定最終的專利保護策略提供緩沖。

先獲得的實用新型專利權可以使申請人盡早地行使專利權，使得專利產品能夠得到法律保護，更好地占領市場、盡快投入市場并獲得法律保護。

之后若申請人想獲得更長的保護期限則可以選擇放棄實用新型專利權而只保留發明專利權；但當然，若專利產品屬于更新換代快的技術領域，則為了減少不必要的專利開支，申請人也可選擇保留實用新型專利權而放棄發明專利權。

而且，先行使的實用新型專利權也使得申請人能夠在行使權利過程中發現專利權利要求撰寫上的某些不合適的方面，能夠對尚在審查的發明申請進行合理的修改，以獲得期望的最終權利。

在此還需提醒申請人注意，由于當前實用新型專利申請數量較多，國家知識產權局對于實用新型的審查有從嚴趨勢，對于同日申請發明和實用新型的案件，相應的發明申請的實質審查可能會延遲。

在專利申請階段“一案兩申”的具體操作方式。

《專利法》第四十一條第二款規定，同一申請人在同日(指申請日) 對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。

基于該條款，“一案兩申”的申請人在提交發明專利請求書和實用新型專利請求書時，應當在兩個請求書上都勾選表明“一案兩申”的相應選項，如下圖：

若未勾選，則按照專利法第九條第一款的規定處理。

《專利法》第四十一條第四款還規定，發明專利申請經審查沒有發現駁回理由，國知局應當通知申請人在規定期限內聲明放棄實用新型專利權。

申請人聲明放棄的，國知局應當作出授予發明專利權的決定，并在公告授予發明專利權時一并公告申請人放棄實用新型專利權聲明。

申請人不同意放棄的，國知局應當駁回該發明專利申請；申請人期滿未答復的，視為撤回該發明專利申請。

在實際操作中，在已經獲得的實用新型專利權尚未終止的情況下，當審查員發現發明專利申請具有授權前景時，會發出審查意見通知書，通知申請人采取相應措施以避免重復授權。

此時，申請人通常可選擇如下三種處理方式：

（1）放棄已獲得的實用新型專利權。

如果申請人選擇放棄已獲得的實用新型專利權，則應當在答復該發明申請的審查意見通知書的同時針對實用新型專利權提交由全體專利權人和代理人簽章的《專利權放棄聲明》，并聲明放棄理由是為了克服重復授權的問題。

實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。

（2）若申請人不想放棄已經獲得的實用新型專利權，同時又想獲得發明專利權，則可以對發明專利申請進行修改，以使其要保護的權利要求在保護范圍上與已授權的實用新型專利的權利要求的保護范圍區別開，從而避免重復授權。

（3）撤回尚未被授予專利權的發明專利申請，以保留實用新型專利權。

綜上，對于申請人來說，為了最大限度地保障利益，可以采取“一案兩申”的申請方式，而且只要最終避免重復授權的問題即可。

另外值得注意的是，由于PCT國際申請進中國國家階段時只能以一件申請進行提交，而且在提交時只能選擇以發明類型或者以實用新型類型進入中國國家階段，因此“一案兩申”的專利申請方式不適用于PCT國際申請，而只適用于依據巴黎公約提出的專利申請。

專利申請中說明書對權利要求的解釋要注意什么？

對于一項專利而言，專利保護范圍由權利要求的內容所決定，這是從業者甚至公眾所熟知的。

然而，在為了確定專利保護范圍而對權利要求進行準確理解的過程中，說明書和附圖對權利要求的解釋作用實際上在復審或無效審查階段以及在司法審理階段，都是至關重要的。

專利法第五十九條規定：發明或實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。

而且《審查指南》第二部分第二章的3.2。2條款規定：每項權利要求所確定的保護范圍應當清楚；權利要求的保護范圍應當根據其所用詞語的含義來理解。

一般情況下，權利要求中的用詞應當理解為相關技術領域通常具有的含義。

在特定情況下，如果說明書中指明了某詞具有特定的含義，并且使用了該詞的權利要求的保護范圍由于說明書中對該詞的說明而被限定得足夠清楚，這種情況也是允許的。

但此時也應要求申請人盡可能修改權利要求，使得根據權利要求的表述即可明確其含義。

從上述的相關規定中不難看出，專利法和《審查指南》均明確了說明書對權利要求中出現的詞語具有解釋作用。

但是同時也提出了權利要求的表述要盡可能是直接地清楚的，含義明確的，以避免出現理解上的不清楚或不確定。

下面，筆者通過一個實際工作中的案例來說明這種情況。

在申請號為202210587695.2且發明名稱為“具有旋轉的初級齒輪和旋轉或固定的次級齒輪的液力機器”的專利申請的審查過程中，在對權利要求1是否具備創造性進行審查時，對于其中出現的詞語“夾緊”的解釋產生了爭議。

在該權利要求1中限定了一種具有旋轉的初級齒輪和旋轉的或固定的次級齒輪的液力機器。

該液力機器包括具有封閉體的封閉裝置，封閉體具有通道，在通道中引入封閉芯，封閉芯借助于可在預定溫度下熔化的熔化件這樣地直接和封閉體或和密封地引入封閉體中的中間件相連接，從而對通道進行密封以防止工作介質通過，封閉芯的外直徑相對于通道的內直徑這樣減小地設計，即避免在通道中夾緊所述封閉芯。

在對于該權利要求1的技術方案創造性的認定中，審查員認為通過權利要求1本身的文字記載可以理解“夾緊”指的是，在密封狀態下出現在熔化件與封閉芯之間的夾緊狀態，且因此認為該技術特征已經被現有技術公開。

而專利申請人認為，權利要求1中的“夾緊”不應當按照其字面意思理解，而應當結合說明書具體描述來特定地理解。

具體地，在說明書中記載有：封閉芯具有這樣一種相對于將該封閉芯引入其中的通道的內直徑而減小的外直徑，即如果封閉芯在軸向方向上穿過通道運動，則在熔化件熔化之后不可能在通道中夾緊封閉芯；特別地，這樣地減小外直徑，即當封閉芯在通道內部傾斜時，在封閉芯和封閉體之間或在封閉芯和中間件之間也不出現夾緊狀態。

根據說明書中的這些記載，本領域技術人員能夠清楚地確定，該申請所說的“夾緊”指的是，在設置于封閉芯與通道之間的熔化件熔化以解除密封狀態之后封閉芯穿過通道運動時可能由于封閉芯在通道內的傾斜而導致的封閉芯與通道之間的夾緊狀態。

在該案例中可以看出，對權利要求中的詞語的解釋或理解的認定能夠體現出其相關技術特征的完全不同的技術目的，從而在相關技術方案的創造性認定上可能會產生截然不同的影響。

在該案例中，專利申請人所指出的對“夾緊”的理解需要在本申請技術方案的特定情況或背景下具體地理解，而不能通過字面含義來理解。

如果沒有說明書中對此表述的明確記載，則很難體現出其真正想要表達的含義，進而無法從技術目的及技術效果方面體現出于本申請與現有技術的區別。

由此可見，說明書對權利要求中的詞語的解釋在特定情況下至關重要。

因此，結合實際案件處理情況，筆者認為：雖然說明書對權利要求書具有解釋作用，但是也還是應當盡可能使得權利要求的表述本身就是足夠清楚和含義明確的。

正如上述在《審查指南》中所規定的，對于某些可能在一定程度上產生歧義或者像上述案例 樣專門針對某種特定情況以體現特殊技術目的的詞語表述，將相應更清楚詳盡的解釋添加到權利要求中，實際上從保護申請人或專利權人的權益的角度來看是非常必要的。

專利申請之如何撰寫申請文件中的背景技術？

專利申請文件中的說明書，通常包含以下組成部分：技術領域、背景技術、發明內容、附圖說明和具體實施方式。

就背景技術部分而言，不同的發明人出于不同的考慮，對專利代理師撰寫背景技術的要求也不大不相同，因此，本文將其中的背景技術單獨拿出，與大家進行討論。

目前背景技術部分的撰寫方式大致分為如下兩種：

第一種撰寫方式為：背景技術撰寫時僅采用發明人交底材料提供的背景技術，不提供專利代理人案前檢索到的引證文件，可能還需要對發明人交底材料中的背景技術進行刪減，僅以最模糊的方式陳述背景技術部分。

第二種撰寫方式為：背景技術撰寫時不僅采用發明人提供的背景技術，還需要專利代理人將檢索到的反映上述背景技術的文件作為引證文件寫入背景技術，并針對上述印證文件進行對比分析，以詳盡的方式陳述背景技術部分。

由于不同的撰寫方式會對應帶來不同的效果，因此筆者在此不做過多評判，而是針對背景技術部分如何撰寫提出一些自己的見解和想法，希望可以拋磚引玉，為發明人撰寫技術交底書、以及審核人在審核專利申請文件的過程中帶來些許的啟發。

首先，筆者翻閱審查指南發現，審查指南中對背景技術的內容給出以下指導性說明：發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術，并且盡可能引證反映這些背景技術的文件，此外，在說明書的背景技術部分，還應當客觀的指出背景技術中存在的問題和缺點，但是，限于涉及有發明或者實用新型的技術方案所解決的問題和缺點，在可能的情況下，說明存在該問題和缺點的原因以及解決該問題所遇到的困難。

因此，筆者認為目前所言的專利背景技術，其實質可以理解為廣義上的專利技術背景和狹義上的相關技術背景（即背景技術），其中，專利技術背景是可以包含背景技術和現有技術的。

背景技術和現有技術，難道兩者的含義還不一樣嗎？ 作為嚴謹縝密的專利打工人，對二者進行仔細分析發現，確實存在不同之處的。

撰寫背景技術的目的可以用于解釋技術領域的發展，解釋相關關鍵技術，而撰寫現有技術的目的可以用于解釋與本發明相近的現有實現方案，簡介與本發明相關的現有技術。

因此，筆者認為專利申請文件中的背景技術部分，應該包含上述背景技術和現有技術。

其次，就一件申請文件而言，由于專利代理人獲知的背景技術是以發明人的認知水平或技術水平為基礎的，同理，審查員獲知的背景技術也是同時參考專利申請文件中的背景技術，當發明人的認知水平或技術水平高于本領域技術人員時，其可能存在將非現有技術當作現有技術寫入背景技術中，間接導致專利代理人和審查員的認知錯誤，導致在判斷專利的創造性時帶來不必要的干擾并難以察覺，進而影響專利申請文件的授權。

那么，專利申請文件中的背景技術具體撰寫到何種程度比較好呢？ 對此，筆者的建議是背景技術需詳細介紹問題、缺陷的產生起因。

要說到為什么給出以上建議，則還需要詳細分析背景技術中是否詳細介紹問題、缺陷的產生起因的利弊：

其一，背景技術需詳細介紹問題、缺陷的產生起因之利在于，目前我國的專利申請多以改進發明創造為主，對于改進發明創造，其實際是對現有技術的某一點或者某些組件進行改進，從而實現更優的有益效果，因此其技術方案會與某一個現有技術非常接近，若審查員在審查過程中檢索到該對比文件，而本申請背景技術部分恰好沒有提及該文件，則審查員可能會認定該對比文件影響本申請的新穎性和/或創造性。

如果在申請文件的背景技術部分對該現有技術進行了詳細的說明，例如，提供了該現有技術的詳細方案和附圖，并結合附圖指出了該現有技術存在的技術缺陷，則會更明確的體現本申請的改進點，使審查員可以清晰明確地了解本申請的技術方案以及實際所要解決的技術問題。

即使在后續審查過程中審查員同樣檢索到了該對比文件，也會使審查員有一個先入為主的初步印象，便于其在后續審查過程中根據背景技術所記載的內容充分理解本申請與對比文件的區別，使審查員更容易做出對比文件不影響本專利申請文件的新穎性和/或創造性的判斷，可以使本專利申請文件更加容易授權。

其二，背景技術不能詳細介紹問題、缺陷的產生起因之弊在于，不可避免的在某些情況下，背景技術中產生問題、缺陷與起因并不是本領域技術人員所共知的起因，而是申請人撥開層層迷霧，付出創造性勞動才獲知的起因，但是如果該起因的本質很簡單，一旦寫入背景技術，就會給審查員一種“很容易想到”的暗示，這也會對判斷本專利申請文件的創造性帶來很大的不必要干擾，影響本專利申請文件的授權可能性，使本專利申請文件更加不容易授權。


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