今天，樂知網律師 給大家分享： 專利申請過程中對“公知常識”的處理思路講解，專利撰寫前的查新檢索講解。

專利申請過程中對“公知常識”的處理思路講解

在專利授權及確權過程中，對于技術方案中的區別技術特征是否應被認定為本領域的公知常識，一直存在很大爭議。

為了消除分歧、加快審查程序、避免申請人的利益不當損失，目前通常采用“誰主張誰舉證”的證據規則來進行舉證，即由主張一方提供爭辯理由。

但主張爭辯的過程難免會引入主張一方的主觀邏輯和說理，從而導致認定結果的客觀性和有效性難以得到保證。

為此，本文結合理論分析和實踐情況，在申請文件撰寫和官方意見答復兩個維度，提出了針對被認定為公知常識的區別技術特征的處理策略，從而在專利授權及確權過程中增加對認定為“公知常識”的技術特征的爭辯說理性。

一、研究目的及意義 01、各國當前的認定 為了推動社會各個領域的技術創新，世界各國都非常重視知識產權的審查質量和審查效率，并致力于不斷完善相關法律法規。

在專利授權確權過程中，最重要的判定標準之一就是申請文件中所請求保護的技術方案具備對應國家所規定的創造性判定條件。

而在創造性評價中，針對區別技術特征是否為公知常識的認定，又是判斷發明創造是否具備創造性的重要環節。

各個國家對公知常識的認定有很多相同之處，具體如下：

美國的專利審查指南[1]規定，可以用作公知常識的包括以下兩方面內容：

(1)能夠立刻被毫無疑問地證實為眾所周知（well known）的事實，或容易證明的且沒有與之相矛盾的記錄的事實； (2)用于證明公知常識的文獻證據、宣誓書或者宣言。

也就是說，在美國專利審查過程中，“公知常識”指能夠立刻被毫無疑問地證實為眾所周知的事實，或容易證明的且沒有與之相矛盾的記錄的事實[2]。

日本《特許實用新型審查基準》[3]中規定，“技術常識是指本領域普通技術人員普遍知道的技術（包含公知技術、慣用技術），或根據經驗法則而容易得出的事項。

”其中，“技術嘗試”是指本領域技術人員普遍知道，則其還包括實驗、分析、制造方法等；“公知技術”是指本行業中已知或不必列舉而熟知的技術[4]。

歐洲專利局《審查指南》[5]中則規定，“公知常識”是指在基本的手冊、專著和教科書中關于所述主題的信息。

而在我國現行《專利審查指南》（2010年版）[6][簡稱《指南》（2010）]第二部分第四章中規定：“所述區別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段。

” 各國規定的“公知常識”的根本特征在于“普遍性”，也就是說，在對特征進行“公知常識”認定時，需要重點考慮該特征的“普遍性”，并根據實際情況選擇合適的釋明方式，來證明其“普遍性”[7]。

然而，對于“普遍性”，往往難以確定量化的判定標準，這增加了認定的難度。

因而，非常有必要了解“公知常識”的特征，并在日常撰寫和答復中采取合理的應對策略。

02、在專利審查過程中的認定 申請人在將專利申請文件提交官方之后，還可能經歷實質審查、復審、無效訴訟等階段。

各個階段中，申請人都需要與官方代表（如審查員、復審合議組、法院法官）針對申請文件的創造性進行交流或修改，以爭取使其申請獲得授權。

其中，在行政確權授權程序中，公知常識是用于論證創造性的一項關鍵特征，且其屬于官方主觀認知的范疇，專利審查員或專利復審合議組可以主動在審查中引入公知常識；但公知常識卻不屬于司法認知范疇，法官整體上不具備相關領域技術人員的專業水平，在未給予當事人充分進行意見陳述的機會時，法官不宜也無權直接認定公知常識[8]。

在上述審查情形中，作為專利申請人或代理機構非常有必要對官方意見中指出的屬于公知常識的區別技術特征，以合理有效的處理思路進行應對。

二、審查員的處理思路 覃韋斯在《公知常識的認定：一個命題的誤讀和澄清》[9]中指出，“公知常識”的認定，不同于現有技術及對比文件。

公知常識作為現有技術的子集，對現有技術的內涵進行了細分，即只包括那些經過長期科研、生產、使用或生活積累而成，已經獲得了非常廣泛的認可、不證自明的現有技術。

由此，公知技術就排除了那些難以直接獲得、存在歧義、尚未得到廣泛認可的現有技術。

目前，大多數審查意見通常采用的評述方式，往往是先基于對比文件進行部分客觀比對，以確定區別技術特征，再基于該區別技術特征進一步推導。

這里對于區別技術特征的進一步推導評述，一般包括兩種思路：（1）該區別技術特征本身就是純粹的公知常識，如公理、定理等經過長時間驗證后得到的結論；（2）基于已有的對比文件本公開的內容，可由“本領域技術人員”很容易想到，因而該區別技術特征是本領域的常規設計/慣用技術手段。

但不管是采取何種思路，大部分審查意見往往直接給出結論，而并沒有在真正意義上論述其所認定的“公知常識”被公眾“普遍”可知的依據。

換言之，在目前的實際審查過程中，“公知常識”仍難以擺脫被“主觀認定”的宿命。

三、申請人的處理思路 申請人面對關于“公知常識”的認定，又該如何處理呢？下面分兩方面論述。

01、針對實質審查的答復 筆者認為，在針對實質審查的答復過程中，申請人也應從“技術領域—技術問題—技術啟示”三大實質性要素出發來陳述爭辯理由。

以案例（申請號：2010105884265）來說明：

在答復文件中，申請人將上述從權利3合并補充到權1中，以限縮保護范圍，并提供了以下爭辯理由：

“針對電纜故障檢測技術，常用手段是采用在地下理一段定長電纜做故障點，來進行電纜故障類型測試定位訓練。

但由于上述電纜故障點不變、故障類型不變，將影響對電纜故障的檢測。

即現有技術并未提供一種方便快速準確掌握電纜故障檢的裝置和系統。

進一步，即使對比文件1（下文簡稱D1)公開了一種電纜故障模擬箱，但 D1公開的電纜故障模擬箱1卻設置在混凝土之上，箱體體積龐大，在使用上述故障模擬箱對電纜進行故障檢測時，不僅檢測速度較慢，且操作不方便。

此外，如D1公開的故障模擬箱內的安裝板上設置三個進線電極及三個出線電極，實際上是用于連接一根電纜的三相線芯，即D1公開的故障模擬箱僅限于連接一根電纜，對一根電纜進行故障檢測。

D1公開的方案也如同上述現有技術是對‘一根固定電纜’進行故障檢測。

如果要檢測不同類型的電纜故障，則需不斷更換故障模擬箱內的電纜，這樣必會導致檢測準確性及效率降低。

此外，由于每一根電纜均需要連接三個進線電極和三個出線電極。

當對多根電纜檢測時，箱內設置的電極數量將更多，顯然在連接檢測時將花費更多連接時間，且檢測速度也較慢，進而還會影響檢測準確性。

因而申請人認為基于D1，難以聯想到以下特征：集線板上設置有多個接線端子，且多個接線端子分成多組，每組包括一個所述第一端子和一個所述第二端子，各組中連接在所述第一端子和第二端子之間的所述電纜的長度分成多個長度等級’；且上述多根電纜分別連接在上述每組中‘第一端子和第二端子之間’。

” 也就是說，針對上述認定，申請人結合了“普遍可知的證據”（如申請文件中提供的背景技術以及上述對比文件1），來分析爭辯上述新增區別技術特征“多個接線端子分成多組……”并非本技術領域的公眾“普遍所知”，用于解決“電纜故障檢測速度慢且檢測結果不精確”的問題所常用的手段，以達到提高電纜故障檢測效率和檢測準確性的效果。

申請人以既有文獻作為普遍所知的證據，采用“技術領域—技術問題—技術啟示”三位一體的爭辯邏輯，從而成功說服審查員獲得了該案的授權。

關于技術領域。

比對時，不僅泛泛比對宏觀分類的技術領域，更進一步細化到技術應用場景。

事實上，隨著不同技術領域的飛速垂直發展，即使在同一技術領域中，不同技術應用場景下的公知常識的覆蓋范圍也有所不同。

例如互聯網游戲領域，對于增強現實 （Augmented Reality，AR）游戲、虛擬現實（Virtual Reality，VR）游戲或單機游戲的不同應用場景，往往會有不同的對技術公知的理解。

關于技術問題。

這里技術問題的設定，是考慮到專利的核心發明點而提出的現有技術中存在的技術壁壘或技術缺陷。

也就是說，技術問題是用于引出申請文件所請求保護的技術方案如何實現對現有技術的改進，以便于確定出專利文獻中的區別技術特征。

在沒有任何客觀證據可論證某一區別技術特征為公知常識的情況下，推導得出的審查結果都是相對主觀的，并不能據以完全認定該區別技術特征屬于公知常識。

關于技術啟示。

作為公知常識分析的關鍵，其最重要的一點是：要分析現有技術是否提供了如下啟示，即，將申請文件的權利要求中記載的技術特征組合在一起，以形成所請求保護的完整的技術方案的結合啟示(即存在技術手段的啟示)。

也就是說，申請人或代理師應該重點關注所請求保護的技術方案中各個技術特征之間的關聯性。

如：“分析基于現有技術中已經被普遍公開的技術內容，‘難以想到’通過‘結合’可以得到上述技術方案的技術啟示。

”這里的“難以想到”的考量標準包括：a）結合后會出現相反的技術教導，使得本領域技術人員主觀上不會想到實現“結合”；b）結合后的方案無法實施或達不到預期的技術效果。

02、針對申請文件撰寫 基于上述分析結果，筆者認為，為了在答復階段實現有據可依、有理可爭，申請人應進一步反思如何對原始的申請文件進行撰寫優化。

即，在申請文件中對技術方案進行布局描述的過程中，申請人也應該從“技術領域—技術問題—技術啟示”三大實質性要素出發，對權利要求書中記載的技術特征進行合理適當的限定，并在說明書中做出必要詳實的說明，以便于后續在審查答復過程中進行舉證說理。

這里筆者主要針對說明書的優化提供如下處理思路：

首先，申請文件所請求保護的核心發明點的技術實現推導過程。

也就是說，在說明書中包括以下技術閉環：技術問題產生的原因—技術缺陷的分析拆解—解決方案的推導實現—達到預期技術效果。

其次，與核心發明點相關的必要的公知常識或現有技術。

即，在申請文件的說明書中，記載上述公知常識或現有技術的缺陷，以及“難以結合”多個本領域公知常識以克服上述缺陷的技術壁壘。

以上述案例（申請號：2010105884265）來說明：

該申請文件的說明書在背景技術中提供了清楚明確的現有技術參考方案，但針對各個從屬權利要求所保護的技術方案，申請文件的說明書實施例部分卻并未給出詳實的步驟和示例說明。

如從權5-8中記載的方案，即在“第一放電極”與“第二放電極”之間設置不同的距離來模擬不同的故障類型，說明書對其僅簡單記載了結論，卻沒有提供詳實的實驗數據、模擬結果成立的推導邏輯和檢測過程及檢測效果說明。

如果申請人在該申請文件的說明書實施例中按照“技術領域—技術問題—技術效果”三位一體的標準，來提供更加詳細的說明和示例，也許就可以避免一些技術特征被簡單粗暴地認定為“公知常識”。

進一步地，上述做法還可以為申請人的審查意見答復提供更多的修改和爭辯的思路及依據，避免方案被錯誤認定為缺乏創造性，從而進一步避免申請人的利益遭受到不必要損失。

申請人應結合詳實豐富的實施例，通過正面推導說理來區分技術方案的核心發明點與本領域公知常識，從而實現在申請文件中提供完整的技術方案的實現過程，并預先區分出可能被認定為公知常識的技術手段，同時也為后續審查階段提供用于爭辯說理的必要證據。

專利撰寫前的查新檢索講解

專利法第二十二條規定：授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性；新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國知局提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

由此可見，對于專利新穎性及創造性的評價可以說是專利從業者的核心工作內容之一。

而新穎性及創造性評價的基礎則是查新檢索分析。

對于企業IPR和代理師而言，在專利撰寫前進行查新，一方面，可以更清楚的知道需要補充哪些技術內容以提高授權前景。

另一方面，可以在撰寫前即粗略了解能夠拿到什么樣的保護范圍，也可以更明晰地知道競爭對手的保護范圍在什么地方，從而進一步更準確地把握自己權利要求的范圍，也可以對所要保護的主體進行更全面地布局。

那么，對于企業IPR和代理師而言，在撰寫前，查新檢索到底要查到什么樣的程度？需要花多長時間？這也是從業者的困惑所在。

如果以專利無效中的檢索方式去投入，則得不償失。

畢竟，這樣檢索一方面耗費人力時間較久，且對檢索系統要求較高。

另一方面，用力過猛，則還有可能把很多本來可以授權的保護范圍都放棄了。

下文將主要針對專利撰寫前的快速查新檢索策略（主要基于專利檢索系統）進行簡略闡述，以供大家參考。

1、擬定檢索詞 首先，要理解技術人員提供的交底書資料。

其一，先確定交底書中技術方案的技術領域。

其二，從技術人員實際所要解決的技術問題入手，明確其解決技術問題的技術特征是什么，以及，基于這些技術特征，達到了什么樣的技術效果。

其三，在明確技術領域及技術特征的基礎上，進一步確定該技術方案的核心創新點。

其次，對上述核心創新點進行提煉，以獲得檢索詞（同義詞、相關詞 上位詞，下位詞）。

提煉的基準則是選擇有實質意義的、概念明晰的、關鍵的詞匯。

在同一概念的范疇內，詞匯包括學名和俗名、簡稱和全稱、事物的代碼等。

此處需注意，有些詞匯不能用，例如有些比較泛指、檢索意義不大的概念，如“工藝”、“分析”、“應用”等詞，還例如“有機物”、“無機物”、“病蟲害”等外延十分寬的概念，切記都應轉換成具體的方法或材料、化合物及具體的病害與蟲害的名稱表示。

另外，對于有機合成或生物醫藥領域還應當進行化學式或結構式的專項檢索。

2、編制檢索式 檢索式是數據庫檢索過程中用來表達用戶檢索提問的邏輯表達式，由檢索詞和各種邏輯算符按照特定檢索系統的語法規則組配在一起。

專利文獻中常用到的邏輯算符（布爾算符）示例如下：

邏輯與（邏輯乘）-“AND”或*，例如：太陽能and有機薄膜。

邏輯或（邏輯加）-“OR”或“+”，例如太陽能or光伏。

邏輯非（邏輯減）-“NOT”或“-”，例如太陽能not風能。

在編制檢索式時，檢索策略可從擴檢和縮檢兩方面入手。

首先，可先通過縮減的方式，將技術特征以“邏輯與”及“邏輯非”的形式相組合，以最快的速度確定該技術方案是否具有新穎性。

如果此步驟無檢索到目標文件，則可直接繼續進行下一步擴檢的檢索。

通過擴檢的方式，將每一個必要技術特征分別以“邏輯或”的形式組合完成檢索式的編制，以搜尋最接近的現有技術，來評價該案是否具有創造性。

3、選擇檢索系統 根據需要選擇合適的檢索系統進行專利檢索。

4、檢索 在檢索過程中，先通過縮減的方式，以最快的速度確定該技術方案的必要技術特征是否具有新穎性。

如果此步驟有檢索到目標文件，那么需將目標文件一一分別與交底書中技術特征進行對比分析，以進一步確定是否有目標文件可以影響專利的新穎性。

如果不具有新穎性，則檢索查新工作在此步驟即可結束。

而如果此步驟無檢索到目標文件，則需繼續進行下一步擴檢的檢索，通過擴檢的方式，以搜尋最接近的現有技術，來評價該案是否具有創造性。

另外，在具體在擴檢時，可從縮減形式的檢索式中依次減去一個技術特征、兩個技術特征、…，直至檢索到具有和交底書中技術特征重合度最高的目標文件。

并以此為最接近的現有技術，將其與交底書中技術特征進行對比分析，確定交底書中技術方案的區別技術特征有哪些。

再以這些區別技術特征任意組合繼續進行擴檢，直至檢索者發現任意組合這些區別技術特征，得到的現有技術大部分也還是重復的，檢索便可以到此為止了。

專利申請創造性判斷中的整體評價原則講解

一、整體評價原則的含義 中國《專利法》第二十二條規定：“授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。

……創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步”。

在中國《專利審查指南(2010)》第二部分第四章中清楚地闡述了國家知識產權局的審查員在對一件發明專利申請的創造性進行審查時所依照的審查原則、審查基準以及判斷方法等，其中，在判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見時，通常按照“三步法”進行，即：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。

同時，在中國《專利審查指南》第二部分第四章的最后也明確地指出了，創造性的判斷，應該針對權利要求所限定的技術方案整體進行評價，即評價技術方案是否具備創造性，而不是評價某一技術特征是否具備創造性。

上述規定可歸納為整體評價原則。

整體評價原則是各國對于創造性判斷所普遍采用的。

歐洲專利局上訴委員會在《審查指南》中規定，發明申請必須被作為一個整體來考慮。

如果一個權利要求是技術特征的結合體，分別認定每個技術特征是已知的或者顯而易見的而據此認為整體技術方案是顯而易見的，這種方法是錯誤的。

韓國《審查指南》關于專利實質性條件的部分也規定，對多個特征組成的技術方案，創造性的判斷不能僅僅依靠每個獨立的特征，而是要考慮技術方案的整個技術構思。

不能僅考慮每個單獨的構成因素是否是公知的，而應當考察技術方案整體是否有獨特的技術效果。

美國《MPEP》也規定，發明申請必須作為一個整體考慮，其判例也認為，在判斷創造性時，問題并不在于現有技術與發明申請之間的區別特征是否顯而易見，而是發明申請作為一個整體是否顯而易見。

二、整體評價原則的應用 結合在實際專利代理工作中經手的一個案件對整體評價原則的應用加以具體闡述。

案情介紹
發明名稱：用于發射煙火發射體的燃燒室。

本案要求保護一種用于發射煙火發射體的燃燒室、一種用于發射煙火發射體的發射系統、一種用于發射煙火發射體的方法以及包括發射系統和推進劑裝料的一套部件。

針對本專利申請，國家知識產權局審查員于2012年2月29日發出第一審查意見通知書，檢索到對比文件1（FR1354703A）和對比文件2（US2004/0159259A1），并認定本申請的所有權利要求1-28相比于對比文件1、2和本領域的常規手段的結合不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。

此后，審查員又陸續發出了第二、第三、第四次審查意見通知書，代理人針對各次審查意見通知書對權利要求書進行了修改并詳細闡述了本申請具備專利法第二十二條第三款規定的創造性的理由，但遺憾的是，在多次探討和溝通之后，審查員仍于2014年5月14日發出駁回決定，以本申請的所有權利要求1-28相比于對比文件1、2和本領域的常規手段的結合不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性為由將本申請駁回。

隨后，申請人提出復審請求，在復審請求中，筆者未對權利要求書進行任何修改，而是基于“三步法”判斷和整體評價原則詳細闡述了本申請相對于現有技術具備專利法第二十二條第三款規定的創造性的理由。

在收到復審請求后，原審查部門對此進行了前置審查，但原審查部門仍堅持原駁回決定，且專利復審委員會合議組于2022年8月14日發出復審通知書。

此后，筆者對復審通知書做出了答復，仍未對權利要求書進行任何修改，而是基于“三步法”判斷和整體評價原則對本申請相對于現有技術具備專利法第二十二條第三款規定的創造性的理由進行了進一步的詳細闡述。

最終，專利復審委員會合議組接受了申請人的意見陳述，認定本申請相對于現有技術具備專利法第二十二條第三款規定的創造性，最后于2022年10月8日發出授權辦登通知書。

案情分析 在答復前幾次審查意見通知書時，代理人主要將答復重點放在本專利申請與對比文件1、2之間的區別技術特征上，期望通過較多的區別技術特征將本專利申請權利要求1與對比文件1、2的技術方案區分開，進而使本申請權利要求1的技術方案相對于對比文件具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。

但是，審查員卻指出，這些區別技術特征或已被對比文件公開或屬于本領域的常規技術手段，因此本申請相比于對比文件1、2和本領域的常規手段的結合不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。

僅從區別技術特征的角度論述本申請的創造性可能很難說服審查員接受申請人的觀點并予以授權。

因此，在針對駁回決定提起復審請求和答復復審通知書時，筆者沒有用過多的筆墨分析區別技術特征，而是引導審查員從發明的整體上考慮本申請的創造性，著重將本申請權利要求1的技術方案和對比文件作為單獨的技術整體分別闡述其所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，進行多角度分析和答復。

對比文件1涉及一種槍炮的推進劑裝料的裝置并旨在改善槍炮的熱效率。

對比文件1完全不涉及本申請所欲解決的技術問題“在成功地發射煙火發射體的同時以無煙推進劑材料代替傳統黑火藥推進劑材料”的技術問題，進而本領域技術人員根本不會也不可能想到從涉及燃燒黑火藥的槍炮的對比文件1中尋找解決本申請所欲解決的技術問題的技術啟示。

對比文件1涉及一種槍炮的推進劑裝料的裝置并旨在改善槍炮的熱效率，而對比文件2涉及一種用于發射煙火發射體的方法。

從基本原理而言，燃燒無煙推進劑和燃燒黑火藥是完全不同的兩種過程，因為燃燒無煙推進劑時要求建立壓力以快速點燃，然而燃燒黑火藥時沒有這樣的要求。

因此，本領域技術人員根本不會也不可能想到從涉及燃燒黑火藥的槍炮的對比文件1中尋找改進對比文件2中的燃燒無煙推進劑的裝置的技術手段，也就是說，本領域技術人員根本沒有動機將對比文件1和2結合起來。

并且，對比文件2在其說明書第6段中記載了，前面描述的無煙推進劑在槍炮中的使用與用于煙火無關，因為無煙推進劑在槍炮中的燃燒是在較低的溫度下進行的。

因此，這不能提供足夠的燃燒熱量來點燃煙火的組分和導火索。

這也從另一方面證實了燃燒無煙推進劑和燃燒黑火藥在原理上是完全不同的，因此本領域技術人員根本沒有動機將對比文件1和2結合起來。

在對比文件2中利用硝化纖維的特性來提供用于將固體煙火組分從發射管推進到期望頂點的充足的力，然而在權利要求1中通過對燃燒室的構造加以改進來使燃燒室在推進劑材料的點燃的初始階段關閉以允許在高壓下點燃無煙推進劑材料，并在推進劑材料的點燃的稍后階段中打開排氣孔以將氣體噴射到發射管中并導致煙火發射體的加速。

因此，對比文件2公開了一種與本申請的發明構思完全不同的技術方案，從而本領域技術人員根本沒有動機將對比文件2與上述區別技術特征結合起來以得到權利要求1所要求保護的技術方案。


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