今天，樂知網律師 給大家分享： 專利發明人如何與專利代理人溝通 ，當保護范圍遇上必要技術特征 。

專利發明人如何與專利代理人溝通

老同學說產品A在設計之初便得到了公司領導層的一致認可，并指派老同學作為領頭人帶領一個小團隊去完成產品A的項目。

終于，在老同學領導的小團隊的努力下，產品A終于要投入市場，正說到興起之時，老同學卻又開始惆悵。

老同學所在的公司對于產品A十分重視，在產品A的項目剛剛開啟時，就找到專利代理公司B為產品A申請了專利，而老同學作為最了解產品A的人，自然也是當仁不讓成為了產品A的專利發明人，但作為一個專利小白，對如何與代理師進行有效的交流，犯起了愁。

代理師在與發明人交流時可能會問到的地方，比如說通常代理師會基于發明人撰寫的技術交底書，對書中每一項技術細節都進行確認，遇見不理解、或者理解模糊的地方，還需要發明人以舉例的方式進行更直觀的講解，這樣做的目的在于，防止代理師對技術的理解出現偏差。

此外，代理師還會進行適當的拓展，例如產品A的實現技術是技術1，那么代理師就會拓展到技術2，但這一拓展的前提首先是技術2可以實現產品A，因此就需與發明人進行技術上的確認，以明確代理師的拓展是合理的。

代理師在詢問產品A除了技術1可實現外，是否還能通過技術2實現，就好像在詢問魚（產品A）除了紅燒（技術1）之外，還能不能清蒸（技術2）。

如果只能紅燒（技術1），那菜（專利申請文件）的食客（保護范圍）就局限于愛吃紅燒魚的食客；反之如果魚還有其他很多做法，無論是清蒸還是其他，那菜（專利成品）的食客（保護范圍）就能擴大到愛吃魚的吃眾。

反過來說，如果我們撰寫專利時只還原技術1的實現，那么根據專利侵權判定過程中的“全面覆蓋原則”，產品至少需要包含獨立權利要求中的全部技術特征，進而如果其他公司按照技術2甚至技術3、4、5等來仿造產品A，維權的難度就大大增加了。

代理師可能還會向發明人了解產品A的競品情況，比如產品A和競品相比的區別是什么，并且這些區別能解決這些競品所存在的哪些客觀存在的技術問題等。

無論這店里說這鍋包肉有多么正宗多么好吃，客人聞名而來，如果味道不對，那肯定要失望而去。

這就好像在審查員（客人）眼里，只認與相關技術相比產品A客觀存在的區別技術特征，如果該區別技術特征沒有達到授權高度，那么專利申請被駁回也是理所應當的。

因此，代理師在詢問產品A和競品的比對時，主要是為了了解產品A所在的場景中的相關技術，只有對相關技術充分了解，在布局產品A的專利申請文件時，才能用最合適的保護范圍既滿足審查過程中所要求的新創性，還對后續可能出現的侵權比對提供有力武器。

原以為自己交了技術交底書，剩下的直接交給代理師就完事大吉了，現在看來，一個好的專利申請文件，不僅需要認真負責的代理師進行撰寫，還需要發明人提供足夠充足的技術支持。

當保護范圍遇上必要技術特征

專利法實施細則，第二十條規定：獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。

《專利審查指南》指出：必要技術特征是指，發明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成發明或者實用新型的技術方案，使之區別于背景技術中所述的其他技術方案。

發明人給出的一份完整的交底書，往往會包括一個解決相關問題的最佳技術方案，專利文件可將之稱為最佳實施例。

最佳實施例一般都是由具體的技術特征構成，也就是專利里的下位概念。

從發明人的角度考慮，最佳實施例是其給出的解決相關技術問題的最佳技術方案，其包括的技術特征也就會被認為是必要的技術特征。

但是，最佳實施例一般都包括多個技術特征，且技術特征相對下位，如果將最佳實施例直接放入到獨立權利要求中，則申請人就只能獲得最佳實施例以及與其等同的技術方案的保護范圍。

其實，從《專利審查指南》中對于必要技術特征的解釋我們可以看到：在撰寫獨立權利要求時，只要保證獨立權利要求中包括了能夠解決此技術問題的技術特征即可，而不要求必須包括最佳的實施例。

針對上述提到的問題，由于發明人與代理人的認識存在較大的差別，從而也就直接導致二者給出的獨立權利要求存在較大差別，現以交通網為例說明獨立權利要求書撰寫； 背景技術：現有技術中未包含有任何地鐵線路，公交線路人流量較大，現有的公交車無法滿足乘客需求，從而造成公交站臺客流無法及時疏散，對此發明人給出了下圖的地鐵線路。

對于此處需要解決的技術問題，發明人與代理人的認識不存在任何分歧，即解決公交站臺客流無法及時疏散的問題：對此，發明人與代理人給出的獨立權利要求如下：

發明人想象中的獨立權利要求：

1。 一種交通設施，其特征在于，包括：

地鐵軌道，所述地鐵軌道鋪設在北京市且經過； 列車組，所述列車組可移動地設置在所述地鐵軌道上，且在所述地鐵軌道上可暫停地設置； 其中，所述列車組在所述可暫停地設置。

代理人撰寫的獨立權利要求：

1。 一種交通設施，其特征在于，包括：

地鐵軌道，所述地鐵軌道鋪設在北京市且經過海淀區； 列車組，所述列車組可移動地設置在所述地鐵軌道上，且在所述地鐵軌道上可暫停地設置； 其中，所述列車組至少在所述海淀區可暫停地設置。

從發明人的角度分析，為了解決公交站臺客流無法及時疏散的問題，則此交通設施必須要在經過且在停車，從而保證客流離開，即列車組在經過且在可暫停地設置為必要技術特征，即發明人將最佳實施例確定為最終的獨立權利要求。

然而，代理人給出的獨立權利限定了一個相對較大的范圍，即地鐵軌道只要經過海淀區且在海淀區可暫停地設置即可，至于經過海淀區的那個位置并未做出任何限定。

考慮到海淀區包括了，所以，第二種獨立權利包括了第一種獨立權利要保護的范圍。

對于地鐵軌道未在停止或根本就未經過能否解決上述聲稱的技術問題往往是發明人質疑的關鍵。

對此，代理人認為，即使列車組不在停車，但當其在海淀區的其他位置停車時，則人流可以從步行到附近的站點進行乘車，或者轉乘任意可以到達此地鐵停車站點的車輛進行換乘。

由于其它站點有了此列車組則需要在轉乘的人流就無需在換乘，一定程度上也可以解決公交站臺客流無法及時疏散的問題，即此獨立權利要求包含的技術方案可以間接地解決上述技術問題，也就不會存在缺少必要技術特征的問題。

此外，在確定技術方案中解決的技術問題時，為了能夠擴大保護范圍，代理人也會根據技術方案中技術特征的重要程度重新確定所要解決的技術問題，即在保證獨立權利要求中包括了必要的技術特征的基礎上，能夠盡可能地減少包含在獨立權利要求中的技術特征。

就如上述提到的解決公交站臺客流無法及時疏散的問題，為了擴大保護范圍，而且獨立權利中的技術特征又能直接體現解決的技術問題，我們完全可以將公交站臺客流無法及時疏散的問題改為北京市客流無法及時疏散的問題。

針對此技術問題，可以得到以下獨立權利要求：

1。 一種交通設施，其特征在于，包括：

地鐵軌道，所述地鐵軌道鋪設在北京市； 列車組，所述列車組可移動地設置在所述地鐵軌道上，且在所述地鐵軌道上可暫停地設置。

顯然，上述權利要求書，至少可以包括下圖中給出的各個線路方案。

由于在侵權判定時，全面覆蓋原則是判斷一項技術方案是否侵犯發明或者實用新型專利權的基本原則。

故，在能夠獲得一個較大保護范圍的時候，我們完全可以進行二次確定解決的技術問題。

針對上述獨立權利要求，只是單純地從必要技術特征方面進行了說明，并未考慮最終能夠獲得授權的技術方案。

但是，當首次提交的獨立權利包括了一個較大的保護范圍時，后續可以根據審查意見更加有針對性地修改權利要求書。

如何撰寫疾病診斷相關「技術方案」的權利要求

在醫學領域，疾病的診斷也是醫藥或醫療器械廠商著力想要在專利申請中保護的方面，但我國專利法對于疾病的診斷方法有著「嚴格」的限制。

本文將針對疾病診斷相關的技術方案，主要從授權客體角度、兼顧新穎性和創造性，提供該方向專利申請的權利要求的撰寫思路。

我們在閱讀發明人提供的技術交底書后，通常會先判斷技術方案的核心改進點，然后基于核心改進點對權利要求進行撰寫和布局。

對于疾病診斷相關的技術方案，我們也同樣應當「首先」判斷該技術方案的改進之處是什么，「然后」再考慮以何種主題予以保護。

同時，我們「還要了解清楚」技術方案的技術目的是什么，其目的是否僅僅局限于疾病的診斷結果，然后再根據情況對權利要求做出合理布局。

1 如果技術方案的改進之處在于診斷所采用的試劑，權利要求書中至少可包括一組產品權利要求和一組制備用途權利要求。

專利法「第25條」雖然排除了用于診斷疾病的方法權利要求，但不限制產品權利要求；而制備用途權利要求，不屬于疾病的診斷方法，其屬于制備方法類型的用途權利要求，是專利審查指南明確允許的主題。

因此，上述兩組權利要求在授權客體角度考慮，均符合專利法第25條的規定。

例1：現有技術采用抗體A診斷胃癌，本發明發現并證明了抗體A與抗體B的組合可用于特異性診斷胃癌，其診斷準確性更高。

本發明通過對診斷試劑做出改進（由現有技術的抗體A改變為抗體A與抗體B的組合），實現了提高胃癌診斷準確性的技術效果。

為了爭取較大的保護范圍，我們首先可以請求保護產品，例如：

一種用于診斷胃癌的組合物，包括抗體A和抗體B。

一種用于診斷胃癌的試劑盒，包括抗體A和抗體B。

但是，由于上述“用于診斷胃癌”的限定對于產品（組合物、試劑盒）本身沒有帶來影響，在判斷產品的新穎性和創造性時，該用途限定不起作用。

一旦現有技術在任何其他應用領域中公開了含有抗體A和抗體B的組合物，那么上述產品權利要求的新穎性和創造性將會受到影響。

所以，在權利要求布局時，我們建議增加一組瑞士型制備用途權利要求，例如：

抗體A和抗體B的組合在制備用于診斷胃癌的試劑盒中的用途。

根據中國「專利審查實踐」，在藥劑制備用途權利要求中，藥劑有待治療或診斷的疾病（這里是“胃癌”）對于權利要求起到限定作用。

因而，即使現有技術在其他應用領域（如肝炎治療領域）公開了抗體A和抗體B的組合物，本發明胃癌相關的制備用途在新穎性/創造性方面也不會受到影響。

需要注意的是，對于制備用途權利要求，專利審查指南明確規定了“僅僅體現在用藥過程中的區別特征不能使該用途具有新穎性”。

在撰寫制備用途權利要求時，應盡量避免將區別特征撰寫為“用藥”特征，相反，應盡可能地將“用藥”特征轉化為“制藥”特征。

舉一個「反例」，如果將上述制備用途撰寫為“抗體A在制備用于診斷胃癌的制劑中的用途，其特征在于，所述抗體A聯合抗體B一起用于診斷胃癌”，該權利要求中抗體A和B的聯合診斷特征會被認定為“用藥”特征，對于制備用途沒有限定作用，這種寫法可能會使權利要求喪失新穎性。

2 如果技術方案的改進之處不在于診斷所采用的試劑，而是在于診斷過程中的特定處理、檢測和/或分析步驟，權利要求書中至少可包括一組診斷設備（或虛擬裝置）權利要求，如果診斷過程可通過計算機控制實現，權利要求書還可包括一組計算機程序存儲介質權利要求。

無論是診斷設備、虛擬裝置，還是計算機程序存儲介質，它們都屬于產品類型的權利要求，在授權客體角度考慮，均符合專利法第25條的規定。

例2：本發明提出一種用于測定血管硬化度的方法，包括：將激光照射于生物體；檢測通過了生物體的激光；基于激光的檢測結果，采用公式A和公式B計算得到血管的硬化度。

很明顯，本發明不涉及特定的診斷試劑；其改進之處在于采用激光進行檢測并按照特定的公式對激光檢測結果進行運算，從而可以無創地、高精度獲得血管的硬化度。

由于血管硬化度直接反映了生物體的健康狀況，上述測定方法會被認為屬于疾病的診斷方法。

在撰寫權利要求時，我們可以將上述方法轉化為一種測定設備，將其中的激光照射和檢測步驟轉化為硬件部件，將基于公式A和公式B的計算步驟轉化為虛擬的運算部。

例如：

一種用于測定生物體的血管硬化度的設備，包括：

激光發光部，設置為將激光照射于生物體； 激光檢測部，設置為檢測通過了所述生物體的所述激光； 運算部，設置為基于所述激光的檢測結果，采用公式A和公式B計算所述生物體的血管硬化度。

還可以將診斷方法直接轉化為存儲有用于執行該方法的計算機程序的可讀介質，例如：

一種存儲介質，所述存儲介質上存儲有計算機可執行的程序代碼，其特征在于，所述程序代碼被計算機系統的一個或多個處理器執行時，所述計算機系統執行一種測定生物體的血管硬化度的方法，所述方法包括以下步驟：

將激光照射于生物體； 檢測通過了所述生物體的所述激光； 基于所述激光的檢測結果，采用公式A和公式B計算所述生物體的血管硬化度。

在上述兩種產品權利要求中，方法步驟已經轉化為功能性特征或計算機程序代碼，對產品起到了限定作用，在新穎性和創造性判斷中，這些特征也應當被考慮在內。

目前，受益于既往病例的大數據分析，出現了大量的基于計算機技術的診斷分析方法，這些方法往往僅涉及對檢測數據的分析、比較和算法。

對于這類診斷方法，可以將其轉化為虛擬裝置和存儲介質權利要求。

對于虛擬裝置的撰寫，可考慮按照功能模塊的撰寫方法來處理。

例如：

一種檢測與胃癌相關的基因突變的裝置，其特征在于，所述裝置包括：獲取模塊，用于獲取待測樣本的測序數據；第一判斷模塊，用于判斷所述待測樣本的測序數據中是否存在SNP突變；第二判斷模塊，用于判斷所述待測樣本的測序數據中是否存在缺失突變”。

3 在生物領域的專利實踐中，經常會遇到這樣一些情況，雖然發明涉及的檢測方法在最初是針對疾病的診斷而提出的，但在撰寫時，需要從該方法實際改進的技術點及其潛在的應用場景來判斷，該檢測方法是否僅限于疾病診斷這一特定的目的或應用場景，是否還存在其他目的或場景應用的可能性。

換句話說，該檢測方法的目的可能不局限于疾病的診斷結果。

這類情況下，權利要求書可以包括由疾病診斷方法轉化而來的適當類型的權利要求，同時還可包括一組涉及其他目的、不屬于疾病診斷方法的方法權利要求。

例3：「技術交底書」描述了一種檢測基因突變的方法，檢測對象提到了人體和動物體。

此時，我們需要分析：

① 本發明的核心點是否在于發現了特定基因突變與某疾病的關聯性。

在人體和動物體中，若檢測的基因突變與特定疾病直接相關，則依據該方法獲得的基因突變檢測結果，可直接得到待測樣本所對應個體的患病風險程度或直接獲得疾病的診斷結果，那么本發明則涉及疾病的診斷方法。

② 如果檢測方法的效果側重于方法本身的改進效果，比如縮短檢測時間、減少試劑用量等方面，且檢測方法并非特異針對某種疾病，這種情況下，我們認為本發明的基因突變檢測方法所涵蓋的應用領域相對更廣，甚至可以考慮該方法是否同樣適用于檢測植物體或微生物體的基因突變，若可以，那么檢測植物體或微生物體中的基因突變則不屬于疾病的診斷方法。

也就是說，發明的檢測方法涵蓋了與疾病診斷相關的檢測方法，也涵蓋了與疾病診斷無關的檢測方法。

對于上述兩種情況，應考慮采用不同的方式撰寫權利要求。

對于第①種情況，即，發明直接涉及了疾病的診斷方法，發明不涉及其他目的或場景應用的可能性：如前述，若方法涉及算法的，可轉化成虛擬裝置和計算機程序存儲介質權利要求；若涉及試劑的，則可轉化為試劑產品和制備用途權利要求。

對于第②種情況，即，發明涵蓋了相對更廣的應用領域（不局限于疾病的診斷）：從獲得較大保護范圍的角度出發，我們可以直接采用“一種檢測基因突變的方法”的寫法。

當然，為了構成充分的支持，說明書中除了涉及人體和動物體檢測的實施例之外，還應當包含檢測植物體和/或微生物體的實施例，以對該檢測方法的適用范圍進行合理擴展，使說明書整體上支持一種相對普適的檢測方法。

在「實質審查」階段，如上述檢測方法被認為涉及疾病診斷方法，可以利用說明書中的內容嘗試爭辯本申請的方法并未特異指向疾病診斷，再結合植物體和/或微生物體的實施例，論述本發明的目的僅僅是獲得各類生物體中基因突變的檢測結果，不屬于疾病的診斷方法。

如果審查員在考慮上述爭辯后仍然認為本發明涵蓋了以疾病診斷為目的的檢測方法，那么我們可以順應審查員的思路，將上述檢測方法拆分為涉及不同目的的兩部分技術方案：一部分涉及疾病的診斷目的，另一部分與疾病診斷無關。

我們在修改權利要求時（或者在起初撰寫權利要求時），可以將這兩部分區分開來。

具體來說，可以將涉及疾病診斷目的的技術方案轉化為虛擬裝置和計算機程序存儲介質權利要求（如果改進之處涉及基因突變的檢測試劑，可以轉化為試劑產品和制備用途權利要求）；而將涉及其他目的的方法明確限定為：

“一種非疾病診斷目的的檢測基因突變的方法”；或者“一種在植物體或微生物體中檢測基因突變的方法”。

「專利審查指南」中對于疾病的診斷方法有著明確的定義，即，“以有生命的人體或動物體為對象；以獲得疾病診斷結果或健康狀況為直接目的”，上述的“非疾病診斷目的”或以“植物體或微生物體”為對象的方法權利要求不屬于疾病的診斷方法，符合專利法第25條的規定。


更多關于 專利發明人如何與專利代理人溝通 ，當保護范圍遇上必要技術特征 的資訊，可咨詢 樂知網。

(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺，聚焦 專利申請，商標注冊 業務)。

關鍵詞： 申請專利 如何申請專利 ?