今天，樂知網律師 給大家分享： 與PCT國際申請相關的核苷酸和／或氨基酸序列表，你提交對了嗎？ 專利“臨時保護”講解 。

與PCT國際申請相關的核苷酸和／或氨基酸序列表，你提交對了嗎？

專利代理師在處理生物領域PCT專利申請進入中國國家階段的案件時，需要了解案件是否涉及核苷酸和/或氨基酸序列表。

在案件涉及序列表的情況下，專利代理師需要確認PCT公開文本中是否公開了序列表。

在不同情況下，提交序列表時應注意不同的事項并且其提交方式也有所不同。

在PCT專利申請進入中國國家階段的案件涉及序列表、并且案件申請人或委托人提供了序列表的情況下，針對序列表提交的不同情況總結了一些應對策略。

1、PCT公開文本公開序列表且PCT國際申請的申請日在2022年7月1日之前的情況在這種情況下，PCT公開文本扉頁的“Published”部分包括“with sequence listing part of description (Rule 5.2 (a))”，具體參見以下。

首先，專利代理師需要核對申請人或委托人提供的序列表（txt文本）與世界知識產權組織（WIPO）網站上公開的序列表（txt文本）是否完全一致。

在兩者完全一致的情況下，將序列表中包含的英文內容，例如申請人、發明人、發明名稱、序列來源的生物名稱、人工序列等翻譯為相應的中文，然后以計算機可讀形式的序列表（即，txt文本）提交至CPC系統。

在此，需要說明的是，序列表作為說明書的一個單獨部分，除了單獨編寫頁碼并作為說明書的一部分計算說明書附加費之外，如果國際公開的序列表中的申請人、發明人和/或發明名稱與PCT公開文本扉頁中的那些不一致的話，則需要以國際公開的序列表為準進行相應的翻譯，而不用管PCT公開文本扉頁中的相關信息。

其次，在利用CPC系統進行電子提交時，需要核實“國際申請進入中國國家階段聲明（150101）”表格中的“申請文件清單”中是否有條目“說明書核苷酸和氨基酸序列表共X頁”以及條目“核苷酸或氨基酸序列表計算機可讀載體共Y頁”，具體參見以下表格。

在此，需要說明的是，上述提及的頁數是由上傳CPC系統的序列表（txt版本）經CPC系統導出的word頁數。

再次，還需要核實待提交官方的壓縮包中是否存在編號為“100117”的文件，其對應核苷酸或氨基酸序列表計算機可讀載體（即，txt文本）；以及編號為“150145”的文件，其涉及說明書核苷酸和氨基酸序列表的“xml”文件，并核實上述文件中的序列表是否完整。

2、PCT公開文本公開序列表且PCT國際申請的申請日在2022年7月1日及之后的情況根據國家知識產權局第485號公告，自2022年7月1日起，向國家知識產權局提交的專利申請中若含有序列表，則該序列表電子文件為符合WIPO ST。26標準要求的XML格式序列表。

WIPO ST。26標準具體參見世界知識產權組織（www。wipo。int）網站。

需要注意的是：在提交符合WIPO ST。26標準要求的XML格式序列表時，需要將上述XML格式序列表導入WIPO Sequence 2.2。0軟件，以將申請人名稱修改成中文加英文的形式，將發明名稱修改為中文的形式，參見下述。

3、PCT公開文本未公開序列表的情況在這種情況下，為了與PCT公開文本保持一致，專利代理師一般不會在PCT申請進入中國國家階段時提交序列表。

然而，值得注意的是，如果需要在這種情況下提交序列表，那么該如何提交呢？下面，筆者將結合一個具體案例，說明在這種情況下的序列表的提交。

案例中的PCT公開文本扉頁中的“Published”部分未出現“sequence listing part of description (Rule 5.2 (a))”，也就是說，該PCT申請國際階段未公開序列表。

在這種情況下，可以根據PCT條約第28/41條修改方式提交序列表。

以這種方式提交序列表時又需要注意什么呢？尤其需要注意，序列表的錯誤提交會引發補正。

在CPC系統中以PCT條約第28/41條修改方式提交序列表時，該案例提交官方的編號為“150101”的文件的部分內容如下。

針對該案例，審查員下發了包含以下內容的補正通知書：因此，從以上補正內容可以看出，在以PCT條約第28/41條修改方式提交序列表時，首先，需要注意的是在CPC系統的相應端口分別提交序列表的PDF版本和計算機可讀形式即txt版本（以PCT發明專利附加文件下面的“增加”中的“根據條約第28/41條修改的核苷酸或氨基酸序列表”提交其txt版本，以修改譯文的“新建”中的“根據條約第28/41條修改的核苷酸或氨基酸序列表”提交其PDF版本，如下圖箭頭所示）。

其次，需要確認編號為“150101”的文件中的“審查基礎文本聲明”下的“按專利合作條約第28/41條提出的修改”的頁數填寫的是否是PDF版本頁數，“申請文件清單”中不包括“說明書核苷酸和氨基酸序列表共X頁”，“附加文件清單”中存在條目“按照條約第28/41條修改的核苷酸或氨基酸序列表計算機可讀載體共0頁”和條目“按照條約第28/41條修改的核苷酸或氨基酸序列表共0頁”而不是“核苷酸或氨基酸序列表計算機可讀載體共0頁”，如下圖所示。

再次，還需要核實待提交官方的壓縮包里是否存在編號為“150152”的文件，其包含核苷酸或氨基酸序列表計算機可讀載體（即，txt文本）；以及編號為“150140”的文件，其對應序列表的PDF版本。

對于以PCT第28/41條提交的序列表，還需要注意的是無需將序列表的頁數計入說明書附加費的計算中。

4、PCT公開文本公開序列表，而客戶提供了經過修改的序列表的情況在這種情況下，PCT公開文本公開的序列表正常提交，客戶提供的經過修改的序列表以PCT條約第28/41條修改方式進行提交。

首先，需要注意的是，在CPC系統中進行電子提交時，對于序列表，應勾選編號為“150101”的文件中的“審查基礎文本聲明”下的“按專利合作條約第28/41條提出的修改”，并且頁數應填寫與根據PCT條約第28/41條修改后的序列表對應的PDF版本的頁數。

其次，需要注意的是，“申請文件清單”中需存在條目“說明書核苷酸和氨基酸序列表共X頁”，該序列表頁數“X”是由上傳CPC系統的序列表（txt版本）經CPC導出的word頁數；“附加文件清單”中應存在條目“核苷酸或氨基酸序列表計算機可讀載體共0頁”、條目“按照條約第28/41條修改的核苷酸或氨基酸序列表計算機可讀載體共0頁”和條目“按照條約第28/41條修改的核苷酸或氨基酸序列表共0頁”。

再次，還需要注意的是待提交官方的壓縮包里應存在編號為“100117”的文件、編號為“150145”的文件、編號為“150152”的文件和編號為“150140”的文件。

專利“臨時保護”講解

專利“臨時保護”，可見于專利法第十三條之規定：“發明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用”。

其是針對發明專利申請“早期公開，延遲審查”制度的配套規定，因在專利申請公布至授權這段時間，發明已經為公眾所獲知，因此面臨可能被實施的風險，而此時專利申請尚未授權，不能適用專利法第十一條有關專利權保護的規定，為保護專利申請人的利益而給予發明在此“保護空白時間段”一定程度的“臨時保護”。

因實用新型及外觀專利均為授權后再公開，因此不存在臨時保護之規。

何時可以請求臨時保護？ 雖然根據專利法的上述規定，專利申請人可以在發明專利申請公布后即告知發明實施者支付適當的使用費，但實踐中實施者通常會以該專利申請尚未授權為由而拒絕立即支付費用。

考慮到公布后的發明專利申請審查結果并不必然是授權，如果審查結果導致專利申請被駁回或者撤回，此時專利申請人若可以強制實施者支付費用顯然是缺乏充分的理由的。

專利法實施細則中對此進行了進一步規范，專利法實施細則第八十五條的規定，請求管理專利工作的部門調解“發明專利申請公布后專利授予前使用發明而未支付適當使用費的糾紛”，應當在專利權被授予之后。

同理，專利申請人通過司法途徑要求使用費的支付也應在專利被授權之后。

因此，關于臨時保護期的使用費的糾紛，無論是請求管理專利工作的部門調解，還是到法院提起民事訴訟，均需要等到專利申請授權后才能夠進行。

專利申請授權后必然可以主張臨時保護嗎？ 答案是否定的。

由于在專利申請授權之前，公眾對于授權后的權利要求的保護范圍不得而知，而僅能夠依據公布時的保護范圍進行判斷，雖然大部分發明專利申請在審查過程中授權時的范圍會小于等于申請公布時的保護范圍，但也不排除存在授權專利保護范圍大于專利申請公布時保護范圍的情況，此時若給予專利權人以臨時保護期，顯然有悖于對公眾利益的信賴保護。

雖然專利法中未就此給出明確的規定，但2022年實施的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》 （以下簡稱“司法解釋二”）中對此給出了明確的規定，司法解釋二第十八條第二款規定：

發明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與發明專利公告授權時的專利權保護范圍不一致，被訴技術方案均落入上述兩種范圍的，人民法院應當認定被告在前款所稱期間內實施了該發明；被訴技術方案僅落入其 種范圍的，人民法院應當認定被告在前款所稱期間內未實施該發明。

可見，只有在他人實施的方案均落入公布的發明專利申請及授權后專利權的保護范圍時，才可以主張臨時保護。

臨時保護的訴由及保護程度 鑒于處于臨時保護期時，專利申請尚未獲得授權，實施該發明不屬于專利侵權行為，因此若提起民事訴訟請求的訴由應為“發明專利臨時保護期使用費糾紛”而非“專利侵權糾紛”。

另外，因實施者并非專利侵權，顯然無法適用專利法第六十五條規定的專利侵權時侵權者應當承擔的賠償責任。

對于臨時保護期的保護，目前專利法僅規定了申請人可以要求實施其發明的單位或者個人“支付適當的費用”。

關于何為適當費用，專利法未有其他詳細規定。

對此，在司法解釋二中予以進一步釋明，司法解釋二第十八條第一款中規定：權利人依據專利法第十三條訴請在發明專利申請公布日至授權公告日期間實施該發明的單位或者個人支付適當費用的，人民法院可以參照有關專利許可使用費合理確定。

實踐中很多案件的情況是并沒有許可使用費可供參照。

鑒于法律分別規定了侵權損害賠償與臨時保護期的適當費用，多數法院目前在實踐中通常傾向于在不超過專利侵權賠償額度的情況下綜合考慮專利權的類型、實施發明的行為性質和情節以及查明的事實等，參照專利法第六十五條有關侵權賠償的規定處理（參見北京高院(2022)京民終55號 關于日本電產（東莞）有限公司與LG伊諾特有限公司發明專利臨時保護期使用費糾紛、侵害發明專利權糾紛二審民事判決書）。

另外，對于臨時保護期期間產生的制造、銷售、進口行為，其后續侵權與否的判斷標準在司法解釋二第十八條第二款中做出了明確的規定：“發明專利公告授權后，未經專利權人許可，為生產經營目的使用、許諾銷售、銷售在本條第一款所稱期間內已由他人制造、銷售、進口的產品，且該他人已支付或者書面承諾支付專利法第十三條規定的適當費用的，對于權利人關于上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權的主張，人民法院不予支持。

”為綜合平衡專利權人與公眾之間的利益，如實施者支付了臨時保護期內的適當費用，專利權人針對已支付費用產品或方法后續的使用、許諾銷售、銷售行為不能再主張侵權。

專利與技術的路在何方？

專利與技術息息相關。

專利忠實卻又狡黠地記載著企業的研發成果，并在不經意間反映出技術的發展脈絡，展示出行業技術的發展方向和趨勢。

所以通過研究專利文獻，分析專利技術，就能在一定程度上了解行業發展的方向和趨勢，進而為企業的技術研發提供指引，為研發立項時的技術方向選擇提供參考。

專利分析的結論可靠嗎？ 專利是“狡黠”的，由于種種原因，專利中記載的技術方案一般是對實際技術方案進行修飾后的結果。

正因如此，很多技術人員更相信自身經驗，而對專利分析結果報以懷疑的態度。

也許在技術細節上，專利技術與其對應的實際技術確實有可能存在很小的出入，但從技術大趨勢，申請人的技術選擇等角度，專利卻可謂是絕對“忠實”。

比如，蘋果公司不但在智能手機乃至智能設備領域常年走在行業前列，同時還具有極佳的專利保護意識，因此在產品發布之前，必定會申請相關專利，對于產品的大部分核心功能也會在專利中得到體現，以便產品上市時能得到充分的專利保護。

千呼萬喚之下，iwatch終于在2014年發布，不過在此之前已經有人根據蘋果公司的專利申請推測出iwatch可能具有的功能。

2012年8月2日公開的專利US20120224976A1中就公開了一種表形腕部設備，其具有多媒體播放、觸控、GPS定位、無線連接等功能，基本涵蓋了后來推出的iwatch的核心功能。

由于專利特有的性質，各家企業為了保證自身產品、技術得到充分的保護，不得不提前在專利中公開一定的技術方案，這就會披露一家企業的研發方向，當大量的企業專利信息匯總之后，確定出行業的發展方向也就成為可能，所以基于專利分析得出的行業發展方向結論也將是可靠的。

專利文獻浩如煙海，大量的專利閱讀即使對于專業的專利工作者來說都是一項繁重的工作，因此建議在進行專利分析之前務必要明確企業自身的定位和研發目標，并針對性地制定分析方案和分析重點。

企業大體可以分為領跑型、追擊型和跟跑型。

不同類型的企業由于自身條件的差異，對未來發展方向的規劃以及發展的步調必然大不相同，因此分析的方法和分析重點也會有所差異。

領跑型企業的研發實力很強，技術在業內處于領先地位，甚至足以引領行業的發展。

對于這類企業，在進行專利分析時需要重點關注新興技術。

除了本領域的技術之外，對于相關或者類似領域的技術都應有所關注，實時把握行業的大趨勢，警惕新興技術沖擊。

此外，還需要綜合市場、客戶需求等多方面的信息確定自身的研發方向。

追擊型企業一般屬于一個行業中的第二梯隊，其具有一定的研發實力和規模，具備成為領跑型企業的潛力。

對于這類企業，其核心發展方向在于尋求“彎道超車”的途徑和方法，為此專利分析的重點應著眼于行業大趨勢、領跑型企業技術劣勢以及新興技術三個方面。

其中，由于追擊型企業不像領跑型企業一樣具有雄厚的實力和抗風險能力，因此如果冒然選擇研發新興技術可能存在失敗風險，所以在最終選擇研發方向時，建議以行業大趨勢和領跑型企業技術劣勢為主要參考，進行專利分析時也建議以這兩方面為重點。

跟跑型企業一般是指自身研發實力較弱，產品技術以業內成熟技術為主，甚至在產品和技術上模仿領先企業。

對于這類企業，其核心發展方向在于技術的培育和發展，因此應以行業發展大趨勢為主要方向，適當參考其他企業的技術方向。

專利分析的重點也就在于行業大趨勢和競爭對手技術方向分析上。

行業發展趨勢一般指行業發展的主流方向或者主流的技術流派。

一個技術的興衰成敗受到多方因素的影響，因此技術趨勢的判斷是一個復雜的過程，需要綜合專利、市場、企業、上下游產業、消費者、經濟、技術發展路線等多方面的信息。

那么顯然，僅依靠技術人員的經驗做出判斷恐怕難以做到客觀公正，此時從專利的角度進行分析，就可以幫助企業提供多一維度的信息，以供企業參考。

在利用專利信息進行發展趨勢分析時需要從多個層次進行，首先是整體申請趨勢分析，通過直接分析各技術的申請趨勢，直觀地判斷出技術發展熱度和大體趨勢。

可以看出，三項技術的年度申請趨勢變化特點比較鮮明：

技術A的專利申請趨勢存在明顯的衰落跡象，有可能屬于行業淘汰邊緣的技術。

技術B發展較早，并且申請量已經趨于平穩，有可能屬于成熟技術。

技術C則發展相對較晚，有可能屬于近幾年快速興起的技術。

其次，有了大體認識之后，仍需考慮更深層次的兩個問題：①對于熱點技術--技術B和技術C孰優孰劣，以及②技術A衰落的原因。

這就需要進行更深層次的分析。

熱點技術如何比較優劣勢 經過初步的專利分析，基本可以鎖定出幾個行業內的熱點技術，但對企業來說，并不能將所有的熱點技術都定為自己的研發方向，或者都投入大量人力物力進行研發，二者之間必然要有所取舍。

在某些情況下，技術人員可以憑借自身的經驗或者掌握的資料做出決策，但有時卻未必能做出正確的選擇，比如十年前電視行業中的液晶與等離子之爭，由于是新技術，廠商之間分歧嚴重，技術人員的經驗也難以提供支撐。

此時，專利分析就可以為企業提供多一維度的支持，仍以上面提到的技術B和技術C為例，可以考慮增加申請人數量這一維度來進行進一步分析。

近幾年，技術B和技術C的專利申請量都處于較高水平，但是從申請人數量來看，技術B的申請人數量增速減緩，甚至有下落的趨勢，而技術C則不斷有新企業加入其中。

說明技術C是更多企業的選擇，而一般情況下，參與者越多的技術，其發展潛力也越好，比如液晶電視與等離子電視之爭、安卓系統的崛起等。

除此之外，根據實際情況的不同還有很多分析維度和方法，比如行業領軍企業的技術選擇分析、基于非專利情報進行技術優劣勢比較、基于市場情況進行市場反響比較等方式，都可以用來綜合判斷不同技術的前景，分析行業發展的趨勢。

A。對于已經衰落的技術是否還有分析的必要？ 從專利申請量來看，技術A屬于衰落的技術，但專利信息只是反應出結果，并沒有反應出技術A衰落的原因，那么也就難以知曉相關技術有沒有“鳳凰涅槃，浴火重生”的可能。

誠然，有些技術確實屬于落后技術，屬于必然被淘汰的技術，但同時也有一些技術理論上本應存在較好的前景，但卻由于種種原因而難以成為主流。

對衰落原因的分析的主要目的在于挖掘這些技術在未來的價值，判斷隨著技術發展而轉變為主流技術的可能。

B。技術衰落的原因分析的主要方法？ 技術衰落的原因分析主要依托于非專利情報，通過對國內外學者對相關技術的研究成果的分析，綜合各家觀點總結出技術衰落的原因，并明確相關技術存在的主要問題，并與技術人員一起對克服相關問題的難易程度進行評估，判斷相關技術在未來“重獲新生”的可能，從而對行業未來的發展提供參考。


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