今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 不小心買了侵權(quán)產(chǎn)品成為了被告怎么辦？專利申請創(chuàng)造性問題中“公知常識”如何答辯？。

不小心買了侵權(quán)產(chǎn)品成為了被告怎么辦？

常見的專利侵權(quán)訴訟中的抗辯方式有如下幾種：不侵權(quán)抗辯、現(xiàn)有技術(shù)抗辯、先用權(quán)抗辯、合法來源抗辯、權(quán)利用盡抗辯。

為了更好的進(jìn)行說明，我們可以把這四種抗辯方式分為兩組：第一組為現(xiàn)有技術(shù)抗辯和先用權(quán)抗辯，第二組為合法來源抗辯和權(quán)利用盡抗辯。

這兩組區(qū)分的原因很簡單，第一組為申請日前發(fā)生的預(yù)定行為成為抗辯的理由，第二組是包括授權(quán)專利的產(chǎn)品被出售后產(chǎn)生的預(yù)定行為成為抗辯的理由。

在之前的文章中介紹了現(xiàn)有技術(shù)抗辯和先用權(quán)抗辯：

本文中重點(diǎn)介紹合法來源抗辯和權(quán)利要求用盡抗辯。

合法來源抗辯 例子：

甲在2022年1月1日申請了專利，并獲得了授權(quán)。

在專利獲得授權(quán)之后，乙在未獲得甲的專利實(shí)施許可的情況下，自行開始生成A產(chǎn)品并進(jìn)行出售，其中，A產(chǎn)品使用了甲的專利技術(shù)。

丙從乙公司購買了A產(chǎn)品并進(jìn)行銷售。

甲發(fā)現(xiàn)丙在銷售侵權(quán)其專利權(quán)的產(chǎn)品后，將丙告上法庭。

丙其實(shí)覺得自己很冤枉，因?yàn)樽约翰⒉恢肋M(jìn)行銷售的A產(chǎn)品侵權(quán)，而且，丙也是通過合法渠道進(jìn)貨的。

在這種情況下，丙可以使用合法來源來進(jìn)行抗辯。

專利法第70條規(guī)定：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。

從合法來源抗辯來看，專利希望遏制制造者的制造以及銷售等行為，對于像丙這種的不知情的吃瓜群眾來講，其如果承擔(dān)賠償責(zé)任對其似乎有所不公。

因此，合法來源抗辯規(guī)定了，如果能證明產(chǎn)品合法來源，則不需要承擔(dān)賠償責(zé)任。

需要強(qiáng)調(diào)的是，合法來源抗辯并不意味著丙不侵犯專利權(quán)，只不過丙不需要進(jìn)行賠償而已。

例子。

曹立英擁有名為“一種新型復(fù)合龍骨結(jié)構(gòu)”的實(shí)用新型專利，該專利于2014年12月17日獲得授權(quán)公告，專利號為201420466666.1。

2022年9月20日，經(jīng)查知，由中鐵建設(shè)集團(tuán)擔(dān)任建設(shè)單位的北京市某區(qū)的房屋項(xiàng)目工地正在使用涉嫌侵犯該專利的產(chǎn)品，產(chǎn)品并非曹立英生產(chǎn)且未經(jīng)曹立英同意使用。

為此，曹立英故訴至法院：1、請求判令中鐵建設(shè)集團(tuán)立即停止使用專利侵權(quán)產(chǎn)品；2、請求中鐵建設(shè)集團(tuán)中鐵建設(shè)集團(tuán)賠償損失50萬元。

中鐵建設(shè)集團(tuán)答辯稱，其對涉案侵權(quán)產(chǎn)品客觀上具有合法來源，并向法院提交了其使用的產(chǎn)品系租賃使用具有合法來源的相關(guān)證據(jù)；同時主張其不知道涉案產(chǎn)品是侵權(quán)產(chǎn)品，其主觀上其無侵權(quán)故意，綜上，故請求法院判決駁回曹立英的全部訴訟請求。

一審法院認(rèn)定中鐵建設(shè)集團(tuán)能證明其使用的專利侵權(quán)產(chǎn)品客觀上具有合法來源，主觀上其無侵權(quán)故意，即涉案侵權(quán)產(chǎn)品主觀上來源合法，故其依法僅需承擔(dān)停止使用侵權(quán)產(chǎn)品的法律責(zé)任，而不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

故判決如下：一、中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司于本判決生效之日起立即停止使用本案涉案侵權(quán)產(chǎn)品；二、駁回曹立英的其它訴訟請求。

合法來源抗辯有一個關(guān)鍵的點(diǎn)在于被訴侵權(quán)方?jīng)]有主觀侵權(quán)故意，其確實(shí)不知道所銷售或者使用的產(chǎn)品是專利產(chǎn)品。

在這個案子中，中鐵建設(shè)集團(tuán)其租用設(shè)備的目的是為了進(jìn)行工程建設(shè)，這個設(shè)備并不是中鐵建設(shè)集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)，因此，中鐵建設(shè)集團(tuán)沒有必要故意侵犯曹立英的專利權(quán)，并且，中鐵建設(shè)集團(tuán)還能夠提供合法的租賃合同，在這種情況下，中鐵建設(shè)集團(tuán)的合法來源抗辯就成立了。

對于曹立英來講，雖然沒有得到賠償，但是，此次判決要求中鐵建設(shè)集團(tuán)立即停止使用專利侵權(quán)產(chǎn)品，這樣，中鐵建設(shè)集團(tuán)如果還希望使用這個專利產(chǎn)品的話，也只能從曹立英那里進(jìn)行租賃。

這對于專利權(quán)人來講也是一個不錯的結(jié)果。

不過，如果這個案子放到現(xiàn)在，曹立英也無法停止中鐵建設(shè)集團(tuán)使用該侵權(quán)產(chǎn)品。

這是因?yàn)樵?022年最高院頒布了的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第25條規(guī)定：“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，對于權(quán)利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應(yīng)予支持，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用者舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的除外。

中鐵建設(shè)集團(tuán)對于其使用的涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品是支付了合理的租金的，這種情況下，其并不需要停止使用該涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品。

這就叫做支付了該產(chǎn)品的合理對價。

如果涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品市場租賃價格是100元每天，假設(shè)中鐵建設(shè)集團(tuán)租金僅僅是1元每天，則中鐵建設(shè)集團(tuán)就沒有支付該產(chǎn)品的合理對價。

也就是說，中鐵建設(shè)集團(tuán)明知道這個產(chǎn)品租賃價格明顯低于市場價的情況下，還進(jìn)行租賃，說明中鐵建設(shè)集團(tuán)可能知道其中的貓膩，此時就需要承擔(dān)停止使用涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品了。

合法來源抗辯雖好，但是也要防止被訴侵權(quán)人的濫用，因?yàn)楸辉V侵權(quán)人有時會造假來說明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的來源合法，從而逃避侵權(quán)責(zé)任。

這是由于這一點(diǎn)，實(shí)際情況中，合法來源抗辯還是有很多失敗的案例的。

案例：

2009年11月12日，姜鐵軍向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了一項(xiàng)名稱為“包裝桶（九）”的外觀設(shè)計專利，該專利于2010年7月7日被授權(quán)，專利號為ZL 200930268185.4，至今仍然有效。

2010年8月1日，哥倆好公司與姜鐵軍簽訂專利實(shí)施許可合同，該合同約定哥倆好公司從專利權(quán)人姜鐵軍處取得包括“包裝桶（九）”在內(nèi)的三項(xiàng)外觀設(shè)計專利的獨(dú)占許可。

2014年4月16日，哥倆好公司的委托代理人在位于北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)“西周路”與“興華南街”交叉路口處東側(cè)的由劉永現(xiàn)經(jīng)營的鑫友利達(dá)中心購買了標(biāo)稱“哥倆好”的膠水產(chǎn)品一桶，銷售單價為100元。

鑫友利達(dá)中心主張其銷售的哥倆好膠水產(chǎn)品均有合法的進(jìn)貨來源，并非侵權(quán)產(chǎn)品。

鑫友利達(dá)中心為證明其銷售的哥倆好膠水產(chǎn)品具有合法來源，當(dāng)庭交了顯示為“北京市佳順建材配送中心”的手寫發(fā)貨單若干張及顯示為“北京闊美建材有限公司”的打印銷售出庫單一張，該打印銷售出庫單加蓋有北京闊美建材有限公司印章，記載有“哥倆好萬能膠7L，數(shù)量2桶，單價142元”等內(nèi)容。

前述各單據(jù)中記載的內(nèi)容均未顯示與鑫友利達(dá)中心或劉永現(xiàn)之間存在何種關(guān)聯(lián)關(guān)系。

從京長安內(nèi)經(jīng)證字第9319號公證書中記載的公證購買產(chǎn)品可知，涉案侵權(quán)產(chǎn)品的銷售單價為100元，而其提交的合法來源證據(jù)中顯示的進(jìn)貨價格明顯高于鑫友利達(dá)中心銷售涉案膠水產(chǎn)品的價格，故前述證據(jù)均不足以證明鑫友利達(dá)中心銷售的涉案膠水產(chǎn)品具有合法來源。

在這個案例中，被告就希望造假的合法來源證據(jù)來規(guī)避侵權(quán)責(zé)任，不過被告造假的手段太差，賣100元的膠水進(jìn)價竟然是142元，被法官一眼看穿！ 權(quán)利用盡抗辯 甲于2022年1月1日就A產(chǎn)品申請了專利，隨后該專利獲得授權(quán)。

丙公司跟甲公司是競爭對手，丙公司希望購買甲公司的產(chǎn)品，但是自己又不想出面。

此時，乙公司從甲公司購買了產(chǎn)品用于自己使用，丙公司知曉之后，從乙公司購買了部分該專利產(chǎn)品。

此事被甲公司知道后十分氣憤，由于其和乙公司的合同中并沒有約定乙公司不能出售該產(chǎn)品，所以甲公司就無法以乙公司違反合同為由告乙公司。

經(jīng)過仔細(xì)考慮，甲告乙公司侵權(quán)了其專利權(quán)。

當(dāng)然，甲也可以告丙公司侵犯了其專利權(quán)。

在這個案件中，丙公司和乙公司所購買的產(chǎn)品都直接或間接來源于專利權(quán)人自己，這與合法來源抗辯不同，合法來源抗辯中的被告的產(chǎn)品來源并不是來自于專利權(quán)人。

既然乙丙公司的產(chǎn)品均是出自甲公司的，這就說明購買方已經(jīng)支付了專利所帶來的產(chǎn)品溢價。

專利的費(fèi)用無需多次支付，甲公司的專利權(quán)利在其產(chǎn)品出售后就已經(jīng)用盡，因此，乙和丙并不侵犯其專利權(quán)，這一點(diǎn)明確記載在專利法中：

專利法第六十九條規(guī)定了：“專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的。

” 需要強(qiáng)調(diào)的是，權(quán)利用盡只針對了兩種情況：一種是專利產(chǎn)品，一種是依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，這并不包括專利方法（例如，一種收短信發(fā)送方法）以及外觀，所以，權(quán)利用盡對于產(chǎn)品型專利是非常好用的，對于不直接產(chǎn)生產(chǎn)品的方法權(quán)利要求以及外觀是不好用的。

例子：

在鄒義功與雪鄉(xiāng)酒業(yè)公司案中，牡丹江酒廠使用鄒義功的外觀設(shè)計專利生產(chǎn)、銷售牡丹江特釀白酒，雪鄉(xiāng)酒業(yè)公司通過回收廢舊的牡丹江特釀白酒酒瓶，包裝其生產(chǎn)銷售的雪鄉(xiāng)情白酒。

法院認(rèn)為，我國現(xiàn)行法律對于回收利用他人享有外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品是否屬于權(quán)利用盡情形、是否構(gòu)成侵權(quán)沒有明確規(guī)定。

在此情況下，簡單作出判決不利于問題的徹底解決。

最終，法院促使雙方當(dāng)事人自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

假定不考慮外觀專利不適用權(quán)利用盡的問題，我們來對這個例子進(jìn)行分析：在這個例子中，被告回收了原告生產(chǎn)的瓶子來賣酒，這種情況下，不能認(rèn)為被告為外觀專利付了錢，因?yàn)橐粋€酒瓶的回收價格并不是取決于整個酒瓶的外觀，所以我覺得回收酒瓶不能適用于權(quán)利用盡。

換一個角度，如果被告是買了原告的酒，然后把酒倒掉再換上自己的酒來進(jìn)行銷售，此時似乎可以認(rèn)為被告已經(jīng)支付了外觀專利的合理價格了，此時我覺得可以適用于權(quán)利用盡。

另外，如果被告賣的酒造成了消費(fèi)者的混淆，此時可以起訴被告不正當(dāng)競爭，不正當(dāng)競爭的勝訴可能性反而更大。

不止paxlovid，另一款新冠藥在路上

近日，輝瑞的paxlovid將投放北京社區(qū)醫(yī)院的消息在網(wǎng)上引起了不小的討論。

其實(shí)，paxlovid并非完全的新藥，也不是最近才突然出現(xiàn)。

它實(shí)際上是奈瑪特韋（Nirmatrelvir）和利托那韋（ritonavir）兩種藥物組合包裝的抗新型冠狀病毒藥物。

其中，輝瑞研發(fā)的奈瑪特韋（Nirmatrelvir）是主要作用成分，并且于2022年11月完成了2/3期試驗(yàn)；利托那韋（ritonavir）則是一款發(fā)明于1996年的“老藥”，主要用于艾滋病的治療，在paxlovid中起到延長藥效等輔助作用。

paxlovid上一次在網(wǎng)上引起熱議，應(yīng)該在2022年11月，輝瑞和MPP（Medicines Patent Pool）簽訂了許可協(xié)議，允許部分藥企生產(chǎn)Paxlovid的原料藥或者制劑，并向指定的中低收入國家（其中不包括中國）提供藥品。

目前，全球已有38家藥企簽署了分許可協(xié)議并獲得了授權(quán)，其中就包括中國的普洛、華海藥業(yè)等多家藥企。

只不過當(dāng)時paxlovid并沒有進(jìn)入中國，加上國內(nèi)還沒有放開，大部分人對新冠藥物的需求并不迫切，因此在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)上并沒有掀起太多的波瀾。

其實(shí)，通過查看輝瑞與MPP簽署的許可協(xié)議就可以發(fā)現(xiàn)，輝瑞在全球申請了70件專利（未歸并同族），在簽訂許可協(xié)議時全部處于審查狀態(tài)。

不過時至今日，相關(guān)專利已經(jīng)在美國、EP、加拿大和塞爾維亞獲得了授權(quán)，未來有望在更多國家拿到專利授權(quán)。

輝瑞與MPP簽署的許可協(xié)議附件中的專利清單 關(guān)于paxlovid相關(guān)專利的具體內(nèi)容，此前已有不少文章進(jìn)行了解讀，本文不再過多贅述。

倒是在調(diào)查MPP相關(guān)信息時發(fā)現(xiàn)，2022年10月還有另外一款新藥也通過MPP簽訂了許可協(xié)議，但是國內(nèi)卻鮮有提及。

這款新藥是由日本shionogi（鹽野義制藥）和北海道大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的Ensitrelvir。

目前Ensitrelvir已經(jīng)完成了三期臨床試驗(yàn)，結(jié)果滿足主要藥效指標(biāo)。

從目前披露的文獻(xiàn)來看，Ensitrelvir可以快速降低病毒效價，并且轉(zhuǎn)陰時間均會縮短到120h（5天）以內(nèi)。

Ensitrelvir的結(jié)構(gòu)式如下圖所示：

同樣根據(jù)MPP公布的Ensitrelvir專利清單可以發(fā)現(xiàn)，Ensitrelvir最早的相關(guān)專利是JP5692747B2（優(yōu)先權(quán)年為2009年），其中保護(hù)了一種三嗪衍生物，盡管其保護(hù)的馬庫什結(jié)構(gòu)式與現(xiàn)在的Ensitrelvir有相似之處，但是根據(jù)專利說明書中記載的技術(shù)方案以及其羅列的具體物質(zhì)可以看出，當(dāng)年該物質(zhì)的主要用途是鎮(zhèn)痛，而非抗病毒，同時專利中也沒有列出與Ensitrelvir完全相同的結(jié)構(gòu)式。

JP5692747B2權(quán)項(xiàng)中保護(hù)的馬庫什結(jié)構(gòu)式 因此，我們可以認(rèn)為shionogi（鹽野義制藥）和北海道大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的Ensitrelvir可能源于其早年研發(fā)的相似物質(zhì)，但是當(dāng)時可能沒有如現(xiàn)在一般對抗冠狀病毒的迫切需求，因此在很長一段時間內(nèi)并沒取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

作為新冠口服藥的Ensitrelvir的最終問世主要還是依靠最近幾年的研發(fā)成果。

從專利來看，最早保護(hù)Ensitrelvir結(jié)構(gòu)式專利應(yīng)該是JP7105430B1（優(yōu)先權(quán)年為2022年），其中明確保護(hù)了結(jié)構(gòu)式（I-B）與富馬酸的復(fù)合體，即Ensitrelvir。

JP7105430B1權(quán)項(xiàng)中保護(hù)的物質(zhì) 并且在專利中也對藥物的機(jī)理進(jìn)行了說明，即該物質(zhì)可以作為3CL蛋白酶的抑制劑，通過抑制3CL蛋白酶的活性阻礙新冠病毒的復(fù)制。

專利申請創(chuàng)造性問題中“公知常識”如何答辯？

在創(chuàng)造性審查意見中，經(jīng)常存在某特征屬于公知常識、或者是基于對比文件結(jié)合公知常識容易想到的認(rèn)定。

案例：一種圖像形成裝置，權(quán)利要求1記載了“一種圖像形成裝置，包括：加熱部件，加熱使用可消色的色調(diào)劑形成在記錄介質(zhì)上的色調(diào)劑圖像，所述可消色的色調(diào)劑具有被外殼包覆的膠囊構(gòu)造；……；溫度控制部，將所述加熱部件的溫度控制在所述色調(diào)劑的濃度維持界限溫度以下的溫度且色調(diào)劑的熔融界限溫度以上的溫度；以及……”。

在第一次審查意見通知書中，審查員認(rèn)定權(quán)利要求1相對于對比文件1、對比文件2和本領(lǐng)域的公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

經(jīng)過爭辯和修改后，焦點(diǎn)集中在了“溫度控制部將所述加熱部件的溫度控制在所述色調(diào)劑的濃度維持界限溫度以下的溫度且色調(diào)劑的熔融界限溫度以上的溫度”是否屬于本領(lǐng)域的公知常識。

單獨(dú)看該特征，確實(shí)容易被認(rèn)定為公知常識，色調(diào)劑的溫度當(dāng)然要維持在一定溫度區(qū)間中，由此色調(diào)劑才能保持熔融狀態(tài)并且維持一定濃度。

這時我們該如何應(yīng)對呢？ 1）確定該特征在該權(quán)利要求的技術(shù)方案中的作用 權(quán)利要求中的各特征都不是孤立存在的，所有特征的結(jié)合構(gòu)成一個完整的技術(shù)方案。

那么我們分析被認(rèn)定為公知常識的特征時，可以首先分析該特征在該技術(shù)方案中的作用、該特征與其他特征之間的聯(lián)系等等。

在該權(quán)利要求的技術(shù)方案中，使用可消色的色調(diào)劑來形成圖像，并且可消色的色調(diào)劑具有被外殼包覆的膠囊構(gòu)造。

可消色的色調(diào)劑是一種超過消色溫度即消除顏色的色調(diào)劑，因此印刷時需要將該色調(diào)劑的溫度保持在消色溫度以下。

并且，為了將色調(diào)劑保持為熔融狀態(tài)，需要將其加熱至熔融溫度以上；為了維持一定濃度，還需要避免其溫度超過濃度界限溫度。

綜合以上因素，才能獲得印刷時理想的色調(diào)劑溫度范圍。

而上述特征在該權(quán)利要求的技術(shù)方案中的作用即是獲得印刷時理想的色調(diào)劑溫度范圍。

接下來就可以？ 2）判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在教導(dǎo)或啟示 若該特征在該技術(shù)方案中的作用與現(xiàn)有技術(shù)中不同，則我們可以據(jù)此進(jìn)行爭辯。

而具體到本案，在現(xiàn)有技術(shù)中，使用可消色的色調(diào)劑形成圖像時，也需要將色調(diào)劑維持在一定溫度范圍內(nèi)，并且熔融狀態(tài)、濃度都是需要考慮的因素，可以認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在啟示。

因此，審查員認(rèn)定上述特征屬于公知常識是有一定道理的。

3）尋找與現(xiàn)有技術(shù)的不同 筆者在本案說明書中找到了本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別。

即，發(fā)明人考慮到了從加熱部件接觸色調(diào)劑開始到加熱部件的溫度傳遞到膠囊的芯為止存在時間差，因此將色調(diào)劑的濃度維持界限溫度設(shè)定為高于消色溫度，也即，色調(diào)劑可被允許的溫度上限高于消色溫度。

把加熱部件的溫度控制在色調(diào)劑的消色溫度以下是本領(lǐng)域的公知常識，但是把濃度維持界限溫度控制為比色調(diào)劑的消色溫度高、從而能夠把加熱部件的溫度設(shè)為高于色調(diào)劑的消色溫度并不屬于本領(lǐng)域的公知常識。

據(jù)此，客戶在權(quán)利要求1中補(bǔ)入特征“所述濃度維持界限溫度被控制為比所述色調(diào)劑的消色溫度高”。

由此，通過將濃度維持界限溫度控制為比色調(diào)劑的消色溫度高，能夠加大濃度維持界限溫度和熔融界限溫度之間的差，增加加熱部件的溫度控制的裕度，從而確保可靠地防止圖像消去的同時將色調(diào)劑圖像定影在紙張上。

最終，審查員接受了上述修改和爭辯，該案獲得授權(quán)。


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