今天，樂知網律師 給大家分享： PPH典型問題講解，PPH還是專利優先審查，如何選擇？

PPH典型問題講解

PPH（Patent Prosecution Highway）以其能夠加快審查速度、降低申請成本及高授權率的優勢而越來越受到外國申請人的青睞。

外國申請人在中國的申請只要滿足一定的條件即可在中國專利局提交PPH請求。

然而，在實際操作中，無論是在對PPH的認知方面還是在官方提交方面，代理人都存在不少的困惑，下面筆者結合自身多年提PPH的經驗，對幾個比較典型的問題做一下探討，以下探討都是在中國申請能夠提交PPH的前提下進行的。

1。 PPH項目的合作雙方是誰？ PPH項目是中國專利局和與中國專利局簽訂PPH協議的國家（地區）的專利局之間的加快專利審查的項目，合作雙方是兩個專利局。

中國專利局認可的是相應國家（地區）的專利局對對應申請的審查結果。

在實際操作中，代理人有時會將對應申請的申請人所在國的專利局和審查對應申請的專利局混淆，從而導致對能否提PPH請求作出錯誤的判斷。

例如，對應申請的申請人所在的國家是荷蘭，但該對應申請在美國提出并由美國專利商標局審查授權，則由于美國專利商標局和中國專利局之間存在PPH項目，所以，基于該對應申請在美國專利商標局作出的正向的審查意見，中國申請可以提交PPH請求。

然而，如果將對應申請的申請人所在國的荷蘭專利局誤認為是對應申請的審查局，由于荷蘭專利局和中國專利局之間不存在PPH項目，則中國申請并不能基于該對應申請提交PPH請求，所得的結論顯然是大相徑庭的。

簡言之，中國申請的PPH請求的提出只看對應申請的審查單位，而不看對應申請的申請人，只要該審查單位和中國專利局之間具有PPH項目，則不管申請人屬于哪個國家，都可以在滿足其他條件的情況下基于該審查單位對對應申請的正向的審查意見向中國專利局提交PPH請求。

2。 如何區分常規PPH請求和PCT-PPH請求？ 很多代理人在做PPH的初期，往往分不清楚什么是常規PPH請求，什么是PCT-PPH請求。

PPH請求的類型是根據對中國申請提PPH請求時所基于的對應申請的審查意見的類型來區分的，簡單來說，如果對應申請的審查意見是對應申請的審查單位以國家局的身份作出的審查意見，則中國申請基于該審查意見所提出的PPH請求為常規PPH請求；如果對應申請的審查意見是對應申請的審查單位以國際檢索單位或國際初審單位的身份作出的審查意見，則中國申請基于該審查意見所提出的PPH請求為PCT-PPH請求。

3。 PPH請求的提交時機和主動修改時機之間的關系 在中國提交PPH請求的時機有兩個：

1）中國申請已經公開，可以在對中國申請提出實質審查請求時同時提交PPH； 2）中國申請已經公開、已經進入實質審查階段但沒有收到中國專利局實質審查部門作出的任何審查意見通知書。

在中國提交主動修改的時機也有兩個：

1）提出實質審查請求時； 2）收到進入實質審查階段通知書之日起3個月內。

由于在中國提交PPH請求時，要求中國申請和對應申請的權利要求要充分對應，為了滿足這一要求，通常的做法是將中國申請的權利要求和對應申請的權利要求保持完全相同。

然而，在很多情況下，中國申請在提交時對應申請還沒有授權或者還沒有正向的審查意見，這通常會導致提交的中國申請的權利要求和最終授權的對應申請的權利要求之間存在差異，為了消除上述差異，就需要利用主動修改的機會來將中國申請的權利要求修改為和對應申請的權利要求完全相同。

所以，在實際工作當中，PPH請求的提交往往是在以下兩個時間段進行的：

1）中國申請已經公開，對中國申請提實審時進行主動修改，同時提PPH請求； 2）中國申請已經公開，在收到進入實質審查階段通知書三個月內對中國申請進行主動修改，同時提PPH請求。

4。 PPH請求表中的填寫難點 在實際的PPH審批中，很多PPH請求被駁回都是因為PPH請求表的填寫存在缺陷所致，下面就PPH請求表中容易出錯的幾個地方進行重點說明。

1）本申請（中國申請）與對應申請的關系的填寫 這里通常出現的問題是對應關系填寫不完整或填寫不正確，最簡單的一個解決辦法是：分析本申請和對應申請的關系和相應PPH流程附錄一二中的哪種情況對應，看圖描述一般不會有問題。

2）文件提交欄各項的勾選 對于在先審查局（OEE）工作結果及其如需的譯文、OEE認定為可授權的所有權利要求的副本及其如需的譯文，只有在相應的PPH流程上明確指出以上文件可通過相應局的案卷訪問系統查閱時申請人不必提交相關文件的情況下，才可勾選“請求通過案卷訪問系統或PATENTSCOPE獲取上述文件”的選項，否則，即使上述文件在相應局的案卷訪問系統中能夠查閱到，仍然需要提交。

中國專利局只接受中文和英文兩種語言，對于非上述語言的OEE工作結果或OEE認定為可授權的所有權利要求，需要將其翻譯成中文或英文。

對于OEE工作結果和OEE認定為可授權的所有權利要求本身就是英文的情況，如果同時勾選了“提交了OEE工作結果的副本”和“提交了1之所述文件的譯文”或同時勾選了“提交了OEE認定為可授權的所有權利要求的副本”和“提交了3之所述文件的譯文”，則必須將英文的OEE工作結果和OEE認定為可授權的所有權利要求分別提交兩份，一份作為副本本身提交，一份作為譯文提交。

不能認為副本和其譯文都是英文，譯文就是其副本本身，而在做了上述勾選的情況下只提交一份。

3）權利要求對應性的填寫 本申請權利要求和對應申請權利要求對應關系的填寫要需要逐項說明各權利要求的對應性。

只有當本申請權利要求和對應申請權利要求不僅實質上相同而且形式上相同的情況下，才可填寫“完全相同”，除此之外，它們之間任何的不同都要在“關于對應性的解釋”一欄中做詳細說明。

對于本申請的權利要求是在對應申請的權利要求上加入新的技術特征而得到的情況下，該新的技術特征應當與在權利要求書或說明書中相應位置記載的技術特征有完全一致的表述，不允許這種特征是由說明書內容組合、總結或者該新的技術特征是需要通過理解說明書內容推理演算得出的技術特征。

所以，在提交PPH請求時，利用主動修改的時機將本申請的權利要求修改為和對應申請的權利要求一致，可充分避免由于權利要求對應關系的描述不清楚而導致的PPH請求駁回。

4）說明事項的填寫 這里最容易出問題的是OEE工作結果發文日、OEE工作結果引用的文件副本名稱的填寫。

對于常規的PPH請求，OEE工作結果發文日按照對應申請的各次通知書上的發文日或者按照各對應局案卷訪問系統上公布的日期進行填寫即可。

對于PCT-PPH請求，其涉及的國際階段工作結果包括國際檢索單位的書面意見（WO/ISA）、可專利性的國際初審報告（第一章）（IPRP1）和可專利性的國際初審報告（第二章）（IPRP2），而這些工作結果由WIPO網站公布，這就導致很多代理人誤以為WIPO網站上公布的日期就是這些工作結果的發文日。

我們來看看PPH請求表中關于“OEE工作結果副本名稱如下”這一欄中的“由XX局于XX年XX月XX日作出的XXXX”的措辭，這里用的是“作出”，且是由“XX局”作出的。

而WIPO并不是和中國專利局有PPH項目的國家或地區，所以由“XX局”作出的工作結果，當然應該是“XX局”給出的發文日期，而不是WIPO網站上的公布日期。

在實際工作當中，下面的情況需要特別注意。

例如，對應申請的國際檢索單位的書面意見（意見為正向）由歐洲專利局作出，但其IPRP1由WIPO作出。

盡管對應申請的IPRP1的內容和國際檢索單位的書面意見的內容完全一致，也不能基于IPRP1來提交PCT-PPH，而只能基于國際檢索單位的書面意見來提交PCT-PPH。

這是因為，歐洲專利局和中國專利局之間存在PPH項目，但WIPO和中國專利局之間并沒有PPH項目。

另外，在國際階段工作結果中，例如，在WO/ISA和IPRP1中會存在“Date of the actual completion of the international search”、“Date of mailing of the international search report”和“date of mailing(day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)”這些日期，在IPRP2中會存在“Date of mailing”、“Date of submission of the demand”和“Date of completion of this report”。

仔細觀察就會發現，WO/ISA和IPRP1中的“Date of mailing of the international search report”和“date of mailing(day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)”指的是同一個日期，IPRP2中的“Date of mailing”和“Date of completion of this report”指的是同一個日期。

這么多日期中，“mailing”的日期才應該是“XX局”作出工作結果的發文日。

對于OEE工作結果引用的文件副本名稱的填寫，寧多勿少，即，有些引用文件不確定寫入請求表中還是不寫入，一律寫入，寫多了沒有問題，少寫了可就要收到通知書了。

PPH還是專利優先審查，如何選擇？

一、PPH和專利優先審查是什么？PPH是指當申請人在首次申請受理局（Office of First Filing， OFF）提交的專利申請中所包含的至少一項或多項權利要求被確定為可授權時，便可以此為基礎向后續申請受理局（Office of Second Filing， OSF）提出加快審查請求。

專利優先審查是中國為了促進產業結構優化升級、推進國家知識產權戰略實施和知識產權強國建設、服務創新驅動發展、完善專利審查程序而制定的法規。

二、PPH和專利優先審查的比較針對基于PCT或巴黎公約進入中國的專利申請，為加快審查進程，是向CNIPA提交PPH請求還是專利優先審查請求，可以基于以下幾點考慮。

1、專利申請的類型 向 CNIPA提交PPH請求的專利申請的類型只能是發明。

而請求專利優先審查的專利申請的類型可以是發明、實用新型和外觀設計。

此外，提交PPH請求僅適用于專利申請的實質審查階段。

而專利優先審查請求不僅僅適用于包括實質審查在內的申請階段，還適用于復審階段和已授權PCT專利的無效階段。

2、申請或申請人國別 提交PPH請求，需要注意該專利申請的首次申請的國別、或者PCT申請的國際檢索報告（ISR）或國際初審報告（IPER）的制作單位。

而專利優先審查則對于在先申請的申請國別或者申請人的國別沒有限制。

3、請求時機 能夠提PPH請求的專利申請應當已經公開，且進入實質審查階段。

作為特例，申請人也可以在提出實質審查請求的同時提出PPH請求。

提交專利優先審查請求的時機則取決于專利申請的類型。

對于發明專利申請，應當在提出實質審查請求、繳納相應費用后具備開始實質審查條件時提出。

對于實用新型、外觀設計，則應當在完成專利申請費繳納后提出。

4、專利申請的提交方式 無論是提出PPH請求還是提出專利優先審查請求，都要求該專利申請必須是電子申請。

5、適用條件 關于PPH，需要滿足以下三個適用條件：該專利申請與對應申請（即在首次申請受理局提交且獲得肯定審查結果的申請）之間的關系、權利要求的充分對應性、對應申請的可專利性/可授權性。

這些適用條件在WIPO上有詳細的解釋，此處不再贅述。

關于優先審查的申請條件，《專利優先審查管理辦法》第3條規定了六種情況。

專利申請只要滿足《專利優先審查管理辦法》第3條規定的六種情形中的一種，便可以準備請求優先審查。

6、提交材料 提交PPH請求時，應當提交以下材料：

（1）PPH請求表； （2）所有可授權的權利要求的副本及譯文； （3）所有審查意見通知書副本及譯文； （4）構成駁回理由的所有非專利文獻。

關于優先審查，《專利優先審查管理辦法》第8條中規定了申請人提出發明、實用新型、外觀設計專利申請優先審查請求的，應當提交：

（1）優先審查請求書； （2）現有技術或者現有設計信息材料； （3）相關證明文件。

除了上述三種材料之外，實踐中，還需要提交以下材料：

（1）專用于優先審查事項的委托書； （2）申請人身份證明，例如個人申請的身份證/護照復印件，企業工商登記證明復印件及簽章（對應于中國大陸注冊的企業），及其中譯文（工商登記證明為外文的）； （3）實審通知書以及繳費收據（針對發明申請）； （4）證明文件說明。

一般而言，對于中國大陸注冊的企業，需要向相應地區的知識產權管理部門提交請求，對于非中國大陸注冊的企業，需要在委托機構所在地區的知識產權管理部門提交請求。

7、費用 無論是PPH請求還是專利優先審查請求，目前尚無需任何官費。

三、PPH和專利優先審查是什么？提出PPH請求的有利之處在于：

（1）申請會被加快審查。

實踐中，PPH審批通過決定下發后，通常在兩至三個月內，甚至更快會在一個月內下發第一次審查意見通知書。

（2）申請成本會降低，答復審查意見通知書的次數可能會減少。

（3）申請被授予專利權幾率可能會更高。

但是，其劣勢也很明顯：

（1）僅有兩次請求機會，形式要求以及對應性要求極其嚴格； （2）可能需要申請人基于國外授權專利的權利要求對中國專利申請的權利要求保護范圍進行縮限。

換句話說，利用PPH請求來加速審查時，不可能獲得一個比對應申請的權利要求更寬泛的保護范圍； （3）修改超范圍的風險比較高。

在中國審查實踐中，審查員對修改超范圍的審查一直比較嚴格，如果對應申請的可授權權利要求與原始權利要求相比改動很大，那么按照對應申請的可授權權利要求對中國專利申請進行修改，則可能出現修改超范圍的問題。

提出專利優先審查請求的優勢則非常明顯，其極大地加速了專利申請的審查進程。

發明專利申請在四十五日內發出第一次審查意見通知書，并在一年內結案；實用新型和外觀設計專利申請在兩個月內結案；專利復審案件在七個月內結案；發明和實用新型專利無效宣告案件在五個月內結案，外觀設計專利無效宣告案件在四個月內結案。

但是，提出專利優先審查請求也有缺點：

（1）可能喪失主動修改的機會。

如果需要對申請文件做主動修改，應當在提交優先審查請求之前進行，否則，在提交了優先審查請求并通過之后，即使在收到實審通知書之日起三個月的期限內，也不能再做主動修改。

如果在提交優先審查請求之后，堅持對申請文件做主動修改，則會終止優先審查程序，按普通程序處理。

（2）縮短了申請人的答復準備時間：需要注意的是答復審查意見通知書的期限與普通程序的答復期限不同。

答復發明專利審查意見通知書的期限為通知書發文日起兩個月，答復實用新型和外觀設計專利審查意見通知書的期限為通知書發文日起十五日。

如果后續申請人未能在兩個月或者十五天的期限內完成提交審查意見通知書答復，優先審查審查程序將自動終止，而且這兩個月或者十五天的期限均是沒有郵路的。

（3）收到駁回決定/復審決定的期限縮短，因為申請人的答復期限縮短，且不能延期，審查員下發審查意見通知書和駁回決定/復審決定也有相應的期限要求。

（4）優先審查每年有數量上的限制，也可能各種條件都符合，但因為優先審查的數量已達到上限而導致請求失敗。

專利侵權糾紛處理周期講解

國家知識產權局（下簡稱SIPO）近日發布公告，就《專利行政執法辦法修改草案》征求意見。

根據SIPO公布的文件，修改后的《專利行政執法辦法》（下稱《辦法》）發生了如下主要變化。

不再設置專門機構　將對執法人員進行資格管理 舊版的《辦法》提到管理專利工作的部門需要設置專門機構或配備專職執法人員開展專利行政執法。

在新版《辦法》中，這部分被修改為管理專利工作的部門應當加強專利行政執法力量建設，嚴格行政執法人員資格管理，落實行政執法責任制，規范開展專利行政執法。

電子商務領域被重點關注 新版《辦法》新增了對電子商務領域的管理，要求管理專利工作的部門應當加強電子商務領域的行政執法，快速調解、處理電子商務平臺上的專利侵權糾紛，及時查處假冒專利行為。

如果侵權行為或假冒專利行為被認定成立，管理專利工作的部門應當采取通知電子商務平臺對涉嫌侵權商品或涉嫌假冒專利商品相關網頁采取刪除或屏蔽等措施。

專利侵權糾紛處理周期縮短 舊版《辦法》規定，處理專利侵權糾紛，應自立案之日起4個月內結案。

新版《辦法》區分了專利類型，規定發明或者實用新型專利侵權糾紛，需立案之日起3個月內結案；外觀設計專利侵權糾紛，需立案之日起2個月內結案。

明確立案時限 新版《辦法》對于請求調解的案件，管理專利工作的部門應當在收到被請求人提交的意見陳述書之日起5個工作日內立案。

而舊版并沒有明確時間限制，僅用“及時”模糊表示。

新版《辦法》對于管理專利工作的部門發現或者接受舉報、投訴發現涉嫌假冒專利行為的，需自發現之日起5個工作日內或者收到舉報、投訴之日起10個工作日內立案。


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