今天，樂知網律師 給大家分享： 專利授權時對等同對象的可預見性，《KSR案后各國家和地區的專利創造性標準》 。

專利授權時對等同對象的可預見性講解

在專利侵權判定中，有兩個與可預見性相關的問題。

第一個問題涉及申請專利時可預見的等同技術是否適用等同原則的問題，也即本文將要討論的等同原則的可預見性限制。

第二個問題涉及在對權利要求進行了限縮性修改后適用禁止反悔時的不可預見例外。

該不可預見例外是美國2002年的Festo案確定的適用禁止反悔的三種例外情形之一。

所謂等同原則的可預見性限制指的是等同原則不能囊括專利權人在申請專利時已經可以預見到并且應當涵蓋在權利要求保護范圍之中的技術方案（陳鈞，《專利侵權訴訟中等同原則的適用與限制》，《創新？知識產權》2012年第8期）。

在2002年確定了捐獻原則的Johnson 案中，Rader法官在其并存意見中指出：等同原則不適用于專利的撰寫人在申請專利時可以合理預見并可以包括在權利要求書中的內容。

理論上，可預見性限制并不絕對排除對專利授權日（也有人主張是申請日）前存在的等同技術適用等同原則。

但是，也有專家建議對等同原則采取嚴格的可預見性限制規則，例如，根據上海市高級人民法院民事審判第三庭在《等同侵權的司法認定》中的意見，只有由于技術的發展而出現的等同特征的替換可以主張等同侵權。

可預見性限制有助于強化權利要求的公示和劃界作用，但是也意味著專利權人承擔更大的預見責任。

在美國聯邦巡回上訴法院于2014年2月做出的Ring & Pinion案（Ring & Pinion Serv。 Inc。 v。 ARB Corp。 Ltd。， 743 F。3d 831 (Fed。 Cir。 2014)）中，法院認定，“在等同原則的適用上，過去沒有，現在也沒有，可預見性限制。

Ring & Pinion案涉及一種鎖止式差速器的發明專利。

該差速器允許汽車在打滑的時候輪胎以不同的速度轉動，從而防止失去牽引力。

專利權人ARB的前分銷商， Ring & Pinion， 在聯邦地方法院提起確認不侵權之訴，請求確認其產品Ziplocker沒有侵犯所述專利的專利權。

后來，雙方當事人在訴中達成協議，認為，“如果法院認定在申請時對等同對象的可預見性禁止等同原則的適用，則被訴的差速器將不構成等同原則下的侵權”，相反，“如果法院認定在申請時的可預見性不禁止等同原則的適用，則被訴的差速器將構成等同原則下的侵權”。

Ring & Pinion也承認其差速器是專利產品的等同產品。

在向法院提交的爭辯意見當中，Ring & Pinion認為，因為其產品在ARB申請專利的時候是可預見的，但是卻沒有在權利要求書中請求保護，所以此處不適用等同原則。

聯邦地方法院駁回了Ring & Pinion關于可預見性限制的主張，但是認定其產品在等同原則下不構成侵權。

所以ARB提起了上訴。

聯邦巡回上訴法院推翻了一審判決，指出“在等同原則的適用上，過去沒有，現在也沒有，可預見性限制”，并認為，依據雙方當事人的協議，應當認定等同侵權成立。

聯邦巡回上訴法院認為，“長期以來已經認識到，在等同原則下認定是否構成侵權時，已知的可互換性（Known interchangeability）支持認定等同侵權”，“排除在授權時可預見的等同對象將直接與法院長期以來確認的“已知的可互換性”支持等同原則下的侵權的認定相矛盾”，所以，“專利授權時對等同對象的可預見性不是適用等同原則判定侵權的障礙”。

這個判決明確了美國等同原則的適用不包括可預見性限制。

等同原則涵蓋了在申請專利的時候可以預見但是沒有字面請求保護的各種變化形式。

法院還強調，對于功能性特征，等同原則的適用也沒有可預見性限制。

所以，在撰寫專利申請文件的時候，撰寫的權利要求不是必須覆蓋所有可以預見的變化形式。

《KSR案后各國家和地區的專利創造性標準》

根據專利法第二十二條第一款的規定，授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性。

發明和實用新型具備創造性是授予其專利權的必要條件之一。

創造性的判斷主體，即“本領域的技術人員”，是一個假設的“人”。

其出發點之一是為了統一審查標準，避免在授權、確權程序中出現“同案不同判”的情況，保證客觀、正確地評判創造性。

根據審查指南第二部分第四章2.4節關于“本領域技術人員”的定義，其具有如下能力：

他知曉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力；如果所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段，他也應具有從該其他技術領域中獲知該申請日或優先權日之前的相關現有技術、普通技術知識和常規實驗手段的能力。

簡而言之，本領域技術人員對于所有現有技術都是非常熟悉的，也具有常規實驗的能力。

這些都是無可厚非的，也是與“現有技術”的定義一脈相承的。

但是該定義進一步規定了“本領域技術人員”“不具有創造能力”。

這一句話看似正常，實則含糊不清，因為審查指南并沒有進一步解釋何為“創造能力”。

“創造能力”是和“創造性”相對應的，“創造能力”的主體應當是人，而“創造性”的主體應當是物，即專利申請。

只有有“創造能力”的人才能得出有“創造性”的發明，沒有“創造能力”的人也必然做不出有“創造性”的發明。

遺憾的是，由于審查指南沒有進一步對“創造能力”進行定義，不同的人對其具有不同的理解。

在審查實踐中，對創造性的審查仍然具有很大的不確定性。

甚至導致事后諸葛亮式的判斷方式。

可見，雖然審查指南試圖通過引入一個較為熟知的、爭議較小的概念(即，不具有創造能力的本領域技術人員)來方便另一看似疑難（即，創造性）的概念的審查，然而，實踐中，如同以上分析的那樣，引入“假設人”的定義以規范審查標準的努力至少沒有想象的那樣成功。

實際上，由于缺乏對“創造能力”的定義和一致性的認同，因此在實審、復審無效、和訴訟等程序中，關于同一案件的創造性，各方仍經常存在較大分歧，他們往往都以本領域技術人員自居，但得出截然不同的結論。

二、關于創造能力的理解 既然審查指南中沒有明確給出“創造能力”的定義，筆者試圖參考一般性的文獻對其進行探討。

從詞源來看，“創造”一詞由來已久。

在我國古代《漢書·敘傳下》中，即有“創，始造之也”之說。

這是歷史上最早出現“創造”兩字，這其中暗含了初始制造，首次制造的含義。

根據《詞源》的解釋，“創造”，是由兩個字組合的，“創”的主要意思是“破壞”和“開創”，“造”的主要含義是“建構”和“成為”。

所以“創”和“造”組合在一起，就是突破舊的事物，創建新的事物。

關于創造能力，愛因斯坦認為，想象力比知識更重要。

學者約翰遜進一步指出，有創造力就是說，盡可能忘掉學校里所學的東西 。

美國的琳內·萊韋斯克認為“…我們要運用創造力來打破老掉牙的思維框架和模式，尋找新的方法，用于開拓嶄新的事業局面 。

可見，關于創造能力雖然沒有統一的定義，但能達成較為一致的觀點是，創造能力意味著打破常規，創建新的事物。

不由想到了一個著名的實驗。

如果將幾只蜜蜂和幾只蒼蠅同時裝進一個玻璃瓶中，然后將瓶子平放，讓瓶底朝著窗戶，就會看到，蜜蜂不停地想在瓶底上找到出口，一直到它們累死或餓死；而蒼蠅則會在不到兩分鐘之內，穿過另一端的瓶頸逃逸一空。

事實上，蜜蜂由于采蜜經驗，得到了這樣的認識：出口應該是光線最明亮的地方。

所以，它們不停地重復著這種合乎邏輯的行動，直到累死。

而蒼蠅怠于思考，全然不顧亮光的吸引，四下亂飛，結果誤打誤撞地碰上了好運氣。

筆者以為，本領域技術人員就像蜜蜂一樣，熟悉現有技術，對所有現有技術和公知常識爛熟于胸，但他們沒有打破常規的能力，所以他們得不到發明創造。

相反，只有能夠打破常規，違反現有技術，才有可能得到發明創造。

因此，“本領域技術人員”定義中的“創造能力”應當是“打破現有技術的能力”。

三、修改建議 考慮到現有審查指南賦予了本領域技術人員到相近技術領域尋找技術啟示的能力，僅僅將“本領域技術人員”定義中的“沒有創造能力”解釋或修改為“沒有打破現有技術的能力”似乎過于簡單草率，容易引起“沒有打破一種現有技術的能力”的誤解，等于變相剝奪了本領域技術人員到相近領域尋找技術啟示的能力。

更為嚴謹的做法可能是將“沒有創造能力”修改為“沒有打破一種現有技術的能力，除非另一種現有技術給出了打破的啟示。

然而，他們終究沒有打破所有現有技術的能力”。

即，修改后的本領域技術人員的定義如下：

所屬技術領域的技術人員，也可稱為本領域的技術人員，是指一種假設的“人”，假定他知曉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力。

如果所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段，他也應具有從該其他技術領域中獲知該申請日或優先權日之前的相關現有技術、普通技術知識和常規實驗手段的能力。

然而，他沒有打破一種現有技術的能力，除非另有一種現有技術給出了打破的技術啟示。

然而，他們沒有打破所有現有技術的能力。

由于在審查指南第二部分第四章3.2。1.1（第173）頁解釋了技術啟示，因此這里沒有必要重新對技術啟示作出定義。

關注三步法中的第三步，即顯而易見性的判斷：

判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

在該步驟中，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。

如果現有技術存在這種技術啟示，則發明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。

從此處的規定可以看出，判斷顯而易見性的關鍵仍是現有技術中是否存在改進的啟示。

如果有，則是顯而易見的。

如果沒有，則是非顯而易見的。

由于修改后的定義并沒有剝奪本領域技術人員改進現有技術的愿望和其對現有技術的掌握程度，也沒有剝奪他在其他技術領域尋找技術啟示和進行常規實驗的能力，因此，并沒有改變顯而易見性的判斷標準。

站在修改的本領域技術人員的立場上來重新審視審查指南第2部分第四章３。２。１。２的判斷示例，由于區別技術特征在對比文件2中所起到的作用與發明中所起到的作用相同，因此本領域技術人員有動機將其結合。

而且，由于不涉及同時打破對比文件1和2的教導，因此專利申請的權利要求保護的內燃機排氣閥也不具有創造性。

也就是說，即使進行上述修改，仍會得出與審查指南 致的結論。

進一步來說，如果進行這樣的修改，那么還會更容易理解其他授權條件，例如公開充分。

參見專利法第二十六條第三款：

說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要的時候，應當有附圖。

由于本領域技術人員沒有打破所有現有技術的能力，而專利申請都聲稱具有創造性，即是打破所有現有技術得到的結果，那么按照“公開換保護”的基本原則，申請人就應當對其發明內容進行充分的公開，闡明哪些打破現有技術的內容（即與現有技術的區別，往往是發明點所在），以使得本領域技術人員能夠實現，而不應對此有所隱瞞，否則就不應得到專利的保護。

如果本領域技術人員在專利申請的基礎上，考慮了所有現有技術，在不打破所有這些現有技術的情況下仍不能得到本發明，那么發明應當視為公開不充分。

以上已經詳細論述了本領域技術人員定義的修改只會使創造性的評價標準更加統一，然而，仍可能引起這樣的疑惑：是否只要發明的技術方案不同于所有的現有技術就具有創造性？考慮到我國審查指南中關于顯著進步的規定，答案當然是否定的。

在一些國家和地區，例如美國和歐洲，創造性幾乎等同于非顯而易見性。

例如，根據《歐洲專利公約》第56條，“若考慮到現有技術一項發明對于本專業技術人員不是顯而易見的，應認為具有創造性”。

美國專利法第103條規定，“一項專利，如按美國專利法102條規定，與已為人知曉或已有敘述的情況相一致，或者按美國專利法103條（a）款規定，與現有技術間差異甚為微小，以致在該發明完成時對本專業普通技術人員是顯而易見的，則不能取得專利。

” 而且，采用新的定義，還能較好的解決區別技術特征是否屬于公知常識的口水戰。

筆者審慎地認為，如果審查員經過充分檢索，仍不能證明區別技術特征屬于公知常識，就不應當賦予本領域技術人員打破所有公知常識的能力，而是應當認為發明具有非顯而易見性。

這時，如果發明具有顯著的進步，就應當接受其創造性。

這一新的定義還能更好地與民法框架中的舉證原則聯系起來。

具體來說，審查員的檢索工作在一定程度上遵從民法框架中的“誰主張誰舉證”的原則，如果審查員經過充分檢索，仍不能證明區別技術特征屬于公知常識，就應當承擔舉證不能的后果，即認為發明具有非顯而易見性，而不是主觀的認為區別技術特征屬于公知常識或合理的邏輯分析與有限次的實驗就能得到。

可見，采用新的定義，能更好地避免審查員犯“事后諸葛亮”的錯誤。

另一擔憂隱隱浮現，如果進行這樣的修改，是否會導致與美國在KSR案之前的TSM（教導—啟示-動機）類似的判斷標準而降低我國的創造性判斷標準，等同于撿起了美國專利商標局遺棄的垃圾？答案也是否定的。

美國聯邦最高法院在 2007 年 4 月 30 日就 Teleflex vs。 KSR 案（以下簡稱 KSR 案）作出判決，指出本領域普通技術人員也具有普通的創造能力 。

而且， KSR案之后美國相應地修改了審查指南[4]。

然而，如上所述，在美國，創造性等同于非顯而易見性，而在中國，創造性等于非顯而易見性加上顯著的進步。

因此，在中國仍未見相應的修改計劃。

至少就目前而言，現行的審查指南中所定義的本領域技術人員仍沒有創造能力，而本文所論述的澄清或修改也只是對于創造能力進行了解釋和說明。

《專利法》涉及國防和國民利益的專利技術

在專利代理實踐中常常涉及PCT國際申請權由中國單位或者個人向外國人、外國企業或者外國其他組織轉讓的情形。

辦理這類申請權轉讓的過程大多手續復雜，要求嚴格，相關人員需要出具國務院商務主管部門頒發的《技術出口許可證》或者《自由出口技術合同登記證書》（下文統一簡稱為“出口許可證”）。

本文結合實踐，依據對相關法律法規的理解，對申請人如何處理國家知識產權局（以下簡稱“國知局”）審查PCT國際申請的技術出口許可證提出應對策略，希望與讀者和同行進行交流。

一、《專利法》、《對外貿易法》對出口許可證的規定 根據我國《專利法》第10條，“中國單位或者個人向外國人、外國企業或者外國其他組織轉讓專利申請權或者專利權的，應當依照有關法律、行政法規的規定辦理手續。

”這里所述的“法律、行政法規”主要包括《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》。

根據《專利審查指南》第一部分第一章6.7。2.2的規定，對于發明或者實用新型專利申請（或專利），轉讓方是中國內地的個人或者單位，受讓方是外國人、外國企業或者其他組織的，應當出具國務院商務主管部門頒發的《技術出口許可證》或者《自由出口技術合同登記證書》，以及雙方簽字或者蓋章的轉讓合同。

根據《對外貿易法》，對外貿易包括技術進出口貿易。

根據《技術進出口管理條例》第2條，技術進出口是指從中華人民共和國境外向中華人民共和國境內，或者從中華人民共和國境內向中華人民共和國境外，通過貿易、投資或者經濟技術合作的方式轉移技術的行為。

并明確規定專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可屬于轉移技術的行為。

《專利法》以實施轉讓行為的主體的國籍為判斷條件來適用《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》，但其引用的《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》則是以地域為判斷條件來規定適用法律的行為。

雖然字面上看這兩個部門法的規定不夠一致，但其相輔相成的立法本意并無偏差，意在保護我國對外貿易經營者的合法權益，并且在實踐中也是協調統一的。

由于《專利法》是專門規定我國專利制度的法律，而《對外貿易法》是專門規定對外貿易制度的法律，所以僅從規范專利技術進出口相關規定來講，《專利法》的表述更為貼切。

實踐中關于專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可在多數情況下也是基于《專利法》規定的判斷條件適用《技術進出口管理條例》。

也就是說，理論上《專利法》引用并依據《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》的相關法律條款要求申請人出具的證明文件應該遵照被引用法的規定，但實踐中《技術進出口管理條例》反過來是根據《專利法》設立的條件來受理的。

上述情形的出現主要是受專利申請及審查制度影響所致。

申請人有意愿取得專利保護，必須要申請專利，而要獲得專利權，必須滿足專利審查要求，專利審查要求申請人提供出口許可證，申請人被動辦理出口許可證，商務局受理申請人辦理出口許可證的請求。

實踐中大多數申請人由于不知悉相關規定很難有意識主動辦理出口許可證，多是遇到專利審查部門要求出具相關手續時補辦該手續，或根據以往經驗主動辦理的。

二、《對外貿易法》對專利技術轉移貿易的保護 我國《對外貿易法》為保護對外貿易經營者的合法權益而設立。

《對外貿易法》明確規定中國專利申請權和專利權的轉移屬于《對外貿易法》管轄范圍，所以《專利法》根據《對外貿易法》規定了相應的審查要求。

由于國知局對發明專利申請要予以公布，對授予的發明專利權和實用新型專利權要予以公告，使專利申請的技術方案成為世界范圍內的公知技術，所以準確地講，《對外貿易法》無法保護專利技術物理位置不出境入境，而是對于發生在境內的涉及轉讓方或受讓方是境外主體的中國專利申請權和專利權的轉移；或許可方或被許可方是境外主體的專利實施許可行為進行貿易保護。

根據我國《民事訴訟法》的相關規定，涉外專屬管轄的范圍不包括技術貿易行為。

因此，《對外貿易法》對境外發生的技術交易行為不具有管轄權。

也就是說我國權利人在境外進行的專利技術交易或其外國專利申請權和專利權轉移或專利實施許可時，均不需要在商務局進行備案登記，即不屬于辦理出口許可證的情形。

三、《專利法》對專利技術跨境的保護 在專利技術保護方面，我國的專利制度相對來說已經是十分完備的了。

對于我國境內產生的發明創造，建立了向外保密審查制度及嚴厲的處罰措施。

未經過國知局同意，我國境內產生的發明創造嚴禁去境外的國家或地區進行專利申請。

對于符合《專利法》第4條規定的國防專利或者保密專利，國知局會移交國防專利局進行審查并通知申請人該專利申請予以保密，按照保密專利申請處理，不允許權利人泄露任何信息，當然更不允許轉移該專利申請技術。

《專利法》上述相關規定有效的保障了涉及國防和國民利益的專利技術不外泄。

所以在專利制度設置的屏障下，不會出現涉及國防和國民利益的技術適用《技術進出口管理條例》的交易情形。

四、《專利法》依據權利人國籍判斷是否需要辦理出口許可證 專利權是有地域性的，受我國《專利法》保護的與中國專利申請和專利相關的所有權利本身是無法從境內轉移至境外的，但其權利主體是可以由國籍或注冊地為境內的主體轉移或實施許可給境外主體的，所以《專利法》在規定適用《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》的情形時，用權利人國籍來限定是否適用是個焦點問題。

這里還要指出的是，《專利法》及《對外貿易法》所指的境內境外指的是《專利法》及《對外貿易法》適用法域的境內外，不是按照領土主權劃分。

根據“一國兩制”的基本原則，大陸與港澳臺地區采用不同的法律體系和知識產權及對外貿易保護制度，所以我國《專利法》及《對外貿易法》不適用港澳臺地區。

在具體的專利管理上，港澳臺地區的法人或個人視為境外主體一樣對待，港澳臺地區的專利申請及專利同境外專利申請及專利一樣對待。

綜上所述，《專利法》是對于發生了中轉外的中國專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可行為審查技術出口許可證，而并不區分是境內還是境外產生的專利技術。

五、要求中國專利或申請優先權去境外申請權的處置是否需要出口許可證 我國《專利法》直接適用的《巴黎公約》關于優先權的規定，根據《巴黎公約》，享受優先權的權利可以單獨轉讓。

而權利受讓人也應當是《巴黎公約》成員國的法人或者個人，或者是在成員國的領土內有營業所或經常居住所的法人或者個人。

我國《專利法》沒有規定審查和登記要求我國專利申請或專利作為優先權進行申請及處置境外專利的要求，僅在審查要求本國優先權的中國專利申請時規定了具體的要求，其審查實質還是對作為優先權的中國專利申請本身的審查或依據職權處置。

根據《巴黎公約》，優先權的意義在于在成員國國家局申請專利時享有首次申請的申請日，它的權利是成員國國家局根據《巴黎公約》授予的，所以優先權的法律效力在于受理要求該優先權的外國申請的國家法律如何規定的，而不在于優先權申請本國法律的規定。

所以對于優先權轉讓，我國《對外貿易法》及《專利法》都沒有規定要求辦理或審查要求國內專利或申請優先權轉移的出口許可證。

六、PCT國際申請的權利轉移 PCT國際申請是根據《專利合作條約》進行的專利申請，對于國際申請中指定非中國國家階段的申請權發生的轉移，應視為準外國或地區的專利申請發生的權利轉移。

根據《專利審查指南》的規定，進入聲明中填寫的是指定中國的申請人，所以審查員僅審查指定中國的申請人的權利轉移，并不審查指定非中國的申請人發生的任何事宜；另外非中國國家階段的申請權轉移在很大程度上是境外發生的權利轉移，所以基本上也不受我國《對外貿易法》關于出口許可證的相關規定管轄。

根據我國《專利法實施細則》，向專利局辦理進入中國國家階段的手續時，國知局會啟動國家階段的程序，其中包括在《專利合作條約》允許的限度內進行的初步審查。

由于PCT國家階段申請的申請日追溯至國際申請日，所以我國的《專利審查指南》第三部分第一章5.10。1.2第2款進一步規定，在國家階段審查時發現PCT國際申請的變更是由中國內地的單位或個人將申請權轉讓給外國人、外國企業或者外國其他組織的國家申請審查，適用《專利審查指南》第一部分第一章6.7。2.2關于提供《技術出口許可證》或者《自由出口技術合同登記證書》的要求。

簡單來講，PCT申請進入中國國家階段后，國際申請日視為國家申請日，那么國際階段發生過中轉外的指定中國申請權的轉移被視為是中國申請權的轉移，所以在進入國家階段后需要補交國際申請的出口許可證。


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