今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 當(dāng)知識產(chǎn)權(quán)糾紛訴訟遭遇不公開質(zhì)證制度，微生物領(lǐng)域不同發(fā)明保護(hù)主題的可專利性淺析 。

當(dāng)知識產(chǎn)權(quán)糾紛訴訟遭遇不公開質(zhì)證制度

《關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定（征求意見稿）》向社會公開征求意見，作為在知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)領(lǐng)域有多年執(zhí)業(yè)經(jīng)歷的律師和專利代理師，筆者就涉及商業(yè)秘密的證據(jù)的質(zhì)證問題也提出了一點(diǎn)個(gè)人看法，并在此分享給讀者，希望在遇到此類問題時(shí)能給大家提供一些啟發(fā)和幫助。

該意見稿第三十一條至三十五條的規(guī)定如下：第三十一條 交換和質(zhì)證的證據(jù)涉及商業(yè)秘密的，當(dāng)事人不得查閱、摘抄、復(fù)制、拍照，但經(jīng)人民法院準(zhǔn)許的代理律師、專利代理師、有專門知識的他人可以查閱。

人民法院可以根據(jù)當(dāng)事人申請或者依職權(quán)作出秘密保持的裁定、責(zé)令證據(jù)接觸者簽署保密承諾書或者組織訴訟參加人簽訂保密協(xié)議。

第三十二條 當(dāng)事人申請人民法院作出秘密保持裁定的，申請書應(yīng)當(dāng)載明涉及商業(yè)秘密的證據(jù)名稱、受秘密保持裁定約束的訴訟參加人、保密期限和有關(guān)理由。

申請理由成立的，人民法院應(yīng)當(dāng)作出裁定。

受秘密保持裁定約束的訴訟參加人不得出于本案訴訟之外的任何目的披露、使用在訴訟過程中接觸到的秘密信息。

違反秘密保持裁定的，人民法院可以依照民事訴訟法第一百一十一條的規(guī)定進(jìn)行處罰；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第三十三條 簽署保密承諾書的訴訟參加人，不得出于本案訴訟之外的任何目的披露、使用在訴訟過程中接觸到的秘密信息。

違反保密承諾書的，人民法院可以參照民事訴訟法第一百一十一條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

第三十四條 各方當(dāng)事人均同意對涉及商業(yè)秘密的證據(jù)不進(jìn)行交換、質(zhì)證的，人民法院可以不組織該證據(jù)的交換、質(zhì)證。

當(dāng)事人不得撤回上述同意。

第三十五條 當(dāng)事人對證據(jù)是否涉及商業(yè)秘密提出異議的，應(yīng)當(dāng)提供反駁證據(jù)。

人民法院可以組織當(dāng)事人就該反駁證據(jù)先行交換和質(zhì)證。

異議成立的，被異議方提供的證據(jù)按照非涉密證據(jù)進(jìn)行交換和質(zhì)證。

上述規(guī)定本意是在民事訴訟過程中對權(quán)利人的商業(yè)秘密給予有力保護(hù)。

但是筆者認(rèn)為，由于該意見稿對商業(yè)秘密的構(gòu)成條件本身沒有做出規(guī)定，也沒有就此對相關(guān)規(guī)范文件進(jìn)行引用，那么在實(shí)踐操作中，將可能導(dǎo)致當(dāng)事人雙方的訴權(quán)不對等的情形。

基于此，筆者提出，該規(guī)定應(yīng)明確——舉證人主張其所提交的證據(jù)涉及商業(yè)秘密，要求不公開質(zhì)證的，應(yīng)滿足兩個(gè)條件：①該證據(jù)符合相關(guān)法律（即《反不正當(dāng)競爭法》）對商業(yè)秘密的定義，并提交其滿足商業(yè)秘密構(gòu)成要件的初步證據(jù)；②在質(zhì)證前的合理期限（或舉證期限）內(nèi)，就該不公開質(zhì)證的證據(jù)的種類、涉及內(nèi)容的概要通知對方當(dāng)事人，以便對方合理安排參與質(zhì)證的人員。

關(guān)于第①點(diǎn) 首先，從實(shí)踐上來說，對于一份證據(jù)材料是否構(gòu)成商業(yè)秘密、能否適用不公開質(zhì)證規(guī)則，存在不同觀點(diǎn)：

第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，民事訴訟證據(jù)規(guī)則中涉及的商業(yè)秘密應(yīng)與《反不正當(dāng)競爭法》的相關(guān)定義和構(gòu)成要件要求相同（該法第九條規(guī)定：本法所稱的商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價(jià)值并經(jīng)權(quán)利人采取相應(yīng)保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營信息等商業(yè)信息），且舉證人至少應(yīng)提交證據(jù)證明其對該證據(jù)采取了保密措施，并對該證據(jù)不為公眾所知悉、具有商業(yè)價(jià)值做出說明；第二種觀點(diǎn)則認(rèn)為，在相關(guān)法律規(guī)范沒有明確規(guī)定的情況下，證據(jù)規(guī)則中的商業(yè)秘密并不當(dāng)然適用《反不正當(dāng)競爭法》的定義和要求，要求舉證人承擔(dān)相關(guān)證據(jù)構(gòu)成商業(yè)秘密的舉證責(zé)任于法無據(jù)。

上述觀點(diǎn)各有道理，因此若不在規(guī)則層面加以明確，則實(shí)踐適用上就可能出現(xiàn)適用標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的情形。

其次，從舉證責(zé)任的分配上來說，對于不公開質(zhì)證的證據(jù)，對方當(dāng)事人僅有特定人員、當(dāng)庭參與質(zhì)證，若懷疑該證據(jù)已被公開，幾乎不存在當(dāng)庭提供反證的可能，即使有庭后搜集證據(jù)的機(jī)會，也沒有證據(jù)復(fù)印件作為參考，且不能請他人提供幫助，因此，對方當(dāng)事人搜集反證難度極高。

而對應(yīng)的，要求舉證人就其證據(jù)構(gòu)成商業(yè)秘密承擔(dān)初步證明責(zé)任，才能基本平衡雙方的舉證責(zé)任，實(shí)現(xiàn)合理的分配。

更深一層，從訴訟權(quán)利的保障上來說，公開質(zhì)證作為民事訴訟的重要原則有其價(jià)值和意義，對于不公開質(zhì)證的例外情況理應(yīng)受到嚴(yán)格限制，若對商業(yè)秘密的定義和構(gòu)成要件不加以規(guī)范和明確，就存在舉證人濫用不公開質(zhì)證規(guī)則、妨害對方當(dāng)事人訴權(quán)的可能。

第②點(diǎn) 鑒于不公開質(zhì)證程序本身嚴(yán)苛限制了參與質(zhì)證的人員、時(shí)間和場所，筆者認(rèn)為給予對方當(dāng)事人合理安排參與質(zhì)證的人員的機(jī)會，對于保障對方當(dāng)事人訴權(quán)以及查明案件事實(shí)都非常重要。

以專利案件為例來說，對方當(dāng)事人若沒有提前獲知舉證人可能提交的不予公開質(zhì)證的證據(jù)的種類和涉及內(nèi)容，僅根據(jù)涉案的其他情況安排出庭人員，那么，參與質(zhì)證的人員可能僅熟悉程序、規(guī)范而不熟悉產(chǎn)品技術(shù)細(xì)節(jié)，也可能僅擅長技術(shù)分析而看不懂財(cái)務(wù)報(bào)表，在面對相關(guān)證據(jù)時(shí)，將在實(shí)質(zhì)上影響對方當(dāng)事人訴權(quán)的行使，且不利于案件事實(shí)的查清。

因此，雖然《反不正當(dāng)競爭法》對商業(yè)秘密的構(gòu)成有明確規(guī)定，但是《民事訴訟法》、民訴法解釋以及去年修改的《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，對于在民事訴訟相關(guān)證據(jù)規(guī)則中涉及的商業(yè)秘密是否適用《反不正當(dāng)競爭法》的相關(guān)規(guī)定、是否需要舉證人承擔(dān)相應(yīng)的初步證明責(zé)任，都沒有明確規(guī)定，這在實(shí)踐中就存在舉證人濫用該規(guī)則、妨害對方當(dāng)事人本應(yīng)享有的公開質(zhì)證的訴權(quán)的可能性。

相較而言，我國《刑法》對侵犯商業(yè)秘密罪的規(guī)范條文則顯得更為嚴(yán)謹(jǐn)，該法第二百一十九條規(guī)定：本條所稱商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

上述刑法條文對商業(yè)秘密的定義雖與《反不正當(dāng)競爭法》不完全相同，但為具體案件的判斷和裁量提供了依據(jù)，值得借鑒。

另一方面，《刑法》和《反不正當(dāng)競爭法》對商業(yè)秘密的不同定義，也正說明了在認(rèn)定是否構(gòu)成商業(yè)秘密時(shí)可能存在不同的標(biāo)準(zhǔn)，在其他規(guī)范性文件中明確其所稱的商業(yè)秘密的具體構(gòu)成要件，對于該規(guī)范的具體適用更具有實(shí)踐指導(dǎo)意義。

微生物領(lǐng)域不同發(fā)明保護(hù)主題的可專利性

上世紀(jì)70年代初，美國Chakrabarty案揭開了現(xiàn)代生物技術(shù)專利保護(hù)的序幕，美國在全世界率先承認(rèn)微生物本身可以被授予專利權(quán)。

我國從1993年1月1日第二次修訂的專利法實(shí)施，微生物的專利權(quán)也開始得到法律的認(rèn)可。

2。微生物專利的相關(guān)法律規(guī)定及成立要件 2.1微生物的可專利性 微生物領(lǐng)域涵蓋眾多學(xué)科知識，傳統(tǒng)生物學(xué)意義上的微生物包括細(xì)菌、放線菌、真菌、病毒、原生動物、藻類等。

由于微生物既不屬于動物也不屬于植物的范疇，因而微生物不屬于中國專利法第25條第1款第4項(xiàng)所列的情況，可以獲得專利保護(hù)。

但是未經(jīng)人類的任何技術(shù)處理而存在于自然界的微生物由于屬于科學(xué)發(fā)現(xiàn)，所以不能被授予專利權(quán)。

只有當(dāng)微生物經(jīng)過分離成為純培養(yǎng)物，并且具有特定的工業(yè)用途時(shí)，微生物本身才屬于可給予專利保護(hù)的客體。

落實(shí)《生物多樣性公約》的具體法律規(guī)定 A26.5 依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請人應(yīng)當(dāng)在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源；申請人無法說明原始來源的，應(yīng)當(dāng)陳述理由。

為落實(shí)A5.2服務(wù) 申請專利的發(fā)明涉及新的生物材料，該生物材料公眾不能得到，并且對該生物材料的說明不足以使所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員實(shí)施其發(fā)明的，除應(yīng)當(dāng)符合專利法和本細(xì)則的有關(guān)規(guī)定外，申請人還應(yīng)當(dāng)辦理下列手續(xù)：

(一) 在申請日前或者最遲在申請日(有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日)，將該生物材料的樣品提交國知局認(rèn)可的保藏單位保藏，并在申請時(shí)或者最遲自申請日起４個(gè)月內(nèi)提交保藏單位出具的保藏證明和存活證明；期滿未提交證明的，該樣品視為未提交保藏； (二) 在申請文件中，提供有關(guān)該生物材料特征的資料； (三) 涉及生物材料樣品保藏的專利申請應(yīng)當(dāng)在請求書和說明書中寫明該生物材料的分類命名(注明拉丁文名稱)、保藏該生物材料樣品的單位名稱、地址、保藏日期和保藏編號；申請時(shí)未寫明的，應(yīng)當(dāng)自申請日起４個(gè)月內(nèi)補(bǔ)正；期滿未補(bǔ)正的，視為未提交保藏。

符合A26.3的要求，且符合《專利審查指南2010》第二部分第五章3.2。1中對于發(fā)明再現(xiàn)性的規(guī)定 發(fā)明專利申請人依照本細(xì)則第二十四條的規(guī)定保藏生物材料樣品的，在發(fā)明專利申請公布后，任何單位或者個(gè)人需要將該專利申請所涉及的生物材料作為實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖褂玫模瑧?yīng)當(dāng)向國知局提出請求，并寫明下列事項(xiàng)：

(一) 請求人的姓名或者名稱和地址； (二) 不向其他任何人提供該生物材料的保證； (三) 在授予專利權(quán)前，只作為實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖褂玫谋ＷC。

發(fā)明公布后公眾獲得生物材料的方法及使用方法 專利法所稱遺傳資源，是指取自人體、動物、植物或者微生物等含有遺傳功能單位并具有實(shí)際或者潛在價(jià)值的材料；專利法所稱依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，是指利用了遺傳資源的遺傳功能完成的發(fā)明創(chuàng)造。

就依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，申請人應(yīng)當(dāng)在請求書中予以說明，并填寫國知局制定的表格。

必須提交的材料，不提交該材料申請將被駁回 依照專利法第三十八條的規(guī)定，發(fā)明專利申請經(jīng)實(shí)質(zhì)審查應(yīng)當(dāng)予以駁回的情形包括：(一) 申請屬于專利法第五條、第二十五條規(guī)定的情形；(二) 申請不符合專利法第二十六條第五款的規(guī)定。

與生物材料相關(guān)的駁回條款 無效宣告請求的理由之一：

被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第五條、第二十五條的規(guī)定。

與生物材料相關(guān)的無效條款 2.3微生物專利成立之要件 與一般通用領(lǐng)域相比，微生物領(lǐng)域的專利申請具有一定的特殊性，要求所保護(hù)的技術(shù)方案不但要具備“三性”，還應(yīng)當(dāng)對申請中涉及的公眾不能得到的，而完成發(fā)明必須使用的生物材料進(jìn)行保藏，以滿足說明書公開充分的要求。

2.3。1新穎性 新穎性是發(fā)明取得專利的首要條件。

新頒布實(shí)施的專利法已將專利申請的新穎性標(biāo)準(zhǔn)提高為絕對新穎性標(biāo)準(zhǔn)。

世界范圍內(nèi)已經(jīng)公開的相同或相似技術(shù)和產(chǎn)品都會破壞專利申請的新穎性（包括發(fā)明人自己發(fā)表任何語種的技術(shù)論文）。

微生物及相關(guān)領(lǐng)域，技術(shù)更新速度快，應(yīng)密切關(guān)注該領(lǐng)域中技術(shù)的發(fā)展水平和發(fā)展動態(tài)，這不僅是科研創(chuàng)新的基礎(chǔ)，也是有效保障專利申請獲得授權(quán)的關(guān)鍵。

2.3。2創(chuàng)造性 具有創(chuàng)造性的微生物必須與已知種的分類學(xué)特征明顯不同（即新的種）。

如果發(fā)明涉及的微生物屬于新的種，那么即使用途相同，該微生物及其應(yīng)用的發(fā)明也具有創(chuàng)造性。

如果發(fā)明涉及的微生物的分類學(xué)特征與已知種的分類學(xué)特征沒有實(shí)質(zhì)區(qū)別，但是該微生物產(chǎn)生了本領(lǐng)域技術(shù)人員預(yù)料不到的技術(shù)效果，那么該微生物及其應(yīng)用的發(fā)明具有創(chuàng)造性。

2.3。3實(shí)用性發(fā)明的實(shí)用性包括發(fā)明的再現(xiàn)性和有益性。

專利審查指南（2010）中規(guī)定：“再現(xiàn)性，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，根據(jù)公開的技術(shù)內(nèi)容，能夠重復(fù)實(shí)施專利申請中為解決技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案。

這種重復(fù)實(shí)施不得依賴任何隨機(jī)的因素，并且實(shí)施結(jié)果應(yīng)該是相同的。

” 由于微生物領(lǐng)域的發(fā)明創(chuàng)造多數(shù)以實(shí)驗(yàn)科學(xué)為基礎(chǔ)，而實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可預(yù)見性通常較低，因此該類專利申請的說明書中應(yīng)提供足夠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，使所要保護(hù)的技術(shù)方案既要滿足新穎性和創(chuàng)造性的規(guī)定，還應(yīng)保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的確定性、可預(yù)期性，使所要保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造具有再現(xiàn)性。



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