一文看懂 專利申請中關于優先權文件的修改
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間：2021-04-06 14:51:22
優先權的意義在于使得申請人有充足時間完善自己的申請，并有時間考慮還要在哪些國家提出申請，選擇其他國家的專利代理人等。優先權制度的設立是有利于申請人的。
專利申請在審查過程中涉及優先權認定的問題并不常見，但是很有代表性。
本申請的權利要求1要求保護一種耐火材料，其限定了各組分（A、B、C和D）的類型及相關參數，并限定了其中組分A的內部結構。
本申請根據巴黎公約要求一項優先權，該優先權是外國首次申請，且符合在12個月內的要求，但該優先權文件在全文中均未提及組分A的內部結構。
據專利審查指南第二部分第八章第4.6.2節“優先權核實的一般原則”規定：“判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚的記載在上述在先申請的文件（說明書和權利要求書，不包括摘要）中”，“如果在先申請對上述技術方案中某一或者某些技術特征只作了籠統或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優先權的申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細敘述，以致于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優先權的基礎”。
由于本申請在權利要求1中增加的特征“組分A的內部結構”未記載于優先權文件中，審查員認定本申請的優先權不成立，并且以另一件在本申請的申請日和優先權日之間公開的專利申請（對比文件1）評述了本申請的權利要求1不具備創造性。
如果本申請的權利要求1中不包含特征“組分A的內部結構”，那么優先權將會是成立的，并且對比文件1的公開日在優先權日之后，無法作為現有技術評述創造性。
據專利法第三十三條的規定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。
該情況下，本申請的原說明書和權利要求書即申請人在申請日向中國專利局提交的說明書和權利要求書，而優先權文件不能作為本申請的修改依據。
據專利審查指南第二部分第八章第5.2.1.3節“答復審查意見通知書時的修改方式”中的規定，以下修改方式不予接受：“主動刪除獨立權利要求中的技術特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍。
例，申請人從獨立權利要求中主動刪除技術特征，或者主動刪除一個相關的技術術語，或者主動刪除限定具體應用范圍的技術特征，即使該主動修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，只要修改導致權利要求請求保護的范圍擴大，則這種修改不予接受”。
這樣，想通過刪除權利要求1中的特征“組分A的內部結構”來使優先權成立這條路也被堵死了。
可以看到，本申請已經難以通過修改解決優先權不成立的問題。雖然申請人爭辯專利法的宗旨是“為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展”（專利法第一條），且本申請的刪除式修改符合申請人的本意，但是在專利法和專利審查指南中已有上述具體條款的情況下，申請人的修改和爭辯難以被接受。
本申請的問題是相對于優先權文件所做的不適當的修改造成的。盡管優先權制度有益于申請人，但申請人在按照優先權制度完善自己的申請時，其完善的程度必須符合上述“優先權核實的一般原則”。
申請人在利用該規則時，應當注意該規則的界限。如果難以判斷是否符合規則，可考慮依照以下兩點：
1、申請文件的說明書包含優先權文件的說明書的所有內容，且在后補充的說明內容或實驗數據與優先權文件的內容不矛盾；
2、申請文件的權利要求與優先權文件的權利要求的保護范圍一致，在此基礎上再增加需要修改的其他權利要求。
這樣，即使增加的其他權利要求不能享有優先權，也不會影響那些未改變保護范圍的權利要求繼續享有優先權，避免由判斷失誤而導致的缺陷。
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