今天，樂知網小編 給大家分享 亞美公司訴興華公司許可使用商標無效案，產品與其制造方法屬不同的發明構思

亞美公司訴興華公司許可使用商標無效案

案　情 原告：天津亞美保健品飲料有限公司。

被告：天津興華飲料食品有限公司。

被告：哈爾濱市新華飲料廠。

哈爾濱市道里區新華經濟委員會（下稱新華經委）開辦的青年汽水廠于1980年6月向國家商標局申請注冊“南極”商標，用于其生產的汽水等飲料產品，于同年7月獲得核準注冊。

1987年4月，青年汽水廠更名為哈爾濱市新華飲料廠（下稱新華飲料廠），此后，其“南極”商標注冊證書丟失，于1992年向國家商標局申請“南極”注冊商標的補證、續展及商標注冊人的更名手續。

1994年10月，國家商標局核準了新華飲料廠的“南極”商標注冊人的更名手續及補證和續展手續。

1992年9月1日，新華經委將新華飲料廠發包給案外人李秉君承包經營。

雙方在承包合同中約定：承包人李秉君對新華飲料廠的資產只有使用權，不得以其他形式轉租、轉讓，每年上交承包費33000元，承包期自1992年9月1日至1994年12月31日。

同時，雙方還簽訂了一份補充協議，約定：李秉君如確因經營需要對外簽訂經濟合作項目、合同、聯營辦廠等，需申報發包人同意，方可實施。

1994年4月19日，發包人新華經委任命李秉君為新華飲料廠的法定代表人。

同年4月27日，李秉君未向發包人新華經委申報，即以新華飲料廠名義與天津亞美保健品飲料有限公司（下稱亞美公司）簽訂聯營協議，許可亞美公司自該日起至1996年末使用“南極”注冊商標；亞美公司1994年應給付新華飲料廠返利1萬元，以后每年遞增30％返利。

李秉君以收取聯營返利款名義收取了亞美公司1994年的返利款1萬元，并以此名義開具了收據。

新華飲料廠的“南極”注冊商標變更注冊人、補證、續展手續被核準后，新華經委副主任李國福經新華經委授權，于1994年10月20日以新華飲料廠名義與天津興華飲料食品有限公司（下稱興華公司）簽訂了“南極”注冊商標轉讓協議，新華飲料廠將其“南極”注冊商標轉讓給興華公司所有，興華公司付給新華經委8萬元轉讓費。

隨即，新華飲料廠向國家商標局辦理商標轉讓手續，國家商標局于同年11月3日核準“南極”注冊商標歸屬興華公司，有效期自1993年3月1日至2003年2月29日。

1994年11月4日，李秉君因經營能力問題向新華經委提出提前終止承包合同，新華經委表示同意，雙方為此訂立了交接合同并辦妥了交接手續。

同月6日，新華經委免去李秉君新華飲料廠法定代表人職務，同時任命其副主任李國福為新華飲料廠法定代表人。

同月9日，新華經委根據交接時得知的李秉君以新華飲料廠名義與亞美公司簽訂聯營協議的事實，即以李秉君違反承包合同的約定，侵害其合法權益為理由，向哈爾濱市道里區人民法院起訴，要求確認李秉君以新華飲料廠名義與亞美公司所簽的聯營協議無效，李秉君應將所收取的1萬元返利款交還給新華經委。

1995年3月7日，該法院作出判決，確認李秉君與新華經委所簽承包合同有效，李秉君違反合同約定，擅自許可他人使用“南極”注冊商標的行為無效，李秉君應將收取的1萬元款償付給新華經委。

該判決生效后，李秉君將此款付給了新華經委。

1995年4月，興華公司發現亞美公司也在使用“南極”注冊商標，便以其已買斷該商標為理由，向亞美公司所在地的工商行政管理部門投訴，要求亞美公司停止使用“南極”注冊商標。

亞美公司即以其與新華飲料廠簽訂有“南極”注冊商標使用許可合同，興華公司與新華飲料廠簽訂該商標的轉讓合同侵犯商標使用權為理由，向天津市中級人民法院起訴，要求興華公司停止使用“南極”注冊商標。

興華公司答辯認為其依法受讓了“南極”注冊商標，是合法使用，沒有侵犯亞美公司的商標使用權。

同時提出反訴稱：亞美公司與新華飲料廠簽訂的商標許可使用協議無效。

天津市中級人民法院受理案件后，追加新華飲料廠為本案被告。

審　判 天津市中級人民法院認為：新華飲料廠與亞美公司所簽的“南極”注冊商標許可使用協議，系李秉君以商標所有人新華飲料廠和該廠法定代表人名義簽訂的，李秉君的行為應視為是法人行為，協議內容不違法，應為有效。

新華飲料廠與興華公司所簽的“南極”注冊商標轉讓合同，雖是新華飲料廠上級主管單位所簽，但是以新華飲料廠為轉讓方，該合同依法視為有效。

亞美公司所訴新華飲料廠與興華公司商標轉讓合同無效之主張，根據不足，不予支持。

據此，該院判決如下： 一、新華飲料廠與亞美公司簽訂的“南極”商標使用許可協議有效，新華飲料廠應于本判決生效后10日內將許可合同報送國家商標局備案。

二、新華飲料廠與興華公司簽訂的“南極”注冊商標轉讓合同有效，亞美公司與興華公司自1994年11月3日起履行亞美公司與新華飲料廠所簽“南極”商標許可協議約定的內容。

三、駁回雙方的其他訴訟請求。

判決后，亞美公司與興華公司均不服，分別向天津市高級人民法院提出上訴。

亞美公司上訴稱：一審判決把新華飲料廠與興華公司簽訂的商標轉讓合同判為有效是錯誤的，一審判決第二項應予以撤銷，并判決興華公司及新華飲料廠賠償我公司的一切損失。

興華公司上訴稱：一審判決第一項錯誤，第二項的相關內容也是錯誤的，應予以改判。

要求確認亞美公司使用“南極”注冊商標屬侵權行為，并賠償我公司的損失。

新華飲料廠答辯稱：與亞美公司所簽的“南極”注冊商標使用許可協議系李秉君越權行為所致，該協議應為無效。

我廠與興華公司所簽的“南極”注冊商標轉讓合同有效。

天津市高級人民法院經審理認為：代表新華飲料廠與亞美公司簽署聯營協議的李秉君具有企業承包人和法定代表人的雙重身份，其應當在法律規定和承包合同約定的權限范圍內行使法定代表人的職權。

根據案涉承包合同的約定，李秉君對承包的企業僅享有資產使用權，對外簽署聯營合同等需向發包人申報，表明李秉君無權自行以企業名義對外簽訂聯營合同。

李秉君以新華飲料廠名義與亞美公司所簽聯營合同，主要內容為許可亞美公司使用“南極”注冊商標，并收取返利款，其實質是李秉君將其對企業資產的使用權部分轉讓給亞美公司，擅自增加了企業資產的使用主體。

在李秉君向發包人上交的承包費數額已確定的情況下，李秉君在聯營協議中約定收取的返利款實質是為個人牟利。

根據我國《民法通則》“合同一方將合同的權利、義務全部或部分轉讓給第三人的，應當取得合同另一方的同意，并不得牟利”的規定，應確認李秉君以新華飲料廠名義與亞美公司簽訂的有關許可使用“南極”注冊商標的聯營協議無效，亞美公司應停止使用“南極”注冊商標。

因亞美公司不知李秉君與新華經委簽有承包合同，故應由新華飲料廠承擔簽訂此無效合同的責任。

無效合同從訂立時起即不具有法律約束力，雙方因無效合同所取得的財產應返還給對方，并由責任方賠償對方的經濟損失。

鑒于亞美公司于1994年4月交付1萬元之后，從1995年1月開始無償使用“南極”注冊商標至今，其所享受的使用商標的利益難以返還，故新華經委根據另一判決取得的1萬元返利款亦不再返還。

亞美公司未能舉出因合同無效所受損失的證據，故其要求新華飲料廠賠償損失的主張，不予支持。

[page] 新華飲料廠與興華公司所簽‘南極’注冊商標轉讓合同，雙方當事人意思表示真實，且履行了法定手續，應為有效，一審對此認定正確，應予維持。

因亞美公司在與李秉君以新華飲料廠名義簽訂的合同中無主觀過錯，故興華公司要求亞美公司賠償損失的主張，不予支持。

興華公司所訴損失應由新華飲料廠承擔，因興華公司未對新華飲料廠主張權利，本案對此不予審理。

依照《中華人民共和國民法通則》第五十八條第一款第（五）項、第二款、第九十一條、第九十六條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（二）項之規定，該院判決如下： 一、維持一審判決書第二項中關于“新華飲料廠與興華公司所簽南極注冊商標轉讓合同有效”部分和第三項。

產品與其制造方法屬不同的發明構思

案情 原告：周某 被告：某 大學 案由：專利糾紛 1988年4月，周某向其父周某某及該校教師王某表露了“竹材斷面板”的構思，詢問能否申請專利。

在此期間，周某委托專利事務所王某代理申請專利。

王某根據周某提供的關于“竹材斷面板”的技術資料，撰寫了權利要求書、說明書等申請材料，并于同年9月8日，將申請材料寄給某專利事務所辦理申請手續，后因申請文件格式不符要求而未予受理。

同年11月7日，周某委托另一專利代理中心向中國專利局申請“竹材斷面板”實用新型專利，1989年5月10日公布，同年9月6日中國專利局授予實用新型專利權。

該專利的技術特征為：1。一種竹材斷面板，從由竹條平行排列粘合成的柱體上截取，截取面與竹條縱向不相平行，竹條橫斷面為去除竹節的天然形狀或其他幾何形狀。

2。 竹條之間加有木板、纖維板、木條或纖維板條。

1988年7月，由周某某提議，王某、林某及林業大學竹類研究所部分教職工開始研究“竹材斷面板”生產制作工藝，經過努力，解決了粘合、鋸切等工業化生產的技術難題，并與某園 林機械廠聯合研制相關的生產設備，周在業余時間參加了膠壓機、打節機的設計 工作。

同年10月，竹類研究所制成一批樣品，在當年召開的“全國竹林資源開術討論會”上展示。

1989年9月11日林業大學以該項專利的申請權應屬其持有為由，向 某省專利管理局申請調處。

1990年6月14日，該局決定：“竹材斷面板”實用新型專 利的申請權和專利權歸林業大學和周某共同所有。

周某不服向原審法院起訴，請求判令專利屬非職務發明，專利權歸其所有。

處理結果 受訴人民法院審理認為：職務發明應是執行本單位任務且主要利用本單位物質條件所作出的發明創造。

周某并非林業大學職工，與林業大學亦無聘用或合作研究的合同，其參加產品生產過程中設備設計工作不屬發明構思，此外，周某某、王某均否認提出過發明構思，林某僅對竹材斷面板的“鋸切”技術主張權利，而此項權利不屬該項專利保護范圍，故周某構思“竹材斷面板” 發明過程與竹類研究所產品的生產方法開發系分屬兩個不同發明構思，周某的發明不屬職務發明，林業大學請求變更周某的“竹材斷面板”產品專利為職務發明并要求持有專利權的主張無事實及法律依據。

該院判決：“竹材斷面板”專利屬非職務發明，其申請權與專 利權均歸周某所有。

案件受理費由林業大學承擔。

什么是專利法意義上的“新產品”

案情？ 1996年4月10日，華新生化研究所向專利局提出了名稱為“從豬腦中提取腦蛋白水解液的方法”的發明專利申請，并最終于2000年1月15日獲得發明專利權。

1997年3月11日，畢奧普羅藥業公司取得衛生部頒發的腦蛋白水解物注射液新藥證書。

于是，華新生化研究所向法院起訴，認為其專利方法系新產品腦蛋白水解液的生產方法，而畢奧普羅藥業公司不能提供其產品制造方法不同于專利方法的證明，顯然侵犯了研究所的專利權。

另查明，1991年9月7日，衛生部向香港凱健有限責任公司頒發了產地為奧地利、名稱為“腦蛋白水解液針劑”的進口藥品許可證。

經對腦蛋白水解液和腦蛋白水解物注射液的性狀、鑒別、檢查、含量測定等進行比較，以及鑒于兩者均為豬腦組織經復合蛋白酶水解、分離、精制而成的情況，法院認為：雖然兩種物質的名稱不同，前者為濃縮液，后者為無菌制劑，但它們的結構和功能并無明顯區別，后者是利用前者且無需同行業技術人員的創造勞動制備而成；又由于本案專利方法在申請日之前，國內市場已進口并銷售腦蛋白水解物注射液，可確認實施本案專利方法所得到的腦蛋白水解液不具備專利法意義上的新產品，因而不適用專利法關于舉證責任倒置的規定，原告無相關證據證明被告的制造方法系來源于其專利方法，故應駁回起訴。

點評？ 根據民事訴訟法的規定，民事訴訟中的舉證原則是“誰主張，誰舉證”。

通常，權利人在提出自己的合法權益被侵害的主張時，負有提供被控侵權人侵犯其權益的事實及相應證據的舉證責任。

如在專利侵權訴訟中，發明、實用新型專利權人應舉證證明被控侵權人的生產方法、工藝流程等技術方案落入了專利權利要求書的保護范圍，侵犯了其依法受保護的專利權。

不過，在發生制造方法專利侵權糾紛的時候，如果發明專利是一項涉及新產品的制造方法的特殊侵權情形，2000年修改的專利法第五十七條第二款規定，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品不同于專利方法的證明。

該條款為特殊專利侵權案件訴訟中舉證責任倒置的規定，即法律將原本應由作為原告的專利權人承擔的舉證責任轉由被控侵權的被告承擔。

其實際意義在于，考慮到主張被告侵犯其專利權的原告在客觀上難以或者無法提供被告的制造方法證據，法律規定在一定條件下降低原告敗訴的風險。

在司法審判中適用該條款的前提是要確定制造方法發明專利是否屬于一項新產品的制造方法。

關于什么是專利法意義上的新產品，專利法及其實施細則并無明確規定。

我認為，一方面，根據專利法對授予發明專利“三性”的要求，作為實施制造方法專利所獲得的新產品應具有一定的新穎性，這具體體現在使用該制造方法專利生產的產品在申請日之前國內市場上未曾出現過；其次，該條款的立法本意是保護制造方法專利，因此，即使實施制造方法專利生產出來的產品與現有產品在形狀和名稱上有所不同，如果對于用制造方法專利生產出來的產品，相同領域的技術人員不需創造性勞動，按行業通常使用的方法即可獲得另一產品，且兩種產品的主要成分、結構、性能、功效相同，如在制造行業中采用常規方法用母液加工成制劑，后一種產品相對于前一種產品，或者前一種產品相對于后一種產品，均不構成專利法意義上的新產品。

在本案中，因在腦蛋白水解液制造方法申請發明專利之前，國內市場已有進口的腦蛋白水解注射液銷售，且水解液與注射液均為豬腦組織經復合蛋白酶水解、分離、精制而成，兩種產品的性狀、鑒別、檢查、含量測定等基本相同，利用水解液制成注射液無需同行業技術人員的創造性勞動，二者的主要成分、結構、性能、功效并無明顯區別。

結合上述兩個方面的因素，盡管腦蛋白水解液和腦蛋白水解注射液兩種產品的名稱不同，腦蛋白水解液相對于腦蛋白水解注射液并不具備專利法意義上新產品的構成要件。

由于本案的腦蛋白水解液不屬于專利法意義上的新產品，本案不屬于專利法規定的關于實施制造方法專利所得產品為新產品的特殊侵權糾紛，不符合法定的舉證責任倒置的情形，故仍應由原告華新生化研究所對畢奧普羅藥業公司侵犯其腦蛋白水解液制造方法專利的主張負舉證責任。

而華新生化研究所對其主張不能舉出相關證據來支持，因此應承擔舉證不能的敗訴后果。



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