今天，樂知網律師 給大家分享： 科創板上市專利訴訟FTO分析講解 ，科技成果轉化《科技進步法》講解。

科創板上市專利訴訟FTO分析講解

企業在上市之際遭遇專利訴訟狙擊早已經不是新鮮事。

專利訴訟似乎也越來越頻繁，已經有多家企業在上市的不同階段被訴專利侵權。

考慮到科創板的“科創”屬性、上市委對擬上市科創板企業的核心技術先進性的高關注和高要求，以及科創板的熱度，似乎都從某種程度上說明科創板上市企業面臨更大的專利訴訟風險。

作為科創板首批受理企業之一的AH科技股份有限公司（“AH科技”）被重慶JS科技有限公司和重慶JS有限公司（“重慶JS”）以專利侵權為由訴至法院，由此拉開科創板專利訴訟大戰的序幕。

此后，7月19日，上海JF股份有限公司（“JF”）被XLJ技術有限公司（“XLJ”）立案起訴專利侵權，導致其原定于7月23日的上會審核被取消，上市進程被延緩。

7月29日，剛剛上市成功的深圳GF科技股份有限公司（“GF科技”）也因涉嫌專利侵權被TD電子工業股份有限公司（“TD電子”）起訴，涉案金額高達4800多萬。

被訴侵權之后，各家企業也迅速做出反擊，或是反訴對方“惡意訴訟”，或是也主張對方侵犯自己的專利，而最常見的手段之一則是提起專利無效。

值得注意的是，就在JF被起訴后的第四天，XLJ主張專利侵權的3件專利之一就被國家知識產權局專利局復審和無效審理部宣告專利全部無效。

經過我們查詢，JF甚至早在其提出上市申請之前，在2022年1月20日就已經針對該專利提出了無效宣告請求。

很明顯，JF實際上是有備而來，在充分調研的基礎上，未等對方開打便先使了一招“釜底抽薪”。

FTO全稱是Freedom To Operate，又稱為自由實施分析，其目的在于評估一個技術方案是否能夠在不侵犯他人專利權的前提下進行自由實施。

需要強調的是，FTO既不是“疫苗”，做了FTO就不會侵權，更不是“良藥”，發現侵權之后能夠通過FTO進行補救。

FTO的角色更像是“早期診斷”，通過對產品進行體檢，發現公司可能面臨的專利侵權風險，從而使公司能夠及早準備合適的應對策略，避免被對手打個“措手不及”以及隨之而來的巨額賠償。

FTO分析 越早做越好，這樣有利于在研發早期就了解技術方案的風險程度，并且也比較容易進行規避設計。

然而，由于FTO分析最終會涉及技術方案與專利技術特征的比對，因此做FTO的時候至少要求技術方案已經基本確定下來。

因此，一方面，如果只有產品的概念或者項目剛開始，由于技術方案還沒有固定，后期可能還會經歷比較大程度的優化或改進，這時進行FTO分析可能會出現大量無法判斷的潛在風險專利，反而使FTO失去意義。

另一方面，如果產品已經完全成型甚至已經準備上市銷售，這時進行FTO分析如果發現侵權風險，由于修改產品來規避專利侵權的代價會相當大，無疑會限制公司可選的應對策略。

最好的做法是，讓FTO分析貫穿整個產品開發過程，根據產品的開發進度，在各個關鍵節點通過做FTO分析來排查風險，以便能夠及時對產品做出調整，從而最大限度地在第一時間避免侵權風險。

而對于擬上市科創板的企業，至少應該在準備上市前進行一次FTO分析，對可能面臨的專利訴訟做到心中有數，甚至及時采取應對措施，如此才能做到臨危不亂，不被對手打亂上市節奏。

FTO涉及確定技術方案、專利檢索、專利篩選、侵權比對等幾個步驟。

確定技術方案是進行專利檢索的基礎。

只有對技術方案有深入透徹的理解，才能夠設計合理的檢索策略，進行侵權比對時才能夠做出清楚明確的判斷。

值得注意的是，一個項目或產品往往會涉及很多技術方案，對每個技術方案進行檢索分析既不必要也不現實，一般僅對核心技術方案、公司自主研發的技術方案或有創新性特征的方案進行FTO分析即可。

專利檢索是FTO分析的核心，檢索的質量直接決定FTO分析的質量。

FTO分析中的專利檢索的特點在于對查全率要求較高，因此需要綜合運用多種檢索策略。

例如，可以進行關鍵詞檢索，從問題、需求、解決方案、功能、結構等多個方面選取相應的關鍵詞，同時考慮不同名稱、同義詞、近義詞、上位概念和下位概念的擴展等，合理運用邏輯運算符，設計合理的關鍵詞檢索式。

此外，也可以通過分類號進行檢索，從而不必依賴專利內容的表述方式。

當然，作為補充或者驗證，還可以采用申請人名稱、發明人名稱等進行檢索。

專利篩選的目的在于從海量的檢索結果中排除“噪音”，選擇與檢索方案最相關的文件進行單獨分析。

一般而言，通過閱讀標題、摘要或者獨立權利要求，可以排除明顯與檢索技術方案不相關或者相關但明顯不會有侵權風險的專利文件。

只有需要對權利要求進行深入解讀的專利文件才會進入到下一步的侵權比對。

侵權比對主要是將篩選出來的專利文件的保護范圍與檢索技術方案的技術特征進行對比，判斷檢索方案是否有侵犯各專利文件的專利權的風險。

這不僅涉及到對于專利文件權利要求范圍的解釋，例如功能性特征的解釋、技術術語的解釋、同一技術特征解釋要保持一致等等，也涉及到侵權判斷中涉及的各種原則，例如全面覆蓋原則、等同原則、捐獻原則等等。

FTO分析從檢索到侵權比對，不僅涉及技術方面的專業知識，更需要專業的檢索能力、準確解讀專利文件的能力、全面的專利法知識以及對侵權判定規則的熟練掌握。

對于打算上市或已經進入上市階段的科創板企業而言，發現侵權風險較大的專利時通過改變產品設計來規避風險可能是最好的選擇。

但是，如果已經沒有改變產品設計的可能，則最有效的做法是先對該專利進行穩定性分析，然后提起無效宣告請求，直接讓對手喪失權利基礎。

當然，從商業的角度，可以提起“確認不侵權之訴”，又或者在對方也侵權的情況下提起侵權訴訟，借此達成交叉許可或者和解，進而化解潛在的專利訴訟危機。

知識產權壟斷行為《禁止濫用知識產權排除、限制競爭行為規定》

當前我國的應用研究和成果轉化具有明顯的國家導向。

《規定》明確指出：“國家鼓勵以應用研究帶動基礎研究，促進基礎研究與應用研究、成果轉化融通發展，完善共性基礎技術供給體系，促進創新鏈產業鏈融合，保障產業鏈供應鏈安全，推動高質量發展”(第二十八條)，“國家促進科學技術進步與經濟社會發展相結合，加強科學技術成果中試、工程化和產業化開發及應用，加快科學技術成果轉化為現實生產力”(第三十二條)。

在此基礎之上，對于科技成果轉化過程中的知識產權安排、科學技術人員(“科技人員”)兼職、科學技術研究開發機構(“科研機構”)設立和運營、科研機構與企業的聯合研發等要點問題，《規定》都進行了有針對性的規定，例如：

關于知識產權安排，《規定》第三十四條規定：對于“利用財政性資金設立的科技計劃項目所形成的科技成果”，“在不損害國家安全、國家利益和重大社會公共利益的前提下，授權項目承擔者依法取得相關知識產權，項目承擔者可以依法自行投資實施、向他人轉讓、聯合他人共同實施、許可他人實施或作價投資等。

” 關于科技人員兼職，《規定》第五十八條規定：“利用財政性資金設立的科學技術研究開發機構和高等學校，科學技術人員在履行崗位職責、完成本職工作、不發生利益沖突的前提下，經所在單位同意， 可以從事兼職工作獲得合法收入。

技術開發、技術咨詢、技術服務等活動的獎酬金提取，視同科學技術成果轉化，依照法律規定辦理。

”從某種程度而言，該條規定為體制內科技人員的合規兼職提供了一定的通道，“技術開發、技術咨詢、技術服務等活動的獎酬金提取，視同科學技術成果轉化”為該等獎酬金明確了合規化的渠道。

盡管如此，圍繞科技人員兼職的相關要點問題，例如如何保障其參與科技成果轉化工作與其本職工作不相沖突、兼職的辦理和要求、如何按照關于科技成果轉化所得的具體要求向科技人員發放獎酬金等，還需要結合科研機構的內部規定來處理。

后續，我們將結合部分科研機構關于科技人員兼職的規定進行進一步討論。

根據《促進科技成果轉化法》(2022年修正)的規定，高校和科研院所科技成果轉化的形式通常有三種：技術許可、技術轉讓以及技術作價出資。

1。 技術許可 技術許可，即將科技人員在科研機構內所形成的科技成果以許可的方式許可給承接后續落地應用和商業化的主體(“轉化主體”)，轉化主體作為被許可方為此支付相應的費用。

倘若轉化主體的訴求僅僅為將科技成果實現落地應用和商業化，技術許可可能是最為簡單直接的方式，技術許可本身并未改變科技成果的權屬，收益方式也較為簡單，可操作性較高。

然而，倘若轉化主體本身有著其他的訴求，技術許可可能難以滿足相關需求。

例如，倘若轉化主體旨在未來在科創板實現上市，即使是按照獨家且排他的方式，技術許可也可能并不能完全滿足科創板上市時對于知識產權“自主性”的要求。

《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》第十二條要求，“發行人業務完整，具有直接面向市場獨立持續經營的能力”，用于判斷該等“獨立持續經營能力”的一大重要指標即“資產完整，業務及人員、財務、機構獨立，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在對發行人構成重大不利影響的同業競爭，不存在嚴重影響獨立性或者顯失公平的關聯交易”。

例如，蘇州某芯片行業的公司在上市的過程中，上海證券交易所在問詢過程中就明確問到“若不能取得關聯公司LH電子的技術授權，對發行人生產經營的具體影響，并結合該影響說明是否對LH電子存在技術依賴”。

因此，倘若有上市需求的轉化主體采用技術許可的方式獲取了核心技術，后續將有可能難以在技術依賴方面形成很好的解決方案。

2。 技術轉讓 技術轉讓，即將科技人員在科研機構內所形成的科技成果完全轉讓給承接后續落地應用和商業化的主體。

技術轉讓的優勢在于產權結構清晰，對企業知識產權運營以及后續IPO等造成的不良影響最低。

但考慮到科技人員形成的科技成果，其知識產權實質上是由其所屬的科研機構所持有，因而往往帶有國有資產的屬性，在轉讓過程中的合規要求較高。

例如，對于擬轉讓的技術是否需要進行資產評估是需要特別注意的話題之一。

根據原有《事業單位國有資產管理辦法》(2022年修正)和《教育部直屬高等學校國有資產管理暫行辦法》(2012年)的相關規定，事業單位在進行資產的轉讓前需要進行評估手續。

在過往上市企業的案例中，不乏明確表明完成了相關評估手續的案例，例如停車企業W公司就在其IPO進程中明確表示，其在2011年自某高校受讓共有專利時履行了資產評估手續。

盡管如此，2022年3月份財政部對《事業單位國有資產管理暫行辦法》進行了修訂，修改后的第39條規定：“國家設立的研究開發機構、高等院校將其持有的科技成果轉讓、許可或者作價投資給非國有全資企業的，由單位自主決定是否進行資產評估”。

在財政部2022年10月11日發布的《關于進一步加大授權力度促進科技成果轉化的通知》中，上述規定又一次得到了重申。

該等規定似乎是對僅涉及成果轉讓的情形開了一道口子，將是否需要進行資產評估的決定權交給了部分特定的事業單位自身。

《草案》第三十九條規定，“國家培育和發展技術市場， 鼓勵創辦從事技術評估、技術經紀等活動的中介服務機構，引導建立社會化、專業化、網絡化、信息化和智能化的技術交易服務體系，推動科學技術成果的推廣和應用。

”可見評估本身很可能還是大趨勢，但是在評估備案的具體層級等方面可能存在一定靈活調整的空間。

3。 技術出資 技術出資，即項目團隊以科技成果作為出資條件，依法設立企業、與他人共同設立企業或參股已有企業。

近年來，通過技術出資創設項目公司進行科技成果轉化的做法也越來越普遍，比較常見的模式是由科研機構以作價投資的方式成為新成立的項目公司的股東，再根據《促進科技成果轉化法》以及科研機構相關內部規定，按照一定的比例將其獲得的部分股權以獎勵的形式授予對完成、轉化該項科技成果做出重要貢獻的科技人員(通常為項目團隊科研帶頭人)。

我們在前序的“科技成果轉化丨高校和科研院所：”技術投資人“的角色定位”一文中針對技術出資的情境下，較為典型的科技成果轉化所形成的項目公司的架構以及科研機構作為“技術出資人”的特點進行過詳細的解析。

科技成果轉化難在哪？

近年來已經在我國科技成果轉化的版圖中占據越來越重要的位置。

2022年6月29日發布的《中國科技成果轉化2022年度報告（高等院校與科研院所篇）》（以下簡稱“科技成果轉化報告”） 顯示，近年來以作價出資方式進行科技成果轉化有較快速度的發展，從2022年到2022年項目平均合同金額增長率達到32.4%，轉化項目對應的合同金額占所有轉化方式總金額比例達到32%，但與此同時作價出資的轉化合同占全部科技成果轉化合同數量的比重僅為2.3%。

所以，以作價出資方式轉化科技成果的平均合同金額在所有轉化方式中是最高的，達到直接轉讓方式的27.5倍，許可方式的12.1倍。

我們認為這個數據一方面體現了作價出資方式在科技成果轉化方面的優勢和潛力。

從企業的視角出發，我們把這種科技成果轉化模式稱為“設立轉化公司模式”，這一模式的典型結構如下：

1。 高?；蚱渌蒲性核ㄒ韵潞喎Q“成果完成單位”）中形成科技成果的科研人員（以下簡稱“成果完成人”）組建項目團隊、并由高校下屬平臺與科研人員共同創設項目公司； 2。 通過作價出資的方式，科技成果轉化為項目公司資產，成果完成單位持有項目公司股權且將其中的一部分根據相關規定通過獎勵的形式授予成果完成人，從而使得成果完成人成為項目公司創始股東，同時根據實際情況亦可能持續為項目公司的核心技術助力； 3。 項目公司后續持續進行科技成果的產品化、迭代升級和市場推廣，并形成自身獨立的知識產權和研發能力，同時項目公司逐步引入外部投資人，實現資本化運作并走向資本市場。

相比于科技成果以轉讓或許可方式進行轉化的模式，設立轉化公司模式的優勢在于成果完成單位和成果完成人以技術出資的方式持有項目公司股權，在科技成果本身發生權屬和性質轉化的同時，成果完成單位和成果完成人也都成為了項目公司的創始股東。

這就使得對于科技成果具有最深入理解的成果完成人得以在企業平臺上以創始人身份長期、持續的陪伴科技成果的產品化、市場化進程；而項目公司本身則有機會同步實現外部融資資本加持，并最終走向資本市場，從而實現科技成果的商業價值最大化。

另外，成果完成人還通過這種模式打通了自身在基礎研究和應用研究方面的橋梁。

盡管如此，從我們的實務經驗來看，當前我國的設立轉化公司模式仍然面臨著許多突出的問題。

本文以下部分就從轉化項目公司發展的三個核心要素：核心技術、技術人員以及外部資本方面分析設立轉化公司模式項下科技成果轉化尚待解決的難點。

結合高科技公司未來發展的常規情況，我們理解在設立轉化公司模式項下，項目公司的發展壯大有賴于如下三個核心要素，即（1）核心技術；（2）技術人員；以及（3）外部資本。

轉化項目公司的核心技術至少在初期來源于成果完成單位的科技成果轉化，這是項目公司得以發展的初期基石；項目公司中的重要技術人員也往往是項目核心技術的發明團隊，是科技成果持續迭代走向市場化的關鍵保障；而外部資本的加持則是轉化項目公司得以快速發展壯大的催化劑。

在我國當前科技成果轉化的語境下，轉化公司模式項下的項目公司在這三個核心要素方面都面臨著一些難點問題。

以下我們對此作出逐一分析：

在設立轉化公司模式下，科技成果轉化的起點是科技成果通過作價出資方式轉化為項目公司的資產。

在這一轉化過程中的重點和難點包括：

(1) 出資主體問題 在我國科技成果轉化長期實施的傳統模式之下，成果完成人研發形成的科技成果均屬于職務發明，其所有權屬于成果完成單位，因此在設立轉化公司模式下向項目公司出資并相應取得項目公司股權的直接主體也是成果完成單位。

由成果完成單位取得項目公司股權后，再根據相關規定將部分股權獎勵給成果完成人，從而使其也取得創始股東的身份。

但是在這一模式下，可能存在著各種問題，例如除了通過科技成果作價出資的路徑之外，成果完成人是否可以同步以現金一并進行出資？究竟應該是由成果完成人自身還是成果完成單位主導這一過程？以及，科技成果作價出資所形成的股權在比例等方面是否需要受到任何限制？ 針對上述問題，科技部、發改委、教育部等多部門于2022年5月9日聯合發布了《賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點實施方案》 ，針對科技成果轉化推出了賦權試點。

該實施方案第二條規定，試點單位可以將本單位擁有的職務科技成果所有權賦予成果完成人（團隊），試點單位與成果完成人（團隊）成為共同所有權人，或者賦予科研人員不低于10年的職務科技成果長期使用權。

科技成果轉化的“賦權模式”，在上海交通大學、復旦大學等首批試點單位中進行試點。

根據我們目前在首批試點單位中了解的情況，賦權模式確實激發了科研人員參與科技成果轉化的積極性，主要原因在于在項目公司成立的初期階段，獲得賦權的成果完成人可以更為靈活、自由地對科技成果進行轉化。

特別是在部分案例中，成果完成單位并不需要作為項目公司設立初期的股東，而僅由成果完成人作為項目公司的創始股東。

需要注意的是，賦權模式下成果完成單位對于科技成果出資過程的控制力確實可能有所減弱，亦有可能引發國有資產流失等相關風險。

我們理解該模式首先通過試點模式進行試驗也是出于探索受益風險平衡之道。

目前部分試點單位賦權模式的試點期已經結束，按流程各試點單位將各自形成總結并進行上報。

賦權模式能否在我國進一步推廣應用，我們拭目以待。

(2) 出資評估問題 我國科技成果轉化始終面臨高校院所作為政府設立的事業單位，其所擁有的職務發明成果具有國有資產屬性導致轉化流程復雜的難題。

在設立轉化公司模式下，這一難題體現為科技成果作價出資時的出資評估問題。

我國相關法律在科技成果轉化場景下允許高校自主決定科技成果轉化是否評估 ，但是在作價出資的模式下，需注意公司法二十七條規定非貨幣財產作價出資應當評估作價，不得高估或者低估作價。

因此在設立轉化公司模式下，進行評估是較為規范的做法。

然而從目前的實踐來看，盡管已經形成了一定的操作規范，專業機構和人才的相對缺乏、知識產權經濟價值所固有的不確定性、未來收益難以預測、風險較難量化、可比交易案例難以選擇等問題使得知識產權評估在實際操作中仍然存在一定的困難，還需要通過更多的理論創新和實踐形成更為成熟的體系。

對于具有高科技屬性的項目公司而言，除了在項目公司成立階段通過科技成果作價出資的方式提供基礎技術之外，成果完成人及其團隊還很有可能需要通過合理的方式持續助力于項目公司的科研工作。

換言之，除了作為項目公司的創始股東之外，成果完成人還需要通過合法合規的方式實現從單純的成果完成單位教職工到項目公司技術顧問的身份轉化，而在現實中這樣的轉化面臨著如何協調高校本職工作與項目公司創業工作之間的沖突問題。

當前，對于本職工作在高校等科研機構的人員參與科技成果轉化企業的研發工作，我國相關實踐中主要有以下幾種形式：

(1) 到企業掛職或者參與橫向技術合作 這種模式下，成果完成人及其團隊保留了與高校和/或其他科研機構（以下簡稱“雇主單位”）的人事關系，而不與項目公司形成勞動關系，其本人與項目公司的合作主要基于雇主單位和項目公司之間的技術合作進行（即慣常所稱的“橫向合作”）。

在這種模式下，成果完成人及其團隊在項目公司形成的新的科技成果的歸屬取決于雇主單位和項目公司之間的合作協議中針對知識產權達成的安排。

需要注意的是，在典型的橫向模式結構中，在對合作過程所形成的知識產權權屬進行劃分時，作為雇主單位的高校和/或其他科研機構往往難以同意將該等知識產權全部歸于項目公司獨有。

這對未來項目公司走向IPO時面對審核機關對于核心技術自主性、完整性和獨立性的要求會存在不利影響。

因此，如何需要結合具體的情況設置相關的條款從而保障項目公司知識產權角度的自主性、完整性和獨立性至關重要。

(2) 兼職或者在職創辦企業 這種模式下，成果完成人及其團隊一般保留其在雇主單位的勞動關系，同時通過兼職的方式和項目公司形成兼職關系，且其雇主單位對于成果完成人及其團隊在項目公司的兼職予以認可。

需要注意的是，根據我們的經驗，該種模式下雇主單位往往會要求科研人員在項目公司的兼職以保證履行崗位職責和本職工作為前提，從而會在相關規定中針對科研人員在項目公司所投入的時間和精力等進行限制，而基于該等限制所安排的兼職很有可能較難滿足市場化的投資人對于企業創始人對企業投入度的要求。

(3) 離崗創業 通常而言，“離崗創業”是指：雇主單位的科研人員，攜帶科研項目和成果，在一定的時間內，在保留其在高校等科研單位人事勞動關系的前提下，離開本職崗為創辦科技型企業，或是到企業開展創新創業工作。

根據目前相關高校的規定 ，通常而言，高校體系內允許的離崗創業期限一般為3年，因特殊需要或可延長，但一般不超過6年。

在項目公司對接資本市場的過程中，相對而言，這一模式往往更容易滿足IPO過程中，圍繞核心技術人員所提出的穩定性、投入度等要求。

盡管如此，根據我們的經驗，相較于兼職或者在職創辦企業，一方面，科研人員離崗創業通常需要經歷雇主單位內部較為嚴格的審核，且對于科研人員而言，是否愿意為了科技成果轉化而在一定的時間內放棄其在雇主單位的本職工作也是一個關鍵要素；另一方面，相關科研人員未來是否還能順利回歸高校，也會存在不確定性，倘若在離崗創業期限屆滿之后，科研人員選擇回歸雇主單位，是否會對項目公司未來的技術發展產生不利影響，倘若科研人員選擇留在雇主單位（即放棄在原雇主單位的科研工作），是否有可能對高校原本的科研發展產生不利影響都是值得考量的問題。


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