今天，樂知網律師 給大家分享： 涉及商業方法的專利申請撰寫策略講解 ，涉及機器學習的發明專利申請的創造性的答辯策略講解 。

涉及商業方法的專利申請撰寫策略講解

專利作為保護商業方法創新的重要方式，越來越被企業所重視。

然而，實際操作中，關于商業方法的專利，經常以不是專利保護的客體而被駁回。

究其原因，筆者認為，大部分專利申請由于沒有結合技術內容以恰當的撰寫方式進行撰寫，導致專利申請被駁回，實在可惜。

本文中，筆者將結合商業方法的專利申請審查基準以及具體案例，給出涉及商業方法的專利申請的撰寫策略及撰寫建議。

二。涉及商業方法的專利申請的審查基準分析 涉及商業方法的專利申請的審查基準涉及的法律規定包括：專利法第二條以及專利法第二十五條對專利權的保護客體的規定，以及專利法第二十二條關于新穎性、創造性以及實用性的規定。

專利法第二條對可授予專利權的客體做出了規定，專利法第二條第二款：發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案； 其中，技術方案是對要解決的技術問題所采取的利用了自然規律的技術手段的集合，技術手段通常是由技術特征來體現的。

未采用技術手段，解決技術問題，以獲得符合自然規律的技術效果的方案，不屬于專利法第二條第二款規定的客體。

專利法第二十五條規定了不授予專利權的客體，專利法第二十五條第二項：智力活動規則和方法，不授予專利權。

其中，智力活動規則和方法是指導人們進行思維、表述、判斷和記憶的規則和方法。

由于其沒有采用技術手段，也未解決技術問題和產生技術效果，因而不構成技術方案。

智力活動規則既不符合專利法第二條第二款的規定，又屬于專利法第二十五條第一款第二項規定的情形。

因此，指導人們進行這類活動的規則和方法不授予專利權。

然而，在實際的專利代理中，涉及商業方法的專利申請，按內容劃分，主要涉及以下兩個方面的專利申請：

1）權利要求僅僅涉及智力活動規則和方法，即純粹的智力活動規則和方法的專利申請。

2）權利要求在對其進行限定的全部內容中既包括了智力活動規則和方法的內容，又包含技術特征，即涉及智力活動規則和方法的專利申請。

審查指南中，對上述第1）項的專利申請的審查基準包括：如果一項權利要求僅僅涉及智力活動規則和方法，則不應當被授予專利權，應當屬于專利法第二十五條排除的對象。

審查指南中，對上述第2）項的專利申請的審查基準包括：如果一項權利要求在對其進行限定的全部內容中既包括了智力活動規則和方法的內容，又包含技術特征，則該權利要求就整體而言并不是一種智力活動規則和方法，不應當依據專利法第二十五排除其獲得專利權的可能性。

實際上，上述第2）項的專利申請占了較大的比重，但在審查過程中，通常會被審查員不經過檢索就以不是技術方案，不符合專利法第二條第二款的規定而駁回。

涉及商業模式（或者方法）發明專利申請是指以利用計算機及網絡技術實施商業方法為主題的發明專利申請。

從分類號看，涉及商業模式（或者方法）發明專利申請主要涉及G06Q、G06F、G07G、G07D、G07F、H04L、H04W和H04M。

從專利申請的實際情況來看，以G06Q 30/00（商業，例如購物或電子商務金融）分類號下的電子商務和G06Q 40/00（金融；保險；稅務策略；公司或所得稅的處理）分類號下的保險相關申請最為集中。

然而從統計的授權率來看，上述類別的發明專利申請的授權率也比較低，究其原因，不是保護客體，被專利法第二條排除的應當會比較多，其次是創造性等。

駁回的理由主要包括：涉及的技術內容是現有技術，權利要求的方案是利用這些現有技術的技術內容實現了商業的問題，解決的問題不是技術問題，帶來的效果也不是技術效果，因此，該權利要求的方案不屬于專利法第二條第二款之規定。

面對這樣的審查意見，代理人或者申請人往往不知道如何答復或者不知道如何有理有據的證明權利要求的方案所涉及的技術內容不是現有技術，以及解決的技術問題不是商業的問題，帶來的效果是技術效果。

筆者認為：涉及商業模式（或者方法）的發明專利申請的權利要求中，如果是利用了技術手段解決了商業問題，該方案上從整體上解決的問題應當屬于技術問題，帶來的效果也應當屬于技術效果，如果認為涉及的技術內容屬于現有技術或者公知技術手段或者本領域技術人員容易想到的，那么該方案應當屬于創造性的審查范疇，而不應當以不是技術方案而進行駁回。

例如：一種基于交互式網絡電視實現電子交易的方法，其特征在于，包括以下步驟：

A。用戶側的機頂盒訪問網絡側的展示大廳的服務器，將商品信息展示給用戶； B。用戶選擇訂購的商品后，機頂盒發送訂購該商品的請求消息至服務器； C。服務器將用戶訂購商品的信息發送到業務服務器； D。業務服務器根據用戶訂購的商品信息，產生訂單。

駁回理由：本方案利用機頂盒和服務器的交互，實現用戶選購商品；實際解決的問題是商業運作模式，并非技術問題；技術方案中雖然利用了機頂盒與服務器之間的信息交互，但均為公知設備或者手段，其動作過程既沒有給系統內部性能帶來改進，也沒有給系統構成或者功能上帶來任何技術上的改變，其采取的手段僅僅是基于商業運作模式完成商品的訂購，不是技術手段，獲得的效果是使商品訂購更加有效，這不是技術效果，因此，不符合專利法第二條第二款的規定。

上述方案中，利用機頂盒和服務器的交互，實現用戶在線上自動選購商品，解決了技術問題；機頂盒和服務器的線上交互流程屬于技術手段，達到了線上訂購商品快捷的效果，符合技術三要素，滿足專利法第二條第二款對發明的保護客體的規定，機頂盒與服務器之間的信息交互，如果被認定為是公知設備或者手段，應當屬于創造性的審查范疇。

例如：

一種移動支付設備電子現金充值的安全認證方法，其特征在于，包括下列步驟：

步驟A) 在離線支付裝置通過移動終端向支付管理服務器請求充值時，將被充值的包括電子現金的充值信息加密和簽名，并在移動終端與支付管理服務器的傳輸通道上傳給離線支付裝置； 步驟B) 離線支付裝置將收到的充值信息驗證簽名并解密后，保存電子現金，設置電子現金為待開通狀態。

該方案中，通過安全認證單元建立加密傳輸通道，并對傳送的信息執行加密/解密、簽名/驗證簽名等處理，采用了技術手段，解決了移動終端中射頻識別支付設備的電子現金充值安全性的技術問題，達到了保證移動支付設備電子現金充值的有效性，是技術效果。

滿足專利法第二條第二款對發明的保護客體的規定。

三。商業方法的專利申請的撰寫建議 將商業方法轉換成以具體的系統或者設備自動實現的計算機程序的流程進行撰寫，技術問題體現在系統或者設備自動實現該商業方法對應的計算機程序流程的過程中，對系統或者設備的改進或者對計算機程序流程的改進，技術效果體現在：系統或者設備可以自動實現該商業方法對應的計算機程序的流程，從而滿足專利法第二條的規定。

例如：

一種帳戶充值的方法，其特征在于，包括：

設置一中間帳戶，該中間帳戶與需要充值的帳戶由同一系統管理； 該中間帳戶接收第一用戶發送的充值數額； 如果收到第一用戶已收款的確認信息，則將中間帳戶存儲的第一用戶發送的充值數額轉入第二用戶的帳戶。

建議的撰寫方法：

一種信息的處理方法，其特征在于，包括：

接收第一用戶輸入的對第一信息處理模塊的充值操作的操作結果信息； 通過所述第一信息處理模塊，發送所述操作結果信息的反饋確認信息； 通過所述第一信息處理模塊接收到所述第一用戶對所述反饋確認信息進行反饋確認的反饋結果信息時，通過第二信息處理模塊根據所述操作結果信息進行轉帳操作處理。

這里的第一信息處理模塊和第二信息處理模塊相當于計算機程序對應的虛擬模塊或者硬件模塊。

這樣該權利要求所保護的技術方案就結合了具體的系統或者設備，屬于專利保護的客體。

當然，結合了具體的系統或者設備實現的商業方法的專利申請，保護的范圍可能會限定在應用場景中，保護范圍相對較小，并且在侵權訴訟中通常要舉證證明侵權方使用了系統中相應的設備，往往需要進入侵權方內部取證，因此取證難度相對較大。

但以方法作為主題的專利其保護范圍往往較大，在侵權訴訟中更容易從第三人的角度進行方法的完整取證，因此取證難度相對較小，但是在專利審查過程中，以方法作為主題的商業方法專利申請被審查員認為是智力活動的規則和方法而不能被授予專利權的可能性也更大。

因此，需要對整個權利要求書的撰寫進行精心的設計和布局，才能獲得更加理想的授權。

涉及機器學習的發明專利申請的創造性的答辯策略講解

隨著人工智能成為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，AI 成為科技企業研發重點。

在機器學習領域，美國企業如微軟和IBM長久以來處于領先地位，日本企業富士通、東芝等緊隨其后。

近年來，國內申請人也紛紛加大了在該領域的研發投入力度，專利申請量逐年提升。

在此背景下，作為專利代理機構，有必要結合機器學習自身的技術特點，思考如何恰當地針對審查意見通知書進行答辯，以期為申請人爭取盡可能大的保護范圍。

案例分析 以下，筆者結合某設想案例，來探討涉及機器學習的專利申請在有關創造性的審查意見的答復過程中容易遇到的焦點問題以及應對方案。

（1）案例概述 近來，人們嘗試在生產制造領域引入機器學習方法，并且提出了相關的發明專利申請。

在這種情況下，設想存在以下專利申請，其涉及一種機器學習裝置，其對由工業機械生產出的產品的各種實際參數與各種指令值所構成的狀態變量進行觀測，根據所觀測到的狀態變量來計算回報，進而根據該回報來更新從當前的狀態變量中決定某些指令值的函數。

由此，能夠自動確定恰當的指令值，解決了手動輸入動作條件花費工時的問題。

在對該專利申請進行創造性審查時，審查員如果無法檢索到將同樣的機器學習方法應用于同樣的生產制造場景的對比文件，則會把檢索范圍擴展到應用了該機器學習方法的其他場景。

例如，審查員可能會檢索到將該機器學習方法應用于無人機飛行姿態控制系統的技術文獻，作為對比文件來評價本專利申請的創造性。

在這種情況下，審查員的審查意見的核心內容可能為：該對比文件公開了本申請中的機器學習裝置中的“狀態觀測”、“回報計算”、“函數更新”等各個功能模塊，本申請的技術方案與對比文件的區別僅在于機器學習方法的具體應用場景不同，構成狀態變量的具體參數、指令值不同，而將同樣的機器學習方法應用于生產制造場景以解決其具體技術問題，并適當進行參數變更，是本領域技術人員在對比文件的基礎上容易想到的，因此，本申請要求保護的技術方案相對于對比文件與公知常識的結合不具備創造性。

（2）答復策略 上述案例是將機器學習應用于生產制造場景的發明專利申請，而審查員所檢索到的對比文件將機器學習應用于無人機控制場景。

在討論上述案例的創造性時，焦點問題在于，在機器學習的應用場景不同的情況下，本領域技術人員是否能夠獲得將對比文件與公知常識結合的技術啟示。

筆者認為，雖然對比文件中公開了能夠實現機器學習方法的機器學習裝置，并且具備與本申請大致對應的功能模塊，看起來僅僅是改變了應用場景并且適應性地改變了機器學習中的常用參數。

但是，“無人機控制”和“生產制造”過程中的技術特點存在較大差異，在這種情況下，不能武斷地認為本領域技術人員能夠獲得技術啟示，將應用于無人機控制過程的機器學習裝置應用于生產制造過程來獲得本申請的技術方案。

具體而言，在無人機控制中應用機器學習的情況下，在長時間的飛行過程中通過反復進行學習以及價值函數的更新來使飛行狀態達到最佳，在該過程中不會產生過多的成本。

但是，在生產制造過程中應用機器學習的情況下，如果不能在較短時間內完成學習過程，獲得恰當的價值函數，則會產生大量不合格產品，使成本升高到難以接受的程度。

因此，以往，本領域技術人員一般不會將機器學習應用于生產制造過程，而是根據已有經驗，由操作者進行試錯來調整控制指令值。

為了將應用于無人機控制過程的機器學習方法應用于生產制造過程，必須克服長時間學習導致成本升高的技術問題。

而本申請的發明人為了解決該技術問題，對具體參數的選擇進行了優化，大大提高了學習效率、縮短了學習時間，從而形成了本申請的技術方案。

因此，本領域技術人員無法獲得將無人機控制場景中的機器學習直接應用于生產制造場景的技術啟示。

在這種情況下，作為本申請的創造性答復策略，可以直接從機器學習的具體應用場景的對比入手，使審查員了解到，在生產制造場景下，存在與無人機控制場景下不同的固有技術問題，將應用于無人機控制的機器學習方法應用于生產制造時，需要克服技術上的困難，而并非應用場景的簡單置換。

此外，審查員采用“三步法”來評價創造性，割裂了構成技術方案的各技術特征之間的內在聯系，無法體現技術方案的整體構思。

申請人在進行意見陳述時，不宜采取“三步法”，而應當從技術方案整體出發，闡明構成該技術方案的技術手段、所解決的技術問題以及取得的技術效果，進而爭辯技術方案整體具備創造性，而非某一技術特征具備創造性。

深圳中院《關于知識產權民事侵權糾紛適用懲罰性賠償的指導意見》

遵循該指引，深圳知識產權法庭已在系列案件中發出具有懲罰性質的判決，判賠金額達到近億元。

此次出臺的《指導意見》圍繞授權改革清單的具體要求，規定了關于知識產權懲罰性賠償制度的操作規則，細化了“故意”和“情節嚴重”的具體情形、懲罰性賠償基數的計算方法及考量因素、懲罰性賠償倍數的確立原則和具體依據、懲罰性賠償與行政罰款及刑事罰金的關系等。

《指導意見》的出臺，將為司法實踐適用懲罰性賠償提供有效指引，有力打擊和遏制惡意侵權、重復侵權行為，為建立健全符合知識產權審判規律和本質要求的訴訟制度體系提供有益試點經驗，為貫徹創新驅動發展戰略、保障“雙區”建設提供有力司法保障。

深圳市中級人民法院關于知識產權民事侵權糾紛適用懲罰性賠償的指導意見（試行） 為規范適用知識產權侵權糾紛懲罰性賠償，根據《民法典》、《商標法》、《反不正當競爭法》等法律、最高人民法院有關司法解釋及《深圳經濟特區知識產權保護條例》的規定，結合我市審判工作實踐，制定本意見。

第一條？ [適用對象]本意見適用于侵權人具有故意且情節嚴重的知識產權民事侵權糾紛。

第二條？ [基本原則]適用知識產權侵權懲罰性賠償，應堅持以下原則：

（一）依法適用原則； （二）補償為主、懲罰為輔的損害賠償原則； （三）比例協調原則； （四）保護權利人合法權益與維護公共利益相一致的原則。

第三條？ [不告不理]權利人未依法提出懲罰性賠償請求的，人民法院不應主動適用懲罰性賠償。

一審判決侵權人承擔民事賠償責任后，權利人在二審期間另行提出要求侵權人承擔懲罰性賠償責任的，不予支持。

權利人未提出懲罰性賠償請求，法院判決侵權人承擔民事賠償責任后，權利人以要求侵權人承擔懲罰性賠償責任為由申請再審的，予以駁回。

第四條？ [舉證責任]權利人對其主張侵權人承擔懲罰性賠償責任負有舉證義務，最遲應當在一審法庭辯論終結前明確賠償數額的具體計算方法。

第五條？ [證明步驟]權利人主張懲罰性賠償請求的，應當證明以下事實：

（一）侵權行為是否成立； （二）侵權人是否存在主觀故意； （三）侵權行為是否屬于情節嚴重； （四）懲罰性賠償的基數能否確定。

第六條？ [“故意”的認定原則]本意見所指“故意”，是指侵權人主觀上明知自己的行為會導致侵權結果的發生，而希望或放任這種結果發生。

侵權人因過失導致侵權的，一般不構成“故意”。

第七條？ [故意的認定因素]侵權人故意的認定，人民法院可以考慮以下因素：

（一）侵權人或者其控股股東、法定代表人等在生效判決作出后，重復或變相重復實施相同侵權行為； （二）侵權人或者其控股股東、法定代表人等經權利人多次警告或受到行政機關處罰后，仍繼續實施侵權行為； （三）權利人與侵權人之間存在勞動、勞務關系，或者具有代理、許可、經銷、合作等關系，或者進行過磋商，侵權人明知他人知識產權存在； （四）侵權人收到權利人警告函后無正當理由繼續實施相關行為； （五）侵權人在相同或類似商品上使用權利人馳名商標； （六）侵權人搶注權利人馳名商標，或商標注冊申請被認為與在先商標近似，駁回后繼續使用； （七）侵權人采取措施掩蓋侵權行為、偽造或毀滅侵權證據等行為； （八）其他情形。

第八條？ [情節嚴重的認定因素]侵權行為具有下列情形之一的，可以認定為“情節嚴重”：

（一）主要以侵權為業； （二）侵權行為的持續時間較長； （三）侵權獲利數額巨大或給權利人造成重大經濟損失； （四）侵權行為對權利人的商譽、市場份額等合法權益造成嚴重損害； （五）侵權行為對消費者人身安全、生態環境等消費者利益或公共利益造成侵害； （六）侵權行為對行業或者社會造成嚴重不良影響； （七）侵權人拒不履行法院作出的行為保全裁定、書證提出裁定等法律文書的； （八）其他情節嚴重的情形。

第九條？ [懲罰性賠償的基數計算]確定懲罰性賠償的基數包括：

（一）權利人因被侵權所受到的損失； （二）侵權人因侵權所獲得的利益； （三）許可使用費的合理倍數。

懲罰性賠償的基數不包括權利人的維權合理開支。

第十條？ [權利人損失的計算]確定權利人因被侵權所受到的損失時，可考慮以下因素：

（一）權利人商品銷售減少量或侵權商品銷售量與權利人商品單位利潤的乘積； （二）權利人商品價格下降數與權利人商品單位利潤與該商品銷售數量的乘積； （三）權利人因用戶數量下降所導致的損失； （四）權利人為其所訴請保護的知識產權已實際支出的研發成本； （五）權利人為修復商譽已實際支出的合理廣告費； （六）其他因素。

第十一條？ [侵權人獲利的計算]確定侵權人因侵權所獲利益時，可考慮以下因素：

（一）侵權產品銷售量與該產品單位利潤的乘積；侵權產品單位利潤無法查明的，按照權利人商品的單位利潤計算； （二）侵權人的營業利潤與被訴產品所占比重與該產品銷售數量的乘積； （三）侵權人自認的銷售數量及價格； （四）公證書顯示的產品銷售數量、評價數量及價格； （五）侵權人被行政管理部門查處的侵權產品數量及價格； （六）侵權人相關專用賬戶的資金流水情況； （七）侵權人納稅情況、增值稅開具及認證情況； （八）侵權人網站、宣傳資料、年度報告等公開披露的相關數據； （九）其他因素。

第十二條？ [單位利潤的計算]確定單位利潤時，可考慮以下因素：

（一）當事人或其關聯公司在官網、年報等公開宣傳的利潤率； （二）國家行政主管部門、行業協會、第三方商業平臺等發布的統計報告或者行業報告顯示的行業利潤中間數； （三）同類產品的可比較利潤率。

第十三條？ [合理許可使用費的計算]認定合理許可使用費時，可考慮以下因素：

（一）有無簽訂許可合同，許可合同是否備案； （二）許可合同是否實際履行，有無支付憑證； （三）許可合同的對象、許可的方式、范圍、權限與被訴侵權行為的關聯性； （四）許可人與被許可人之間是否存在親屬關系、關聯關系等利害關系或交叉許可等特殊商業關系； （五）許可費是否受到外在因素的影響，如許可人或被許可人受到破產清算、并購重組或涉及重大訴訟等。

（六）其他因素。

第十四條？ [合理確定知識產權的貢獻度]確定賠償基數時，應考慮專利、商標、著作權、商業秘密等不同的知識產權對產品的貢獻程度。

同一被訴侵權產品同時侵犯數個知識產權的，應對涉案知識產權對產品的貢獻程度進行區分，合理扣除其他權利產生的價值。

一般以最小可銷售單位計算實際損失或侵權獲利。

第十五條？ [裁量確定賠償基數]在侵權行為可分的情況下，計算侵權損害賠償時，既存在可以較為精確計算權利人損失或者侵權人獲益的部分，又存在難以計算權利人損失或者侵權獲益的部分的，可以對前者適用以權利人損失或者侵權人獲益計算賠償，該部分可適用懲罰性賠償。

對后者適用法定賠償，該部分不能適用懲罰性賠償。

經當事人舉證、法庭調查取證等方式仍無法精確計算權利人因被訴侵權行為所遭受的實際損失、侵權人因侵權所獲利益，亦無可參考適用的許可費時，可根據在案證據概括計算確定懲罰性賠償的賠償基數。

第十六條？ [知識產權侵權糾紛裁量確定賠償基數的考量因素]裁量確定知識產權侵權糾紛懲罰性賠償的基數時，應綜合考慮以下因素：

（一）權利人請求保護的權利的創造性、顯著性、知名度； （二）權利人產品或作品的市場價格、銷售數量、利潤情況的變化情況以及涉案權利的貢獻程度； （三）被訴產品或作品的市場價格、銷售數量、用戶評價數量、利潤情況以及所涉權利對被訴產品或作品利潤的貢獻程度； （四）侵權人的經營類型、經營方式、經營規模、線下店鋪的地段及檔次、線上店鋪的關注量、收藏量、會員數量； （五）權利人用戶數量下降導致的會員費、點播費等損失情況； （六）權利人商譽、社會評價的降低程度； （七）其他因素。

第十七條？ [侵害商業秘密糾紛裁量確定賠償基數的考量因素]裁量確定侵害商業秘密糾紛懲罰性賠償的基數時，應綜合考慮以下因素：

（一）商業秘密的許可使用費、轉讓費； （二）商業秘密的種類及創新程度； （三）技術秘密的研發成本、經營信息的獲取成本； （四）商業秘密在終端產品所占的比重； （五）商業秘密可保持競爭優勢的時間及權利人的合理預期收益； （六）其他因素。

第十八條？ [賠償倍數的確定原則]賠償倍數的確定應與侵權人的主觀惡意程度及情節嚴重程度相適應。

懲罰性賠償的倍數應在法定倍數范圍內，可以不是整數。

第十九條？ [賠償倍數的確定依據]賠償倍數的確定，可綜合考慮以下因素：

（一）侵權人的惡意程度； （二）權利人所受損害情況； （三）侵權人的獲利情況； （四）侵權行為對行業或社會造成的不良影響； （五）裁量確定賠償基數的情況； （六）其他因素。


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