今天，樂知網律師 給大家分享： 谷歌收購專利意欲何為？ “走出去”企業如何避免海外專利侵權訴訟？

谷歌收購專利意欲何為？

日前，谷歌公司對外宣布，即將啟動一項“專利收購推廣計劃”，通過向全球征集有價值的專利，并進行專利評估，經過綜合評價后搶先收購相關專利。

谷歌公司負責專利事務的律師羅阿倫明確表示，谷歌公司推出這一行動計劃旨在對抗“專利流氓”，通過提高自身專利實力，抵御“專利流氓”給其帶來的影響。

然而，谷歌公司推出的這一行動計劃立即遭到了質疑。

有觀點甚至認為，谷歌公司的舉動，似乎不是為了打擊“專利流氓”，而是要和“專利流氓”競爭，不排除谷歌公司也會向“專利流氓”方向發展。

對此，也有專家表示，谷歌公司目前是科技創新的領軍者，它的理念是成為一家“不作惡”的公司，谷歌公司本身成為“專利流氓”的概率不大，但也不排除其成立新的子公司來專門運營專利的可能。

啟動專利收購計劃 據了解，此次谷歌公司啟動的“專利收購推廣計劃”，擬向全球征集有價值的專利。

谷歌公司將建立一個試驗性的網絡交易平臺，從5月8日到5月22日，專利持有人可以在該平臺上推薦和介紹自己的專利，并且報出轉讓價格。

谷歌公司將會對所有申報的專利進行價值評估，并且在6月26日之前告知持有人其是否收購。

此次專利收購計劃僅對美國國內專利權人開放。

谷歌公司對外宣稱，采用慣常的專利購買和銷售程序，許多專利往往會落入“專利流氓”手中。

谷歌公司此計劃相當于為有意出售專利的企業或個人提供一個在線市場，通過該活動，這些專利持有者可以輕松將專利賣給谷歌公司。

谷歌公司希望先下手為強，搶在“專利流氓”之前網羅一批有價值的專利，擴充其專利儲備，以防不時之需。

近年來，谷歌公司為了應對隨時可能發生的專利訴訟，在專利市場上頻頻出手，通過各種辦法不斷豐富自身專利庫，提高其博弈的籌碼。

2012年，谷歌公司就斥資125億美元收購了手機制造商摩托羅拉公司，其主要目的就是為了獲得對方的大量專利，從而保護安卓陣營免受訴訟之苦。

事實上，谷歌公司在專利方面的大手筆事出有因，近年來，隨著“專利流氓”的滲透，一大批科技公司深受其害。

盡管“專利流氓”的出現提升了企業對于專利價值的重視程度，但也給社會帶來了很大的負面影響。

比如，在美國發生的專利訴訟中，由“專利流氓”公司主動發起的占大多數，它們不僅擾亂了正常的市場競爭秩序，破壞了正常的知識產權環境，更為重要的是，還給很多美國公司帶來了不小的經濟損失。

有統計數據顯示，2014年在美國發生的所有專利訴訟中，67%的專利訴訟由“專利流氓”公司發起，這一比例比5年前提高了28%，“專利流氓”每年因訴訟案件使美國經濟遭受的損失高達290億美元。

正因為此，谷歌公司才強調，推出“專利收購推廣計劃”只是為了與“專利流氓”公司相抗衡。

收購目的遭到質疑 盡管谷歌公司已對外澄清了此次行動計劃的目的，但還是招來了一片質疑聲。

有觀點認為，谷歌公司聲稱此舉意在打擊“專利流氓”，但實際是與“專利流氓”同臺競爭，不排除谷歌公司有意囤積專利，繼而向其他競爭對手發起專利訴訟，甚至向“專利流氓”方向發展的可能。

“確實會與現有的‘專利流氓’公司之間產生競爭關系，谷歌公司本身是一個崇尚開放和共享的互聯網公司，它希望有更多的技術與其連接，收購專利技術是最快且風險最小的一種策略。

但是從某種意義上看，‘專利流氓’公司的專利運營經驗比谷歌公司更豐富，‘專利流氓’公司并不直接實施專利技術，運營成本也相對較低，如果說谷歌公司的行為會對其產生實質性的沖擊，徹底斷絕‘專利流氓’的后路，有些太過絕對。

此次谷歌公司推出“專利收購推廣計劃”可能屬于無奈之舉。

對于大公司來說，專利訴訟無疑會破壞公司的名譽，在資本市場上也會受到影響。

因此，大公司往往希望規避專利訴訟的風險。

谷歌公司的這種做法，從側面表明了一種不希望卷入專利訴訟的態度，它希望將更多的潛在法律風險化解在專利訴訟之前。

“走出去”企業如何避免海外專利侵權訴訟

【案例概述】 手機制造商廣東歐珀移動通信有限公司（OPPO）收購了美國音頻公司杜比實驗室（Dolby）的20余個專利組合，涵蓋240多項音頻和視頻技術，涉及美國、德國、法國、意大利和英國等多個國家的專利。

這是OPPO迄今為止最大的一筆專利收購。

今年上半年，OPPO以1520件中國發明專利授權位居中國企業發明專利授權榜第三名，較去年全年增長50.79%，覆蓋VOOC閃充技術、5G通信標準、影像和人工智能等領域，成為上半年國內發明專利授權量最多的手機終端公司。

其在全球共計擁有5500件授權專利，分布在中國、美國、印度、韓國、日本和歐洲等多個國家和地區[1]。

【案例分析】 OPPO正在實施全球化戰略，通過在海外大規模收購專利，掃除了在海外市場的專利壁壘，避免陷入專利侵權訴訟糾紛中。

隨著全球化進程的加快，越來越多的中國企業開始“走出去”，拓展海外市場，這些企業必然面臨海外知識產權法律環境帶來的風險，為應對這些侵權風險，中國企業應當重視知識產權，重視侵權分析，提前進行海外專利預警與風險管控。

一、重視知識產權，促進技術進步 根據美國專利商標局的記錄，OPPO在海外持續進行小規模的專利收購，近年來進行了三次較大規模的專利收購。

2022年11月21日，OPPO通過Golden Valley(金谷集團有限公司)購買了56項美國專利組合，組合中的專利包括新加坡、墨西哥、韓國、日本、印度、香港、加拿大、巴西和澳大利亞等同族。

2022年1月17日，OPPO通過Golden Valley購買了來自英特爾的37項美國專利組合，組合中的專利包括香港、歐洲及歐洲的英國、德國、法國、意大利、荷蘭等同族。

2022年3月29日，OPPO從Dolby購買了55項專利組合，組合中的專利包括香港、歐洲及歐洲的英國、德國、法國、瑞士、愛爾蘭等同族。

OPPO通過收購專利加快了在海外的專利布局，專利布局涵蓋其在海外的主要市場日美歐韓等國家地區 。

在國內，OPPO一直在積極申請專利。

截至2022年07月30日，OPPO在國內的專利申請公開量共17563件，其中發明專利申請公開量15278件(在審10359件，有效3819件，無效1100件)，實用新型授權量2042件(無效20件)，外觀設計授權量300件（無效41件）。

發明專利在所有專利申請中的占比為86.66%，67.8%的發明專利均處于權利未決的在審狀態，可見，OPPO近些年加大了在國內的專利申請力度。

值得注意的是OPPO的發明、實用新型和外觀設計專利中有效專利占比分別為77.6%，99.0%和86.3%，比例均超過了75%，證明OPPO同樣注重國內的專利維護。

OPPO通過自主申請專利加快了在國內的專利布局。

在國外大量收購專利，在國內大量申請專利，表達了OPPO構建專利池的強烈愿望，也體現了其對知識產權的重視程度之高。

專利受讓企業尊重知識產權，愿意通過付費的方式獲得高價值專利的自由使用權，快捷獲取核心技術，累積自身技術實力，在此基礎上形成具有競爭力的新技術并進行專利布局；而專利轉讓企業不僅通過先進的科技產品獲得利潤，還通過對應的專利再次獲取收益，提高了創新研發以及專利布局的積極性。

專利的運營使企業進入了保護創新和鼓勵創新的良性循環，促進企業技術進步。

二、專利預警分析，實現風險管控 OPPO正在步入全球市場，其大量收購海外專利很重要的一個原因就是避免產品進入國際市場后，產生專利糾紛。

隨著OPPO的業務在海外的擴張，在國外曾經多次遭遇專利侵權訴訟。

2013年5月，OPPO在美國被Wyncomm公司提起專利侵權訴訟；2013年10月，在美國被Blue Spike公司提起專利侵權訴訟；2022年1月，在美國被Motile Optics公司提起專利侵權訴訟；2022年10月，在印度被Dolby提起專利侵權訴訟；2022年10月和2022年1月，在美國被LG Chem等公司提起專利侵權訴訟。

頻繁陷入專利侵權訴訟不利于樹立正面的企業形象，如果判定侵權行為成立，企業會被處以高額賠償。

因此，企業要盡量避免專利侵權訴訟。

但是對于企業來說，被訴侵權是產品在海外上市的風險之一，企業要想進入海外市場，尤其是知識產權保護力度較強的國家或地區，必須首先在專利上掃除壁壘。

為避免陷入被訴侵權的處境，企業應當在產品上市之前確定風險，并制定風險應對方案。

通過檢索明確專利壁壘，通過規避設計、無效專利或收購專利等方式掃除壁壘。

1。利用FTO檢索，明確障礙 FTO是“Freedom To Operate”的英文縮寫，通過檢索現有技術查找可能遇到的專利壁壘，并識別侵權風險，保障技術能夠自由地運作。

通過FTO檢索，可以明確企業的產品在目標市場國家或地區是否會面臨侵犯他人專利權的風險，同時可以根據檢索的結果制定相應的應對措施。

專利具有地域性，每個國家根據各自的專利法審查專利，在一個國家獲得授權的專利，只在該國家或地區有效，因此各專利通常在重點市場國家地區均有布局。

產品在海外上市涉及多個國家，在任何一個國家均應排除專利侵權的可能，需要在每一個目標市場國家和地區進行專利檢索，以確定是否存在可能侵犯的專利權。

為了保證不侵犯任何一個現有專利權，需要檢索到所有可能侵犯其權利的專利。

FTO檢索分析通過全面而精確的檢索獲得所有相關專利，在檢索到的相關專利中篩選出高相關專利，根據目標市場國家和地區的法律判斷產品的侵權風險。

在檢索階段，通過商業數據庫進行檢索，針對產品進行檢索要素的提取，并對檢索要素進行關鍵詞和分類號的全面擴展，構建檢索式。

在篩選階段，根據技術相關性及權利要求保護范圍篩選出高相關專利。

在侵權判定過程中，將產品特征與高相關專利的權利要求中的技術特征一一對比，確定相同和不同之處，根據侵權判定原則判斷侵權風險的高低。

專利語言對普通技術人員而言較為晦澀；各個國家的法律不盡相同，侵權判定原則存在差異，判定主體需要熟知各個國家法律規定的侵權判定原則。

FTO檢索分析涉及技術分析和法律判定，是一項專業性較強的工作，通常在代理機構的協助下進行。

代理機構提供檢索報告，在檢索報告中標定出高相關專利，以及產品相對于專利的侵權風險高低。

企業根據檢索報告獲得可能侵犯其專利權的專利信息，制定應對策略以避免陷入專利侵權訴訟，應對策略包括以下幾種：

規避設計：通過改進產品的設計方案，避開侵權專利的保護范圍。

規避設計的方法包括：省略權利要求中的某些技術特征，改變權利要求中的某些技術特征，選擇專利權人在意見陳述過程中明確放棄的技術方案或僅記載在說明書中未在權利要求中保護的技術方案。

無效侵權專利：分析目標專利的穩定性，如果穩定性不高，對該專利發起無效宣告請求。

無效宣告請求可以在產品上市前發起，也可以在收到專利權人的專利侵權警告函后發起。

許可或收購：與專利權人進行許可或收購談判，以保證自由實施專利方案。

主動進行許可或收購談判與被訴后進行被動談判相比，企業能夠占據主動地位。

2。收購專利，掃除障礙 在以上應對策略中，規避設計是首選，其本質是一種研發活動，通過借鑒現有專利，形成自己的專利技術。

如果無法進行規避設計或規避設計成本較高，則考慮進行專利無效。

如果目標專利穩定性較高或對目標專利技術需求迫切，則考慮進行專利的許可或收購。

對于普通企業來說，海外收購專利可以減小研發成本，彌補技術短板。

想拓展海外市場，購買專利甚至是一條捷徑。

但是專利收購費用數額較大，而專利是一種無形資產，其權屬、有效性和價值等情況均需要深入調查才能確定，因此，在專利收購中存在技術和法律等領域特定的風險。

企業在海外收購專利之前，至少需要在技術層面和法律層面進行風險排查。

技術方面：

專利匹配度：核實專利技術是否與需求的技術相匹配。

對于防御性收購，技術匹配度一般較高。

但對于主動性收購，應當根據企業需求來選擇目標專利，企業需求是填補技術空白，則選擇與自身技術和知識產權互補性較強的專利；企業需求是增強技術優勢，則選擇與自身技術和知識產權重合度高且有技術優勢的專利。

專利穩定性：核實專利是否正在或曾經處于侵權訴訟糾紛、涉及無效宣告程序或者是否有很大可能性被無效。

雖然專利是經過審查后獲得授權，但是專利審查結果受審查員工作時間、專業水平和檢索水平影響較大。

無效合議審查的結果可能與實質審查的結果不同，如果專利的權利要求保護范圍與技術貢獻不匹配或者專利的撰寫存在錯誤，專利則可能被無效。

侵權風險：核實專利是否具有侵犯他人專利權的風險。

擁有專利權并不代表不會侵犯他人專利權，實施在他人基礎專利上進行改進的包括基礎專利全部技術特征的從屬專利，具有侵犯他人專利權的風險。

可實施性：核實專利技術是否能夠獨立進行商業化生產，是否依賴于其他技術。

在專利實施過程中可能需要轉讓方的技術指導及服務，對于此種技術需求，應當約定在轉讓合同中。

專利價值評估：核實專利的價值，評估其在未來的收益是否與付出的費用和預期收益相符。

法律方面：

法律法規：各國對知識產權轉讓存在不同的限制，核實專利收購行為是否符合專利所屬國的技術進出口限制政策和反壟斷相關法律法規的規定。

專利時效性：核實專利是否處于有效狀態，以及距離有效期屆滿的時間。

專利地域性：核實專利同族是否覆蓋目標市場。

專利具有地域性，只在授權該專利的國家和地區有效。

收購的專利包括其所有同族，需要保證專利同族涵蓋產品的目標市場，如果有遺漏，需要考慮是否有可能以收購的專利為優先權，在遺漏的地區進行專利申請。

專利權屬：核實轉讓人是否為專利權人，是否為共有專利權人之一而不具備完全的處分權，專利是否存在權屬糾紛。

專利許可：核實專利是否已進行許可或者質押，尤其是是否進行獨占許可，在獨占許可的前提下，專利權人無權實施專利。

專利收購中存在技術和法律層面的多重風險， 如果不能全面評估風險，可能會導致重大損失。

對專利風險的評估專業性較強，企業在收購專利之前最好通過第三方知識產權代理機構進行盡職調查，排除以上所有風險，以保證以合理的價格獲取高質量專利。

“功能性限定”與“涉及計算機程序的權利要求”講解

“功能性限定”在權利要求的撰寫中被廣泛使用。

“功能性限定”是移植了美國的一種稱謂（functional claiming或means plus function）。

然而，在我國的《專利審查指南》中未使用“功能性限定”的概念，目前尚找不到有關“功能性限定”的定義。

盡管如此，在《專利審查指南》中仍然可以找到“功能性限定”的一些相關描述：

通常，對產品權利要求來說，應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發明。

只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書中規定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發明才可能是允許的”。

在權利要求書的撰寫中，存在著涉及計算機程序這一特殊情況。對于涉及計算機程序發明專利申請的權利要求書的撰寫，《審查指南》在第二部分第九章第5.2節對其的撰寫和解釋做了具體規定，涉及計算機程序的發明專利申請的權利要求可以寫成一種產品（裝置）權利要求。

同時，對于應如何撰寫方法和裝置權利要求進行了進一步說明：對于全部以計算機流程為依據的裝置類權利要求，《審查指南》規定應按照與該計算機程序流程的各個步驟或者該方法權利要求中的各個步驟完全對應一致的方式撰寫，即寫成所謂的“功能模塊構架”權利要求，并且規定“由這樣一組功能模塊限定的裝置權利要求應當理解為主要通過說明書記載的計算機程序實現該解決方案的功能模塊構架，而不應當理解為主要通過硬件方式實現該解決方案的實體裝置。

然而，在實踐過程中，由于“功能模塊構架”權利要求的表現形式上往往會出現“用于……的裝置”或“被配置為……”這樣的措辭，導致“功能模塊構架”裝置權利要求具體指向的產品類型是什么，是軟件，硬件，還是軟件與硬件的結合，即， 對此類權利要求的保護范圍的理解一直存在爭議。

涉及計算機程序的發明與一般產品發明實質是不同的。

通常，正如之前論述的，當結構特征不足以充分定義產品權利要求時，允許借助制備方法或功能特征進行限定。

此時，發明的實質仍然是產品本身，方法或功能限定只是借以限定權利要求的替代方式，但對于涉及計算機程序的發明而言，軟件和硬件是協同工作的兩個部分，發明的實質可以完全是軟件，硬件只是執行程序流程的通用設備，要獲得專利保護并不意味著必須對硬件裝置作出什么改進。

由此可見，“功能模塊構架”權利要求的表現形式易與一般功能性限定混淆，導致權利要求的保護范圍更加難于確定。

為了更好地反映技術本質，避免功能模塊構架的方式與“功能性限定”相混淆，在2022年2月發布的《國家知識產權局關于修改的決定》中，此次修改涉及的主要方面之一是：明確對涉及計算機程序發明允許的多種撰寫方式。

將《指南》第二部分第九章5.2節第二段中的所有“功能模塊”修改為“程序模塊”，從而更好地反映技術本質，避免功能模塊構架的方式與“功能性限定”相混淆。

例如，對于“全部以計算機程序流程為依據”的技術方案，可以寫成： “一種計算機可讀存儲介質，其上存儲有計算機程序（指令），其特征在于，該程序（指令）被處理器執行時實現以下步驟……”；或“一種計算機可讀存儲介質，其上存儲有計算機程序（指令），其特征在于，該程序（指令）被處理器執行時實現權利要求x 所述方法的步驟”。


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