今天，樂知網律師 給大家分享： 向外國申請專利的保密審查講解 ，商標平行進口的訴訟策略講解 。

向外國申請專利的保密審查講解

隨著技術的進步和經濟全球化日益加深，越來越多的中國企業需要將自己的技術輸出到國外并得到相應的保護，以開拓和占領國際市場。

外資或合資企業也會根據自己的專利布局，將在中國完成的專利在不同的國家進行申請。

根據我國專利法的規定，任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國知局進行保密審查。

審查通過以后，才可以向外國進行專利申請。

因此，在專利布局中，保密審查的也將起到越來越重要的作用。

一、保密審查的主體 《專利法》第二十條第一款規定，任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經專利局進行保密審查。

也就是說，專利法規定了提出保密審查的主體包括所有類型的申請人，不限于中國單位或者個人，還包括外國人、外國企業或者外國其他組織。

對于在中國完成的發明或實用新型，無論申請人是中國單位或者個人，還是外國人、外國企業或外國其他組織，無論申請人先在中國提交申請而后向外國提交申請，還是先在外國提交申請而后又在中國申請專利，或者無論在外國提交專利申請的發明或者實用新型是否需要保密，只要需要在外國申請專利，均應當事先報經國知局進行保密審查。

如果在中國專利申請的審查過程中發現該專利申請未經專利行政管理部門保密審查就已經向外國提交了專利申請，則該中國專利申請將不被授權。

而對于已經獲得授權的中國專利，也可以請求宣告該中國專利的專利權無效。

二、保密審查的客體 保密審查的客體是指需要由國家知識產權局進行保密審查的對象。

《專利法》第二十條第一款還規定了提出保密審查的客體為發明或者實用新型。

需要注意的是，外觀設計并不屬于保密審查的客體。

也就是說，申請人可以直接將自己的外觀設計向外國申請專利，而無需事先報經國知局進行保密審查。

此外，需要進行保密審查的發明或實用新型僅限于在中國完成的發明或者實用新型。

這里需要讀者注意的是，目前《專利法》、《專利法實施細則》以及《專利審查指南》均沒有明確規定如何判斷發明或實用新型專利是在中國完成的。

這就會導致在實踐中對于一些特殊的情況，判斷發明或新型專利是否是在中國完成的比較困難。

例如對于申請人是跨國企業，其發明創造可能有一部分是在國內完成的，而有一部分是在國外完成。

準確界定這些發明創造是否在中國完成的難度很大。

有觀點認為，對于這樣的發明創造，主要根據對全部發明創造或至少對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的部分在哪里完成進行判斷，如果全部發明創造或對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的部分是在中國完成的，則可以認定為發明創造性是在中國完成的。

也有觀點認為應當從獨立權利要求進行判斷。

也就是說，如果記載在說明書中的技術方案是在外國完成的，不能直接得出該發明或實用新型就是在外國完成的結論。

對于此問題，審查員在審查實踐中通常采取嚴格審查的謹慎態度，也就是說，發明或實用新型中任何部分是在中國完成的，就屬于“在中國完成的發明或實用新型”，均應當進行保密審查。

三、保密審查的提出方式 根據《專利法實施細則》第八條的規定，申請人可以通過以下三種方式提出向外國申請專利保密審查請求：

方式一：直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交國際專利申請的，事先向國知局提出保密審查請求，并詳細說明其技術方案。

方式二：在中國提出專利申請的同時或者之后，提出向外國申請專利保密審查請求。

方式三：向國知局提交國際專利申請的，視為同時提出了保密審查請求。

實踐中，如果申請人想要在短時間內獲得保密審查結果，可以考慮在提交中國專利申請的同時提交保密審查請求，也可以根據需要考慮直接向國知局提交國際專利申請，這兩種方式的審查時間較短。

四、保密審查 《專利法實施細則》第九條規定：國知局收到依照本細則第八條規定遞交的請求后，經過審查認為該發明或者實用新型可能涉及國家安全或者重大利益需要保密的，應當及時向申請人發出保密審查通知；申請人未在其請求遞交日起4個月內收到保密審查通知的，可以就該發明或者實用新型向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請。

國知局依照前款規定通知進行保密審查的，應當及時作出是否需要保密的決定，并通知申請人。

申請人未在其請求遞交日起6個月內收到需要保密的決定的，可以就該發明或者實用新型向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請。

五、保密審查的解密 保密專利申請的申請人或者保密專利的專利權人可以書面提出解密請求。

專利局每兩年對保密專利申請（或專利）進行一次復查，經復查認為不需要繼續保密的，通知申請人予以解密。

解密后的發明或者實用新型，按照一般的發明或實用新型專利進行審查和管理。

六、關于保密審查的建議和策略 1、外觀設計專利不屬于保密審查的客體，可以直接向外國提出申請，無需進行保密審查。

2、只要發明或實用新型中有任何一部分是在中國完成的，不管在中國完成的部分是否具有創造性貢獻，或者不管這部分是不是在獨立權利要求中保護的，在向外國提交專利申請之前，均應當向國家知識產權局提出保密審查的請求。

3、為了短時間內獲得保密審查結果，申請人可以考慮在提交中國專利申請的同時提交保密審查請求，該策略使保密審查時間縮短。

4、《專利法實施細則》第65條對可提出無效宣告請求的理由進行了規定，其中包括保密審查的條款。

也就是說，即使發明或者實用新型已經獲得授權，如果有證據表明其違反了保密審查的規定，任何人均可以對該發明或者實用新型提出無效宣告請求。

因此，申請人在向外國申請專利時，一定要符合上述保密審查的規定。

商標平行進口的訴訟策略講解

在我國現行的法律中，對涉及專利權的平行進口，在《專利法》第六十九條第一款做出了明確的規定，即專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的，不視為侵犯專利權的行為。

然而對于涉及商標權的平行進口，截止目前沒有明確的法律法規對其是否屬于侵權行為作出定性。

近年來，隨著跨國貿易的迅猛發展，平行進口交易的數量急速增加，其中涉及商標平行進口行為的侵權糾紛也不斷出現。

由于缺乏明確、清晰的法律規定，導致各級法院對涉及商標平行進口案件的判決情況大相徑庭。

在涉及商標平行進口案件的判決中，對商標權的平行進口是否構成商標侵權存在兩種觀點。

其中在認為商標平行進口行為構成商標侵權的判例中，主要理由有以下幾點：1、被訴侵權方無法提供有效證據證明其銷售商品（涉案商品）來自權利人或經權利人授權的被許可人；2、因國內外對同樣的商品的行業標準不同，涉案商品在進入國內市場時需進行相應改進，已與國內銷售的正品存在實質性差異，上述差異會對權利人的商譽造成不利影響；3、銷售上述涉案商品的行為構成《商標法》第五十七條第一款規定的商標侵權行為；4、強調商標權一國用盡原則，涉案商品在出口國屬于合法商品并不意味著其在中國也同樣合法。

而在認為商標平行進口行為不構成商標侵權的判例中，主要理由為： 1、根據“誰主張誰舉證”原則，應由權利人或經權利人授權的被許可人舉證證明涉案商品屬于侵權產品；2、權利人無法證明涉案商品與正品存在實質性差異；3、平行進口行為不會對權利人的商譽產生不良影響；4、強調商標權國際用盡原則，認定平行進口屬于合法行為，不構成商標侵權。

如何在法律對商標平行進口行為沒有明確定性的現實下，針對此類案件制定訴訟策略呢？

一、 客戶為商標權利人或經權利人授權的被許可人 商標權利人或經權利人授權的被許可人的訴訟目的在于證明對方的行為構成商標侵權，其可以從以下幾點考慮：

1、強調知識產權具有地域性，權利人在不同國家是以彼此相互獨立的主體申請并擁有各自在該特定國家的商標權。

列出這一點，主要是考慮到被訴方在答辯時往往會強調其產品是從合法渠道購進的正品，在多數在先判例中，若法院對此給予了肯定，則有很大概率會結合商標權國際用盡原則認定被訴方平行進口行為不構成商標侵權，導致權利人一方敗訴。

此時，若權利人一方主張境內外的商標權人彼此相互獨立且從現有證據上無法證明二者間存在關聯，則法院會要求被訴方證明其銷售商品的來源合法，而被訴方往往很難給出有效證據證明境內外商標權人之間的關系，由此，也就無法證明其銷售商品來自權利人一方，其商品來源的合法性也就不會得到法院的認可。

關于這一點，可以參考浙0110民初2336號判決書。

2、對境內外行業標準不同的商品，要主張被訴方銷售商品在進入中國市場時未進行符合中國行業標準的改造或經過改造后已經與權利人銷售的正品產生實質性差異，其在中國市場銷售會損害權利人的商譽。

對部分平行進口商品，境內外有著不同的行業標準，符合境外要求的商品并不一定同時符合國內的要求。

以長沙市中級人民法院審理的“米其林輪胎案”（(2009)長中民三初字第0073號判決書）為例，平行進口商引進到中國的輪胎上并沒有國內銷售同類型商品必需的“3C”認證標識，可能存在安全隱患，違反我國的強制性規定。

法院由此認定，這種產品我國境內的銷售已屬違法，且可能存在性能和安全隱患，破壞了商標保證商品質量和商品提供者信譽的作用，對米其林公司的注冊商標專用權已造成實際損害，構成商標侵權。

與這種情況相對應的是，部分平行進口商在引進如汽車、數碼器材、精密儀器等商品時，會根據國內的標準對商品進行改造。

上述商品往往技術含量較高且國內正品售價明顯高于平行進口商品。

此時，權利人一方在訴訟中應重點強調改造后的商品相對國內正品已產生實質性差異，在質量、售后服務等方面存在隱患，容易引起消費者抱怨，從而損害權利人一方的商譽。

具體取證時，可以將國內外的正品的技術參數進行對比，指出二者的差異點，進而對比國內正品與改造后的平行進口商品，指出后者相對前者在使用時會存在質量低下、客戶體驗差等方面的問題；或從售后角度，強調平行進口商在其銷售的商品出現問題時，無法向消費者提供購買正品時可以獲得的有效售后服務，而消費者往往會因對平行進口的不了解，將對此類情況的不滿遷怒于權利人一方，從而對其商譽產生負面認知。

在此基礎上，權利人一方還可以進一步主張被訴方是在通過低價銷售占領權利人一方市場份額，同時構成不正當競爭。

3、主張被訴方對權利人商標的使用已超出必要范圍，構成商標侵權。

平行進口商往往不會獲得商標權利人的商標使用許可，但其在銷售商品時，又需要使用商標對其商品進行指示宣傳。

此時，權利人一方可以對其使用行為進行分析，一旦發現其對商標的使用超出了必要限度，應及時進行證據保全并提起侵犯商標權之訴。

2014年上海市高級人民法院審理的“維多利亞的秘密”侵害商標權和不正當競爭糾紛案（(2014)滬高民三(知)終字第104號）就是這方面的典型案例。

本案中，錦天公司從LBI公司(維多利亞公司的母公司)處購進一批庫存產品，被告麥司公司得到錦天公司授權在中國境內銷售所購進的標注涉案商標的庫存產品，但是整個交易過程并不涉及商標的授權使用。

然而，麥司公司在店鋪大門招牌、店內墻面、貨柜以及收銀臺、員工胸牌、VIP卡、時裝展覽等處使用了“VICTORIA‘S SECRET”標識，且對外宣稱美羅城店為維多利亞的秘密上海直營店、其系維多利亞的秘密中國總部、北上廣深渝津大區總經銷、中國區品牌運營商等，這可能導致相關公眾誤認為銷售服務系商標權人提供或者與商標權人存在商標許可等關聯關系，已經超出指示所銷售商品來源所必要的范圍，構成對“VICTORIA’S SECRET”服務商標專用權的侵害，已構成商標侵權；另外，其過度的宣傳，使消費者誤以為麥司公司與維多利亞公司之間存在授權許可關系，從而使被告由此不正當地獲得商業機會，亦可能對維多利亞公司今后在中國境內開展商業活動帶來不利影響，其行為同時構成不正當競爭行為。

一審法院認定麥司公司的行為構成商標侵權及不正當競爭，并賠償維多利亞公司經濟損失50萬元。

二審法院經開庭審理后，支持了一審法院觀點，判決維持一審判決。

4、需要補充的是，權利人一方在根據以上幾點制定訴訟策略時，可以請求法院參考《關于新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》中有關加大知識產權侵權行為懲治力度、規制知識產權濫用行為的規定，結合國家近幾年不斷加強保護知識產權力度的大環境給予權利人更充分有力的支持。

二、 客戶為平行進口商 平行進口商一方的訴訟目的是要證明平行進口是合法行為，并不構成商標侵權。

其在制定策略時，同樣有一些可參考的因素：

1、堅持所銷售商品為通過合法途徑取得的正品，且未對涉案商品作出任何改變，其銷售行為不會損害權利人的商譽。

通過對在先判例的研讀，筆者發現，在與平行進口相關的案例中，法院首先要認定的就是被訴方所銷售的商品來源是否合法。

在肯定商品是通過正規渠道取得的海外正品后，除非被訴方對涉案商品作出改變，或者對涉案商標進行了過度的使用甚至是濫用，法院傾向于認為平行進口不構成商標侵權。

可見商品來源問題對平行進口相關案件結果的重要性。

為了證明商品來源的合法性，被訴方一定要做到如下幾點：進貨前確認供貨商為商標權利人或獲得商標使用許可的被許可人，同時要對正品的包裝、售價等基本情況做一定了解，確保被供應的商品為來自正規渠道的正品；進貨時保留好進貨單、海關報關單、消費小票等憑據，以證明商品來源于合法途徑；在售后服務方面，若可以滿足消費者的需求，一定要進行明示，若不能，則要提示可以解決的途徑或突出強調風險，以有效規避風險。

2、堅持商標權國際用盡原則，強調商標權人無權在通過合法途徑售賣商品獲利后又二次獲利。

目前支持平行進口為合法行為的法院判例中，大多以商標權國際用盡原則為依據，主張商品一經投入市場，商標權就在國際范圍內用盡，喪失了對帶有該商標的商品再銷售、轉賣、處置等行為的控制權，一旦商標已合法投入市場，權利人就無權再加以干預，因而平行進口就是正常合法的貿易活動。

目前大多數發展中國家認同這一標準。

鑒于我國目前仍屬發展中國家，需要大量引入發達國家知識產權發展自身的現實情況，只要被訴方銷售的商品不存在來源、質量等方面重大的不足，其平行進口行為一般會被法院認定為合法行為。

3、平行進口商一方還可以結合國際貿易迅猛發展、全球經濟一體化進程加速的背景，說明若任由商標權利人無限制地行使其商標權，則會形成市場壟斷，權利人可以隨意控制市場，不利于形成良好的交易秩序。

PCT申請中進行合案申請的修改講解

隨著國內企業的不斷發展，其專利申請和市場戰略都越來越多地瞄準國際市場。

專利作為企業保護核心技術的利器，在國內企業進軍國際市場的過程中發揮著不可或缺的作用。

PCT申請作為向海外申請專利的一種途徑，由于存在著極大的便利性，越來越受到國內企業的重視。

不同于國內的普通專利申請，向海外申請專利成本更高，而且對申請成功率的要求也更高。

很多國內企業在準備向海外申請專利的過程中，往往在眾多國內普通專利申請中進行海選，選出其中被認為最有價值或者最有成功把握的專利申請進行海外申請。

有時，在有限的預算下往往需要在多項均被認為很有價值的專利申請中再次做出抉擇，或者，在選出認為最適合向海外申請的幾項專利申請后，又顧慮于進行海外申請時有可能成功率不高，擔心在付出大量費用的情況下最后一無所獲，而無所適從。

這時，可以考慮對國內的多項普通專利申請進行合案申請，這樣既節約了申請成本，又提高了申請的成功率，可謂一舉多得。

但是，是否所有的案件都適合進行合案申請？答案是否定的。

本文旨在對進行PCT申請時在何種情況下進行合案申請，以及合案申請中如何進行修改的問題進行分析，并結合實際對PCT申請中進行合案申請的修改提出建議。

一、在PCT申請中進行合案申請的依據 根據《專利合作條約》（PCT）第8條的規定，一項PCT申請可以要求一項或者幾項在先國家申請的優先權。

即，在提出PCT申請時，可以將一項或者多項國家申請進行合案處理，合并為一項或幾項PCT申請，從而在提交PCT申請時，在有限的數量之下照顧到更多國內普通專利申請進行海外申請的需求。

二、在PCT申請中進行合案申請的好處 在進行PCT申請時，通過合案申請可以將多項申請合并為較少數量的申請，甚至將多項申請合并為一項申請，因而，可以節約申請費用，同時，也避免了企業專利工作人員在海選出多項均被認為很有價值的專利申請后需再次做出艱難的抉擇。

在PCT申請中，通過合案申請可以將多項申請合并為較少數量的申請，甚至是一項申請，因而，合并后的申請包含的技術點更多，創新點或者可專利點也更多，從而可提高申請的成功率。

同時，也在一定程度上打消企業專利工作人員對于海外申請成功率的顧慮。

在進行PCT申請的初期，企業專利工作人員有可能無法確定哪項專利是真正想要的專利，或者是最有價值的專利，此時，也可以通過進行合案申請，在后續程序中對合案申請進行改寫來對保護范圍的側重點進行調整的策略來進行申請。

三、在PCT申請中進行合案申請時的考慮 在PCT申請過程中考慮進行合案申請時，申請人通常需要考慮哪些申請適合進行合案申請的改寫，以下角度可以作為考慮的著眼點：

1。 從產品的角度考慮 通常涉及同一個產品的多項申請，可以考慮通過修改使其成為一項合案申請，改寫難度較低。

對于涉及到不同產品的多個項申請，通過修改使其成為合案申請的難度較高。

2。從保護范圍的角度考慮 申請人通常不希望在進行合案申請的修改時，為了提高授權可能性而損失掉部分權利要求的保護范圍。

例如，修改后的合案申請的獨立權利要求的保護范圍沒有修改前的各項申請的獨立權利要求的保護范圍大，或者修改后的合案申請的權利要求書損失掉了普通申請的部分保護范圍。

3。從申請日的角度考慮 如果申請日的時間相差比較遠，例如，超出了優先權期限（12個月），就不適合進行合案申請的改寫，否則會導致申請日早的申請無法享受到優先權。

四、在PCT申請中進行合案申請的修改建議 1、基礎申請及其改進型申請的修改 如果在國內進行專利申請時，存在一項基礎申請，該基礎申請又存在幾項改進型申請，則可以考慮修改基礎申請及其改進型申請，將其修改為合案申請。

具體修改時，可以將基礎申請的獨立權利要求直接作為合案申請的獨立權利要求，其他改進型申請的獨立權利要求修改為從屬權利要求。

2、多項關系不明確的申請的修改 如果在國內進行專利申請時，多項申請涉及同一個產品或者同一個方法，但不確定相互之間的關系，例如，是不是基礎申請及其改進型申請，則需要對各項申請的保護范圍進行具體判斷，判斷多項申請中的哪些申請適合作為同一項合案申請進行修改。

基本的判斷原則通常是，在盡量不損失保護范圍的基礎上進行修改。

例如，將具備上下位關系或者符合單一性要求的權利要求作為一項合案申請的權利要求進行修改。

這種情況下的修改較為復雜，需要對多項申請的權利要求布局或保護范圍有一個整體性的認識。

3、多項相關性不強的申請的修改 如果在國內進行專利申請時，多項申請的改進點明顯不同，是否可以考慮進行合案申請的修改？答案是肯定的。

但需要明了的是，這時通常需要損失掉一些國內普通申請的保護范圍，因而，這種情況下的修改需要謹慎進行。

如果確需進行這種情況下的修改，可以考慮在對各項普通申請的改進的重要性或者市場前景進行分析判斷的情況下進行修改。

這種情況下的修改也較為復雜，需要對技術方案的重要性或者市場前景有一定的判斷。

五、在PCT申請中進行合案申請的其他問題 需要指出的是，雖然考慮到申請費用或者成功率的因素在進行PCT申請時進行了合案申請的修改，但是，在整個PCT申請的過程中，合案申請的修改并非一個不可逆的過程。

例如，在PCT申請進入國家階段的時候，也可以進行拆分申請，或者，在進入國家階段以后，在考慮到審查意見的基礎上，也可以通過提交分案申請進行拆分。

這樣，即便在準備PCT申請時損失了一些保護范圍，但還是有機會在后續的程序中彌補回來。

而在這個過程中，申請人也往往對保護范圍的需求有了一個重新的認識。


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