今天，樂知網律師 給大家分享： 后續開發中對專利的回避設計講解，向中國國知局提出PPH請求的實踐。

后續開發中對專利的回避設計講解

（1）后續開發 所謂后續開發，是指以現有技術為基礎，進行優化、組合、改進、完善以及開發相關配套的產品或技術等活動。

任何產品或技術，在誕生之后，由于技術缺陷、市場需求等需要，必然需要不斷地進行后續開發。

在市場競爭環境下，原始創新的產品或技術在推向市場應用并取得相應成果時，也必然引起相應的競爭對手對其進行后續開發。

由于后續開發是以現有技術為基礎，因此需要判斷該技術基礎是否存在專利權，以及后續開發的成果是否會侵犯在先的專利權。

如果后續開發的基礎是沒有專利保護的公知技術，那么自然不存在侵犯專利的法律風險，也就不存在對專利的回避設計問題。

如果后續開發的基礎受到專利保護，但是該專利為開發者自身所有或者已經通過其他途徑（如，已經獲得專利權人的許可）解決，同樣也不存在侵犯專利的法律風險，也就不存在對該專利的回避設計問題。

在后續開發的基礎受到專利保護情況下，同時開發者基于各種商業考慮（如，有的專利權人可能并不愿意進行專利許可，又或者取得專利許可的代價過于昂貴）又必須進行后續開發時，通過對專利的回避設計可以有效避免后續開發成果的專利侵權風險。

（2）后續開發成果與專利的對比 由于后續開發的回避設計針對的是具體的專利，因而，在后續開發之前以及進行后續開發的過程中，應當重視專利檢索。

這里所指的專利檢索，既包括檢索授權專利，也包括檢索未授權專利，還包括對這些專利當前所處狀態的檢索。

通過專利檢索，可以掌握相關專利的狀態信息，并預測其可能的發展態勢。

通過對這些專利的狀態進行評估，可分別采取有效的對策。

通常而言，對于這些專利，回避設計并非唯一選擇。

例如，對于授權專利，可再對其授權權利要求的技術方案進行檢索，分析其專利穩定性，可考慮通過無效程序將該專利無效或縮小其保護范圍，以避免后續開發成果侵犯該專利權。

又如，對于未授權專利，同樣可對其進行檢索，通過相關程序（如提交公眾意見等）阻止其獲得授權或者縮小其保護范圍，以避免后續開發成果侵犯該專利權。

但本文主要關注對于發明或實用新型授權專利的回避設計，因此不對上述問題進行展開。

在檢索確定作為后續開發基礎的專利之后，首先，需要確定回避的對象專利的保護范圍大小。

發明或實用新型專利的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書和附圖可以用于解釋權利要求。

通常，還需要結合專利說明書和相關審查過程中的往來文件，確認該權利要求的真實含義及其等同范圍。

然后，需要將該專利的范圍與后續開發的成果進行對比，判斷是否構成專利侵權。

在對比過程中，通常需要運用下列原則：

全面覆蓋原則 全面覆蓋原則是判斷一項技術方案是否侵犯發明或者實用新型專利權的基本原則。

具體含義是指，在判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征，并以權利要求中記載的全部技術特征與被訴侵權技術方案所對應的全部技術特征逐一進行比較。

被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，應當認定其落入專利權的保護范圍[①]。

表格 1全面覆蓋原則的適用 表格1中列出后續開發成果的特征與專利的權利要求的特征對比的可能情況。

在第（1）、（2）種情況中，即，后續開發成果的特征與專利的權利要求的特征完全相同，或者后續開發成果的特征與專利的權利要求的特征相比僅僅增加了技術特征（可以是增加多個技術特征，為清楚起見表格中僅僅示出1個）。

此時，仍然認為后續開發成果落入專利的保護范圍，構成專利侵權。

在第（3）種情況中，后續開發成果使用特征E（可以是增加多個技術特征，為清楚起見表格中僅僅示出1個）替換專利的權利要求的特征C。

此時，根據全面覆蓋原則不足以確定后續開發成果是否構成專利侵權，需要進一步根據等同原則進行判斷。

在第（4）種情況中，后續開發成果不具有專利的權利要求的特征C（可以是減少多個技術特征，為清楚起見表格中僅僅示出1個）。

此時，認為后續開發成果不落入專利的保護范圍，不構成專利侵權。

等同原則 在專利侵權判定中，在相同侵權不成立的情況下，應當判斷是否構成等同侵權[②]。

判斷等同侵權是否成立，主要通過判斷后續開發成果所使用的特征E是否與專利權利要求中的特征C相等同，即，是否構成等同特征。

具體而言，是否構成等同特征的判斷主要考慮兩個特征是否具有基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果、以及是否無需通過創造性勞動就能夠想到。

其中，對手段、功能、效果以及是否需要創造性勞動應當依次進行判斷，但手段、功能、效果的判斷起主要作用。

此外，由于等同原則擴張了專利權的保護范圍，在司法實踐中，法院對于等同原則的使用相當謹慎。

如，專利權人對以下內容主張適用等同侵權通常都不能得到法院的支持：1）僅在說明書或者附圖中描述而未被概括到權利要求中的技術方案；2）說明書中明確排除的技術方案，或者屬于背景技術中的技術方案；3）對于發明權利要求中的非發明點技術特征、修改形成的技術特征或者實用新型權利要求中的技術特征，如果專利權人在專利申請或修改時明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護范圍[③]。

因此，在上面表格1的第（3）中情況中，如果后續開發成果使用的特征E屬于以上列出的特征，也不落入專利的保護范圍，不構成專利侵權。

（3）回避設計 從上面的對比分析可見，專利權本身保護的范圍是確定的，但后續開發可以采用不同于專利權保護的技術方案進行回避設計，從而避開專利權的保護范圍。

根據上面對比分析依據的基本原則，回避設計可以采用如下方案：

第一種方案，后續開發成果相比專利的權利要求只需要缺少一個以上的特征，從而根據全面覆蓋原則，就可以不落入專利的保護范圍，不構成專利侵權。

其中，該缺少的特征既可以是權利要求的前序部分的技術特征，也可以是權利要求的特征部分的技術特征。

第二種方案，后續開發成果相比專利的權利要求存在一個以上的不同特征，并且不適用等同原則，就可以不落入專利的保護范圍，不構成專利侵權。

同樣，該不同的特征既可以是權利要求的前序部分的技術特征，也可以是權利要求的特征部分的技術特征。

相比較而言，第一種方案簡單直接就可以得到需要的開發成果；第二種方案需要預先判斷對象專利的權利要求的等同范圍，必要的時候還需要利用“禁止反悔原則”[④]以限制對象專利的權利要求的等同范圍。

因此，第二種方案在實務操作中比較復雜，存在較大的不確定性。

當然，實務操作時，可以將上述兩種方案結合使用，即，在后續開發成果中，在移除對象專利的權利要求的某些特征的同時又對另外的特征做改動，以有效提高回避設計的成功率，進一步避免可能的侵權風險。

向中國國知局提出PPH請求的實踐

一、前言中國國家知識產權局（下文簡稱為SIPO） 發布《發明專利申請優先審查管理辦法》，但該管理辦法對于專利申請的技術領域、提出手續等均有一定要求。

因此，相對來說，對于首次申請在中國以外的中國申請，如果想要加速在中國的發明專利審查進程，向SIPO提出PPH請求。

目前，中國參與的PPH項目包括常規PPH（包括巴黎公約途徑的常規PPH和PCT途徑的常規PPH，以下將根據JPO審查結果向SIPO提出的此類PPH請求稱為JPO-PPH請求）和PCT-PPH兩類。

根據SIPO官方數據，截止至2013年9月30日，向SIPO提出的這兩類PPH請求共達4703件，其中日本向中國提出了2892件，占到PPH請求提交總量的61.5%。

其次是美國和韓國，分別占到27.8%、9.8%。

目前每個月向SIPO提出的PPH請求的數量為兩三百件。

在PPH施行以來的這兩年中，筆者在實際操作中總結了一些需要注意的地方，這些問題點雖然《在中日專利審查高速路（PPH）試點項目下向中國國家知識產權局（SIPO）提出PPH請求的流程》（以下簡稱為日中PPH請求流程）中未明文規定，但是在實踐中可能造成提交失敗的結果。

而如下文所述，向SIPO提交PPH請求僅有一次補正的機會，若補正后還沒有通過審批，則案件會按照普通申請流程來進行，不能夠再次提交PPH請求。

因此，希望通過下文內容，能夠使讀者了解向SIPO提交PPH請求的注意點，提高PPH請求的成功率。

二、提出PPH請求的注意點 在日中PPH請求流程中記載了提交PPH請求的多項要件，其中有些規定與向JPO提交PPH請求的規定相同，不再贅述。

以下針對向SIPO提出PPH請求時的注意點展開論述。

1、PPH請求的類型 JPO已經與美國等多個國家和地區的專利局建立了PPH-MOTTAINAI通道，不僅可以利用首次申請受理局的工作結果，而且只要有關于申請的在先審查意見，其他簽署了該協議的專利局均可以利用。

然而，SIPO僅與加拿大專利局之間建立了單方（中國到加拿大）PPH-MOTTAINAI通道。

因此，對于日中PPH通道，目前向SIPO提出JPO-PPH請求的中國申請，其對應申請必須是日本申請，向SIPO提出PCT-PPH請求的中國申請，其對應的國際申請的ISA或IPEA必須是JPO。

2、幾個需注意的提出要件 根據日中PPH請求流程的規定，在針對某SIPO申請向SIPO提交PPH請求時，以下要件必須同時滿足。

（a）該SIPO申請必須已經公開（申請人在提出PPH 請求之前或之時必須已經收到SIPO 作出的發明專利申請公布通知書）。

（b）SIPO申請必須已經進入實質審查階段（申請人在提出PPH 請求之前或之時必須已經收到SIPO作出的發明專利申請進入實質審查階段通知書），需要注意的是，一個允許的例外情形是，申請人可以在提出實質審查請求的同時提出PPH請求。

（c）SIPO申請必須是電子申請。

為了盡快滿足（a）要件，可以在新申請提交時勾選請求書中的“提前公布”選項，從而形式審查通過后即進入公布程序。

通常，從申請日起大概2到6個月即可公布。

對于（b）要件，申請人通常有兩種選擇：可以在向SIPO提交新申請的同時提交實質審查請求書，或者也可以自申請日（優先權日）起三年內隨時提出實質審查請求。

考慮到加速審查的需求，建議在新申請的同時提交實質審查請求書，這樣的話，在該SIPO申請公布的同時，即進入實質審查階段。

（c）要件是從2012年3月1日起開始實施的，其要求該SIPO申請必須是電子申請，并且該PPH請求也必須是以電子形式。

申請人在2012年3月1日前已向SIPO提交了紙件專利申請、但未提交PPH請求的，如果在2012年3月1日以后提交PPH請求，則需先將上述紙件專利申請轉換為電子申請，之后再以電子方式提交PPH請求。

3、注意權利要求的修改時機 SIPO申請的所有權利要求，無論是原始提交的或者是修改后的，必須與JPO 認定為具有可專利性/可授權的一個或多個權利要求充分對應。

由于通常對應申請經歷過修改，以達到在日本可授權的程度，因此為了使得權利要求充分對應，在向SIPO提交PPH請求時，需要對該SIPO申請的權利要求書進行相應的修改。

這時需要特別注意的是，根據中國專利法實施細則第51條的規定，發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，可以對發明專利申請主動提出修改。

因此，若該SIPO申請的權利要求書中存在與對應申請的權利要求未充分對應的權利要求，則在提交PPH請求之時或之前，需要對權利要求書進行修改以滿足充分對應的要求。

也即，若準備提出PPH請求，則需要在提出實質審查請求時，或者在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，對該SIPO申請的權利要求書進行主動修改。

如果申請人如上文所述在提交新申請的同時即已提交實質審查請求書，那么主動修改的時機僅有在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內。

考慮到PPH審查員有可能因為翻譯等問題而發出權利要求未充分對應的審查意見，若此時已經過了主動修改時機，則申請人沒辦法再次提交修改后的權利要求書以使得權利要求可以充分對應，因此也就沒有辦法通過提交PPH請求補正的方式來獲得PPH請求的批準。

因此，為保險起見，建議在進入實質審查階段通知書之日起的3個月內盡早提交PPH請求，以防止收到指出未通過PPH請求審批的PPH請求審批決定后已過了主動修改時機，沒辦法再次提交PPH請求的情況發生。

4、形式審查嚴格 例如，對于權利要求書需要“充分對應”的要件，SIPO的PPH審查員會仔細核對該SIPO申請在提出PPH請求時的全部中文權利要求是否與對應申請的日文權利要求書中的權利要求充分對應。

我們曾收到過PPH請求審批決定，指出中文權利要求書中的一個詞翻譯錯誤，與日文權利要求書不能充分對應，通過提交辭典復印件以證明該翻譯沒有錯誤，該SIPO申請的PPH請求才得以通過。

5、其他需要注意的一些地方 若PPH請求未能完全符合日中PPH請求流程的要求，申請人將被告知結果以及請求存在的缺陷，目前實踐中，PPH審查員會告知PPH請求中存在的所有缺陷，但也不排除還存在除PPH審查員指出的缺陷以外的缺陷。

在得知PPH請求未通過審批的結果后，申請人有且僅有一次補正的機會。

若再次提交的PPH請求仍被認為是不符合日中PPH請求流程的要求的，則申請人將被告知結果，該SIPO申請將按照正常程序等待審查。

另外，申請人參與PPH 試點項目的請求獲得批準后、收到有關實質審查的審查意見通知書之前，任何修改或新增的權利要求需要與JPO 申請中被認定為具有可專利性/可授權的權利要求充分對應。

三、提出PPH請求的利弊 提出PPH請求的有利之處在JPO和SIPO的網站上均有涉及，總結為三點：1）加速審查，能夠更快地收到審查意見通知書，更快地結案；2）因為審查意見通知書次數通常會減少，因此可以降低申請費用；3）授權率提高。

對于這三點有利之處，在PPH全球門戶網站上列出了2013年1月至6月的統計數據，有興趣的讀者可以去看一下，此處不再贅述。

很遺憾其中沒有中國的統計數據，同時SIPO也未發布官方統計數據。

對于第1）、2）點有利之處，筆者持贊同態度，然而對于第三點有利之處，筆者認為值得商榷。

首先，對于經由巴黎公約途徑或PCT途徑進入中國的申請，其審查是依據中國專利法、實施細則和審查指南的規定進行的，因此從理論上來說，一件中國申請能不能授權，是其自身的可授權性決定的，而與是否提出PPH請求無關。

另外，在PPH全球門戶網站上列出的2013年1月至6月的統計數據中，以日本為例，提出常規PPH的案件的授權率為75%，提出PCT-PPH請求的案件的授權率為93%，而所有申請的授權率為69%。

雖然從數據對比來看，提出PPH請求的申請的授權率高于所有申請的授權率，然而，需要考慮到，能夠提出PCT-PPH請求的申請，其在另一國家已經被認為是可授權的了，雖然各國專利法的具體規定和實踐存在差異，但是關于可授權性的規定的差異并不是太大，因此，依此來說，能夠提出PCT-PPH請求的申請的授權率本來就應該高于所有申請的授權率。

例如，對于提出PCT-PPH請求的案件來說，如果將其授權率與那些未提出PCT-PPH請求、但是國際檢索局或者國際初審局給出了積極的審查結果的案件的授權率來比較，可能更具有說服力。

另外，在提出PPH請求時，可能還需要考慮以下兩點。

第一點，提出PPH請求的一個要件是，SIPO申請的權利要求必須與對應申請的權利要求充分對應。

在日中PPH請求流程中，對“充分對應”的解釋如下：考慮到由于翻譯和權利要求格式造成的差異，如果SIPO 申請的權利要求與JPO 申請的權利要求有著同樣或相似的范圍，或者SIPO 申請的權利要求范圍比JPO 申請的權利要求范圍小，那么，權利要求被認為是“充分對應”。

也即，在中國進行審查時，審查基礎是與日本的可授權權項充分對應的，那么在中國最終獲得授權的權利要求的保護范圍至多等于日本的可授權權利要求的保護范圍，并且有很大可能是小于日本的可授權權利要求的保護范圍。

因此，在中國利用PPH請求來加速審查的同時，不可能獲得一個更理想的范圍。

第二點，由于在中國審查實踐中，對修改超范圍的審查一直很嚴格，因此可能出現對SIPO申請的權利要求按照對應申請的可授權權利要求進行了修改，但是SIPO的負責實質審查的審查員認為修改超范圍的情形。

在這種情況下，對于加速授權并無益處。

因此，如果對應申請的可授權權利要求與原始權利要求相比改動很大，那么有必要判斷一下依據SIPO的審查標準，是否有修改超范圍的可能性，如果修改超范圍的可能性很大，那么并不建議提出PPH請求。

向歐洲國家申請專利的一般程序和注意事項講解

根據歐洲專利條約，一件專利申請可以成為一件在眾多締約國生效的歐洲專利。

在歐洲國家獲得專利保護基本上有四種途徑：

1。直接向被要求提供專利保護的國家提出專利申請：這一途徑是EPO成立前唯一可行的途徑，目前只有在要求專利保護的國家數量極有限時才有吸引力，其優點是在那些不對專利申請進行審查的國家可以很快獲得專利，但專利的有效性不穩定。

2。直接向EPO提出專利申請：當一件專利尋求3個或3個以上EPO成員國保護時，與前者相比，這一途徑就顯得簡捷且成本更低。

但其適用范圍仍然有限，一旦申請人同時需要在EPO之外的國家尋求專利保護，這種途徑就不適合了。

因此事實上目前國內申請人主要通過下面兩種途徑向歐洲國家申請專利，即巴黎公約途徑和PCT途徑。

3。巴黎公約途徑：申請人在國內提出專利申請后，在申請日起(有優先權的自優先權日起)12個月屆滿前向單個歐洲國家或EPO提出專利申請，即可以享受12個月的優先權待遇。

4。PCT途徑：PCT是《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty的英文縮寫，是有關專利申請的國際條約。

根據PCT的規定，專利申請人可以通過PCT途徑遞交國際申請，向多個國家申請專利。

PCT是巴黎公約的補充，是在巴黎公約下對巴黎公約成員國開放的一個特殊協議。

中國在1994年1月1日正式加入PCT。

根據專利合作條約，可以將優先權期限從12個月延長到30個月向其成員國申請國家專利（注意：有個別國家目前還沒有接受條約22條的修改，需要在提出國際初步審查請求后才可以在30個月內申請國家專利）。

歐洲專利局將進入的期限延長為自優先權日起31個月。

中國申請人可以在申請日起(有優先權的自優先權日起)12個月內向中國國家知識產權局提出PCT國際申請，指定向包括歐洲專利局在內的PCT成員國申請專利，并在自申請日起(有優先權的自優先權日起)31個月內進入EPO程序。

歐洲國家(EPO)的專利授權條件與中國基本相同，但在專利申請程序上與我國有所區別。

在發明專利方面，申請人可以選擇以英語、法語以及德語三種官方語言之一向EPO提出申請。

自EPO發出受理通知書之日起一個月內，申請人可以遞交權利要求書的修改，此期限不可延長。

另外一個區別在于EPO檢索：EPO將對與申請的專利性有關的現有技術進行檢索并將檢索結果通知申請人，通常申請人需要根據檢索結果評估其發明的專利性和獲得授權的可能。

而我國則是在進入實質審查階段時做出檢索報告。

公布專利申請：EPO將自申請日起(有優先權的自優先權日起)18個月內公布專利申請，并盡量在公布之前做出檢索報告，以便申請人能做出是否繼續申請程序的選擇。

另外，在此要注意在歐洲公開階段的翻譯和臨時保護：

臨時保護是允許專利持有者在該專利授權時對侵權行為要求損害賠償費，其效力可以追溯到提出訴訟的成員國遞交權利要求譯文的日期。

所以，在公開階段需詢問申請人是否將權利要求翻譯成相應國的語言。

但臨時保護的保護力度較小。

如果在收到授權通知時，再針對需要生效的國家進行相應的語種的翻譯，能夠避免在未能授權時，支出無謂的翻譯費用。

但如果對授權比較有把握并且發生侵權的可能性很大，還是應考慮在公開階段提交翻譯成指定國家語言的權利要求書譯文。

進入實質審查：申請人應在申請的同時或在檢索報告公布之日起6個月內提出實審請求并指定具體的成員國，同時繳納相應的審查費和指定費。

如果指定7個以上的國家即被視為全部指定。

但延伸國的指定費需單獨繳納。

審查員通常在1至3年內發出審查意見并要求申請人在指定期限答復審查意見，即進行爭辯或修改申請文件，若答復被駁回則申請人需要參加EPO舉行的由3名合議組成員主持的口審程序并具體陳述意見，合議組成員通常使用三種歐洲官方語言，英語，德語和法語，在口審期間提供三種語言之間的同聲傳譯。

當申請在口審階段被駁回，申請人還有權向EPO的上訴委員會上訴。

專利授權：實審通過后EPO發出授權通知，申請人支付授權費并遞交權利要求書的其它兩個語種的翻譯文本。

經查詢已經提交優先權證明文件譯文后正式授予專利權并發出授權證書。

在成員國生效：在受到授權通知書后申請人必須在指定國名單中選擇生效國并通知EPO。

一般需要將授權的專利文件的全文翻譯成生效國的官方語言并提交給相應的生效國登記從而生效。

EPO成員國要求在授權公告起3個月內完成翻譯工作并在各國生效。

另外，在歐洲專利被授權后，通常有9個月的異議期，允許第三方對此項專利的授權提出異議。

如果在異議階段無人提出異議，或者異議程序已經結束，所有與此歐洲專利有關的問題由生效國的專利局各自進行處理。

國內申請人若通過上述途徑將其在國內完成的發明創造向歐洲國家申請專利，根據我國專利法第二十條規定，申請人應當先申請國內專利，并且需要委托國家指定的涉外專利代理機構辦理。


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