今天，樂知網律師 給大家分享： 司法實證視角下的“貼牌加工OEM”講解 ，合法來源抗辯的舉證責任分配講解 。

司法實證視角下的“貼牌加工”

貼牌加工，在我國又稱定牌加工或定牌生產， 簡稱OEM 。

為了了解法院在被認定為“貼牌加工”的商標侵權案例的做法， 在“無訟案例”數據庫上，以“貼牌加工”、“出口”、“商標侵權”為關鍵詞，進行檢索 。

第一章 宏觀分析 1.1地域分布 出于研究的需要，筆者統計了42份案例中裁判法院所在的省份，其中“全國”表示最高人民法院所在的地域。

此類案件主要發生在東部沿海的地區，特別是集中在上海、浙江、廣東、江蘇、山東，這可以在一定程度上反應我國加工制造業的分布。

1.2案件結果分析 為了初步了解整體上法院對于“貼牌加工”商標侵權案件的態度，筆者統計了前述案件結果的基本情況，由于部分案例，是確認不侵權之訴，因此，本文中采用“權利人”、“侵權人”的稱謂。

約70%的案例都被法院判決“權利人”敗訴，即不認可“貼牌加工”構成侵犯商標權，只有不到30%的案例被法院認定構成侵犯商標權。

筆者對這小部分案例進行了分析，首先是統計了這部分案例的裁判法院所在地域。

主要是浙江地區的法院判決權利人勝訴，并且由于全部案例中，浙江的案件也就是此9件，因此，浙江地區的法院基本上認為“貼牌加工”構成商標侵權。

雖然黑龍江地區的案例在全部案例中也只有一件，但是此案例是其高級法院的案例，可以至少說明黑龍江法院的態度也是傾向于“貼牌加工”構成商標侵權。

由于上海地區的案例在全部案例中比較多，因此還需要對上海地區的案件進行整體上的結果分析，為此，筆者統計了全部上海案件的結果。

上海地區的法院判決權利人勝訴的比例非常低，絕大部分案例中還是認為“貼牌加工”不構成商標侵權。

盡管整體上中國法院比較傾向于“貼牌加工”不構成商標侵權，但是各地區法院對“貼牌加工”是否構成商標侵權的態度并不一致，特別是浙江法院基本認為“貼牌加工”構成商標侵權，黑龍江地區的法院也存在這種傾向，上海地區的法院認為在特定的情況下“貼牌加工”會構成商標侵權。

1.3 年份分析 對案件的裁判年份也進行了統計研究，以明確法院在此問題上的態度變化。

整個案件數量大體呈現先增后減趨勢，但是考慮到裁判文書上網的延遲效應（比如東風案再審判決書做出日期為2022年12月，但是上網日期為2022年4月），2022年的數據至少會和2022年持平。

權利人勝訴的案件在整個案件中，所占的比例基本保持不變。

2014年和2022年最高法院的兩份認定“貼牌加工”屬于非商標性使用的案例，并沒有統一司法裁判的標準。

第二章 法院論點實證分析 2.1 權利人勝訴的案例分析 為了深入了解審判機關在“貼牌加工”商標侵權案例中的態度，筆者首先統計了所有權利人勝訴案例中的法院理由。

基本上案例中，法院的論證主要有三點：

1。構成商標性使用 上述案例中，盡管部分法院未進行商標性使用的論證，但是商標性使用是構成侵權的前提條件，所以部分法院只是由于“侵權方”未進行非商標性使用抗辯，并且認為構成商標性使用比較明確，故未對此進行討論。

2。滿足商標侵權行為的要件 上述案例中，所有案例基本上都滿足了商標侵權的構成要件，即相同/類似商品上使用相同/近似商標。

2013年商標法第五十七條第一、二款對侵犯注冊商標專用權的規定如下：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的。

由此可見，在 商標法中，將商標侵權分為兩種情況，第一種是“商品相同+商標相同”，第二種是“商標相同或類似+商品相同或類似+混淆的可能性”。

盡管立法上將混淆的可能性成為一個認定商標侵權單獨的因素，然而，于現行有效的《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中將“混淆的可能性”作為認定商品類似和商標近似的重要依據。

因此，法院實際上仍然是按照舊法的路徑即“相同/類似商品上使用相同/近似商標”認定商標侵權。

由于混淆的認定，對于商標侵權的影響比較大，因此，需要考慮其認定情況。

涉及到相同商品上使用相同商標（雙同）的案例如下所示：

大部分法院(浙江地區）對于這種“相同商品上使用相同商標”的案例進行了混淆的可能性的論證，其論證理由主要是：《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款并未對“相關公眾”作地域限制。

但是，由于這種“雙同”情況下，立法并未明確要求“混淆的可能性”要素，所以有40%的相同案情和結論的案例對“混淆的可能性”的未進行認定，或者說其是比較模糊的態度，特別是同屬于浙江地區的嘉興法院的態度，便和浙江地區的其他法院的態度不一致。

對于其他的案例，法院都論述了存在混淆的可能性，其基本上都是出于其對相關公眾不受地域限制的理解，特別是有的法院考慮到雙方的出口國一致。

[ 3。部分法院要求“未盡到合理的注意義務” 在滿足商標性使用和商標侵權行為構成要件之后，一般而言都會構成商標侵權，而不需要其他條件，然而在那些認定“貼牌加工”構成侵犯商標權的案例中，卻有一部分法院還要求侵權人“未盡到合理的注意義務”。

可以看出，在認定“貼牌加工”構成侵犯商標權的案例中，要求“未盡到合理的注意義務”的案例占比僅為1/4。

3/4的案例不需要滿足此要求，就能構成侵權。

其中要求“未盡到合理的注意義務”的案例主要分布在上海和浙江，其中上海2件，浙江1件。

法院地域主要在上海，只有一小部分案例分布在浙江。

可以看出上海地區的法院在認定“貼牌加工”構成商標侵權時，需要滿足侵權人未盡到合理的注意義務的要求，而浙江的案例主要是浙江高院在2022年浙江容大商貿有限公司、于遜剛侵害商標權糾紛再審民事判決書作出的要求，這和浙江地區在之前的態度有所不同。

說明浙江地區自2014年和2022年最高法院的兩份認定“貼牌加工”屬于非商標性使用的案例后，開始從嚴把握“貼牌加工”案件的侵權認定。

2.2 權利人敗訴的案件分析 為了深入了解審判機關在“貼牌加工”商標侵權案例中的態度，筆者又統計了權利人敗訴的案例。

筆者其中對所有權利人敗訴案例中的法院理由進行了相關分析。

雖然大部分法院對貼牌加工的案件的態度一致，但是論證理由或者說考慮因素卻有相當大的差異。

其中采用標簽6：非商標性使用作為理由駁回的案例最多，有6例，相比于其他理由的標簽而言，數據差距比較懸殊，這些案例都發生在最高法院在 再審裁判之后，可見最高法的態度，對司法實踐起了一定的指導作用。

其次是采用標簽1：盡到合理的注意義務+不會造成損害+不會造成混淆，但是相對于其他的理由組合方式而言，并不占有絕對的優勢。

對于案例中涉及到的各種理由，筆者又進行了分解分析。

涉及到非商標性使用的標簽主要有：標簽5、標簽6、標簽13、標簽8、標簽9、標簽10，共有16例，占全體敗訴案例的53.3%，單獨以非商標性使用為理由的案例，有6例，占全體敗訴案例的20%，由此可見，非商標性使用是認定貼牌加工不構成侵權的非常重要的理由。

涉及不會造成混淆的標簽主要有：標簽1、標簽2、標簽4、標簽5、標簽9、標簽10，共16例，占全部敗訴案件的53.3%，單獨以不會造成混淆判決敗訴的（標簽4），只有3例，占全部敗訴案件的10%，占比較小。

涉及不會造成損害的標簽主要有：標簽1、標簽2、標簽12、標簽13，共8例，占全體敗訴案件的26.7%，無單獨以不會造成損害判決敗訴的案例。

涉及盡到合理的注意義務的標簽有：標簽1、標簽3、標簽7、標簽8、標簽10、標簽11、標簽12、標簽13，共14例，占全體敗訴案件的46.7%，單獨以盡到合理的注意義務判決敗訴的案例，只有1例，占比3.3%。

在一部分案例中，法院還考慮到權利人的商標情況，主要有：標簽7、標簽9、標簽11、標簽12，共4例，占全體案例的13.3%，主要包括權利人搶注商標的情況、權利人商標的知名度。

部分江蘇地區的法院還在案例中考慮了行業影響方面的因素。

分別從各個地區來看，案件數量多的地區（上海、江蘇、廣東）法院往往標準也比較多，標準比較少（天津、福建、山東）的法院恰恰是案件少的法院，可見即使各個地區內，也沒有統一的標準。

合法來源抗辯的舉證責任分配講解

關于合法來源抗辯的舉證責任分配問題，

《專利法》 第七十條為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》 第二十五條為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，且舉證證明該產品合法來源的，對于權利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應予支持，但被訴侵權產品的使用者舉證證明其已支付該產品的合理對價的除外。

本條第一款所稱不知道，是指實際不知道且不應當知道。

本條第一款所稱合法來源，是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業方式取得產品。

對于合法來源，使用者、許諾銷售者或者銷售者應當提供符合交易習慣的相關證據。

北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》 145、為生產經營目的，使用、許諾銷售或者銷售不知道且不應知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品、且舉證證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任，對于權利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，應予支持。

146、合法來源是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業方式取得被訴侵權產品。

對于合法來源的證明事項，被訴侵權產品的使用者、許諾銷售者或銷售者應當提供符合交易習慣的票據等作為證據，但權利人明確認可被訴侵權產品具有合法來源的除外。

案例 ：

廣東雅潔五金有限公司(以下簡稱雅潔公司)訴楊建忠、盧炳仙侵害外觀設計專利權糾紛再審案(案號：最高人民法院（2013）民提字第187號)。 2012年2月10日，雅潔公司以楊建忠和盧炳仙侵犯其外觀設計專利權為由，向河北省 石家莊市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起本案訴訟。

一審法院審理認為：本案無證據證明盧炳仙知道或者應當知道所售產品涉及侵權，其所售產品有合法來源，盧炳仙依法不承擔賠償責任。

并判決：盧炳仙立即停止銷售侵犯涉案外觀設計專利權的門鎖；駁回雅潔公司的其他訴訟請求。

雅潔公司不服一審判決，向河北省高級人民法院（以下簡稱二審法院）提出上訴。

二審法院經審理查明，一審判決查明的事實屬實，并判決：駁回上訴，維持原判 。

雅潔公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。

最終，雅潔公司的部分再審申請理由得到最高人民法院支持。

同時最高人民法院認定一審認定事實錯誤，二審判決認定事實不清，適用法律錯誤，應予撤銷。

同時作出終審判決，改判楊建忠、盧炳仙立即停止侵權行為，分別賠償經濟損失人民幣50000元和2000元。

同報案件的向外申請講解

同報案件，指發明和實用新型同日申請的案件。

發明和新型同日申請制度，是中國專利法律體系中比較獨特的制度。

專利法第九條規定，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

基于這種制度，申請人相當于買了一項“保險”，在嘗試申請發明的同時，一旦不成功，還有一個保底的實用新型。

因此，雖然申請成本會提高一些，很多申請人都會考慮將發明和實用新型同日申請，以對比較重要的技術方案進行最優的保護。

對于這種案件，在進行向外申請時，會遇到一個問題：要求優先權的話，到底是要求一項優先權還是要求兩項優先權呢？具體地，向外申請要求優先權，有兩種方式，一種是通過要求國內優先權，直接以巴黎公約的方式進入其他國家，另一種是通過要求國內優先權，先進行PCT國際申請，后續通過PCT途徑進入其他國家。

從國外優先權的制度設計來說，其主要是為了保障締約國的國民向其他國家申請時的權利，是為了避免在本國申請的專利的公開影響其他國家申請的新穎性和創造性。

從這個角度上說，如果同日申請的發明和實用新型的內容一模一樣，則向外申請時僅要求一項優先權即可，沒必要要求兩項優先權。

實務處理中，目前也一般只要求發明的優先權。

然而，近日收到了一個歐專局的審查意見通知書，其大意說進歐洲的案件的優先權案件不是首次申請，不能要求其的優先權。

代理師查證后發現，此案件的母案為中國發明和實用新型同日申請中的發明。

那么，這是否意味著之前的策略不正確，需要調整呢？ 閱讀審查意見通知書后，代理師發現審查員是將同時申請的實用新型作為對比文件，認為因為有同日申請的實用新型的存在，作為母案的發明案件不能作為首次申請。

經仔細分析，發現審查員意見通知書中指出的實用新型為發明和新型同日申請中的實用新型，發明和實用新型的申請日均為同一天，不會存在實用新型在先發明在后的問題。

另外，此案件的發明案件的內容與實用新型相同，也不存在進歐洲的案件要不到全部優先權的可能。

基于上述分析，要求一項發明優先權的操作，是沒有問題的。

不過，需要指出的是，由于向外申請案件面對的是多個國家和地區的不斷變化的法律環境，任何一項業務操作的規則，都有可能會隨著法律環境的變化而變化。

代理師應該基于安全第一的原則，密切跟進其他國家和地區的法律環境變化，隨時準備對內外案件的業務操作規則進行調整和變更，以保障申請人的最大利益。


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