今天，樂知網律師 給大家分享： 在發明申請中關于“提前公開”的問題 ，國外進入國內專利申請定稿的重要性講解 。

在發明申請中關于“提前公開”的問題

對于客戶來說，有為什么要提出提前公開，提前公開的優缺點，以及針對客戶的發明申請是否需要提前公開的疑問，那么對于專利代理人來說，客戶提出的疑問其實就是專利代理人提供專業建議的地方，這考驗了專利代理人的業務能力，也考驗了專業知識水平。

關于發明申請為什么要提前公開：

在解釋為什么有些發明申請需要提出提前公開之前，需要提到，根據我國專利法第三十四條的規定，國知局收到發明專利申請后，經初步審查認為符合要求的，自申請日起滿18個月，即行公布。

國知局可以根據申請人的請求早日公布其申請。

根據我國專利法第三十五條的規定，發明專利申請自申請日起3年內，國知局可以根據申請人隨時提出的請求，對其申請進行實質審查；申請人無正當理由逾期不請求實質審查的，該申請即被視為撤回。

國知局認為必要的時候，可以自行對發明專利申請進行實質審查。

由上述可知，國知局，即，我們常說的國家知識產權局，在國家知識產權局收到發明專利申請后，經初步審查認為符合要求的，自申請日起滿18個月，即行公布，進而國家知識產權局依據申請人（這里為客戶指示確認的）提出的實質審查請求啟動實質審查環節。

也就是說一件發明專利從提交申請到授權，中間需要經歷初步審查、公開和實質審查3個階段。

所謂提前公開，是指發明專利自申請日起，有優先權的自優先權日起，申請人可要求提前公開其專利申請，并應提交提前公開聲明。

對于要求提前公開的發明專利申請，該申請經初步審查合格后，即可進入公開程序，一般自申請日起6～10個月即可公布①。

若申請人提出提前公開，且要求提出實質審查的請求，則申請人將在自申請日起6到10個月的時候收到進入實質審查的通知書，在收到實質審查通知書后隨之而來的將會收到來自審查員針對發明專利申請提出的審查意見通知書。

因此該發明申請的審核流程將會比未提出提前公開的發明專利申請提前至少10個月進入實質審查，也就是說提出提前公開的發明申請將會更早的獲得授權，即，從另一角度上延長了行使一件專利權利的時間。

也就是說，申請人提出提前公開將會在整個專利申請審查流程中縮短一件專利的審查周期，同時延長行使專利權利的時間。

同樣，發明專利的授權，對于客戶來說，除了保障了客戶生產、銷售的產品受到法律的保護外，客戶將在質押，融資，資產評估等領域獲得利益或收益。

是不是所有發明申請都適合提出提前公開呢？也不盡然，這與提前公開的優缺點有關。

關于提前公開的優缺點：

在分析提前公開的優缺點之前，需要分析下為什么客戶有時會指示不提前公開，有的卻提出提前公開。

發明申請提出提前公開之后，授權之前，客戶的同行將可以看到該發明申請是要解決什么問題，所采用的技術方案是什么，又能達到什么樣的技術效果，那么如何跳出該發明申請的保護范圍，又或者在該發明申請的基礎上提出了新的技術方案，或如何獲取該發明申請的核心技術，這些都是提前公開可能帶來的風險，那么是否對一件發明申請提出提前公開，這需要企業基于各方面考慮該發明申請是否需要提前公開。

但是，專利本身是通過公開獲取法律保護。

那么是不是不要提前公開呢？也不是，根據專利法第十三條的規定，發明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用，即，“臨時保護”。

臨時保護只適用于公布后的發明專利申請，對于申請日至公布日期間的發明專利申請，沒有規定臨時保護。

這是因為，在專利申請公布前，國家知識產權局工作人員及有關人員對其內容負有保密責任，第三人無法獲悉專利申請的內容而予以實施。

在此期間，如果有第三人獲知并實施專利申請中的發明創造，則該發明創造的來源雖然可能是所述第三人獨立研究開發的，但更大的可能是申請人自己公布的。

所以有時候企業申請的發明專利是即將投放市場的成型產品，在申請了相應的發明專利后，企業即可放心地將該產品投放市場；或者，企業在申請發明專利后，就可以通過廣告或展覽會對該發明專利進行廣泛地宣傳，進行詳細地介紹。

當第三人通過購買的產品或宣傳資料獲知所述發明專利后，將有可能實施該發明專利。

那么，申請人如果要求了提前公開，則可以盡早獲得臨時保護。

關于發明申請是否需要提前公開 這里對于一件發明申請是否提出提前公開大致可分為兩類：

其一，對于成熟的技術產品，好處在于，第一，可以盡早獲得臨時保護，盡早地保護企業的利益；第二，可以盡早獲得授權，使企業盡早地利用專利搶占市場；第三，可以延長行使專利權利的時間。

其二，對于尚處在開發階段的技術產品，好處在于，第一，申請人在專利申請內容公開前可以隨時撤回其申請，該申請仍然可以作為一項技術秘密由申請人擁有；第二，可以避免過早地暴露企業的技術動態①。

如果一個發明申請在第一次提交的時候，由于時間關系或者是技術還沒有完全定型，那這個發明申請是不建議提前公開的；如果該發明申請提前公開以后，那么該案就成了現有技術，那日后所有的改進點就必須相對于這個案子都具有新穎性和創造性才行； 如果該發明申請沒有被公開，那么該案只是在后申請的抵觸申請，在后申請的發明申請僅需要相對于該發明申請具有新穎性就行。

因此如果一個發明申請后續會有基于該發明申請的延續的專利申請的話，那么這個案件是不應該提前公開的；此外，如果提出PCT申請，也是不建議發明申請提出提前公開，因為PCT申請的時候會有一個修改的機會，如果PCT申請修改的范圍比較大，而導致要求不到優先權的話，那么這個發明申請就成為了現有技術，會影響PCT申請時的新穎性和創造性。

此外關于是否提前公開還可以考慮兩個因素：一是技術方案本身是否為易于實施的，是否需要借助一些本領域公知常識/技術know-how才能實施；二是有些專利申請可能是防御性的，本身就是為了阻止競爭對手獲得專利權。

國外進入國內專利申請定稿的重要性講解

如果將申請專利的過程看做蓋樓的話，則專利申請文件的質量就好比大樓的地基。

接觸過專利文獻的人都知道，其是一種具有特定格式和要求的科技文獻，因此審查員或者本領域技術人員是否能讀懂這種“科技八股文”，并且本領域技術人員是否能根據其中公開的內容來實現該技術方案直接決定了該專利申請授權的可能性和后期維權效果。

外國專利申請進入中國的過程中可能影響專利文獻質量的一些方面以及如何應對。

由于中外語言的差異，如何將外文的專利文獻“信、達、雅”地轉變為成中文版本，對于理工背景的代理人來說何嘗不是一種挑戰和磨練？ 一方面，這種挑戰可能來源于外文原文的撰寫問題。

外文的專利文獻相當一部分是由發明人直接撰寫，即使發明人的發明構思新穎獨特，但是也很難保證他能用簡單明了的語句將自己的發明重現在二維空間中。

遇到那種將定語從句如同俄羅斯套娃一樣使用的發明人，代理人只能一邊自己抓狂、一邊以樹形結構圖來理解發明人的最終意圖。

除此之外，外文原文中還會出現遺漏主語、動詞、術語前后不一致、說明書中的附圖標號與附圖不對應、甚至前后矛盾等千奇百怪的情況，對此，代理人常常懷疑自己的外語語法是不是體育老師教的？ 另一方面，即使有幸遇到文筆不錯的發明人寫的外文文獻，也需要小心遭遇豬一樣的隊友---外行的翻譯人。

如果遇到新涉足專利領域的翻譯人，專利文獻的各種“八股格式”可能都會被蓋頭換面；如果遇到純文科背景的翻譯人，他根本分不清同一技術用語在機械領域和通訊領域的不同用法。

更有甚者，對于冗長的外文表述，有的翻譯人會過分意譯或直接跳過不理解的詞句并不對其進行翻譯。

除了使中文表述通順以外，是否能正確理解技術方案也是對于代理人的一項考驗。

代理人雖然可以將自己作為“本領域技術人員”依據說明書上下文以及附圖來把握一個專利申請的發明點，但是難以避免地還會遇到各種冷門的技術用語或算法概念等。

對此，查字典、搜谷歌、看維基、問度娘，都是可以合理選擇的解決途徑。

雖然中國的專利法是基于歐洲的大陸法系建立的，但是對于專利申請的撰寫格式方面，中國和歐美的專利申請文件仍存在諸多顯著的區別。

舉例而言，權利要求的多項引用在歐洲是被允許的，但是在進入中國時必然會被審查員指出需要進行修改。

諸如此類的形式問題雖然不會對申請的保護范圍產生嚴重的影響，但是一旦專利局就此下方官文或補正，必然會在客戶方面產生費用支出，同時也需要代理人耗時地進行轉達和/或答復。

傳統解決途徑 針對上述部分問題，很多代理機構在處理外內專利申請時采用的步驟是：翻譯、校對、定稿。

這種常規處理步驟通常只能基本保證從外文原文近似直譯地得出中文翻譯，然而隨著機器翻譯和客戶個性化要求的不斷提高，這種傳統的處理步驟已經很難滿足新時代專利代理的高端要求。

優化質量控制措施 對于申請文件質量的要求，不僅要傾聽客戶反饋，還要符合官方的要求。

如何基于數值范圍評判權利要求的創造性

中國《專利審查指南》中，如下兩處規定涉及數值范圍。

1）第二部分第三章第3.2。4節：新穎性判斷中，對比文件公開的數值范圍落在本權利要求限定的數值范圍內、部分重疊或者有一個共同的端點，將破壞本權利要求的新穎性。

2）第二部分第八章第5.2。3節：規定了針對數值范圍進行修改的規則。

但是，專利審查指南中對于數值范圍影響創造性方面沒有具體規定，也沒有舉例。

涉及數值范圍的創造性評判，原則上需要遵循創造性審查的三步法。

【實例】 本申請權利要求 本申請涉及一種合金組合物，權利要求1記載了“一種析出硬化型合金，其特征在于，Ag為17at%～23.6at%，B為0.5at%～1.1at%，Pd和Cu合計量為74.9at%～81.5at%，所述Pd與Cu的at%比為1：1～1：1.2，剩余部分由In和不可避免的雜質構成”。

審查過程 n 第一次審查意見通知書 在第一次審查意見通知書中，審查員指出權利要求1不具備創造性。

具體地，審查員認為權利要求1與對比文件1相比，區別技術特征在于：1）權利要求1采用原子百分比限定了合金的組成，而對比文件1為質量百分比；2）權利要求1限定了Pd與Cu的原子比值。

這些區別技術特征都是本領域技術人員結合實際性能需要通過常規試驗可以確定的。

n 我方分析 1）要想將權利要求1的方案與對比文件1進行比較，必須統一單位。

首先，將對比文件1公開的組合物中的各成分的含量范圍從質量百分比換算成摩爾數。

結果如下：“Ag0.2317～0.4634 mol、Pd0.2345～0.4690 mol、Cu0.2362～0.6299 mol、In0.000871？0.04355 mol、B0.00093？0.278 mol”。

但是，根據上述數值范圍計算各成分的摩爾百分比是比較困難的。

因此，有必要進一步考察對比文件1的說明書中公開的具體實施例。

將對比文件1的說明書中的全部24個實施例從質量百分比換算成摩爾數，并進一步從上述摩爾數計算摩爾百分比。

結果發現所有實施例均未破壞權利要求1的新穎性。

與權利要求1較接近的實施例是實施例1、6、9、12、14、16、18、21-22，它們的Ag的含量及Pd+Cu的含量均落入權利要求1的范圍，但是這些實施例中Cu相對于Pd的比均為1.25以上，未落入權利要求1中記載的Pd/Cu的范圍“1：1～1：1.2”。

對比文件1中的實施例1、6、9、12、14、16、18、21-22（換算成摩爾百分比后） 實施例 組成（at%） 合計 Ag 107.9 Pd 106.4 Cu 63.5 Pd+Cu Pd/Cu In 114.8 Au 197.0 Pt 195.1 Re 186.2 Rh 102.9 Co 58.9 Ni 58.7 Si 28.1 Sn 118.7 Zn 65.4 B 10.8 1 22.25 33.43 42.01 75.44 1：1.2567 2.32 100 6 20.77 33.28 42.35 75.63 1：1.2725 1.56 1.36 0.68 100 9 20.82 33.78 42.45 76.23 1：1.2567 1.56 1.38 100 12 23.45 33.38 41.95 75.33 1：1.2567 0.77 0.44 100 14 22.08 33.18 41.70 74.88 1：1.2568 1.54 1.50 100 16 21.86 33.33 41.89 75.22 1：1.2568 2.31 0.60 100 18 22.60 23.31 52.97 76.28 1：2.2724 0.73 0.03 0.35 100 21 23.07 33.41 41.99 75.4 1：1.2568 0.77 0.75 100 22 22.59 33.32 41.87 75.19 1：1.2566 1.54 0.67 100 為了判斷權利要求1是否具備創造性，還需要驗證權利要求1與對比文件1之間的這種數值差異是否能夠給權利要求1帶來突出的實質性特點。

在本申請說明書中記載的比較例中，Ag的含量為23.90at%， Pd與Cu的at%比為“1：1.25”，均在權利要求1記載的范圍外。

而對比文件1的說明書中的實施例1、6、9、12、14、16、18、21-22與該比較例相當。

n 答復第一次審查意見通知書 基于上述分析，筆者主要爭辯：1）對比文件1的說明書的具體實施方式部分及實施例部分均未公開或暗示權利要求1中的特征的組合；2）上述特征的組合能夠獲得維氏硬度高、電阻率低、塑性加工性優異、綜合評價好的技術效果。

之后，該案的創造性得到了審查員的認可。


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