今天，樂(lè)知網(wǎng)律師 給大家分享： 發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)優(yōu)先審查講解，發(fā)警告函前如何「調(diào)查」和「取證」。

發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)優(yōu)先審查講解

在中國(guó)，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)的審查周期一般為2-3年時(shí)間，而越來(lái)越多的申請(qǐng)人則希望縮短專(zhuān)利審查周期。

除了在提交專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)請(qǐng)求“提前公開(kāi)”、在提交專(zhuān)利申請(qǐng)的同時(shí)提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求、提出專(zhuān)利審查高速路（PPH）請(qǐng)求之外，申請(qǐng)人目前還可以考慮另外一種加速機(jī)制，即，提交專(zhuān)利申請(qǐng)的優(yōu)先審查請(qǐng)求。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2022年6月審議通過(guò)《專(zhuān)利優(yōu)先審查管理辦法》（本文以下簡(jiǎn)稱(chēng)其為《辦法》），并自8月1日起施行。

《辦法》中規(guī)定：自同意優(yōu)先審查之日起，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)谒氖迦諆?nèi)發(fā)出第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)，并在一年內(nèi)結(jié)案。

相比于僅能加速第一次審查意見(jiàn)發(fā)出的其他加速機(jī)制（如PPH），專(zhuān)利申請(qǐng)的優(yōu)先審查能夠大大縮短專(zhuān)利申請(qǐng)的整體審查周期，加速了專(zhuān)利申請(qǐng)的結(jié)案進(jìn)程。

針對(duì)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)的優(yōu)先審查請(qǐng)求，目前的要求是：發(fā)明專(zhuān)利是采用電子申請(qǐng)方式提交、且發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)已經(jīng)提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求、繳納相應(yīng)費(fèi)用后具備開(kāi)始實(shí)質(zhì)審查的條件。

申請(qǐng)人提出專(zhuān)利申請(qǐng)優(yōu)先審查請(qǐng)求，應(yīng)當(dāng)提交優(yōu)先審查請(qǐng)求書(shū)、現(xiàn)有技術(shù)以及其他相關(guān)證明文件。

根據(jù)《辦法》第三條的規(guī)定，專(zhuān)利申請(qǐng)的優(yōu)先審查適用于以下6種情形：

（一）涉及節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車(chē)、智能制造等國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)； （二）涉及各省級(jí)和設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府重點(diǎn)鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)； （三）涉及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等領(lǐng)域且技術(shù)或者產(chǎn)品更新速度快； （四）專(zhuān)利申請(qǐng)人或者復(fù)審請(qǐng)求人已經(jīng)做好實(shí)施準(zhǔn)備或者已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，或者有證據(jù)證明他人正在實(shí)施其發(fā)明創(chuàng)造； （五）就相同主題首次在中國(guó)提出專(zhuān)利申請(qǐng)又向其他國(guó)家或者地區(qū)提出申請(qǐng)的該中國(guó)首次申請(qǐng)； （六）其他對(duì)國(guó)家利益或者公共利益具有重大意義需要優(yōu)先審查。

而針對(duì)以上列出的六種情形，申請(qǐng)人在提出專(zhuān)利申請(qǐng)優(yōu)先審查請(qǐng)求時(shí)，所需提交的文件也有所不同。

本文將結(jié)合筆者近期處理的一個(gè)案例（以下稱(chēng)之為專(zhuān)利申請(qǐng)A），來(lái)說(shuō)明按照上述第五項(xiàng)情形提出優(yōu)先審查請(qǐng)求的具體過(guò)程。

中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)A的申請(qǐng)人是一家中國(guó)企業(yè)。

作為專(zhuān)利代理人，我們?cè)谂c申請(qǐng)人進(jìn)行前期溝通時(shí)，了解到申請(qǐng)人在中國(guó)提出該專(zhuān)利申請(qǐng)A之后，又就相同的主題、以專(zhuān)利申請(qǐng)A作為優(yōu)先權(quán)，提出了PCT國(guó)際申請(qǐng)。

這種情況恰好符合專(zhuān)利申請(qǐng)優(yōu)先審查的上述第五項(xiàng)情形，因此我方以上述第五項(xiàng)理由對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)A提出優(yōu)先審查請(qǐng)求。

向外提出申請(qǐng)的中國(guó)首次申請(qǐng)包含PCT途徑和巴黎公約途徑兩種情形。

對(duì)于通過(guò)PCT途徑向其他國(guó)家或地區(qū)提出申請(qǐng)的，無(wú)需提交證明文件，僅在優(yōu)先審查請(qǐng)求書(shū)中寫(xiě)明國(guó)際申請(qǐng)?zhí)柤纯伞?br />
這樣，針對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)A，由于基于其相同主題以PCT途徑提出向外申請(qǐng)，因而優(yōu)先審查所必需的相關(guān)證明文件相比于其他幾項(xiàng)情形則很少，這大大簡(jiǎn)化了文件準(zhǔn)備工作。

在提出優(yōu)先審查請(qǐng)求時(shí)，需要提交申請(qǐng)人的身份證明文件，例如，專(zhuān)利申請(qǐng)A的申請(qǐng)人是企業(yè)，需要提交申請(qǐng)人加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

而對(duì)于申請(qǐng)人是個(gè)人的情況，則需提交申請(qǐng)人的身份證原件及復(fù)印件（中國(guó)申請(qǐng)人）或申請(qǐng)人的護(hù)照復(fù)印件（外國(guó)申請(qǐng)人）。

大多數(shù)優(yōu)先審查的適用情形需要由國(guó)知局或者省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局簽署推薦意見(jiàn)，只有《辦法》中列出的第五項(xiàng)情形，不需要簽署推薦意見(jiàn)。

也就是說(shuō)，專(zhuān)利申請(qǐng)A的優(yōu)先審查請(qǐng)求可直接提交到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，而不需要經(jīng)過(guò)省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局簽署推薦意見(jiàn)。

相比于《辦法》列出的其他幾項(xiàng)情形，上述第五項(xiàng)情形大大簡(jiǎn)化了請(qǐng)求程序。

對(duì)于發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)的優(yōu)先審查請(qǐng)求，還應(yīng)當(dāng)提交現(xiàn)有技術(shù)資料，上述第五項(xiàng)情形也不例外。

關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)資料的準(zhǔn)備，例如，可以依據(jù)前期檢索結(jié)果，也可以參考專(zhuān)利申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中提到的現(xiàn)有技術(shù)（多在“背景部分”中出現(xiàn)）。

對(duì)于專(zhuān)利申請(qǐng)A，由于存在相同主題的PCT國(guó)際申請(qǐng)，我們主要依據(jù)PCT國(guó)際申請(qǐng)的國(guó)際檢索報(bào)告，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)資料進(jìn)行了準(zhǔn)備、整理和提交。

在文件資料準(zhǔn)備充分后，我們于2022年5月29日針對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)A提交了優(yōu)先審查請(qǐng)求。

僅僅間隔8天時(shí)間，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局即發(fā)出了專(zhuān)利申請(qǐng)予以?xún)?yōu)先審查通知書(shū)。

接著，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2022年6月22日發(fā)出了第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)。

即，從下發(fā)予以?xún)?yōu)先審查通知書(shū)到下發(fā)第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)僅間隔了14天的時(shí)間。

根據(jù)《辦法》的規(guī)定，申請(qǐng)人答復(fù)發(fā)明專(zhuān)利審查意見(jiàn)通知書(shū)的期限為通知書(shū)發(fā)文日起兩個(gè)月。

也即，無(wú)論是第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)、還是后續(xù)的審查意見(jiàn)通知書(shū)，申請(qǐng)人提交答復(fù)意見(jiàn)的期限均是發(fā)文日起兩個(gè)月。

如申請(qǐng)人未在上述規(guī)定期限內(nèi)提交答復(fù)意見(jiàn)，則優(yōu)先審查程序停止，申請(qǐng)按照普通程序處理。

對(duì)于專(zhuān)利申請(qǐng)A，審查程序的時(shí)間節(jié)點(diǎn)如下：

- 2022年6月22日發(fā)出第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)； - 2022年8月13日提交答復(fù)； - 2022年8月22日下發(fā)第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)； - 2022年10月22日提交答復(fù)； - 2022年11月7日下發(fā)第三次審查意見(jiàn)通知書(shū)； - 2022年1月7日提交答復(fù)； - 2022年2月12日下發(fā)駁回決定。

自審查員下發(fā)駁回決定，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)A的優(yōu)先審查程序結(jié)束。

自收到予以?xún)?yōu)先審查通知書(shū)到該專(zhuān)利申請(qǐng)A結(jié)案總共經(jīng)歷了7個(gè)月左右的時(shí)間。

優(yōu)先審查機(jī)制設(shè)定了審結(jié)期限，給予了申請(qǐng)人明確的時(shí)間預(yù)期。

這是優(yōu)先審查程序相比于其他加速機(jī)制的一個(gè)特殊之處。

優(yōu)先審查只是縮短了專(zhuān)利申請(qǐng)的審查周期，專(zhuān)利申請(qǐng)的最終歸宿究竟是授權(quán)、還是駁回，取決于申請(qǐng)自身的可專(zhuān)利性，與優(yōu)先審查程序無(wú)關(guān)。

優(yōu)先審查是一把雙刃劍，可能加快授權(quán)也可能加速駁回。

發(fā)警告函前如何「調(diào)查」和「取證」

隨著商標(biāo)侵權(quán)行為日益增多，權(quán)利人維權(quán)的時(shí)間和金錢(qián)成本日益增加，給企業(yè)帶來(lái)一定負(fù)擔(dān)。

作為長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)且具有一定規(guī)模的企業(yè)，如果放任這些侵權(quán)行為，又會(huì)給企業(yè)的聲譽(yù)及市場(chǎng)份額帶來(lái)長(zhǎng)期的影響。

針對(duì)一些經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的侵權(quán)人，企業(yè)會(huì)嘗試選擇更加經(jīng)濟(jì)快捷的維權(quán)方式，在前期準(zhǔn)備工作充足，自身權(quán)利明確，且侵權(quán)事實(shí)清楚的情況下，警告函是一個(gè)經(jīng)濟(jì)快捷的維權(quán)途徑。

但是因?yàn)榫婧⒉痪哂袕?qiáng)制力，其弊端也較為明顯。

一些侵權(quán)人在收到警告函后可能會(huì)選擇置之不理，等待權(quán)利人的下一步行動(dòng)，如果權(quán)利人不愿意再耗費(fèi)時(shí)間及精力，侵權(quán)人將會(huì)逃過(guò)一劫。

而一些權(quán)利人可能會(huì)選擇刪除侵權(quán)信息，并否認(rèn)侵權(quán)行為，或在刪除信息后明確表示拒絕配合權(quán)利人的其他要求。

在這樣的情況下，權(quán)利人可能因?yàn)闄?quán)利未能得到充分的保障，而必須采取進(jìn)一步的措施。

但是面對(duì)已經(jīng)被刪除的侵權(quán)信息，以及隱匿的侵權(quán)人，權(quán)利人反而無(wú)從下手。

此時(shí)警告函發(fā)送前的準(zhǔn)備工作就顯得尤為重要。

調(diào)查一些情況下，侵權(quán)人在實(shí)施侵權(quán)行為時(shí)不會(huì)明確寫(xiě)明自己的身份。

他們通過(guò)一些模糊的信息來(lái)宣傳或銷(xiāo)售侵權(quán)產(chǎn)品或服務(wù)。

這時(shí)，權(quán)利人應(yīng)首先針對(duì)侵權(quán)人進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查對(duì)方的身份、經(jīng)營(yíng)地址、聯(lián)系信息，以及侵權(quán)事實(shí)和規(guī)模等。

只有當(dāng)這些信息被完全掌握時(shí)，警告函才可能起到作用。

如果我們不知道對(duì)方的身份信息，僅通過(guò)一些途徑獲得了對(duì)方的 、手機(jī)號(hào)、不實(shí)際經(jīng)營(yíng)的公司注冊(cè)地址等，我們無(wú)法保障對(duì)方收到了警告函，更無(wú)法保障我們后續(xù)可以與對(duì)方取得聯(lián)系，并要求對(duì)方停止侵權(quán)行為。

同時(shí)，如果對(duì)對(duì)方的侵權(quán)行為及規(guī)模未能完全掌握，我們得知的信息僅是對(duì)方行為的冰山一角，那么可能會(huì)導(dǎo)致一個(gè)重要目標(biāo)潛伏的更加深，反而會(huì)對(duì)權(quán)利人產(chǎn)生負(fù)面的影響。

取證如前所述，一些侵權(quán)人可能在收到警告函后刪除侵權(quán)信息，并否認(rèn)侵權(quán)事實(shí)。

如果權(quán)利人未在發(fā)送警告函前固定證據(jù)，且權(quán)利人的權(quán)利未能得到充分保證而必須采取其他行動(dòng)的情況下，權(quán)利人將會(huì)處于被動(dòng)地位。

因?yàn)榍捌谖茨芄潭ㄗC據(jù)，且后續(xù)獲取證據(jù)的可能較低，權(quán)利人無(wú)論是提起訴訟或向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行投訴，都無(wú)法提供證據(jù)來(lái)支撐訴求。

那么無(wú)論是法院或是有關(guān)部門(mén)都難以支持權(quán)利人的觀點(diǎn)。

如果權(quán)利人等待侵權(quán)人再次實(shí)施侵權(quán)行為，則可能會(huì)需要一個(gè)較長(zhǎng)的周期。

這將拉長(zhǎng)權(quán)利人的維權(quán)周期、增加維權(quán)成本成本，同時(shí)還可能導(dǎo)致權(quán)利人維權(quán)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

尤其應(yīng)當(dāng)注意，根據(jù)《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十八條的規(guī)定：“權(quán)利人向他人發(fā)出侵犯專(zhuān)利權(quán)的警告，被警告人或者利害關(guān)系人經(jīng)書(shū)面催告權(quán)利人行使訴權(quán)，自權(quán)利人收到該書(shū)面催告之日起一個(gè)月內(nèi)或者自書(shū)面催告發(fā)出之日起二個(gè)月內(nèi)，權(quán)利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起請(qǐng)求確認(rèn)其行為不侵犯專(zhuān)利權(quán)的訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

從公布的裁判文書(shū)來(lái)分析，確認(rèn)不侵權(quán)之訴不僅適用于專(zhuān)利案件，也適用于商標(biāo)案件。

如果發(fā)送警告函前不做好證據(jù)固定，侵權(quán)人收到警告函后刪除侵權(quán)信息，反過(guò)來(lái)提起不侵權(quán)之訴，權(quán)利人因?yàn)闆](méi)有證據(jù)支持構(gòu)成侵權(quán)，反而陷入被動(dòng)的地位。

因此，警告函雖然是一個(gè)方便快捷的維權(quán)手段，但發(fā)送警告函前應(yīng)盡可能完成調(diào)查及取證的工作，這是警告函發(fā)送的基礎(chǔ)，以及成功維權(quán)的關(guān)鍵。

可以通過(guò)哪些途徑查找商標(biāo)侵權(quán)線索？

一利用互聯(lián)網(wǎng)資源挖掘侵權(quán)線索 01國(guó)內(nèi)各大電子商務(wù)交易平臺(tái)我們可以充分利用國(guó)內(nèi)各大電子商務(wù)交易平臺(tái)查找侵權(quán)線索。

通過(guò)在電商平臺(tái)上進(jìn)行品牌或者商品搜索，找出可能實(shí)施商標(biāo)侵權(quán)行為的商品鏈接。

通常來(lái)說(shuō)，賣(mài)家可能會(huì)在商品標(biāo)題、商品圖片、視頻或商品詳情等地方實(shí)施侵權(quán)行為。

搜索到侵權(quán)鏈接后，我們可以通過(guò)點(diǎn)擊店鋪名稱(chēng)查看其基本信息，尤其是該店鋪提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并開(kāi)展下一步調(diào)查。

02國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)通過(guò)涉嫌侵權(quán)的企業(yè)名稱(chēng)，我們可以在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中對(duì)其進(jìn)行查詢(xún)，了解更多的企業(yè)信息。

通過(guò)查看經(jīng)營(yíng)范圍，我們可以了解該企業(yè)是否與客戶處于同一領(lǐng)域，屬于同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者；通過(guò)查看股東成員和主要人員的信息，我們可以了解是否存在其他關(guān)聯(lián)公司，關(guān)聯(lián)公司是否存在侵權(quán)行為，從而幫助我們判斷其侵權(quán)惡意的大小等。

03第三方企業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)除官方的國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)外，我們還可以通過(guò)更加便捷的第三方企業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)查詢(xún)相關(guān)信息，比如企查查、愛(ài)企查等進(jìn)行查詢(xún)。

除了注冊(cè)信息外，在這些平臺(tái)上還可以查詢(xún)到更多的信息，比如是否有官方網(wǎng)站、企業(yè) 、涉及的法律訴訟、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。

04企業(yè)官方網(wǎng)站若涉嫌侵權(quán)的企業(yè)有自己的網(wǎng)站，我們可以登錄其網(wǎng)站進(jìn)行更多的侵權(quán)檢索。

查看其公司主頁(yè)是否使用了我們的商標(biāo)，是否有相關(guān)的虛假宣傳，其產(chǎn)品展示頁(yè)面是否使用了我們的商標(biāo)或者存在其他形式的侵權(quán)行為。

05互聯(lián)網(wǎng)圖片搜索如果未查詢(xún)到涉嫌侵權(quán)企業(yè)的網(wǎng)站，我們可以使用互聯(lián)網(wǎng)圖片搜索功能查詢(xún)?cè)撈髽I(yè)的名稱(chēng)，看看是否能查詢(xún)到有關(guān)的公司圖片、產(chǎn)品圖片等，再通過(guò)查詢(xún)圖片來(lái)源追本溯源，查詢(xún)其相關(guān)涉嫌侵權(quán)網(wǎng)站。

06 各類(lèi)生活信息服務(wù)APP除上述提供的檢索平臺(tái)外，我們還可以通過(guò)各類(lèi)生活信息服務(wù)APP進(jìn)行線索調(diào)查，尤其是可能存在線下實(shí)體店鋪的產(chǎn)品或服務(wù)。

通過(guò)查詢(xún)公司名稱(chēng)，查看其商鋪圖片、簡(jiǎn)介、消費(fèi)者評(píng)價(jià)、消費(fèi)圖片分享等信息，檢索任何可能的侵權(quán)線索。

07 ICP信息備案管理系統(tǒng)根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)分為經(jīng)營(yíng)性和非經(jīng)營(yíng)性?xún)深?lèi)。

國(guó)家對(duì)經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)實(shí)行許可制度；對(duì)非經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)實(shí)行備案制度。

未取得許可或者未履行備案手續(xù)的，不得從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。

我們可以通過(guò)國(guó)家ICP信息備案管理系統(tǒng)，對(duì)客戶的商標(biāo)進(jìn)行搜索，查看是否有其他主體對(duì)與客戶商標(biāo)相同或者近似的域名進(jìn)行備案，涉嫌構(gòu)成域名侵權(quán)。


二線下實(shí)地走訪，調(diào)查侵權(quán)行為除利用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)侵權(quán)線索進(jìn)行搜索外，我們還可以針對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，我們可以對(duì)目標(biāo)進(jìn)行深入調(diào)查，獲取目標(biāo)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)信息，是否實(shí)際生產(chǎn)和使用客戶的商標(biāo)，侵權(quán)產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷(xiāo)量，銷(xiāo)售渠道，庫(kù)存數(shù)量，庫(kù)存位置，是否存在其他侵權(quán)行為等。


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