今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 化學(xué)領(lǐng)域“權(quán)利要求得不到說明書支持”的答復(fù)講解，化學(xué)領(lǐng)域重新組合或二次概括導(dǎo)致修改超范圍講解。

化學(xué)領(lǐng)域“權(quán)利要求得不到說明書支持”的答復(fù)講解

一、引言 在《專利審查指南》的第二部分第二章第3.2。1節(jié)規(guī)定，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。

權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍。

權(quán)利要求通常由說明書記載的一個或者多個實施方式或?qū)嵤├爬ǘ伞?br />
權(quán)利要求的概括應(yīng)當(dāng)不超出說明書公開的范圍。

如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。


在化學(xué)領(lǐng)域的專利申請的審查過程中，審查員經(jīng)常會根據(jù)說明書所披露的實施例，提出權(quán)利要求書的范圍過寬而得不到說明書的支持的審查意見，希望申請人能夠進(jìn)一步縮小權(quán)利要求書的保護(hù)范圍。

對于代理人來說，如何根據(jù)說明書公開的內(nèi)容尋找合適的答復(fù)思路，以期望為申請人爭取合理的保護(hù)范圍，是值得仔細(xì)斟酌的問題。

二、關(guān)于支持問題的答復(fù)案例分析 在化學(xué)領(lǐng)域的專利申請中，我們經(jīng)常會遇到這種情況：一項產(chǎn)品獨(dú)立權(quán)利要求僅僅限定了其中所包括的組分，而沒有限定組分的含量。

對此，審查員通常會指出，權(quán)利要求中未限定組分的含量，只有包括特定含量的組分的產(chǎn)品才能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到發(fā)明的技術(shù)效果，因此，權(quán)利要求得不到說明書的支持。

針對以上審查意見，申請人和代理人可以重點(diǎn)考慮發(fā)明的實質(zhì)或者改進(jìn)是否與組分的含量相關(guān)，如果發(fā)明的實質(zhì)或者改進(jìn)只在于組分本身，其技術(shù)問題的解決僅取決于組分的選擇，而組分的含量是本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)或者通過簡單實驗就能夠確定的，則在獨(dú)立權(quán)利要求中可以允許只限定組分，而不限定組分的含量。

然而，如果發(fā)明的實質(zhì)或者改進(jìn)既在組分上，又與含量有關(guān)，其技術(shù)問題的解決不僅取決于組分的選擇，而且還取決于該組分特定含量的確定，則在獨(dú)立權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)同時限定組分和含量。

如果一項有關(guān)產(chǎn)品的獨(dú)立權(quán)利要求已經(jīng)限定了其中所包括的組分及用量，然而，審查員認(rèn)為其中限定的部分組分及用量的范圍過寬，這種情況該如何處理呢？ 案例 申請文件的權(quán)利要求1中限定了：“一種具有改善的流動性的熱塑性樹脂組合物，包括：（A）按重量計10%至80%的包含與聚酯反應(yīng)的官能團(tuán)的乙烯基共聚物樹脂；（B）按重量計10%至50%的芳香族乙烯基接枝共聚物樹脂；（C）按重量計10%至70%的聚酯樹脂；以及基于100重量份的包括（A）、（B）和（C）的基礎(chǔ)樹脂，（D）5至13重量份的溴二苯乙烷混合物；（E）10至20重量份的除（D）溴二苯乙烷混合物外的含溴阻燃劑”。

審查員指出，說明書僅公開的使用特定含量的（A）、（B）和（C）組分的實施例不足以支持權(quán)利要求中限定的含量范圍，權(quán)利要求中對（A）、（B）和（C）組分限定的用量范圍過寬。

另外，申請文件只記載和實施了特定的（A）、（B）和（C）種類的技術(shù)方案不足以支持權(quán)利要求中限定的組分的寬泛保護(hù)范圍。

因此，權(quán)利要求1中對（A）、（B）和（C）組分的種類及含量的概括得不到說明書的支持。

針對以上審查意見，代理人經(jīng)過與申請人商議，主要進(jìn)行了如下答復(fù)：

對于（A）、（B）和（C）組分的種類及用量，根據(jù)說明書的記載，申請所要解決的技術(shù)問題主要是提供一種具備改進(jìn)的阻燃性、抗沖擊性和流動性的熱塑性樹脂組合物，其采用的技術(shù)手段為：在組合物中使用作為阻燃劑的溴二苯乙烷混合物作為添加劑，即可在保持熱塑性樹脂組合物的阻燃性的同時對其抗沖擊性、流動性進(jìn)行改善來解決上述問題。

由此可見，發(fā)明的重心不在于對包括（A）、（B）和（C）的基礎(chǔ)樹脂的種類和用量進(jìn)行調(diào)節(jié)，而在于采用了一種特殊的阻燃劑從而實現(xiàn)在保持組合物阻燃性的同時改善其抗沖擊性和流動性的目的。

該申請在說明書發(fā)明內(nèi)容部分對基礎(chǔ)樹脂的種類和用量進(jìn)行了詳細(xì)的記載。

實施例僅是對優(yōu)選技術(shù)方案的實施參考，對于發(fā)明重心不在于對基礎(chǔ)樹脂的種類和用量進(jìn)行選擇的技術(shù)方案，對于基礎(chǔ)樹脂的概括應(yīng)當(dāng)允許其擴(kuò)展到根據(jù)說明書的記載以及現(xiàn)有技術(shù)合理預(yù)測并概括的范圍，而不是僅僅局限于實施例。

同樣，對于基礎(chǔ)樹脂中各組分用量比例的選擇也不應(yīng)僅僅局限于實施例。

通過申請的實施例和比較例的對比可以證明技術(shù)問題的解決正是由于加入了（D）溴二苯乙烷混合物和（E）含溴阻燃劑，而基礎(chǔ)樹脂中（A）、（B）和（C）組分的用量對該申請技術(shù)問題的解決影響較小。

該申請的關(guān)鍵主要在于組分（D）和（E）添加到組分（A）+（B）+（C）作為基礎(chǔ)樹脂的熱塑性樹脂組合物中以改善熱塑性組合物的阻燃性、抗沖擊性和流動性，其技術(shù)問題的解決主要取決于具有特定組成的組分（D）和（E）。

所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載并結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)，能夠?qū)τ诨A(chǔ)樹脂中（A）、（B）和（C）組分的種類及用量進(jìn)行合理選擇，以解決該申請的技術(shù)問題，從而實現(xiàn)該發(fā)明的目的。

該申請對于基礎(chǔ)樹脂中（A）、（B）和（C）組分的種類及用量的概括屬于所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載以及現(xiàn)有技術(shù)合理預(yù)測并概括的范圍，因此，權(quán)利要求能夠得到說明書的支持。

該案件在被駁回后提出了復(fù)審，復(fù)審委員會撤銷了駁回決定。

在實踐中，在答復(fù)涉及產(chǎn)品的組成和/或含量的獨(dú)立權(quán)利要求的支持問題時，申請人和代理人可以考慮，發(fā)明的實質(zhì)或者改進(jìn)是否與產(chǎn)品的組成和/或含量密切相關(guān)。

如果發(fā)明的改進(jìn)只在于組分本身并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容并結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)能夠確定組分的含量，對于審查員認(rèn)為權(quán)利要求中應(yīng)限定組分的含量的審查意見，申請人和代理人可以在答復(fù)時爭辯無需在獨(dú)立權(quán)利要求中限定組分的含量。

如果發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)主要在于產(chǎn)品權(quán)利要求中的某些組分，而不在于產(chǎn)品權(quán)利要求中其他組分的種類和含量，對于審查員認(rèn)為其他組分的種類和含量保護(hù)范圍過寬的審查意見，申請人和代理人可以在答復(fù)時考慮其他組分的種類和含量對解決發(fā)明的技術(shù)問題的影響程度，判斷所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容以及現(xiàn)有技術(shù)是否能夠合理預(yù)測并概括得出其他組分的種類和含量。

化學(xué)領(lǐng)域重新組合或二次概括導(dǎo)致修改超范圍講解

《專利法》第三十三條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍”。

在專利申請的審查過程中，申請人通常需要對申請文件進(jìn)行主動修改或者針對通知書指出的缺陷進(jìn)行被動修改。

然而，根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定，對專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。

“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”是指：雖然在原始申請文件中沒有明確的文字記載，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖可以唯一確定的內(nèi)容。

如果修改后的內(nèi)容并沒有明確地記載在原說明書和權(quán)利要求書中，而是通過對原始申請文件記載的內(nèi)容進(jìn)行重新組合或者二次概括獲得的，并且修改后的內(nèi)容并不能根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖唯一確定，則這樣的修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

在代理實踐中，針對不同的方案，對申請文件進(jìn)行修改的方式和情形可能千差萬別，甚至錯綜復(fù)雜，如何根據(jù)原始申請文件記載的內(nèi)容判斷修改是否超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，從而避免修改超范圍的問題，是代理師值得考慮和深思的事情。

案例一 權(quán)利要求1要求保護(hù)一種二次電池，包括正極、負(fù)極和電解液。

在權(quán)利要求2中限定了：“根據(jù)權(quán)利要求1所述的二次電池，所述電解液包含由式（1）表示的不飽和環(huán)狀碳酸酯”。

在權(quán)利要求3中限定了：“根據(jù)權(quán)利要求1所述的二次電池，所述電解液包含由式（2）表示的鹵代碳酸酯”。

在答復(fù)審查意見通知書時，申請人希望將權(quán)利要求2中的技術(shù)特征并入到權(quán)利要求1中，這樣的方式是否會導(dǎo)致修改超范圍呢？ 將從屬權(quán)利要求中的技術(shù)特征并入到獨(dú)立權(quán)利要求中是比較常見的一種修改方式，完全沒有問題。

然而，經(jīng)過仔細(xì)思考后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)權(quán)利要求1經(jīng)過上述修改之后，從屬于修改后權(quán)利要求1的權(quán)利要求3實際上限定了所述電解液包含由式（1）表示的不飽和環(huán)狀碳酸酯和由式（2）表示的鹵代碳酸酯的技術(shù)方案。

由于原權(quán)利要求3僅僅引用權(quán)利要求1，并沒有引用權(quán)利要求2，所以在原權(quán)利要求書中僅僅記載了所述電解液包含由式（1）表示的不飽和環(huán)狀碳酸酯或者由式（2）表示的鹵代碳酸酯的技術(shù)方案，并沒有記載所述電解液包含由式（1）表示的不飽和環(huán)狀碳酸酯和由式（2）表示的鹵代碳酸酯的技術(shù)方案。

在仔細(xì)閱讀說明書后發(fā)現(xiàn)，說明書也僅僅在不同的實施方式中分別記載了電解液包含由式（1）表示的不飽和環(huán)狀碳酸酯或者由式（2）表示的鹵代碳酸酯的情況，并沒有記載將由式（1）表示的不飽和環(huán)狀碳酸酯和由式（2）表示的鹵代碳酸酯兩者組合的情況。

因此，從屬于修改后權(quán)利要求1的權(quán)利要求3中的內(nèi)容是通過對原始申請文件記載的內(nèi)容進(jìn)行重新組合獲得的新的技術(shù)方案，上述修改導(dǎo)致權(quán)利要求3超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

然而，如果申請人在原始提交的說明書中記載了與權(quán)利要求書中類似的內(nèi)容，但是引用關(guān)系與權(quán)利要求書中的引用關(guān)系不同，例如，在說明書中記載了“方面2：根據(jù)方面1所述的二次電池，所述電解液包含由式（1）表示的不飽和環(huán)狀碳酸酯”和“方面3：根據(jù)方面1或方面2所述的二次電池，所述電解液包含由式（2）表示的鹵代碳酸酯”，在這種情況下，權(quán)利要求3中的技術(shù)方案明確記載在說明書的方面3中，并沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

當(dāng)然，原始提交的說明書中如果有其他形式的文字記載內(nèi)容使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接地、毫無疑義地確定由式（1）表示的不飽和環(huán)狀碳酸酯和由式（2）表示的鹵代碳酸酯兩者能夠組合使用、并包含于二次電池的電解液中，那么上述修改也是不超范圍的。

由此可見，原始申請文件的撰寫對于后續(xù)修改起到了舉足輕重的作用，只有在撰寫申請文件時為后續(xù)修改做好了充分的考慮，才有可能在將來進(jìn)行修改時做到有備無患。

北京某研究所海外預(yù)警項目講解

北京某研究所開發(fā)的一種新設(shè)備能夠降低資源消耗，提高材料能源的利用率，降低粉塵及廢棄物排放，促進(jìn)節(jié)能節(jié)材、清潔生產(chǎn)，為提升傳統(tǒng)提供技術(shù)支撐，在汽車、船舶、工程機(jī)械等行業(yè)和領(lǐng)域擁有顯著的市場應(yīng)用前景。

就其新設(shè)備針對德國市場開展專利預(yù)警戰(zhàn)略項目，以在該技術(shù)領(lǐng)域揭示知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險、應(yīng)對專利糾紛，實現(xiàn)研發(fā)理性化、創(chuàng)新專利化、專利化，進(jìn)而擴(kuò)大北京某研究所在市場區(qū)域內(nèi)的競爭優(yōu)勢。

德國市場的專利威脅主要來自于歐洲專利和德國專利。

因此，為了確保充分搜集德語相關(guān)專利文獻(xiàn)資料以揭示知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，公司充分發(fā)揮自身人力優(yōu)勢-擁有專門的德語團(tuán)隊，調(diào)集了熟悉德語語種的代理人參與到項目組中并全程參與從情報搜集到分析的整個過程。

同時，針對上述各個子目標(biāo)做了檢索、數(shù)據(jù)清洗、和補(bǔ)充檢索，初步篩選大量文獻(xiàn)以及精確篩選了專利數(shù)據(jù)幾千篇文獻(xiàn)。

分別從不同的角度--侵權(quán)風(fēng)險、競爭對手、技術(shù)分布、技術(shù)發(fā)展趨勢以及技術(shù)重點(diǎn)和熱點(diǎn)方面進(jìn)行了不同模塊的分析。

項目的實施通過進(jìn)一步與外國律師事務(wù)所合作，形成專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)法律意見，包括侵權(quán)判定意見、侵權(quán)應(yīng)對策略、現(xiàn)有技術(shù)抗辯策略、無效證據(jù)策略、規(guī)避方案策略；項目實施在整個項目實施過程中，為委托方后續(xù)的研發(fā)設(shè)計、專利開發(fā)提供建設(shè)性的意見和思路；通過技術(shù)空白點(diǎn)、規(guī)避設(shè)計方式、與競爭對手的優(yōu)劣勢方面輔之以多種專利挖掘方式，產(chǎn)生了大量的專利，推進(jìn)企業(yè)形成自主知識產(chǎn)權(quán)的專利布局策略；從市場格局角度明確了企業(yè)與檢索確定出的競爭對手在服務(wù)和設(shè)備方面的不同定位；明確了企業(yè)的具有自身特點(diǎn)的技術(shù)優(yōu)勢，以形成與其他競爭對手之間的差異性競爭優(yōu)勢。


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