今天，樂知網律師 給大家分享： 專利權的穩(wěn)定性講解，專利權評價報告制度設計講解 。

專利權的穩(wěn)定性講解

專利權的穩(wěn)定性通常是指專利申請在授權后對抗無效請求的能力。

部分申請人會認為在審查過程中申請人與審查員是對立的雙方，并認為能夠說服審查員就是勝利。

事實上，對于審查員來說，其工作的目標是公正地對待專利申請，既對申請人公正，也要對公眾公正。

也就是說，審查員要基于相關的法規(guī)和現有技術的情況，對專利申請是否授權以及可授權的保護范圍做出合理的判斷。

對于申請人而言，如果授權的權利要求范圍過小則不利于維權，但如果過大就可能有遭受無效的風險，不但需要付出應對無效的精力和費用，還可能因為專利被全部無效或部分無效而最終無法保護自己的利益。

從這個角度來看，審查員的審查工作對于專利權的穩(wěn)定性是有幫助的，申請人應當客觀地考慮審查員的觀點，并做出必要的修改和陳述。

如何增強專利權的穩(wěn)定性：

1、充分檢索和分析現有技術 在審查過程中，審查員會出具檢索報告，但申請人不能僅以審查員引用的文獻作為判斷基礎。

盡管審查員能夠具備相應技術領域的知識，但申請人對本領域的現有技術通常會有更精深的理解，也熟悉本領域競爭對手的研發(fā)情況。

因而，申請人應當充分檢索并客觀分析這些現有技術，而且這樣的檢索和分析工作最好在提交申請之前，以便于針對性地撰寫權利要求書，有層次地對核心內容做出保護。

此外，在允許主動修改的時機，例如在收到發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，也可以針對性地修改或增加權利要求。

2、客觀理解審查意見 審查員或者合議組對于相同的問題可能存在不同的理解和判斷。

因而，針對審查意見通知書中指出的問題，客觀理解并做出應對才更有利于最終專利的穩(wěn)定性。

申請人應當具備專利審查的相關知識或者借助于有經驗的專利代理機構。

3、高水平的撰寫與修改 在無效階段的修改一般僅限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定和明顯錯誤的修正四種方式。

“權利要求的進一步限定”是指，在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍。

在無效階段的修改一般不允許加入說明書中的內容，盡管有特殊案例，但仍難以普遍適用。

因而，申請人要有提前準備，以應對無效階段對修改方式的特別限制。

首先，有層次且合理保護的從屬權利要求是專利權的穩(wěn)定性的后盾，申請人應當重視申請的撰寫和每一次修改時機，針對現有技術和申請中的問題做出合理的布局和修改。

其次，對于存在爭議的修改方式要慎重對待。

申請人有時會面對不可預料的對比文件，可能不得不做出在原有的布局之外的修改。

雖然通過努力爭辯，申請人說服了審查員接受該修改是“直接地毫無疑義地確定”的，但在無效階段，合議組可能與審查員的觀點不同。

在這樣的情況下，該修改所涉及的權利要求會被無效。

因而，在做出此類存在爭議的修改方式時，應當考慮權利要求書中是否存在可供備用的其他權利要求或特征。

4、對于快速授權的申請 有的專利申請可能僅需克服簡單的形式問題就被授予專利權，甚至在申請后被直接授予專利權。

對于此類情況，應當重新審視權利要求書在應對可能的無效時是否存在風險，有必要時可以考慮提交分案申請，在分案申請中設計不同形式的權利要求對相關的技術方案做進一步地保護。

專利權評價報告制度設計講解

一、專利權評價報告的重要性 2022年新修改的《專利法》在第五十條和第六十六條都規(guī)定了出具或提供專利權評價報告的要求。

第五十條規(guī)定：專利權人就實用新型、外觀設計專利提出開放許可聲明的，應當提供專利權評價報告。

第六十六條規(guī)定：專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國知局對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據；專利權人、利害關系人或者被控侵權人也可以主動出具專利權評價報告。

該兩條均為此次修法的修改之處，而且專利權評價報告均涉及其中，可見專利權評價報告的重要性不言而喻，一者是作為提出開放許可聲明的要件，另一者是作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。

并且在專利侵權糾紛中從之前的只有專利權人、利害關系人可以申請出具專利權評價報告增加至被控侵權人也可申請出具專利權評價報告，可見專利權評價報告在專利侵權糾紛中的地位也在提升。

專利權評價報告從專利審查程序原理上講，是為了彌補實用新型和外觀設計專利只經過形式審查未經過實質審查就授權，導致的專利權可能不穩(wěn)定的缺陷而設計的。

這樣的制度設計在總體上可以平衡前期授權時縮減審查周期、提高審查效率與后期實現專利權價值時確保權利基礎穩(wěn)定之間的關系。

所以專利權評價報告相當于對已經授權的實用新型和外觀設計專利再回頭實質審查一次。

而且根據《專利審查指南》的規(guī)定，專利權評價的內容幾乎涵蓋了所有決定是否授予專利權的條款，是名副其實的實質審查。

在專利權人就實用新型、外觀設計專利提出開放許可聲明時，專利權評價報告作為要件被要求提供，可是目前尚未有相關文件對如下的情況作出規(guī)定，即如果專利權評價報告的結果是負面的，國知局是否予以公告，實行開放許可。

從國知局要求提供專利權評價報告的目的來看，應該是評估實用新型或者外觀設計專利權的穩(wěn)定性。

因此，在專利權評價報告多數情況作為唯一用于評估實用新型或者外觀設計專利權的穩(wěn)定性的證據的情形下，如果專利權評價報告的結果是負面的，國知局大概率是不予公告的，因為如果專利權不穩(wěn)定會給后續(xù)的專利許可實施帶來巨大風險和隱患。

理論上，在實用新型或外觀設計專利侵權糾紛中，一份負面的專利權評價報告在法律效力上不會當然地宣告涉案專利權無效，專利權人仍有權利啟動維權。

但在實踐中，專利權人在提起侵權訴訟時必然要考慮訴訟結果，一份專利權評價報告的結果正面與否，可能直接影響專利權人決定是否提起訴訟。

即使在進入訴訟后，如果出現負面的專利權評價報告，專利權人很可能會撤回訴訟，或者法院要求其撤回訴訟。

因此，涉案專利權評價報告的結果在實質上影響著整個訴訟的走向，可謂是對訴訟雙方當事人利益攸關。

二、關于專利權評價報告制度設計的思考 對于如此重要的專利權評價報告，目前的《專利審查指南》規(guī)定“專利權評價報告不是行政決定，因此專利權人或者利害關系人不能就此提起行政復議和行政訴訟”。

如果有錯誤，只能通過作出專利權評價報告的部門的內部復核來更正。

這樣對當事人來說，如果不服專利權評價報告，可能缺少有效的外部救濟途徑，不能很好地保障當事人的程序權利。

鑒于國知局對實用新型專利或者外觀設計專利進行的專利權評價相當于實質審查，并且專利權評價報告在實踐中具有行政決定的效果，那么專利權評價報告就應像對發(fā)明專利在實質審查后作出的駁回決定或授權通知一樣賦予其正式的法律效力，成為行政決定。

具體而言，專利權評價報告的結論可以分為兩種，即如果經過檢索、分析和評價后發(fā)現實用新型專利權或者外觀設計專利權的授予不符合專利法及其實施細則規(guī)定的授權條件，直接宣告該被評價的專利權無效。

如果符合授權條件，則作出維持有效的決定。

后續(xù)如果當事人不服該無效宣告決定，可以啟動類似專利復審的行政復議程序和針對行政復議程序的行政訴訟程序。

如此設計的好處是，一方面，可以理順專利權評價報告制度與其他專利審查制度、行政復議制度和行政訴訟制度的關系，同時給予當事人充分的外部救濟途徑，保障其程序權利；另一方面，由于很大一部分專利權評價報告是在提起專利侵權訴訟或行政投訴前由專利權人或利害關系人申請的，專利權人或利害關系人如果對專利權評價報告不服，則會在訴訟或投訴前針對專利權評價報告進行行政復議和行政訴訟，直至專利權的穩(wěn)定性有最終結論再起訴或投訴。

如此由于起訴或投訴時所依據的實用新型專利權或外觀設計專利權已經具有較高的穩(wěn)定性，可以減少依據那些穩(wěn)定性低的實用新型專利權或外觀設計專利權起訴或投訴對司法資源和行政資源造成的浪費，促進訴訟程序或行政查處程序高效進行。

三、一些相關問題的探討 有的觀點認為，由于實用新型專利或者外觀設計專利的價值較發(fā)明專利的偏低，上述將專利權評價報告賦予行政決定的效力和后續(xù)救濟程序的制度設計，會浪費行政資源和司法資源，不利于社會效率的提高和侵權糾紛的快速解決。

關于實用新型或外觀設計專利的價值，一方面，實用新型或外觀設計專利的價值并不一定比發(fā)明專利的低；另一方面，就需要作出專利權評價報告的實用新型或外觀設計專利而言，已經到了需要實現其價值的時候，即開放許可或專利維權，至少說明專利權人根據市場情況或被侵權情況評估認為涉案專利是具有一定市場價值的，否則市場上不會有實施專利的需求和被人模仿的可能。

關于提高社會效率和快速解決侵權糾紛，如果賦予專利權評價報告以行政決定的效力，明確宣告那些不具備新創(chuàng)性或創(chuàng)造性很低的實用新型和外觀設計專利無效，將會節(jié)省眾多關于該專利的交易、許可、融資、維權等活動，反而可能會提高社會效率和避免一些不必要的侵權訴訟活動。

專利法第33條講解

最高人民法院關于“修改超范圍”的問題，共審理了11件案件，其中，在（2011）知行字第69號中，申請人將原權利要求中記載的“對信息進行檢測、判斷、分析、分類處理”，“通過相應設備以被叫用戶名義進行接續(xù)服務”修改為了“對收到的所述原被叫用戶信息進行檢測、判斷、分析、分類處理”，“通過坐席終端、或撥號服務器、或語音系統(tǒng)分配服務器、或交互式語音管理服務器、或電子郵件服務器以被叫用戶名義進行接續(xù)服務”，說明書中關于上述技術方案并未有其他新的記載，對于上述權利要求的修改，專利復審委員會和最高人民法院給出的結論均是修改超范圍，其中，最高人民法院的路由具體如下：修改后的內容沒有記載在原申請文件中，并且不能從原說明書和權利要求文字記載的內容即說明書附圖直接地、毫無疑義第確定，因此修改超范圍，可見，申請人在對申請文件進行修改時，應當充分考慮修改后的技術方案是否能夠“從原申請文件中直接毫無疑義的確定”的考量標準。

1、 主動修改過程中的修改超范圍問題 申請人可以在提出實質審查請求的同時，或在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知書起的3個月內對申請文件進行主動修改。

基于很多考慮，申請人會在申請文件遞交到專利局后對申請文件進行主動修改，一般有以下幾種常見情況：

1） 申請文件與標準不對應； 專利先行策略保證了專利會先于標準提案申請，但與此帶來的一個問題是：申請人無法保證先于標準提案申請的專利一定會與標準對應，為了對應標準，申請人需要對申請文件的權利要求書進行修改，但需明確的一個規(guī)則是：修改后的權利要求的整體技術方案應當在原申請文件中有記載，例如，在先申請的權利要求1記載了：基站向終端發(fā)送請求信息。

為了對照標準，需要將“請求信息”修改為“連接信息”，但如果原申請文件中僅記載了“連接信息”這個技術特征，沒有完整的記載“基站向終端發(fā)送連接信息”的技術方案，那么將“基站向終端發(fā)送請求信息”修改為“基站向終端發(fā)送連接信息”，這樣的修改應當是修改超范圍的。

因此，筆者建議發(fā)明人在撰寫交底書時，可以將可能寫入標準的技術方案均完整的體現在交底書中。

2） 權利要求撰寫出現偏差 基于多種原因，最終遞交到專利局的申請文件的權利要求書有可能不是申請人想重點保護的技術方案，因此，申請人后續(xù)想對申請文件進行主動修改，筆者建議可以從以下角度考慮修改是否超范圍：修改前的版本認作是技術方案A，修改后的版本是技術方案B，如果技術方案B相對于技術方案A具備新穎性，或技術方案A相對于技術方案B具備新穎性，那么將技術方案A修改為技術方案B的操作就應當修改超范圍。

因此，筆者建議代理師將發(fā)明人交底書的技術方案充分體現在申請文件里，另，可以在說明書部分從多個角度撰寫多套權利要求，以便后續(xù)修改。

2、 針對通知書所指出的缺陷的修改超范圍問題 申請人在答復審查員下發(fā)的補正通知書，審查意見通知書等時，經常會為了克服審查員指出的缺陷，需要對申請文件作出修改，例如，審查員指出當前記載的權利要求1不具備創(chuàng)造性，申請人為了克服這個缺陷，在權利要求1中添加技術特征，此處，需要留意的是，修改后的權利要求1所記載的整體技術方案如果在原申請文件中有記載，那么上述修改就應當是不超范圍的；例如，審查員指出權利要求書中某一技術特征不清楚，且該技術特征又不是本領域的公知術語，因此，需要對該技術特征進行解釋，但如果原申請文件中沒有針對該技術特征的描述，那么針對該技術特征的解釋就很有可能修改超范圍。


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