今天，樂知網律師 給大家分享： “功能或者效果”限定的特征與限縮性講解，“加強專利運用”成專利法第四次修改的熱點。

“功能或者效果”限定的特征與限縮性講解

一、限縮性解釋的原因 《專利審查指南》規定，“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。

”而在《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）第四條規定：對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。

可見，雖然授權程序中認定的保護范圍是“覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”，而實際侵權程序中，卻是將保護范圍認定為“具體實施方式及其等同的實施方式”。

侵權程序中的對保護范圍的認定明顯屬于限縮性的解釋。

深圳市華澤興業科技有限公司與廣州同明太陽能科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛案（(2022)最高法民申1018號）中，最高人民法院指出：

首先，在《解釋》第四條規定中的“權利要求中以功能或者效果表述的技術特征”在司法實踐中通常被稱為“功能性特征”，是一類性質較為特殊的技術特征。

其以技術特征擬實現或者達到的功能、效果，而不是實現該功能、效果的具體技術手段來限定權利要求的保護范圍，導致“功能性特征”的字面含義十分寬泛，涵蓋了所有能夠實現該功能、效果的具體實施方式，不論該實施方式是涉案專利申請日之前已有的，還是申請日之后新發現、發明的，也不論權利人在申請日是否知曉，又或者是否在說明書中公開。

其次，如果在專利侵權訴訟中仍然按照權利要求解釋的一般規則，將“功能性特征”的保護范圍解釋為包含實現該功能、效果的全部實施方式，將導致專利權的保護范圍與專利的創新程度和公開內容不相匹配，不可避免地會給后續的改進和創新帶來不應有的限制，給科學技術發展和經濟社會進步帶來負面影響。

因此，《解釋》第四條對于“功能性特征”的解釋作出特別規定：“……應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。

以使得專利權的保護范圍與其創新程度和說明書、附圖公開的內容相適應，維護社會公眾與權利人的利益平衡，為后續改進和創新留下必要的空間。

由此可知，“功能性特征”，是一類性質較為特殊的技術特征，考慮到“以公開換保護”的基本原則及社會公眾與權利人的利益平衡，對“功能性特征”進行限縮性解釋是完全合理的。

二、“功能性特征”的認定 在限定產品時，為了更清楚的表達，以功能命名零件、以功能+結構的方式限定零件結構或者位置關系等方式難以避免，是否所有通過功能或者效果限定的特征都會被認定為“功能性特征”呢？ 對此，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(簡稱《解釋(二)》)第八條進一步規定：“功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。

因此，并非所有包含功能或者效果的限定的權利要求均會采用限縮性解釋。

對于功能或者效果進行限定的特征，是否會被認定為“功能性特定”是以“本領域普通技術人員通過閱讀權利要求后是否能夠直接、明確地確定具體實施方式”為準的。

如果不能直接、明確地確定具體實施方式，則會被認定為“功能性特征”；如果能夠直接、明確地確定具體實施方式，則不會被認定為“功能性特征”。

1、屬于功能性特征的情況 在杭州騎客智能科技有限公司與浙江波速爾運動器械有限公司侵害實用新型專利權糾紛二審案（(2022)浙民終213號）中，涉案專利的權利要求1中記載了“轉動機構，固定于所述第一內蓋和第二內蓋的中間”。

雙方的爭議主要在于“轉動機構”是否屬于功能性特征。

浙江省高級人民法院認為：本案中，“轉動機構”體現了“裝置+功能”的典型功能性特征描述方式，在權利要求中并未給出具體的實施方式，實踐中關于轉動功能的實現亦有多種方式可供選擇，憑現有證據尚不足以認定本領域普通技術人員僅通過閱讀技術要求，即可直接、明確知曉該轉動機構的具體實施方式，故宜將“轉動機構”認定為功能性特征。

2、不屬于功能性特征的的情況 （1）以功能或效果性語言表述且已經成為本領域普通技術人員普遍知曉的技術術語 在北京市高級人民法院制定的《專利侵權判定指南》第18條中規定：

“下列情形一般不宜認定為功能性特征：（1）以功能或效果性語言表述且已經成為本領域普通技術人員普遍知曉的技術術語；” 由此可知，上述結構雖然以功能性進行命名，但是在本領域中已經具有確切的含義，這類特征排除在“功能性特征”之外，如導體、散熱裝置、粘結劑、放大器、變速器、濾波器等。

隨著技術的發展，會有越來越多的技術名詞會納入到這一類別中，但是，當不確定“功能性命名”是否成為本領域普遍知曉的技術術語的情況下，建議可以在說明書中給出多種實施方式，以避免被認定成“功能性特征”，同時實施方式較少的情況出現。

（2）、如果技術特征中除了功能或者效果的限定之外，同時也限定了與該功能或者效果對應的結構特征，則不屬于功能性特征 在臨海市利農機械廠與陸杰、吳茂法、李成任、張天海侵害實用新型專利權糾紛案（最高人民法院(2022)最高法民申1804號民事裁定書）中，雙方的爭議主要在于“托軌”是否屬于功能性特征。

最高院對上述內容的認定為：如果技術特征中除了功能或者效果的限定之外，同時也限定了與該功能或者效果對應的結構特征，并且本領域技術人員僅通過閱讀權利要求書，即可直接、明確地確定該結構特征的具體實現方式，并且該具體實現方式可以實現該功能或者效果的，則這種同時使用“結構”與“功能或者效果”限定的技術特征并不屬于前述司法解釋規定的“功能性特征”。

本質上來說，只要滿足“本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式”的情況均可以不受到限縮性解釋。

“加強專利運用”成專利法第四次修改的熱點

促進專利的實施和運用，實現專利價值，解決專利運用中的突出問題，健全、完善以市場需求為導向的專利技術轉化機制，更好地激勵創新并推動專利的實施和運用，是專利法第四次修改的重點之一。

針對相關問題，國家知識產權局條法司有關負責人向記者表示。

加強運用體現價值“專利運用能力不足，專利的市場價值沒有得到充分體現，與快速增長的社會需求之間還存在較大的差距。

”這不僅是2014年全國人大常委會在多個省市進行的專利法執法檢查中發現的問題，也是一直有待克服的難題。

根據國家知識產權局新近公布的2014年全國專利調查結果，截至2013年底，我國高校擁有的有效專利的實施率為14.6%，科研單位實施率為39.7%，還有大量高價值的發明專利被束之高閣，在企業和科研院所中“沉睡”。

“專利實施和運用是實現專利價值的重要途徑，但是目前我國實踐中存在專利轉化效率不高、實施和運用程度較低等問題。

”國家知識產權局條法司有關負責人介紹，為解決這些問題，專利法第四次修改專門設立“專利的實施和運用”“一章，從多個方面促進專利轉化和運用，并對現行專利法第七十六條、第七十八條至第八十三條等處相關規定作了修改。

專利法第四次修改草案中，加強專利運用擬新增主要內容包括五個方面。

一是明確要求”各級專利行政部門應當促進專利實施和運用“，從立法層面將促進專利的實施和運用明確為各級專利行政部門應當履行的職責。

二是為解決國家設立的研究機構、高等院校專利技術轉化率低的問題，允許發明人或者設計人在單位怠于實施職務發明創造的情形下根據與單位的協議自行實施，并獲得相應收益。

三是為解決專利許可供需信息不對稱問題，借鑒國外經驗，引入專利當然許可制度，降低專利許可成本。

四是為處理好標準和專利之間的關系，防止專利權人在參與國家標準制定過程中不當行使專利權損害公共利益，規定標準必要專利默示許可制度。

五是進一步規范了專利質押行為。

提升能力保障發展”專利運用效果不理想的原因是多方面的，包括專利交易市場不成熟，市場信用體系不完善，專利供需信息不對稱等。

一些專利權人由于費用問題，無力參加展會或通過其他有效渠道推介其專利。

為此，有必要構建市場供需雙方對接機制，建立專利許可需求信息披露機制。

具體而言，應當建立專利當然許可制度和標準專利默示許可制度。

面對一些專家和眾多專利權人的要求，專利法第四次修改草案擬增加專利當然許可制度和標準專利默示許可制度等相關內容。

所謂當然許可，即專利權人按照意愿，可以提出當然許可的聲明，表明許可意向并作出對任何人給予公平許可的承諾。

其優點在于，聲明當然許可相當于給專利打上一個開放使用的標簽，在專利登記簿中與專利所包含的其他信息一同傳播，有利于促進專利技術供需雙方的對接，尤其是高校、科研院所專利的傳播和運用；需求方以公平、合理、無歧視的許可費和便捷的方式獲得專利許可，可以降低許可談判難度，大幅降低專利許可交易成本，提高被許可人實施專利的意愿，有利于企業特別是中小企業充分挖掘使用專利；建立專利交易許可相關信息披露和傳播機制，既為專利權人和公眾搭建專利轉化或推廣應用平臺，也可以有效降低專利交易中與專利狀態相關的法律風險。

當然許可與普通許可最大的不同在于，當然許可的承諾方不得拒絕任何被許可方的許可請求。

加強專利運用不但是修法的一個重點，也是深入實施知識產權戰略、建設知識產權強國的重要組成部分。

“包工包料”用假貨侵權嗎？

在建設工程項目中，委托人為保證工程質量會對項目中所用到的施工材料指定品牌。

某些承接工程的不法施工單位（以下統稱“承攬人”）為壓縮成本實現更大利潤，會在施工材料上采買價格低廉的假冒產品替代正品，從而構成對商標權利人商標專用權的侵害。

當商標權利人向執法單位舉報執法過程中，承攬人往往會以不知道或無法判斷是假冒產品為由，“無辜”的表示自己也是受害者來逃避應負的法律責任。

在這種情況下，應如何維護商標權利人的合法權益呢？一、承攬人是否構成商標侵權的認定根據《國家知識產權局關于發布第一批知識產權行政執法指導案例的通知》（國知發保字〔2022〕52號）在案例3中已明確：“當事人購進侵權建筑材料并準備在所承包的工程中使用的行為視同銷售行為，構成《商標法》第五十七條第（三）項規定的侵權行為”。

首先，在包工包料的承攬經營活動中，特別是在建筑工程及裝飾裝修施工等領域，承攬人既采購材料，又負責材料的安裝使用，其使用假冒產品具有經營性目的，不屬于一般消費者。

其次，承攬人將其購買的假冒產品用于施工并成為最終成果的一部分交付給委托人，其取得的價款中包含有假冒商品的對價，假冒產品所有權隨工程成果的交付一并有償轉讓，委托人與承攬人本質上是買賣法律關系，其行為符合銷售行為特征，因此承攬者使用假冒產品屬于《商標法》第五十七條第（三）項規定的商標侵權行為。

二、承攬人是否承擔賠償責任的認定《商標法》第六十四條第二款規定：“銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，不承擔賠償責任”；如何判斷承攬人是否“不知道”，是否承擔賠償責任，筆者認為可以綜合考慮以下因素：1、涉案產品商標的知名度2、采買產品的進貨價格和進貨渠道；3、涉案產品的特殊性質；4、承攬人是否曾被警告、處罰及訴訟等。

首先，商標知名度越高的商品，在市場上的影響力越大，承攬人知曉該商品和商標的可能性也越大，相對應的審慎義務也就越高。

其次，在進貨價格和進貨渠道方面，承攬人對于價格明顯低于同類市場價格的商品應承擔更高的審慎義務。

商品價格受商品質量、知名度、營銷策略等多種因素影響可能存在較大差異，但購入商品的價格與正品的市場價格存在巨大差異，如遠遠低于同類商品的正常價格時，則可認定承攬人未盡到合理的審慎義務。

最后，承攬人的進貨渠道須具備合法性，即承攬人在確定供貨渠道時，應審核供貨方主體資格及提供的產品資質文件。

貿然從無資質公司低價采買手續不齊備的產品，難謂“無辜”，應屬于明知和應知的情形，此時承攬人既承擔侵權責任，也承擔賠償責任。

三、辦案此類案件的心得在辦理此類案件時，應先確認委托人、承攬人等在項目中的責任劃分。

尤其是確認負責采買假冒產品的實際主體是誰，明確應從哪一環節入手制止其侵權行為并追責。

聯合當地市場監督管理局或公安機關，對現場發現的假冒產品予以查扣。

從委托人處調取《承攬合同》等，收集固定工程項目對假冒產品的用量及金額。

調查工程項目中已實際使用的假冒產品包裝及數量，用于后續對侵權人的處罰及索賠依據。

對于能夠提供準確來源的，應第一時間對假冒產品的供貨商進行追查，打擊整個侵權鏈條，制止更多的假冒產品向市場流出，更大限度的維護商標權利人的合法利益。


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