今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 超出描述產(chǎn)品特點(diǎn)的必要而使用他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán) ，迪士尼爭(zhēng)議他人“威尼熊” 。

超出描述產(chǎn)品特點(diǎn)的必要而使用他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)

薩塔公司是一家擁有110多年歷史的噴涂設(shè)備生產(chǎn)的德國(guó)企業(yè)，憑著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，在世界范圍內(nèi)噴涂設(shè)備行業(yè)內(nèi)享有良好的聲譽(yù)。

薩塔公司在噴槍產(chǎn)品使用公司的主商標(biāo)“SATA”“薩塔”時(shí)，還根據(jù)實(shí)際使用和宣傳的需要，結(jié)合產(chǎn)品的特性，通過簡(jiǎn)寫、加以圖形設(shè)計(jì)及色彩運(yùn)用等，創(chuàng)造性地設(shè)計(jì)了一套產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)識(shí)，這些標(biāo)識(shí)與主商標(biāo)的使用在產(chǎn)品包裝和宣傳冊(cè)中，形成了特有的產(chǎn)品視覺識(shí)別體系。

薩塔公司非常注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，考慮到這些標(biāo)識(shí)經(jīng)過使用起到了識(shí)別作用，與薩塔公司建立了對(duì)應(yīng)聯(lián)系，因此在使用了較長(zhǎng)時(shí)間后對(duì)部分標(biāo)識(shí)申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，建立了完善的商標(biāo)保護(hù)體系。

本文介紹的即是薩塔公司就這些標(biāo)識(shí)維權(quán)的案件。

早在2022年，落款為浙江奧利達(dá)的公司發(fā)送宣傳推廣郵件稱，其將在2022年北京國(guó)際汽保展展出最新款噴槍產(chǎn)品，這些產(chǎn)品不僅在外觀、包裝和型號(hào)與SATA產(chǎn)品極為近似，并且在性能上與SATA產(chǎn)品也十分相似。

通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，正如其在郵件里所述，浙江奧利達(dá)公司在2022年北京國(guó)際汽保展上展出并銷售外觀、包裝、型號(hào)和性能與SATA產(chǎn)品極為近似的產(chǎn)品，還通過其官網(wǎng)、淘寶和阿里巴巴宣傳和銷售這些產(chǎn)品。

針對(duì)浙江奧利達(dá)公司的行為，薩塔公司于2022年分別提出了商標(biāo)侵權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和專利侵權(quán)訴訟，并獲得全勝，本文僅針對(duì)商標(biāo)侵權(quán)案件詳細(xì)介紹如下文。

浙江奧利達(dá)公司在其產(chǎn)品包裝上并未使用薩塔公司的主商標(biāo)“SATA”“薩塔”，但在包裝的顏色和設(shè)計(jì)極度摹仿薩塔公司，特別在包裝上使用了與薩塔公司完全相同的小圖標(biāo)（如下圖2左上角紅色圈出部分）、和“WSB”標(biāo)識(shí)。

由于薩塔公司對(duì)這些小圖標(biāo)中的和標(biāo)識(shí)獲得了商標(biāo)專用權(quán)，針對(duì)浙江奧利達(dá)公司使用與其相同的標(biāo)識(shí)的行為委托康瑞律所向北京市東城區(qū)法院提起了商標(biāo)侵權(quán)訴訟。

在訴訟中，被告奧利達(dá)公司抗辯稱，被控侵權(quán)的標(biāo)識(shí)在噴槍產(chǎn)品領(lǐng)域具有固有含義，不能起到區(qū)分商品來源的作用，而是描述性使用，不構(gòu)成侵權(quán)。

和圖案分別為木匠用的刨子及齒輪，含義分別為“木匠”和“工業(yè)”，代表噴槍產(chǎn)品的適用對(duì)象為木料及工業(yè)領(lǐng)域。

中的“CCS”，取自英文“color code system”的單詞首字母縮寫，中文含義為顏色編號(hào)系統(tǒng)，將其搭配四種不同的顏色色塊組成整體圖案，表示其屬于顏色辨別系統(tǒng)，是用于噴槍行業(yè)對(duì)噴槍漆料和色彩作描述性說明。

“WSB”，取自“water solvent based”單詞首字母縮寫，中文含義為適用水性漆，用于描述噴槍類型屬于水溶性噴槍。

被告對(duì)其上述解釋僅提交了原告薩塔公司的宣傳冊(cè)，未提交任何行業(yè)內(nèi)第三方主體使用形式或行業(yè)規(guī)范規(guī)定予以證明。

針對(duì)奧利達(dá)的不侵權(quán)抗辯，薩塔公司認(rèn)為原告的權(quán)利商標(biāo)為注冊(cè)商標(biāo)，且標(biāo)識(shí)本身無含義，僅從原告的商標(biāo)本身，如CCS、WSB及圖形商標(biāo)來看，是無法推知其與具體含義、或與噴槍有何聯(lián)系的。

原告根據(jù)宣傳和使用的需要，結(jié)合產(chǎn)品的特性，賦予其特定含義，通過藝術(shù)化設(shè)計(jì)及色彩運(yùn)用等，獨(dú)創(chuàng)性地設(shè)計(jì)了一套產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)識(shí)，一直使用在產(chǎn)品包裝和宣傳冊(cè)中，通過大量、長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)使用，成為了識(shí)別原告產(chǎn)品包裝的一部分，實(shí)際起到了區(qū)別產(chǎn)品來源的功能。

該系列標(biāo)識(shí)目前在噴槍行業(yè)內(nèi)只有原告在使用，市場(chǎng)同行業(yè)中沒有其他任何第三方在使用，更沒有成為行業(yè)內(nèi)通用的描述性標(biāo)識(shí)。

對(duì)于一個(gè)產(chǎn)品各項(xiàng)功能的描述，很難是完全相同，一模一樣；而被告是在文字介紹功能之外，使用了與原告完全相同的圖形及字母組合，并非出于描述產(chǎn)品的需要，屬于商標(biāo)侵權(quán)。

經(jīng)審理，一審法院認(rèn)為，被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)和系具有一定設(shè)計(jì)并非簡(jiǎn)單寫實(shí)的圖形，其表示形式抽象，并未直接、具體地表示噴槍產(chǎn)品的用途及適用對(duì)象等特點(diǎn)，且使用上述標(biāo)識(shí)并非是為了描述產(chǎn)品特點(diǎn)所必要。

系圖文組合標(biāo)識(shí)，“CCS”文字與圖形的結(jié)合，使得該標(biāo)識(shí)整體具有較強(qiáng)的顯著性。

現(xiàn)有證據(jù)不足以證明“CCS”文字作為噴涂行業(yè)中“顏色編號(hào)系統(tǒng)”的英文翻譯“color code system”的單詞首字母縮寫、“WSB”作為噴涂行業(yè)中“適用水性漆”的英文翻譯“water solvent based”單詞首字母縮寫，不足以證明已為相關(guān)公眾所認(rèn)知，并成為噴涂行業(yè)的通用技術(shù)術(shù)語(yǔ)或標(biāo)識(shí)；另外，上述兩標(biāo)識(shí)未直接表示噴槍產(chǎn)品的特點(diǎn)，亦非為了描述產(chǎn)品特點(diǎn)所必要。

故被告的不侵權(quán)抗辯意見缺乏依據(jù)，不予采納。

被告使用的上述四個(gè)標(biāo)識(shí)與原告的注冊(cè)商標(biāo)在圖形的構(gòu)圖、設(shè)計(jì)或文字的字形、讀音上相同，使用在噴槍產(chǎn)品上，侵犯了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

法院判決其立即停止侵權(quán)行為，并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元及合理支出14萬(wàn)元。

迪士尼爭(zhēng)議他人“威尼熊”

福建石獅靈秀紅日針織服裝廠（下稱靈秀紅日針織服裝廠）在服裝等商品上注冊(cè)的一件“威尼熊”商標(biāo)，引發(fā)美國(guó)迪士尼企業(yè)公司（下稱迪士尼公司）的爭(zhēng)議。

在中國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商評(píng)委）裁定爭(zhēng)議商標(biāo)予以撤銷后，靈秀紅日針織服裝廠向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。

日前，法院一審判決維持了商評(píng)委被訴裁定。

爭(zhēng)議商標(biāo)為第3915462號(hào)“威尼熊”商標(biāo)，由靈秀紅日針織服裝廠于2004年2月提出注冊(cè)申請(qǐng)，后被核定使用在第25類服裝、帽等商品上。

法定期限內(nèi)，迪士尼公司針對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)提出爭(zhēng)議申請(qǐng)。

迪士尼公司認(rèn)為，爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)，爭(zhēng)議商標(biāo)應(yīng)予以撤銷。

引證商標(biāo)為第2022292號(hào)“WINNIE THE POOH”商標(biāo)，由迪士尼公司于2001年1月提出注冊(cè)申請(qǐng)，后被核定使用在第25類服裝、帽、鞋等商品上。

商評(píng)委認(rèn)為，爭(zhēng)議商標(biāo)“威尼熊”與引證商標(biāo)“WINNIE THE POOH”已構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)，據(jù)此裁定爭(zhēng)議商標(biāo)予以撤銷。

靈秀紅日針織服裝廠不服商評(píng)委裁定，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前，經(jīng)過迪士尼公司長(zhǎng)期使用，中文“小熊維尼”已經(jīng)與引證商標(biāo)“WINNIE THE POOH”建立起唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

對(duì)于相關(guān)公眾而言，“小熊維尼”已成為與“WINNIE THE POOH”相對(duì)應(yīng)的中文譯名。

爭(zhēng)議商標(biāo)“威尼熊”與引證商標(biāo)對(duì)應(yīng)的中文譯名均指向相同的客體，并在呼叫上相近，相關(guān)公眾在看到爭(zhēng)議商標(biāo)“威尼熊”時(shí)，很容易聯(lián)想到“小熊維尼”和引證商標(biāo)“WINNIE THE POOH”。

因此，爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)已構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。

重慶東本公司專利無效成功案例講解

案件背景：

2010年，公司受客戶委托，以第三方名義針對(duì)重慶東本工業(yè)有限責(zé)任公司擁有的專利名稱為“三輪摩托車車架”，專利號(hào)為ZL200620109926.5的實(shí)用新型專利向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)審委”）提出無效宣告請(qǐng)求，并指定相應(yīng)專利律師擔(dān)任該案件的代理人。

代理工作：

接受客戶委托后，公司律師對(duì)案件情況進(jìn)行了深入了解，發(fā)現(xiàn)該專利之前已經(jīng)進(jìn)行過相關(guān)無效程序及行政訴訟一審和二審程序，均被維持有效。

公司律師對(duì)之前的無效請(qǐng)求情況進(jìn)行了詳細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)其失敗的主要問題在于，提出的無效理由不夠充分，對(duì)于可否到相近技術(shù)領(lǐng)域（載貨汽車領(lǐng)域）尋求技術(shù)啟示沒有充分論述。

為此，公司律師與客戶就證據(jù)收集及無效策略進(jìn)行了溝通。

在此情況下，基于重新收集和整理的無效證據(jù)，公司律師對(duì)無效理由進(jìn)行了梳理并據(jù)此向復(fù)審委提出了無效請(qǐng)求，請(qǐng)求宣告該專利無效。

在無效請(qǐng)求書以及后續(xù)口頭審理中，公司著重闡述了以下觀點(diǎn)：

（一）關(guān)于涉案專利權(quán)利要求1、2、4 根據(jù)已生效的第13232號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定中的認(rèn)定屬于本專利申請(qǐng)日之前公開使用的現(xiàn)有技術(shù)，其與涉案專利權(quán)利要求1、2或4相比區(qū)別技術(shù)特征也被其他證據(jù)所公開，且所起的作用與涉案專利中的作用相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)⑵湎嗷ソY(jié)合，不需要?jiǎng)?chuàng)造性的勞動(dòng)得到權(quán)利要求1、2或3的技術(shù)方案，涉案專利權(quán)利要求1、2或4不具有創(chuàng)造性。

另外，根據(jù)公開使用的證據(jù)“型號(hào)為BJ800ZH-4的北京牌正三輪載貨摩托車”作為現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)合教科書的公知常識(shí)證據(jù)也證明了涉案專利權(quán)利要求1、2或4不具有創(chuàng)造性。

（二）涉案專利權(quán)利要求3 涉案專利權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征被另一證據(jù)公開，該證據(jù)涉及載貨汽車領(lǐng)域，但是載貨汽車與載貨三輪摩托車均屬于載貨機(jī)動(dòng)車，雖然二者所包含的技術(shù)主題并不完全相同，但至少應(yīng)當(dāng)屬于相近的技術(shù)領(lǐng)域。

《國(guó)際專利費(fèi)分類表》的主要目的是為各個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和其他使用者建立一套專利文獻(xiàn)的高效檢索工具，便于各個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和其他使用者對(duì)技術(shù)主題進(jìn)行檢索并獲得技術(shù)上和法律上的信息，而并非是認(rèn)定相關(guān)技術(shù)主題屬于相同技術(shù)領(lǐng)域的唯一依據(jù)，因此，國(guó)際專利分類表的不同并不必然表明相關(guān)技術(shù)主題的技術(shù)領(lǐng)域不同。

本領(lǐng)域技術(shù)人員基于證據(jù)涉及到的載貨三輪摩托車，在面臨由于三輪摩托車需要載貨而進(jìn)一步提高鋼板彈簧的緩沖性能的技術(shù)問題時(shí)，有充分的動(dòng)機(jī)在本領(lǐng)域內(nèi)或相近的載貨汽車領(lǐng)域內(nèi)尋找相關(guān)的技術(shù)手段，并不存在技術(shù)上的障礙和困難，因此在其引用的權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性的前提下，權(quán)利要求3也不具備創(chuàng)造性。

案件結(jié)果：

復(fù)審委經(jīng)過審查，最終做出決定，認(rèn)定涉案專利全部無效。


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