今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 日本對(duì)于創(chuàng)造性的判定方法 ，日韓專利新創(chuàng)性講解。

日本對(duì)于創(chuàng)造性的判定方法

判定方法（一） 根據(jù)日本審查基準(zhǔn)的規(guī)定，創(chuàng)造性的具體判斷方法是：從現(xiàn)有技術(shù)中選擇一項(xiàng)最符合邏輯的引用發(fā)明作為主引用發(fā)明。

通過以下（1）~（4）的步驟，判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員從主引用發(fā)明出發(fā)能否構(gòu)筑容易實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的邏輯。

1針對(duì)本發(fā)明與主引用發(fā)明之間的區(qū)別，根據(jù)對(duì)否定創(chuàng)造性有作用的因素，應(yīng)用副引用發(fā)明，或者考慮技術(shù)常識(shí)，判斷能否構(gòu)建容易實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的邏輯。

2在根據(jù)（1）判斷為不能構(gòu)筑容易實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的邏輯時(shí)，判斷為發(fā)明具有創(chuàng)造性。

3在根據(jù)（1）判斷為能夠構(gòu)筑容易實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的邏輯時(shí)，還要考慮對(duì)肯定創(chuàng)造性有作用的因素，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后，判斷是否能夠構(gòu)筑容易實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的邏輯。

4在根據(jù)（3）判斷為不能構(gòu)筑容易實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的邏輯時(shí)，判斷為發(fā)明具有創(chuàng)造性；在根據(jù)（3）判斷為能夠構(gòu)筑容易實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的邏輯時(shí)，判斷為發(fā)明不具有創(chuàng)造性。

對(duì)否定創(chuàng)造性有作用的因素 ① 將副引用發(fā)明應(yīng)用于主引用發(fā)明的動(dòng)機(jī)：

技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)性；技術(shù)問題的共同性；作用、功能的共同性；引用發(fā)明中的內(nèi)容啟示。

② 相對(duì)于主引用發(fā)明進(jìn)行的單純?cè)O(shè)計(jì)變更。

③ 現(xiàn)有技術(shù)的簡單拼湊。

對(duì)肯定創(chuàng)造性有作用的因素 ① 有利的效果。

② 阻礙因素（日語稱為阻害要因）。

例如，將副引用發(fā)明應(yīng)用于主引用發(fā)明時(shí)，違反了主引用發(fā)明的技術(shù)目的等情況。

上面的步驟（1）中先考慮了“對(duì)否定創(chuàng)造性有作用的因素”，即使此時(shí)判斷為能夠容易想到本發(fā)明，也并未得出最終結(jié)論，還要在步驟（3）中進(jìn)一步考慮“對(duì)肯定創(chuàng)造性有作用的因素”，這是比較耐人尋味的地方。

步驟（1）~（3）的組合是希望審查員能夠從發(fā)明人的視角出發(fā)，從重現(xiàn)發(fā)明的角度，在假設(shè)沒有本發(fā)明的前提下去客觀地判斷是否有充分的動(dòng)機(jī)指引著將副引用發(fā)明應(yīng)用于主引用發(fā)明，盡最大努力排除主觀性的影響。

日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院在本案的判決中給出的具體意見。

對(duì)于“從主引用發(fā)明出發(fā)，組合其他的公知技術(shù)（副引用發(fā)明）能容易地得到該區(qū)別點(diǎn)所涉及的技術(shù)特征”，要竭盡所能地進(jìn)行證實(shí)來判斷。

在該情況下，主引用發(fā)明和副引用發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容應(yīng)該是以對(duì)比文件記載的內(nèi)容為基礎(chǔ)，客觀且具體地認(rèn)定/確定的，如果將對(duì)比文件記載的技術(shù)內(nèi)容抽象化、一般化、上位化，則可能產(chǎn)生主觀性的判斷，是不允許的。

對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)常識(shí)或者公知技術(shù)而言，它們也不應(yīng)該是未被證實(shí)就被認(rèn)為是理所當(dāng)然的，只有通過證明才能夠成為判斷的基礎(chǔ)。

另一方面，本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)常識(shí)或者公知技術(shù)未必會(huì)一定記載在特定的對(duì)比文件中。

因此，難以證實(shí)的情況并不少見。

但是，即使在本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)常識(shí)或者公知技術(shù)的主張、證實(shí)中確實(shí)存在困難的情況下，也要遵循以下幾點(diǎn)：

① 在本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)常識(shí)或者公知技術(shù)的認(rèn)定、確定中，脫離于特定對(duì)比文件的具體記載，進(jìn)行抽象化、一般化、上位化，是不被允許的； ② 對(duì)于已經(jīng)記載于特定公知文獻(xiàn)中的公知技術(shù)，如果不竭盡所能進(jìn)行舉證就認(rèn)定是本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)常識(shí)或者公知技術(shù)，是不被允許的； ③ 對(duì)于能否容易地想到將副引用發(fā)明組合到主引用發(fā)明中來得到該發(fā)明的區(qū)別點(diǎn)所涉及的技術(shù)特征這一判斷過程，如果省略這樣的判斷過程而得出容易想到的結(jié)論，是不被允許的。

遵循著以上的觀點(diǎn)，日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院認(rèn)可了本案的創(chuàng)造性。

日韓專利新創(chuàng)性講解

由于專利申請(qǐng)有地域性，所以各國的專利法規(guī)定都有各自的特定。

申請(qǐng)人或代理師在處理國外案件進(jìn)入中國以及中國的案件進(jìn)入其它國家的時(shí)候，需要特別注意其它各國的專利法與中國的專利法有區(qū)別的地方。

如，在處理基于韓國專利申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的中國專利申請(qǐng)案件的過程中，雖然代理師可以依據(jù)中國專利法進(jìn)行作業(yè)，但由于委托事務(wù)所或申請(qǐng)人熟知韓國專利法但對(duì)中國的專利法不太熟悉，所以如果作業(yè)的代理師也同時(shí)了解韓國的專利法，那么在應(yīng)對(duì)韓國委托事務(wù)所或申請(qǐng)人的咨詢或提供建議時(shí)，在也了解韓國專利法的情況下，會(huì)更容易理解韓國委托事務(wù)所或申請(qǐng)人的想法，并作出更有針對(duì)性的回復(fù)。

如，在處理基于中國專利申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的日韓專利申請(qǐng)案件的過程中，申請(qǐng)人或代理師可以基于對(duì)日韓專利法的了解做出更有針對(duì)性和有效性的答復(fù)。

日本專利新創(chuàng)性 一 法條規(guī)定 1。 日本特許法第29條 （新穎性） 做出產(chǎn)業(yè)上能夠利用的發(fā)明的人，除了以下發(fā)明外，其發(fā)明能夠獲得專利權(quán)：

1）專利申請(qǐng)前在日本國內(nèi)外公然所知的發(fā)明 2）專利申請(qǐng)前在日本國內(nèi)外公然實(shí)施了的發(fā)明 3）專利申請(qǐng)前在日本國內(nèi)外出版物記載的發(fā)明或者通過電路回線而為公眾可利用的發(fā)明。

2。 日本特許法第29條 （創(chuàng)造性） 專利申請(qǐng)前具有發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域通常知識(shí)的人基于前項(xiàng)各號(hào)所列發(fā)明而能夠容易地做出發(fā)明時(shí)，該發(fā)明不能夠獲得專利權(quán)。

二 日本專利新穎性規(guī)定的特點(diǎn) 1。 時(shí)間點(diǎn) “專利申請(qǐng)前” 是指專利申請(qǐng)的具體時(shí)間點(diǎn)前。

比如：上午公開的內(nèi)容會(huì)構(gòu)成下午申請(qǐng)的專利的現(xiàn)有技術(shù)。

例外的情況包括：基于巴黎公約進(jìn)入日本的，按照優(yōu)先權(quán)日確定；通過PCT申請(qǐng)的，按照國際申請(qǐng)日確定。

這兩種情況中的申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)間不精確到時(shí)間點(diǎn)。

2。 擴(kuò)大的在先申請(qǐng)（類似中國的抵觸申請(qǐng)） 申請(qǐng)人和發(fā)明人相同的情況下在日本不構(gòu)成擴(kuò)大的在先申請(qǐng)。

而在中國，即使申請(qǐng)人和發(fā)明人相同，申請(qǐng)?jiān)谇肮_在后的申請(qǐng)也會(huì)構(gòu)成抵觸申請(qǐng)。

3。 新穎性喪失的例外（新穎性寬限期） 法條規(guī)定：特許法第30條 在（i）違反權(quán)利者（申請(qǐng)專利的權(quán)利，包括權(quán)利受讓人）的本意而被公開的發(fā)明，（ii）因權(quán)利者的行為而被公開的發(fā)明的情況下（專利公開除外），在發(fā)明被公開1年內(nèi)，可以請(qǐng)求享受新穎性的例外。

在日本的新穎性寬限期的規(guī)定中，可追溯的時(shí)間是1年。

并且，這1年的追溯時(shí)間是從實(shí)際申請(qǐng)日起算，而非優(yōu)先權(quán)日。

比較而言，中國的法規(guī)是在優(yōu)先權(quán)日起算，可追溯的時(shí)間是6個(gè)月。

由此可見，日本的新穎性喪失的例外，適用的情形較中國更寬松一些。

因?yàn)橛羞@樣的不同，所以存在日本進(jìn)中國或中國進(jìn)日本時(shí)不能享受新穎性寬限期的案子，需要格外注意。

4。 新穎性的判斷 與中國的新穎性判斷不同的地方在于：在中國，慣用手段的直接置換也不具備新穎性，而在日本，只要與現(xiàn)有技術(shù)相比具有區(qū)別點(diǎn)，就判定為具有新穎性。

韓國專利新創(chuàng)性 韓國的專利制度與日本的專利制度很多方面很相似。

因此本文僅指出在新創(chuàng)性方面，韓國與日本和中國都不同的幾個(gè)特點(diǎn)。

一 新穎性寬限期（專利法第30條） 在（1）因權(quán)利者的行為而被公開的發(fā)明（專利申請(qǐng)公開除外），（2）違反權(quán)利者（申請(qǐng)專利的權(quán)利，包括權(quán)利受讓人）的本意而被公開的發(fā)明，在發(fā)明被公開1年內(nèi)，可以請(qǐng)求享受新穎性寬限期。

此外，與日本的救濟(jì)程序的不同之處在于：日本的程序中，在由于權(quán)利者本人的原因先公開的情況下，申請(qǐng)時(shí)需聲明，并且在30日內(nèi)提交證明材料；韓國的程序中，（2022年修訂）在額外繳費(fèi)的情況下，也可以在能夠修改申請(qǐng)文件的期間，或者在授權(quán)通知之日起3個(gè)月內(nèi)（但繳費(fèi)辦登后不可）提出相關(guān)聲明和證明。

由此可見，韓國的新穎性寬限期適用的情形以及相應(yīng)的救濟(jì)程序更寬松一些。

二 創(chuàng)造性的判斷 關(guān)于對(duì)創(chuàng)造性的判斷，韓國的規(guī)定是：如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠基于現(xiàn)有技術(shù)而容易地做出權(quán)利要求所描述的發(fā)明，則發(fā)明不具有創(chuàng)造性。

關(guān)于創(chuàng)造性的判斷步驟是：

1）確定發(fā)明內(nèi)容； 2）選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)； 3）確定發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間的差異； 4）確定本領(lǐng)域技術(shù)人員基于現(xiàn)有技術(shù)是否能夠容易地做出發(fā)明。

值得注意的是，在韓國，對(duì)創(chuàng)造性的判斷中并沒有對(duì)“基于區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的技術(shù)問題”的界定。

因此，在答辯時(shí)，也不用就基于區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的技術(shù)問題的思路展開論述。

智慧金融領(lǐng)域人工智能專利申請(qǐng)態(tài)勢(shì)及高價(jià)值專利培育

人工智能(Artificial Intelligence，AI)作為引領(lǐng)科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)，其產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)取得了顯著的效果，顯示出帶動(dòng)性很強(qiáng)的“頭雁”效應(yīng)。

在人工智能的典型應(yīng)用中，智慧金融占據(jù)越來越重要的地位。

利用人工智能提供的智慧金融解決方案，能夠幫助金融機(jī)構(gòu)搭建智能應(yīng)用平臺(tái)，支持各類業(yè)務(wù)的智能化轉(zhuǎn)型。

從實(shí)施層面上看，人工智能對(duì)金融行業(yè)沖擊巨大，我國金融機(jī)構(gòu)相繼投入大量資金、人力，積極提升智能化金融服務(wù)水平。

在此過程中，技術(shù)創(chuàng)新無處不在，通過專利保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新，成為各大金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注點(diǎn)。

2022年之前，我國金融機(jī)構(gòu)在智慧金融領(lǐng)域有關(guān)人工智能技術(shù)的專利申請(qǐng)非常少，該數(shù)據(jù)從2022年開始才有所增長，其中在2022年增長速度迅速加快，僅2022年一年的申請(qǐng)量就是2022年的七倍多，出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，2022年以后每年的增長幅度仍然非常大，2022年的申請(qǐng)量已接近2022年的兩倍(如圖1所示)。

人工智能專利申請(qǐng)的這一發(fā)展趨勢(shì)與我國金融行業(yè)自2011年以來技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)基本吻合。

2011—2022年，我國金融行業(yè)在IT建設(shè)上主要是圍繞線上業(yè)務(wù)，并未特別關(guān)注人工智能；2022年以后，人工智能技術(shù)逐步成熟，在金融行業(yè)中的應(yīng)用逐步明確。

在該階段我國還相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)人工智能與金融相結(jié)合。

比如，2022年7月國務(wù)院發(fā)布了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，將發(fā)展人工智能升級(jí)為國家級(jí)戰(zhàn)略，將利用人工智能建設(shè)智慧金融列為重點(diǎn)任務(wù)之一。

這些情況都促使金融機(jī)構(gòu)增加科技投入進(jìn)行自主研發(fā)，相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢(shì)。

通過檢索數(shù)據(jù)的IPC分類號(hào)分布情況(見表1)可知，金融機(jī)構(gòu)在智慧金融領(lǐng)域的人工智能相關(guān)專利中，專利申請(qǐng)量最多的細(xì)分技術(shù)分類是銀行業(yè)務(wù)，如利息計(jì)算、信貸審批、抵押、網(wǎng)上銀行；專利申請(qǐng)量排在第二位的細(xì)分技術(shù)分類是應(yīng)用電子設(shè)備進(jìn)行識(shí)別，如銀行卡識(shí)別、用戶識(shí)別；專利申請(qǐng)量排在第三位的細(xì)分技術(shù)分類是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，如風(fēng)險(xiǎn)分析或養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。

通過進(jìn)一步挖掘檢索數(shù)據(jù)還發(fā)現(xiàn)，機(jī)器學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)視覺和生物特征識(shí)別技術(shù)、語音識(shí)別和自然語言處理技術(shù)、知識(shí)圖譜技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)等已成為智慧金融領(lǐng)域人工智能的核心技術(shù)，在風(fēng)險(xiǎn)防控、保險(xiǎn)理賠、支付認(rèn)證、電話銀行、資產(chǎn)管理、智能客服等場(chǎng)景中均有不同程度的應(yīng)用。

本文利用檢索數(shù)據(jù)，以incoPat專利價(jià)值度評(píng)估模型對(duì)我國金融機(jī)構(gòu)在智慧金融領(lǐng)域的人工智能技術(shù)相關(guān)專利的價(jià)值分布情況進(jìn)行分析。

評(píng)估模型所考慮的重要評(píng)估指標(biāo)主要包括技術(shù)穩(wěn)定性、技術(shù)先進(jìn)性、專利保護(hù)范圍等，通過這些評(píng)估指標(biāo)評(píng)價(jià)專利的價(jià)值度，從低到高給出價(jià)值度分?jǐn)?shù)1~10。

通過分析申請(qǐng)量前15家的金融機(jī)構(gòu)在智慧金融領(lǐng)域的人工智能技術(shù)專利的價(jià)值度分布情況(如圖2所示)可以看到，專利申請(qǐng)數(shù)量最多的是集中在6的價(jià)值度上，另外價(jià)值度為5、7、8的專利申請(qǐng)數(shù)量也較多，而價(jià)值度在9~10的高價(jià)值專利相對(duì)較少。

高價(jià)值專利有高水平、高技術(shù)含量的技術(shù)方案，由高水平專業(yè)人員撰寫出高質(zhì)量的專利文件，其專利保護(hù)權(quán)利有較好的穩(wěn)定性，并具有良好的市場(chǎng)前景。

通過對(duì)檢索數(shù)據(jù)中價(jià)值度為9~10的有效發(fā)明專利進(jìn)一步分析可知，高價(jià)值專利的應(yīng)用集中在保險(xiǎn)理賠、風(fēng)險(xiǎn)防控、交易認(rèn)證、業(yè)務(wù)推送等金融服務(wù)場(chǎng)景；技術(shù)上主要涉及計(jì)算機(jī)視覺和生物特征識(shí)別、語音識(shí)別和自然語言處理；而涉及機(jī)器學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高價(jià)值專利相對(duì)較少。

培育高價(jià)值專利是金融科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的需要，也是我國建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國的需要，“十四五”規(guī)劃提出要更好地保護(hù)和激勵(lì)高價(jià)值專利，并首次將“每萬人口高價(jià)值發(fā)明專利擁有量”納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)，明確到2025年該指標(biāo)要達(dá)到12件的預(yù)期目標(biāo)。

本文基于前述分析，為金融機(jī)構(gòu)在智慧金融領(lǐng)域的人工智能相關(guān)高價(jià)值專利培育提供如下思路：

第一，選擇高水平、高技術(shù)含量的技術(shù)方案。

從專利意義上講，專利要保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)具有足夠高的創(chuàng)新程度。

金融機(jī)構(gòu)在選擇與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別的技術(shù)申請(qǐng)專利時(shí)，應(yīng)選擇能夠讓產(chǎn)品、方法的性能優(yōu)勢(shì)凸顯的技術(shù)。

以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為例，目前很多方案是將通用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型直接移植到某個(gè)新的應(yīng)用場(chǎng)景，這種應(yīng)用轉(zhuǎn)移技術(shù)人員一般會(huì)認(rèn)為創(chuàng)新程度很高，但從專利獲權(quán)層面上講，在現(xiàn)有技術(shù)中已存在使用同樣神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的情況下，要申請(qǐng)的技術(shù)方案如果只考慮到更多維度的模型輸入信息，而對(duì)模型本身未進(jìn)行適應(yīng)新場(chǎng)景的改進(jìn)，創(chuàng)造性則顯不足。

因此，選擇的方案應(yīng)考慮更多地深入應(yīng)用場(chǎng)景，具體分析該場(chǎng)景區(qū)別于現(xiàn)有場(chǎng)景之處，進(jìn)而基于該區(qū)別調(diào)整神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，使模型更加貼合新的應(yīng)用場(chǎng)景。

第二，選擇市場(chǎng)前景好、市場(chǎng)競爭力強(qiáng)的技術(shù)方案。

所選擇的技術(shù)方案應(yīng)能滿足用戶的需求，解決用戶的痛點(diǎn)，未來的市場(chǎng)控制力較強(qiáng)，能夠產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)效益。

對(duì)于智慧金融領(lǐng)域來說，眾多金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注點(diǎn)，亦是目前高價(jià)值專利的空白點(diǎn)——機(jī)器學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)很可能成為未來布局高價(jià)值專利的重點(diǎn)所在。

第三，采用專利布局策略進(jìn)行專利布局。

專利布局策略決定專利保護(hù)的力度和強(qiáng)度，也決定著對(duì)未來市場(chǎng)的把控程度。

一般來說，一件產(chǎn)品、一套方法涉及很多技術(shù)點(diǎn)，這些技術(shù)點(diǎn)之間通過專利組合的方式可提高系統(tǒng)性和競爭力，從而實(shí)現(xiàn)專利的高價(jià)值，為技術(shù)創(chuàng)新搭建起強(qiáng)有力的專利保護(hù)屏障。

在專利布局過程中還應(yīng)充分考慮競爭對(duì)手，針對(duì)競爭對(duì)手解決問題時(shí)所需的技術(shù)，布局具有足夠覆蓋范圍的專利。

例如，若競爭對(duì)手為某保險(xiǎn)公司，則需關(guān)注保險(xiǎn)理賠場(chǎng)景中應(yīng)用較多的語音識(shí)別和自然語言處理技術(shù)。

此外，在專利布局時(shí)需要考慮申請(qǐng)策略。

通過分析解決問題的多個(gè)方案共同的基本技術(shù)特征，研究解決問題的基本機(jī)理，利用基本機(jī)理形成核心專利。

考慮到核心專利因保護(hù)范圍較大有一定的獲權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，建議再進(jìn)行技術(shù)拆分，將技術(shù)進(jìn)步拆分為一系列小發(fā)明補(bǔ)充申報(bào)。

第四，提供高質(zhì)量的專利文件。

專利的保護(hù)范圍由專利文件確定，所以文件的質(zhì)量非常重要。

建議金融機(jī)構(gòu)選擇更有經(jīng)驗(yàn)、更高水平的專利代理師處理高價(jià)值專利，對(duì)權(quán)利進(jìn)行充分保護(hù)。

此外，金融機(jī)構(gòu)也需要建立、健全自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系，對(duì)專利文件進(jìn)行審核，保證文件質(zhì)量。


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