今天，樂知網律師 給大家分享：美國專利申請實踐中發明人資格認定講解，TPP帶來的商業機遇：越南專利制度講解 。

美國專利申請實踐中發明人資格認定講解

在美國專利實踐中，發明人占據著極其重要的地位，其原因在于，美國憲法規定了發明應授予完成發明的人，即發明人。

也正因如此，“先申請制”在美國被稱為“發明人先申請制”。

而作為發明人的雇主，只有在取得了發明人簽署的轉讓協議后，才有資格以自己的名義獲得美國專利。

本文希望通過介紹美國《專利法》及《專利審查指南》中對發明人資格認定的有關規定以及與發明人資格爭議有關的實際案例來探討其重要性。

美國《專利法》第100條（f）項規定，“發明人”是指個人或聯合發明中的多個個人，所述多個個人共同發明或發現了發明的主題；該條（g）項規定，“聯合發明人（joint inventor）”和“共同發明人（coinventor）”是指發明或發現了聯合發明的主題的多個個人中的任何一個。

此外，美國專利法第116條的規定，當發明是由兩個或更多的人作出時，應由這些發明人共同申請專利。

美國《專利審查指南》第2022節規定，在確定發明人資格時，首先需要考慮誰構思了發明。

只有對發明構思作出了貢獻，才有資格成為發明人。

僅將發明構思付諸實踐的人，不符合發明人資格。

關于聯合發明人或共同發明人，美國《專利審查指南》第2022節還規定，即使這些發明人并沒有在物理空間上一起工作過，即使他們中的每一個人并沒有作出相同類型或數量的貢獻，即使他們中的每一個并不是對專利中每一項權利要求的主題作出了貢獻，這些發明人仍應共同申請專利。

2022年的諾貝爾生理及醫學獎授予了京都大學教授本庶佑以表彰其在分離識別程序性死亡蛋白（PD-1）及其在癌癥治療領域的應用所作出的貢獻。

這項研究始于上世紀90年代初，彼時本庶佑教授獨立發現了PD-1蛋白。

1998年9月，本庶佑教授開始與美國基因研究所的伍德博士合作以尋找PD-1配體。

在此之前，丹娜法博研究所的弗里曼博士于1998年7月獨立地發現了PD-1配體。

之后，伍德博士開始與弗里曼博士合作并確認了與PD1結合的一種新型配體。

伍德博士告知了本庶佑教授該配體的情況，于是，三位研究者將該配體命名為PD-L1，并開始交換信息、試劑等，同時定期會晤。

伍德博士從本庶佑教授處得到了PD-1抗體，并通過實驗證實了該抗體抑制PD-1/PD-L1之間的相互作用。

在1999年10月的一次會議上，伍德博士將這一結果與本庶佑教授和弗里曼博士分享。

就在那次會議召開的前后，弗里曼博士發現了另一種被稱為PD-L2的配體并對其進行了實驗。

伍德博士也對該配體進行了實驗，并證實該配體能夠與PD-1結合，并且PD-1與PD-L2的相互作用可抑制免疫應答。

2000年3月，弗里曼博士通過郵件告知了本庶佑教授PD-L2及其序列。

在這三位合作者準備將他們關于PD-L1的研究成果寫成文章共同發表于期刊期間，弗里曼博士率先提出了將他們的發現用于癌癥治療，即在所發表的文章中指出，采用PD-L1來抑制免疫應答，從而治療腫瘤。

在2000年3月的一次會議中，伍德博士也提出了采用PD-1/PD-L1通路來治療癌癥的療法。

本庶佑教授得知伍德博士和弗里曼博士于1999年11月在美國提交了一件關于上述PD-1抗體用于癌癥治療的專利申請，但卻沒把他列為共同發明人，從此他們之間原本親密無間的合作出現了裂痕。

2000年10月，本庶佑教授的本國合作者巖井佳子用弗里曼博士提供的試劑進行實驗，確認了PD-1抗體的抑制性功能。

在后來的訴訟中，本庶佑教授一方以此為據，認為2000年10月27日為發明構思的建立之日。

該研究成果作出之后，本庶佑教授開始著手開發采用阻擋PD-1/PD-L1通路并停止免疫應答抑制性信號的抗體來治療癌癥的方法，并就相關的癌癥治療技術提交了6件美國專利申請并獲得了授權。

這幾件專利被轉讓給小野制藥株式會社。

然而，這些美國專利中僅列出了本庶佑教授及其本國合作者作為共同發明人，忽略了弗里曼博士和伍德博士。

2022年，丹娜法博研究所，即弗里曼博士的雇主，對這6件專利的發明人資格問題提起了訴訟。

一審法院判決要求美國專利商標局將伍德博士和弗里曼博士作為發明人加入全部6件專利中。

該法院認為，伍德博士和弗里曼博士有資格作為這些專利的共同發明人，其理由如下：（a）伍德博士和弗里曼博士發現了PD-L1；（b）伍德博士發現了PD-1/PD-L1的結合能抑制免疫響應；（c）伍德博士和弗里曼博士發現了PD-1和PD-L1的抗體能夠阻止PD-1/PD-L1通路的抑制信號；以及（d）弗里曼博士的實驗確認了PD-L1在多種腫瘤中的表達。

2022年7月，聯邦巡回上述訴法院在二審判決中支持了一審判決，并確認了兩位博士的聯合發明人資格。

被告在答辯意見中指出，兩位美國研究者的貢獻距建立發明構思太遠。

然而，法院認為，即使重要性只有一點點，但對于發明構思的建立是必須的，就符合聯合發明人的資格。

法院同時給出了符合聯合發明人資格所必須的三個條件：（1）以某種顯著的方式對發明的構思或將發明付諸實踐作出了貢獻；（2）當相對于全部貢獻進行衡量時，這樣的貢獻的實質并非是不顯著的；和（3）這樣的貢獻遠超出了對真正發明人來說熟知的理念和/或現有技術的解釋。

此外，沒有參與建立發明構思的全部活動，并不必然喪失發明人資格，因為聯合發明人不必對發明構思的所有方面都作出貢獻。

法院還認為，在發明構思建立之日前作出的工作也可能是顯著的貢獻，除非這些工作僅僅是現有技術的解釋。

2022年5月，小野制藥曾嘗試向美國最高法院請求提審本案，然而未獲批準。

至此，本案爭議告一段落。

丹娜法博研究所在成功將其雇員弗里曼博士作為發明人加入這些專利后，將能夠通過受讓而行使這些專利權而獲益。

另一方面，這些專利的原 所有者小野制藥則將喪失對這些專利權的獨享。

據悉，與這些專利相關的檢查點抑制劑市場規模在2022年已達約180億美元，并且可在2025年達到約398億美元。

由以上案例可見，發明人資格的認定在美國專利實踐中的重要性不言而喻。

對于真正的發明人來說，其理應在專利中具有表明身份的權利，更重要地，對于發明人所屬的機構來說，其背后還可能蘊藏著巨大的財產和商業價值。

外觀設計專利申請階段“新設計”講解

在外觀設計專利的申請階段，審查員以外觀設計不符合專利法第二條第四款規定的“新設計”為由發出審查意見甚至駁回的案例雖然比較少，但一旦遇到這類審查意見，申請人/專利代理師對如何爭辯會感到無從下手、力不從心，就如在發明專利申請階段遇到審查員將某一特征認定為“容易想到的”或者“屬于常規技術手段”那樣，難以有理有據地進行爭辯。

TPP帶來的商業機遇：越南專利制度講解

TPP吸引愈來愈多的外國企業進入越南，掀起對越南投資的熱潮。

下面對越南專利制度中的幾項基本內容進行簡要介紹：

越南 1。知識產權的主要保護類型包括：發明，實用新型，外觀設計，半導體集成電路布圖設計，植物新品種、地理標志、商標和版權等。

其中，發明專利保護期20年；實用新型和外觀設計保護期10年；保護期不能延長。

2。按照越南知識產權法，下列主題不屬于發明保護的客體 （1）發現，科學理論，和數學方法； （2）用于執行智力活動的主題、計劃、規則或方法； （3）信息的表達； （4）僅僅是美學特征的解決方案； （5）動物和植物品種； （6）用于產生植物和動物的基本生物學方法（微生物方法除外）； （7）用于人類或動物的疾病預防、診斷和治療方法。

此外，按照越南新的專利法，“用途(use)”權利要求既不是“產品”權利要求也不是“方法”權利要求，因此，“用途”主題的權利要求在越南專利局將被駁回。

3。要求專利申請文件必須以越南語提交，且一般不允許補交越南譯文，除非申請人提供滿足專利局的合理理由； 4。適用絕對新穎性原則，新穎性的例外情況包括：

下列公開不影響新穎性，如果專利申請在公開日的6個月內提交：

(1) 由其他人未經有權申請的人的允許而進行的公開； (2) 由有權申請的人以科學演講的方式公開； (3) 由有權申請的人在越南國家展覽會上展出，或者在官方或官方認可的國際展覽會上展出。


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