今天，樂(lè)知網(wǎng)律師 給大家分享： 美國(guó)專(zhuān)利新穎性的“公開(kāi)使用”情況講解，新加坡藥物新用途發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)文件的撰寫(xiě)。

美國(guó)專(zhuān)利新穎性的“公開(kāi)使用”情況講解

公共政策或者公共利益，作為法官審理專(zhuān)利案件時(shí)考慮的重要因素，對(duì)美國(guó)專(zhuān)利案件的審判結(jié)果具有關(guān)鍵的影響。

本文擬結(jié)合美國(guó)專(zhuān)利案件審判當(dāng)中影響專(zhuān)利新穎性的“公開(kāi)使用（public use）”的適用，來(lái)探討法官對(duì)公共政策的考量。

專(zhuān)利新穎性要求的正當(dāng)性，根據(jù)契約理論，可以解釋為：因?yàn)樽鳛閷?duì)專(zhuān)利的交換、發(fā)明人做出了某些有價(jià)值的東西（因?yàn)槠涫切碌模鐣?huì)和發(fā)明人之間的契約具有約束力 。

專(zhuān)利制度的宗旨是促進(jìn)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，而授予現(xiàn)有的技術(shù)以壟斷權(quán)不會(huì)促進(jìn)創(chuàng)新，并且會(huì)因?yàn)閺墓差I(lǐng)域拿走現(xiàn)有的技術(shù)而剝奪公眾使用現(xiàn)有技術(shù)的基本權(quán)利。

1952年美國(guó)專(zhuān)利法第102條[2]規(guī)定了多種影響發(fā)明新穎性的情況，包括了狹義的新穎性條款（Novelty），即102(a)、(e)、(g)，禁止衍生條款（Derivation）102(f)和法定禁止條款（Statutory Bar）102(b)、(c)、(d)。

其中，102(b)規(guī)定，當(dāng)發(fā)明在美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)日的1年之前已經(jīng)在本國(guó)公開(kāi)使用或銷(xiāo)售，或者在本國(guó)或外國(guó)被授予專(zhuān)利權(quán)或者在印刷出版物上被描述，則該發(fā)明不具備新穎性。

102(b) 與上述狹義新穎性條款的最大區(qū)別除了關(guān)鍵日期的區(qū)別，即申請(qǐng)日之前1年和發(fā)明日的區(qū)別之外，還在于，根據(jù)102(b) ，發(fā)明人自己在關(guān)鍵日期之前的行為，例如公開(kāi)使用，也可以引起自己的專(zhuān)利無(wú)效。

1952年美國(guó)專(zhuān)利法102(b) 中1年的寬限期規(guī)定使申請(qǐng)人有充分的時(shí)間考慮、完善而提交專(zhuān)利申請(qǐng)。

同時(shí)，該1年的寬限期也要求發(fā)明人盡早提交發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)，促使專(zhuān)利技術(shù)盡早為公眾所知并最終進(jìn)入公共領(lǐng)域，促進(jìn)專(zhuān)利技術(shù)的傳播，并促進(jìn)其他人在此發(fā)明基礎(chǔ)上進(jìn)一步的發(fā)明創(chuàng)造。

盡管沒(méi)有字面上的表述，對(duì)于發(fā)明人本人公開(kāi)使用和第三人公開(kāi)使用對(duì)專(zhuān)利新穎性的影響，法院在適用102(b) 時(shí)采用了不同的標(biāo)準(zhǔn)。

下面結(jié)合幾個(gè)典型案例來(lái)對(duì)此進(jìn)行介紹，并著重探討法院在不同案情下公共政策方面的考量。

這些案件都涉及專(zhuān)利侵權(quán)案件中被控侵權(quán)人反訴專(zhuān)利無(wú)效的情況，案情介紹將只針對(duì)與公開(kāi)使用和/或?qū)嶒?yàn)性使用例外（experimental use exception）有關(guān)的部分。

Rosaire案 我們先通過(guò)Rosaire v。 Baroid案[3]來(lái)介紹法院對(duì)于影響新穎性的公開(kāi)使用[4]的基本判斷方法。

Rosaire和Horvitz的專(zhuān)利涉及用于勘探石油或者其他碳?xì)浠衔锏姆椒ā?br />
所述方法包括，從地層中提取一定數(shù)量的土壤樣本，在一個(gè)封閉的容器中研磨和加熱來(lái)處理每份樣本，使得土壤中攜帶或者吸收的碳?xì)浠衔镒鳛闅怏w溢出，定量地測(cè)量從每份樣本中溢出的碳?xì)浠衔餁怏w的量，并且將測(cè)量數(shù)據(jù)與樣本提取位置相關(guān)聯(lián)。

發(fā)明人主張，在1936年，他和共同發(fā)明人Horvitz發(fā)明了這種新的勘探石油的方法，并指控Baroid侵權(quán)。

后者辯稱(chēng)，某Teplitz為海灣石油公司（Gulf Oil Corporation）進(jìn)行的工作導(dǎo)致該發(fā)明“在國(guó)內(nèi)已知或者被他人使用”[5]，Teplitz和其合作者在Rosaire主張的任何日期之前已經(jīng)知道并且廣泛地使用了該發(fā)明，所以該專(zhuān)利無(wú)效。

發(fā)明人承認(rèn)Teplitz想出了涉案專(zhuān)利的方法，并且承認(rèn)Teplitz-Gulf的工作在Rosaire和Horvitz完成本發(fā)明的構(gòu)思之前。

但是，發(fā)明人認(rèn)為海灣石油公司直到1939年才申請(qǐng)專(zhuān)利，并且沒(méi)有公開(kāi)Teplitz的構(gòu)思。

本案件的關(guān)鍵在于，Teplitz的工作屬于“不成功的實(shí)驗(yàn)”還是本發(fā)明方法的成功測(cè)試和付諸實(shí)際（reduction to practice）。

法院發(fā)現(xiàn)，Teplitz和他的合作者們與海灣石油公司在1935年至1936年初，也即在Rosaire主張的任何日期之前，在油田中用一年多的時(shí)間實(shí)施了與本專(zhuān)利完全相同的方法。

Teplitz在此成功并且充分地進(jìn)行了該勘探石油的方法的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，屬于該方法的付諸實(shí)際。

該方法是在正常的條件下在油田進(jìn)行的，沒(méi)有刻意的掩飾或者排除公眾的努力，并且對(duì)進(jìn)行所述工作的雇員沒(méi)有任何保密的指示。

該工作沒(méi)有繼續(xù)進(jìn)行并被懸置不是為了測(cè)試該方法的價(jià)值而是為了檢測(cè)使用該方法產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。

法院最終認(rèn)定，該專(zhuān)利因?yàn)楸凰耸褂枚_(kāi)，所以無(wú)效。

法院認(rèn)為，在這種情況下，并不需要證明公眾切實(shí)知道了所述發(fā)明。

法院實(shí)際上在試圖保護(hù)那些可能已經(jīng)公開(kāi)使用該技術(shù)的人的信賴(lài)?yán)妗?br />
而很難說(shuō)該技術(shù)對(duì)社會(huì)有任何的貢獻(xiàn)。

Egbert案 Egbert v。 Lippmann案 是美國(guó)比較典型的發(fā)明人公開(kāi)使用破壞新穎性的案例。

在該案例中，發(fā)明人制作緊身胸衣簧片并給女朋友使用構(gòu)成了公開(kāi)使用。

本案涉及再頒專(zhuān)利（reissueed patent），該專(zhuān)利最初授予發(fā)明人Barnes 。

本案適用1836年專(zhuān)利法，其中規(guī)定，如果經(jīng)發(fā)明人同意和允許，發(fā)明在申請(qǐng)日2年之前被公開(kāi)使用，則該專(zhuān)利無(wú)效。

Barnes為解決其女友（后來(lái)的配偶）緊身胸衣簧片斷裂的問(wèn)題，在1855年的1月到5月之間發(fā)明了所述簧片。

發(fā)明人隨后將該簧片給他的女友使用，后者穿著該簧片很長(zhǎng)時(shí)間。

在1858年，發(fā)明人給他的女友制造了另一對(duì)簧片，其女友又穿著該另一對(duì)簧片很長(zhǎng)時(shí)間。

在緊身胸衣穿舊之后，她會(huì)把簧片拿出來(lái)，并且安置在新的緊身胸衣中。

在發(fā)明之后11 年，Barnes 發(fā)現(xiàn)該簧片已廣泛使用，故申請(qǐng)專(zhuān)利并訴被告侵權(quán)。

法院認(rèn)為，構(gòu)成發(fā)明的公開(kāi)使用不需要公開(kāi)使用一個(gè)以上的專(zhuān)利產(chǎn)品，發(fā)明是公開(kāi)使用還是私人使用并不必然取決于知道該使用的人的數(shù)量。

如果發(fā)明人銷(xiāo)售一臺(tái)機(jī)器，機(jī)器的一個(gè)部件是該發(fā)明人的發(fā)明，并且允許該機(jī)器不受任何限制的使用，則對(duì)于該部件的使用屬于公開(kāi)使用。

發(fā)明人讓他的女友使用其發(fā)明，沒(méi)有任何保密要求或者限制，并且該使用也不是為了實(shí)驗(yàn)?zāi)康模膊皇菫榱藴y(cè)試產(chǎn)品的質(zhì)量。

該發(fā)明在當(dāng)時(shí)已經(jīng)完成，并且之后沒(méi)有進(jìn)一步的改進(jìn)。

其女友按照發(fā)明人的目的和方式使用該產(chǎn)品多年。

上述使用構(gòu)成了公開(kāi)使用。

在本案中，只有一個(gè)人使用了該簧片，并且該發(fā)明的技術(shù)是隱藏的，而非向公眾公開(kāi)的，并且公眾沒(méi)有辦法得到并且使用該發(fā)明的技術(shù)。

所以本案看起來(lái)不符合Rosaire案的標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)上文）。

但是，該簧片在發(fā)明后已經(jīng)被穿了10年。

該發(fā)明在1855年完成，而一直到1866年才申請(qǐng)專(zhuān)利。

在此期間，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品已經(jīng)非常廣泛地被使用。

所以，從公共政策的角度來(lái)說(shuō)，授予發(fā)明人該產(chǎn)品以專(zhuān)利權(quán)等于“從公共領(lǐng)域拿走”一些已屬于公眾的東西，并且會(huì)損害公眾的信賴(lài)?yán)妫驗(yàn)閷?duì)于公眾和其他制造商來(lái)說(shuō)，該產(chǎn)品已經(jīng)被長(zhǎng)期使用而沒(méi)有人主張其上的權(quán)利。

另外，授予發(fā)明人該產(chǎn)品以專(zhuān)利權(quán)使得發(fā)明人將保護(hù)期限延長(zhǎng)了11年，增加了壟斷效果。

而一般來(lái)說(shuō)，法院鼓勵(lì)盡早提交專(zhuān)利申請(qǐng)，法院認(rèn)為發(fā)明人只應(yīng)該在商業(yè)秘密保護(hù)和專(zhuān)利保護(hù)中選擇一種保護(hù)方式[7]。

Metallizing Engineering Metallizing Engineering v。 Kenyon[8]是另一個(gè)發(fā)明人公開(kāi)使用自己的發(fā)明的案例。

與上述Egbert v。 Lippmann案不同的是，本案涉及一種加工金屬表面的改進(jìn)方法，而非產(chǎn)品。

發(fā)明人Meduna在1942年8月6日提交了專(zhuān)利申請(qǐng)，涉及加工金屬表面的方法，從而使得所述表面更好地準(zhǔn)備用于已知的“金屬處理”工藝，Metallizing Engineering是受讓人，也是一審的原告。

根據(jù)102(b)，關(guān)鍵日期是1941年8月6日。

Metallizing Enginerring在此之前銷(xiāo)售了使用該方法制造的產(chǎn)品。

但是該方法一直處于保密狀態(tài)，并且很難通過(guò)反向工程知曉。

在本案中，法院引述了Pennock v。 Dialogue案[9]和Macbeth-Evans v。 General Electric案 。

在Pennock案中，制造軟管的發(fā)明完成于1811年，授權(quán)是1818年。

根據(jù)該發(fā)明的方法，管段連接在一起，從而其接頭和其他部件一樣抵抗壓力。

看起來(lái)該接頭并沒(méi)有公開(kāi)所述發(fā)明的方法，但是專(zhuān)利權(quán)人在授權(quán)之前已經(jīng)銷(xiāo)售了13000英尺的上述軟管。

法院在該案中認(rèn)為，“如果公眾，基于發(fā)明人的知曉和默許，使用了該發(fā)明，而沒(méi)有發(fā)明人的反對(duì)，那么在隨后就此發(fā)明取得專(zhuān)利是對(duì)公眾的欺騙”。

最高法院也認(rèn)為，“如果允許發(fā)明人從公眾的認(rèn)知隱瞞發(fā)明的秘密，如果其公開(kāi)制造和銷(xiāo)售其發(fā)明，并且由此獲得了利益”，那么“當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的危險(xiǎn)迫使他維持排他性的權(quán)利的時(shí)候”允許他獲得14年的合法壟斷“將會(huì)實(shí)質(zhì)上阻礙科學(xué)和實(shí)用技術(shù)的進(jìn)步”[11]。

在Macbeth-Evans案中，法院認(rèn)為銷(xiāo)售根據(jù)保密的制造照明玻璃的方法生產(chǎn)的玻璃公開(kāi)了該方法，因?yàn)樵撗舆t 表明了放棄該發(fā)明的意圖，或者因?yàn)橥ㄟ^(guò)商業(yè)秘密獲得實(shí)際的壟斷和隨后通過(guò)專(zhuān)利獲得合法壟斷之間的不一致，導(dǎo)致了專(zhuān)利權(quán)的喪失。

所以在發(fā)明符合專(zhuān)利申請(qǐng)的情況下，發(fā)明人不應(yīng)當(dāng)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)實(shí)施其發(fā)明。

發(fā)明人必須或者通過(guò)商業(yè)秘密或者通過(guò)專(zhuān)利來(lái)保護(hù)其壟斷性。

向公眾銷(xiāo)售秘密方法生產(chǎn)的產(chǎn)品視為公開(kāi)使用該方法，即使公眾根本不知道該方法，即使此處并沒(méi)有“從公共領(lǐng)域移走已知知識(shí)”，也不存在公眾的信賴(lài)?yán)妗?br />
在進(jìn)行商業(yè)開(kāi)發(fā)的情況下，法院認(rèn)為其不涉及允許發(fā)明人在秘密狀態(tài)下實(shí)施其發(fā)明的權(quán)利，而是要求發(fā)明人在申請(qǐng)專(zhuān)利和利用商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)之間進(jìn)行選擇。

其目的實(shí)際上是防止發(fā)明人推遲申請(qǐng)專(zhuān)利。

但是，為什么不創(chuàng)設(shè)一個(gè)1年的絕對(duì)期限，使得發(fā)明人無(wú)論如何必須在發(fā)明完成之日起1年之內(nèi)提交專(zhuān)利申請(qǐng)呢？可能有以下幾點(diǎn)考慮：1）證明發(fā)明時(shí)間是非常困難的，所以很難讓發(fā)明人精確控制1年的提交專(zhuān)利申請(qǐng)的期限；2）需要給予發(fā)明人適當(dāng)?shù)臅r(shí)間去完善發(fā)明，這個(gè)時(shí)間并不是精確的1年；3）在沒(méi)有進(jìn)行商業(yè)開(kāi)發(fā)的情況下，讓發(fā)明人能夠控制何時(shí)釋放發(fā)明。

City of Elizabeth案 并不是所有的公開(kāi)使用都會(huì)破壞專(zhuān)利的新穎性。

在City of Elizabeth v。 Nicholson一案[13]中，法院認(rèn)為發(fā)明人在公共街道上鋪設(shè)鋪裝路面屬于實(shí)驗(yàn)性使用例外，不影響相關(guān)專(zhuān)利的新穎性。

本案的焦點(diǎn)在于，發(fā)明人在申請(qǐng)日2年之前 ，是否已經(jīng)公開(kāi)使用或者銷(xiāo)售其于1854年3月29日申請(qǐng)的發(fā)明專(zhuān)利。

發(fā)明人Nicholson的發(fā)明可以追溯到1847年或者1848年。

他在1847年8月向?qū)＠痔峤涣祟A(yù)告（caveat），其中詳細(xì)描述了棋盤(pán)鋪裝路面，并在1848年6月或者7月通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方式在波士頓修建了一小塊發(fā)明的鋪裝路面。

為了確定上述焦點(diǎn)問(wèn)題，法院審視了所述鋪裝路面設(shè)置的環(huán)境、發(fā)明人設(shè)置該鋪裝路面的目的和意圖等因素。

事實(shí)表明，發(fā)明人并不想放棄其獲得專(zhuān)利的權(quán)利。

他在1847年向?qū)＠痔峤涣祟A(yù)告，并且通過(guò)建造鋪裝路面來(lái)測(cè)試其質(zhì)量。

建造所述鋪裝路面的道路是公共道路，但是屬于波士頓和Roxbury Mill公司所有，并且是收費(fèi)的，Nicholson是該公司的股東和財(cái)務(wù)主管。

所述鋪裝路面約75英尺長(zhǎng)，并且緊鄰收費(fèi)站。

該鋪裝路面由Nicholson自費(fèi)建造。

為了觀測(cè)重載卡車(chē)在路面上的效果和各種使用效果，以及確定該路面的耐久性和抗腐蝕的可靠性，Nicholson幾乎每天都會(huì)去所述鋪裝路面，在上面行走，用手杖敲打路面，檢查其狀況并且詢(xún)問(wèn)旁邊的收費(fèi)員有關(guān)問(wèn)題。

在本案當(dāng)中，有很多證據(jù)可以證明發(fā)明人的意圖：即他在努力實(shí)驗(yàn)其產(chǎn)品，以滿(mǎn)足付諸實(shí)際、實(shí)用性（utility）和充分公開(kāi)（enablement）等要求 ，特別是鋪裝路面的耐久性。

發(fā)明人也沒(méi)有允許別人去制造和使用該鋪裝路面，也沒(méi)有進(jìn)行銷(xiāo)售。

該發(fā)明始終在他的控制之下。

所述鋪裝路面的性質(zhì)決定了，其只有被放在高速路上才能令人滿(mǎn)意地進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，而這總是在公共場(chǎng)合。

當(dāng)耐久性是發(fā)明要獲得的質(zhì)量之一時(shí)，需要較長(zhǎng)的時(shí)間，也許幾年，來(lái)使得發(fā)明人可以確定該目的是否實(shí)現(xiàn)（例如，reduce to practice、enablment、utility等等)，即使在此期間發(fā)明人沒(méi)有對(duì)發(fā)明進(jìn)行修改。

法院特別強(qiáng)調(diào)，公眾對(duì)發(fā)明的認(rèn)識(shí)不會(huì)排除發(fā)明人對(duì)其發(fā)明獲得專(zhuān)利，只有公開(kāi)的使用或者銷(xiāo)售發(fā)明才會(huì)對(duì)發(fā)明人獲得發(fā)明造成影響。

從上述實(shí)驗(yàn)性使用例外的案例可以看到，法院希望發(fā)明人在披露其發(fā)明之前理解其發(fā)明，允許其與他人自由交換思想，這樣專(zhuān)利申請(qǐng)的披露才會(huì)盡可能的充分和準(zhǔn)確，才能保證專(zhuān)利申請(qǐng)已經(jīng)付諸實(shí)際并且滿(mǎn)足充分公開(kāi)和實(shí)用性等的要求，同時(shí)有利于在市場(chǎng)上實(shí)施更好的產(chǎn)品。

另外，也不鼓勵(lì)發(fā)明人太早申請(qǐng)專(zhuān)利而阻礙下游產(chǎn)品的研發(fā)。

在Egbert案中，發(fā)明人也許也在通過(guò)把產(chǎn)品給他的女朋友來(lái)試驗(yàn)其產(chǎn)品，但是沒(méi)有證據(jù)能夠證明其意圖。

所以，在Egbert案中，如果其意圖是商業(yè)化，則沒(méi)有實(shí)驗(yàn)性使用的例外。

而在本案中，其意圖是實(shí)驗(yàn)性的，所以存在公開(kāi)使用的例外。

Baxter案 在Baxter v。 Cobe一案[16]中，法院認(rèn)為第三人在實(shí)驗(yàn)室的使用構(gòu)成了對(duì)涉案專(zhuān)利的公開(kāi)使用。

Cullis (Baxter專(zhuān)利的發(fā)明人)于1976年5月14 日申請(qǐng)將血液分離為其成分的無(wú)密封件的離心機(jī)專(zhuān)利，因此其102(b)的關(guān)鍵日期是1975年5月14日。

被控侵權(quán)人主張的公開(kāi)使用涉及NIH（National Institutes of Health）的Suaudeau博士的行為。

Suaudeau博士在NIH發(fā)現(xiàn)由于密封件的存在而導(dǎo)致在使用離心力分離血液時(shí)破壞了血小板，于是他求助于NIH的Ito博士。

Ito博士建議他使用自己設(shè)計(jì)的無(wú)密封件的離心機(jī)。

Suaudeau博士在所述關(guān)鍵日期之前利用Ito博士的圖紙制造了離心機(jī)，進(jìn)行了測(cè)試，并達(dá)到了預(yù)定的目的。

所有上述測(cè)試都是在NIH內(nèi)Suaudeau博士的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的。

Suaudeau博士還在馬薩諸塞的General Hospital進(jìn)行了測(cè)試。

Suaudeau博士沒(méi)有努力采取保密措施，并且NIH的其他人，包括NIH的參觀者可以自由進(jìn)出其實(shí)驗(yàn)室。

這些人觀察了離心機(jī)的操作，并且無(wú)保密義務(wù)。

法院認(rèn)為Suaudeau博士已經(jīng)公開(kāi)使用了該發(fā)明。

另外，法院認(rèn)為該使用不符合實(shí)驗(yàn)性使用的例外 。

Suaudeau和Ito進(jìn)行的工作不是對(duì)發(fā)明進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。

他們也不是為了進(jìn)一步改善該發(fā)明并且驗(yàn)證該發(fā)明可以用于預(yù)定的目的。

如果該發(fā)明不適用于預(yù)定的目的的話(huà)，他們也不會(huì)使用該機(jī)器。

他們進(jìn)行的工作是對(duì)離心機(jī)進(jìn)行微調(diào)，使之符合心臟保存的特定要求。

對(duì)發(fā)明進(jìn)行改善來(lái)測(cè)試額外的用途不是可以否定公開(kāi)使用的實(shí)驗(yàn)性使用。

另外，Suaudeau在使用發(fā)明的過(guò)程中沒(méi)有對(duì)該發(fā)明進(jìn)行管理或者控制也支持該使用不屬于實(shí)驗(yàn)性使用的觀點(diǎn)。

實(shí)驗(yàn)性使用例外背后的政策考量之一是，允許發(fā)明人在申請(qǐng)專(zhuān)利之前有充足的時(shí)間來(lái)測(cè)試其發(fā)明。

在關(guān)鍵日期之前，第三人為了自己獨(dú)特的目的對(duì)已經(jīng)付諸實(shí)際的非來(lái)自于專(zhuān)利權(quán)人的發(fā)明進(jìn)行公開(kāi)測(cè)試，如果這種測(cè)試獨(dú)立于并且不受專(zhuān)利權(quán)人控制，則該公開(kāi)測(cè)試不屬于實(shí)驗(yàn)性使用。

與Egbert不同，本案中是第三人使用而非Egbert案中的發(fā)明人行為使得發(fā)明進(jìn)入了公開(kāi)使用的范疇。

Gore案 不同于發(fā)明人自己的秘密使用，第三人的秘密商業(yè)使用通常不影響發(fā)明的新穎性，例如Gore v。 Garlock案 。

該案涉及一種用于將Teflon/PTFE快速伸展成織物的方法。

發(fā)明人Gore發(fā)現(xiàn)，通過(guò)將PTFE盡可能快地伸展，可以改變材料的硬度、柔韌性等。

1966年，新西蘭的Cropper開(kāi)發(fā)和制造了用于生產(chǎn)伸展和未伸展的PTFE線(xiàn)材密封帶的機(jī)器。

1968年，Cropper基于帶保密條款的協(xié)議向美國(guó)的Budd銷(xiāo)售了該機(jī)器。

從外部看正在工作的機(jī)器并不能披露發(fā)明的內(nèi)容。

所以Budd秘密使用該Cropper機(jī)器并不會(huì)使公眾知曉專(zhuān)利方法，盡管公眾獲得了由該專(zhuān)利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品。

所以本案涉及方法的秘密商業(yè)使用，該方法生產(chǎn)的產(chǎn)品的銷(xiāo)售構(gòu)成了102(b)的現(xiàn)有技術(shù)。

依據(jù)Metallizing Engineering，如果Budd和Cropper商業(yè)化了所述密封帶，則該行為會(huì)導(dǎo)致他們喪失就該方法在1年后提交專(zhuān)利申請(qǐng)并獲得專(zhuān)利的權(quán)利。

但是Budd和Cropper對(duì)所述方法的秘密商業(yè)化行為不會(huì)影響Gore就獨(dú)立完成的該方法獲得專(zhuān)利。

也就是說(shuō)，由于該秘密的商業(yè)方法由第三人進(jìn)行，所以法院認(rèn)為其不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。

所以，盡早公開(kāi)發(fā)明是專(zhuān)利制度的關(guān)鍵。

本案中，沒(méi)有證據(jù)證明誰(shuí)最先作出發(fā)明，而且Cropper可能已經(jīng)隱瞞或者放棄了其發(fā)明。

新加坡藥物新用途發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)文件的撰寫(xiě)

2022年8月1日，新加坡上訴法院（the Singapore Court of Appeal，SGCA）在Warner-Lambert Company LLC vs。 Novartis (Singapore) Pte Ltd [2022] SGCA 45（下文簡(jiǎn)稱(chēng)SGCA 45）中駁回了Warner-Lambert公司修改已授權(quán)多年的新加坡專(zhuān)利的權(quán)利要求書(shū)的請(qǐng)求，并且對(duì)二次藥用發(fā)明的專(zhuān)利保護(hù)提出了新的觀點(diǎn)。

根據(jù)新加坡目前的專(zhuān)利審查實(shí)踐，之前從未被用于醫(yī)藥用途的已知物質(zhì)或組合物可以以一次藥用權(quán)利要求（first Medical Use Claim）/目的限定產(chǎn)品權(quán)利要求（purpose-limited product claim）的形式（例如，“substance X for use as a medicament”）來(lái)請(qǐng)求獲得專(zhuān)利保護(hù)。

同時(shí)，根據(jù)新加坡知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（“IPOS”）專(zhuān)利申請(qǐng)審查指南中的相關(guān)規(guī)定，已知物質(zhì)或組合物的第二或后續(xù)醫(yī)藥用途只可以以Swiss型權(quán)利要求的形式（例如，“use of substance X in the manufacture of a medicament for the treatment of disease Y”）來(lái)請(qǐng)求獲得專(zhuān)利保護(hù)。

具體而言，新加坡專(zhuān)利法（Singapore Patents Act）的Section 14(7)中明確作出了如下規(guī)定：

“In the case of an invention consisting of a substance or composition for use in a method of treatment of the human or animal body by surgery or therapy or of diagnosis practised on the human or animal body， the fact that the substance or composition forms part of the state of the art shall not prevent the invention from being taken to be new if the use of the substance or composition in any such method does not form part of the state of the art。” 。

在本案之前，根據(jù)新加坡的一般專(zhuān)利審查實(shí)踐，通常將上述法條解釋為，對(duì)于已知物質(zhì)或組合物而言，只有涉及其一次藥用（first medical use）的發(fā)明能夠采用“目的限定的產(chǎn)品權(quán)利要求”的形式（即，上文所述的“substance X for use as a medicament”）來(lái)進(jìn)行保護(hù)。

換言之，在Section 14(7)的現(xiàn)有法律解釋下，已知物質(zhì)或組合物的第二或后續(xù)醫(yī)藥用途不能通過(guò)“目的限定的產(chǎn)品權(quán)利要求”來(lái)進(jìn)行保護(hù)，而只能通過(guò)變通方案（即，Swiss型權(quán)利要求）來(lái)進(jìn)行保護(hù)。

然而，新加坡上訴法院在SGCA 45中認(rèn)為，可以用另一種更廣泛的方式來(lái)解釋Section 14(7)。

新加坡上訴法院認(rèn)為，不應(yīng)當(dāng)將Section 14(7)的范圍解釋為，僅僅規(guī)定了已知物質(zhì)或組合物的一次藥用（first medical use）的可專(zhuān)利性。

相反地，新加坡上訴法院認(rèn)為，目的限定的產(chǎn)品權(quán)利要求（例如“Compound X for use in the treatment of disease Y”）足以覆蓋已知物質(zhì)或組合物的第二或后續(xù)醫(yī)藥用途，沒(méi)有必要再采用Swiss型權(quán)利要求的形式。

新加坡上訴法院同時(shí)還指出，在侵權(quán)行為中確認(rèn)并執(zhí)行Swiss型權(quán)利要求的權(quán)利存在一定的實(shí)際困難：法律需要平衡專(zhuān)利權(quán)人和公眾之間的利益，一方面應(yīng)當(dāng)針對(duì)發(fā)明人的貢獻(xiàn)（發(fā)現(xiàn)藥物的新用途）而給予專(zhuān)利權(quán)人合理的權(quán)利，另一方面又不能阻止公眾（例如專(zhuān)利權(quán)人的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）制備和銷(xiāo)售用于已知目的的藥物（參見(jiàn)Floyd LJ在Warner-Lambert Company LLC v Generics (UK) Ltd (trading as Mylan)中的評(píng)述）。

雖然目前Swiss型權(quán)利要求在新加坡仍然是有效的，但是，它只是針對(duì)新加坡專(zhuān)利法Section 14(7)目前的法律解釋而提出的一種變通方案。

如果采用更廣泛的方式來(lái)解釋Section 14(7)的話(huà)，則可能完全沒(méi)有必要再采用Swiss型權(quán)利要求的形式。

從新加坡上訴法院在SGCA 45中的觀點(diǎn)來(lái)看，新加坡上訴法院傾向于采用目的限定的產(chǎn)品權(quán)利要求來(lái)對(duì)已知物質(zhì)或組合物的第二或后續(xù)醫(yī)藥用途進(jìn)行保護(hù)，這與EPO目前的審查實(shí)踐類(lèi)似。

應(yīng)當(dāng)指出的是，新加坡上訴法院在這個(gè)問(wèn)題上的言論僅僅是一種觀點(diǎn)，而并不具有嚴(yán)格的約束力。

然而，在后續(xù)涉及相同問(wèn)題的案子中，法院有可能繼續(xù)采用這些觀點(diǎn)，并逐漸形成新的審查實(shí)踐。

有鑒于上述情況， 在撰寫(xiě)新加坡專(zhuān)利申請(qǐng)的文本時(shí)，針對(duì)涉及已知物質(zhì)或組合物的第二或后續(xù)醫(yī)藥用途的發(fā)明，不僅要撰寫(xiě)Swiss型權(quán)利要求以符合IPOS當(dāng)前的審查實(shí)踐，同時(shí)還要撰寫(xiě)目的限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，以適應(yīng)將來(lái)可能發(fā)生的審查實(shí)踐變化，并且有利于專(zhuān)利權(quán)人的后續(xù)維權(quán)。

專(zhuān)利的具體實(shí)施方式是怎樣的？

一、專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓、專(zhuān)利許可還是專(zhuān)利出資？ 為實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，專(zhuān)利權(quán)人通常會(huì)以專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓或?qū)＠麑?shí)施許可的方式來(lái)為自己創(chuàng)造收益。

前者比如通過(guò)簽訂專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓合同來(lái)轉(zhuǎn)移其專(zhuān)利所有權(quán)，后者比如通過(guò)簽訂專(zhuān)利實(shí)施許可合同來(lái)全部或者部分轉(zhuǎn)移其專(zhuān)利使用權(quán)。

轉(zhuǎn)移專(zhuān)利所有權(quán)為一次性獲取對(duì)價(jià)。

由于專(zhuān)利權(quán)人傾向于高估自己專(zhuān)利的潛在價(jià)值，往往和相對(duì)方難以達(dá)成一致的對(duì)價(jià)。

而轉(zhuǎn)移專(zhuān)利使用權(quán)，專(zhuān)利權(quán)人既不會(huì)喪失專(zhuān)利技術(shù)的所有權(quán)，又能選擇許可方式，靈活確定許可期限。

只是由于許可期限通常也要幾年，即使專(zhuān)利權(quán)人最初對(duì)許可費(fèi)很滿(mǎn)意，如果在此期間專(zhuān)利被許可方獲取的利益超預(yù)期，專(zhuān)利權(quán)人也不可能馬上調(diào)整許可方案。

因此，轉(zhuǎn)移使用權(quán)仍然可能會(huì)限制專(zhuān)利權(quán)人收益的想象空間。

于是，通過(guò)將專(zhuān)利進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，出資用于公司的設(shè)立或者公司的增資，使專(zhuān)利權(quán)人成為公司的股東，就成為專(zhuān)利權(quán)人選擇實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的一種常見(jiàn)方式。

專(zhuān)利權(quán)人期望通過(guò)這種方式，自己能夠親自參與實(shí)施專(zhuān)利技術(shù)，使專(zhuān)利創(chuàng)造的價(jià)值最大化。

同時(shí)，又有機(jī)會(huì)通過(guò)對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)和對(duì)專(zhuān)利技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)，從而得到持續(xù)的、超預(yù)期的收益。

《公司法》認(rèn)可了使用專(zhuān)利出資這一方式。

《公司法》第27條規(guī)定：“股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。

” 根據(jù)上述規(guī)定，作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種，專(zhuān)利權(quán)人完全可以以專(zhuān)利出資作為對(duì)價(jià)來(lái)?yè)Q取公司的股權(quán)，從而成為公司的股東。

但是，相對(duì)于以貨幣出資只要轉(zhuǎn)移占有即可，對(duì)于專(zhuān)利這種非貨幣資產(chǎn)而言，如何認(rèn)定完成出資就比較復(fù)雜。

《公司法》第28條規(guī)定：“股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。

股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

” 根據(jù)上述規(guī)定，對(duì)專(zhuān)利出資而言，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

然而，上述需要依法辦理的財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，究竟是必須要向公司轉(zhuǎn)移專(zhuān)利的所有權(quán)，還是只要轉(zhuǎn)移使用權(quán)授權(quán)公司使用專(zhuān)利即可？如果專(zhuān)利使用權(quán)出資可行，其交付標(biāo)準(zhǔn)又該如何認(rèn)定？在理論界和實(shí)務(wù)界有一定的分歧。

二、專(zhuān)利所有權(quán)出資還是專(zhuān)利使用權(quán)出資？ 理論界的一種觀點(diǎn)是，必須依法轉(zhuǎn)移全部財(cái)產(chǎn)權(quán)，才能完成非貨幣財(cái)產(chǎn)的出資。

以專(zhuān)利使用權(quán)出資無(wú)法完成財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移。

這就意味著必須將專(zhuān)利所有權(quán)由專(zhuān)利權(quán)人變更為公司，才完成了出資義務(wù)。

《專(zhuān)利法》第10條規(guī)定，“專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)和專(zhuān)利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓?zhuān)晦D(zhuǎn)讓專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)或者專(zhuān)利權(quán)的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同，并向國(guó)知局登記，由國(guó)知局予以公告；專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)或者專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。

”上述規(guī)定對(duì)于專(zhuān)利所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓給出了明確的依據(jù)。

因此，通過(guò)轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利所有權(quán)的方式出資能夠滿(mǎn)足《公司法》第28條規(guī)定，自是毫無(wú)疑義。

但是，如果僅僅將《公司法》第28條解釋為只能以專(zhuān)利所有權(quán)出資，而不能以專(zhuān)利使用權(quán)出資，既不能反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求，也不利于促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果轉(zhuǎn)化，更不能與專(zhuān)利權(quán)人的實(shí)際需求相契合，顯然與促進(jìn)專(zhuān)利的實(shí)施與運(yùn)用的立法目的相悖。

因此，另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)《專(zhuān)利法》第12條的規(guī)定，“任何單位或者個(gè)人實(shí)施他人專(zhuān)利的，應(yīng)當(dāng)與專(zhuān)利權(quán)人訂立實(shí)施許可合同，向?qū)＠麢?quán)人支付專(zhuān)利使用費(fèi)。

被許可人無(wú)權(quán)允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個(gè)人實(shí)施該專(zhuān)利。

”，被許可人實(shí)施專(zhuān)利，需要向?qū)＠麢?quán)人支付專(zhuān)利許可使用費(fèi)。

因此，該條款明確了專(zhuān)利使用權(quán)具有財(cái)產(chǎn)性，能夠用貨幣估價(jià)，因此通過(guò)訂立專(zhuān)利實(shí)施許可合同的方式轉(zhuǎn)移使用權(quán)能夠滿(mǎn)足《公司法》第28條規(guī)定的對(duì)財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的要求。

結(jié)論就是，專(zhuān)利出資并不排斥使用權(quán)出資，無(wú)論是所有權(quán)出資還是使用權(quán)出資，都是符合法律規(guī)定的。

筆者同意第二種觀點(diǎn)。

根據(jù)《公司法》第28條中“以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)”這一表述，如果以專(zhuān)利所有權(quán)出資，那么專(zhuān)利所有權(quán)就是該條款中的“非貨幣財(cái)產(chǎn)”，則“其財(cái)產(chǎn)權(quán)”自然對(duì)應(yīng)于專(zhuān)利所有權(quán)；而如果以專(zhuān)利使用權(quán)出資，那么專(zhuān)利使用權(quán)就是該條款中的“非貨幣財(cái)產(chǎn)”，則“其財(cái)產(chǎn)權(quán)”自然應(yīng)對(duì)應(yīng)于與專(zhuān)利使用權(quán)相對(duì)價(jià)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。

由于被許可方除了按照實(shí)施許可合同使用該專(zhuān)利技術(shù)之外，并不具備對(duì)專(zhuān)利的處分權(quán)，因此自然不需要將專(zhuān)利所有權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。

筆者建議做如上解讀，能夠比較好地解決上述兩種觀點(diǎn)的分歧。

對(duì)專(zhuān)利這種 “非貨幣資產(chǎn)”，由于其使用權(quán)本身即可具有巨大的市場(chǎng)價(jià)值，出資入股是否需要一并轉(zhuǎn)讓其所有權(quán)，無(wú)論是對(duì)公司還是對(duì)專(zhuān)利權(quán)人而言，都是需要值得重視的問(wèn)題。

《公司法》第3條規(guī)定：“公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，股份有限公司的股東以其認(rèn)繳的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

”如果公司預(yù)期的是專(zhuān)利權(quán)人以所有權(quán)出資，而專(zhuān)利權(quán)人實(shí)際僅出資了專(zhuān)利使用權(quán)，就可能造成出資違約或者出資不實(shí)的糾紛。

此時(shí)，專(zhuān)利權(quán)不能作為接受出資的公司的法人財(cái)產(chǎn)，公司對(duì)該專(zhuān)利權(quán)不能享有最終的處分權(quán)，公司將存在遭到無(wú)形資產(chǎn)損失的重大風(fēng)險(xiǎn)。

因此，在專(zhuān)利出資時(shí)，對(duì)于出資的專(zhuān)利權(quán)人和被出資公司而言，確定所有權(quán)出資還是使用權(quán)出資的出資方式，是雙方都需要重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。

以下通過(guò)幾個(gè)與專(zhuān)利出資相關(guān)的司法案例對(duì)這一點(diǎn)加以說(shuō)明。

三、各地法院的有關(guān)司法案例 1。僅約定使用許可，公司主張認(rèn)定所有權(quán)出資的，法院不予支持。

2。約定以專(zhuān)利所有權(quán)出資，但專(zhuān)利權(quán)人不辦理專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的，法院認(rèn)定未出資。

3。以專(zhuān)利使用權(quán)出資的，應(yīng)完成合同約定的出資履行方式，達(dá)到使用權(quán)交付標(biāo)準(zhǔn)。


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