今天，樂知網律師 給大家分享： 知識產權訴訟中專利法侵權責任講解，中國企業應對美國337專利侵權糾紛的辦法。

知識產權訴訟中專利法侵權責任講解

濰坊市中級人民法院針對歌爾聲學股份有限公司（以下簡稱“歌爾聲學”）訴樓氏電子（蘇州）有限公司（以下簡稱“樓氏電子（蘇州）”）專利侵權系列案做出了部分判決，不僅發出了禁令，還判決被告賠償7440萬元。

即使在全球專利戰爭硝煙四起的今天，這樣的賠償額也是很驚人的。

比較雙方當事人的實力，筆者不僅聯想到了Malcolm Gladwell的新書《大衛和歌利亞：小角色如何打敗大人物（David and Goliath – Underdogs， Misfits， and The Art of Battling Giants）》，即，籍籍無名的小個子如何打敗巨人的故事。

本案中的被告樓氏電子長期以來一直是行業龍頭，而原告歌爾聲學是以代工起家的挑戰者；被告方的訴訟代理人也在國內大名鼎鼎，而原告方的代理人則名不見經傳。

看似是場實力懸殊的比拼，結果卻出人意料。

一。 訴訟的起因和經過 濰坊中院的判決僅僅揭示了當事人雙方在全球范圍商業競爭的冰山一角。

歌爾聲學和樓氏電子（美國）都是全球微機電系統（micro-electrical-mechanical systems，簡稱MEMS）麥克風產品的主要設計與制造商，兩者制造的麥克風產品被用于蘋果、三星等品牌智能手機中，在中、美境內都有銷售、使用。

樓氏電子（蘇州）是樓氏電子（美國）在中國的MEMS麥克風制造工廠。

根據2012年Nomura發布的《2012 Smartphone Guide》 ，樓氏電子占據了這個市場15-20%的份額。

歌爾聲學依靠藍牙耳機代工起家，但規模發展得越來越大，并于2013年成為蘋果iPhone手機的零部件供應商。

2013年6月21日，樓氏電子（美國）在美國國際貿易委員會（ITC）提出請求對歌爾聲學（中國）及其加州的子公司歌爾電子發起337調查[5]， 所依據的是三個美國專利7439616、8018049、8121331，涉及的均是硅麥克風封裝產品。

[6]在同一天，樓氏電子（美國）也在伊利諾伊北區地方法院提起了專利侵權訴訟， 不過由于ITC尚未審結337調查案，該訴訟目前被中止。

歌爾聲學的反應非常迅速，在2013年7月12日于濰坊中院對樓氏電子（蘇州）提起了5個專利侵權訴訟，[8]索賠額一共高達1.7億人民幣，所依據的5個中國專利分別為：CN200820227748.7、CN201020515145.2、CN201020220613.5、CN200510115448.9、CN201020001125.3。

[9]樓氏電子（蘇州）曾針對CN200820227748.7和CN201020515145.2提起了無效請求，不過CN200820227748.7被維持全部有效，[10]對CN201020515145.2的無效請求又于2013年12月3日被樓氏電子（蘇州）主動撤回。

隨后，樓氏電子（美國）于2013年7月31日在蘇州中院對歌爾聲學提起專利侵權之訴，所依據的中國專利ZL200580028321.1正是美國專利8018049、8121331的中國同族。

但該中國專利ZL200580028321.1被歌爾聲學提起的無效宣告程序全部無效， 因此蘇州法院于2014年4月16日駁回了樓氏電子（美國）的起訴。

經過開庭審理，濰坊中院對涉及專利CN200820227748.7和CN201020515145.2的兩個訴訟做出了一審判決，判決要點：（1）第一被告濰坊三聯家電有限公司（以下簡稱為“三聯家電”）立即停止銷售搭載了侵權產品的、型號為GT-I9500的三星手機；（2）第二被告樓氏電子（蘇州）有限公司立即停止制造、銷售侵犯原告歌爾聲學股份有限公司ZL200820227748.7和CN201020515145.2號實用新型專利權的麥克風產品；（3）第二被告樓氏電子（蘇州）有限公司賠償原告歌爾聲學股份有限公司經濟損失人民幣7440萬元。

至此，美國ITC以及伊利諾伊地區法院的裁定尚未做出，]歌爾聲學卻已經在中國初戰告捷，在本次專利大戰中搶得先手。

1。“停止侵權行為”的禁令 濰坊法院不僅判決樓氏電子（蘇州）立即停止制造、銷售侵權的產品，還判決銷售商三聯家電立即停止銷售搭載了侵權產品的、型號為GT-I9500的三星手機 。

關于針對三聯家電的禁令，筆者覺得值得商榷。

根據2012年Nomura發布的《2012 Smartphone Guide》 ， 一部售價為400美元的智能手機中，MEMS麥克風的成本約為0.7~0.8美元。

僅僅因為價格不到1美元的麥克風部件涉嫌侵權，就導致整個智能手機被禁止銷售，是否過于苛刻嚴厲？根據RPX公司2011年的報告，一部智能手機涉及大約25萬個專利，覆蓋了手機的各個部件、各種功能。

[17]如果任何一個部件的侵權都導致整機被禁止銷售，那么手機制造商將面臨極大的法律風險，對于整個產業的發展是極為不利的。

另一方面，由于某個部件導致整個智能手機被禁售，那么其他已經生產、銷售并且組裝的未侵權的部件也無法被使用，從而構成對資源的極大浪費。

然而，根據中國的《侵權責任法》以及《專利法》，停止侵權行為（即“禁令”）仍是承擔侵權責任的基本方式，當前的法律框架下并沒有規定何種情況可以構成“停止侵權行為”的例外。

即使依據《專利法》第70條的“合法來源抗辯權”，被告三聯家電也僅能免除賠償責任，不能免除停止銷售的責任。

在禁令這個法律問題上，美國的做法更為靈活，值得我們借鑒。

在2006年eBay Inc。 v。 MercExchange， L。L。C一案[18]中，美國最高院撤銷了聯邦巡回上訴法院（CAFC）的判決，重申了應當適用傳統的四要素判斷法來判斷是否給予永久禁令，包括：（1）原告已經遭受不可挽回的損害；（2）法律上的救濟方式（例如：金錢損害賠償）無法適當地補償此損害；（3）在考慮原被告雙方的利弊得失比較下，衡平法的救濟方式（即，永久禁令）是有正當理由的；及（4）永久性禁令的頒發不會對公眾利益造成危害。

eBay案所確立的禁令規則給予了法院充分的自由裁量權。

例如，在2007年CAFC判決的Paice v。 Toyota一案[19]中，Toyota被認定侵犯了原告的專利，但由于涉案的專利技術僅占Toyota發動機的一小部分，而頒布永久禁令會導致Toyota 面臨破產的危險，在考慮了eBay案的四個要素之后，法院決定不頒布禁令。

值得注意的是，中國法院在司法實踐中也早已認識到了公眾利益是構成“禁令的例外”的一個理由。

例如，在2005年的珠海市晶藝玻璃工程有限公司訴廣州白云國際機場股份有限公司等專利權侵權糾紛案[20]中，法院認定了被告白云機場構成侵權，但在考慮了機場作為公共交通設施的特殊性之后，并沒有頒發禁令。

法院的具體論述如下：“在認定被告三鑫公司制造、銷售被控侵權產品構成侵權之后，被告白云機場股份公司本應停止使用被控侵權產品。

但考慮到機場的特殊性，判令停止使用被控侵權產品不符合社會公共利益，因此被告白云機場股份公司可繼續使用被控侵權產品，但應當適當支付使用費。

” 近年來，eBay案的四要素中的另一個要素——“原被告雙方的利弊得失比較”，也逐漸引起了法院的重視。

例如，在2014年中國最高院起草的相關司法解釋中，就把“當事人之間的利益嚴重失衡”作為構成禁令的例外的一個理由。

本案中，發出禁令的原因是價格大約僅僅5元的侵權麥克風部件，卻導致近3000元的智能手機被禁售，這顯然構成了三聯家電和歌爾聲學這兩個當事人之間的利益嚴重失衡。

因此，筆者認為這種情況下應該屬于“禁令的例外”。

中國企業應對美國337專利侵權糾紛的辦法

在美國，一旦發現專利侵權的行為，權利人通常可以與涉嫌侵權人通過協商的方式來解決，如果協商的方式無效的話，則一般可以通過訴訟的方式來解決，請求法院頒布臨時禁令、永久禁令以及判決給付金錢的賠償。

對于故意侵權，法院最多可以判決三倍的懲罰性賠償。

此外，權利人還可以準司法的行政執法措施尋求救濟。

根據美國貿易法第337條，如果外國企業出口到美國的產品侵害了美國知識產權，權利人可以向國際貿易委員會（ITC）提出控告。

ITC經過調查核實后（簡稱“337調查”），可以頒發強制排除令或禁止令，由海關采取相應措施扣押侵權產品。

近年來中國企業在美國主動維權情況時有報道。

但是主要是個別具有一定經濟實力的大公司。

更多的情況是中國企業被他人指控專利侵權。

二、做好預防措施，避免專利侵權 美國專利侵權的賠償額一般都很高，動輒可達百萬、千萬美金以上。

如果被認定故意侵權，則可能要被判最高三倍的懲罰性賠償。

為了避免專利侵權以及故意侵權，應該注意以下方面：

1。中國企業首先要高度注意防止侵犯他人的知識產權，特別是專利權。

以貼牌、代工方式出口的外貿企業，還要注意下單的外商是否擁有該產品的商標、專利、著作權等權利的證明文件。

若外商既非權利人又無適當的授權證明文件，則應考慮法律風險，應堅持在合同中規定免責條款。

規定如果因知識產權問題發生糾紛而發生損失，概由委托加工方負責。

但事實上，因侵權被訴引起的連帶損失很難得到充分補償。

被委托方還是持審慎態度為好。

2。中國企業在計劃生產對美出口產品時，先進行相關技術領域的檢索，并進行不侵權分析，即所謂的FTO （Freedom To Operate）檢索和分析。

為了避免被判故意侵權，方法之一就是要盡到審慎的義務，比如由美國專利律師出具不侵權的法律分析意見。

如果能夠做到這一步，通常則不大可能被法院認定為故意侵權。

近年來美國專利侵權案例表明，即使沒有律師的法律意見，只要有合理的理由相信涉案專利是無效的從而不構成侵權的，也有可能不被法院認為是故意侵權。

即便如此，在產品進入美國市場前，請美國專利律師出具法律意見仍不失為一項好的選擇。

如果發現有侵權的可能性，應及時對產品進行規避設計。

對于無法規避的專利技術，要么放棄出口計劃，要么可嘗試與專利權人進行談判。

探索采取支付許可費、購買專利或合資、合作等措施的可行性。

三、針對侵權指控的應對策略 如果中國企業在美國法院被訴侵權，可以考慮采取的對策：

1。 提出管轄權異議 美國法院的管轄可分為對人的管轄(或稱屬人管轄)和對物的管轄(或稱屬地管轄)兩類。

通常情況下，對人的管轄的確立，首先要考查的是被告的國籍與住所。

一旦案件涉及的被告不是法院地的國民(包括公民及居民)，從主體上說，該案就屬于涉外案件。

法院要主張對人的管轄，就構成了美國法上的域外管轄或長臂管轄。

雖然美國各州關于長臂管轄的立法并不完全相同，但都必須與美國《憲法》第14修正案確立的“正當程序”原則相一致。

由于域外管轄或長臂管轄的初始目的是方便本國國民的訴訟，并且通過本國法院的管轄，最大限度地保護本國國民的利益，所以在傳統上，美國法院在接到原告起訴后，都會盡可能找到其得以行使管轄權的理由。

為此，“最低聯系”原則逐漸被確立。

所謂最低聯系，就是要求法院在行使對案件的管轄權時，至少應當有一個起碼的門檻。

美國最高法院在相關案件中確立的標準通常會被美國法院援引來認定最低聯系，即一般管轄與具體管轄的雙重審查。

只有當兩個標準都符合時，法院才可以行使管轄權。

中國企業如果在國內制造產品，且在美國沒有經營實體的話，可以提出管轄權異議，請求法院駁回原告的起訴。

2。 提出專利無效宣告請求 在美國，要想無效一項已經被授權的專利，可以有兩條途徑，一是向美國專利商標局（USPTO）下設的專利審判與上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB）提出，另一條途徑是直接向受理專利侵權訴訟的聯邦地區法院提出專利無效的動議。

PTAB是2011年9月美國頒布《美國發明法案（America Invents Act（簡稱AIA））》以后在美國專利商標局新設立的機構，以取代原來的“專利上訟與沖突委員會（BPAI）”。

PTAB對原來的涉及專利有效性審查的“雙方復審程序（Inter Parties Reexamination）”進行改革并設立了全新的“雙方復議程序（Inter Parties Review ，簡稱IPR）”。

根據該程序的規定，專利權人以外的其他人可以向PTAB提出IPR程序的無效請求。

合議庭在研究無效請求和權利人的答辯以后，需要在6個月內做出是否啟動IPR的決定，一旦決定啟動IPR程序，除非有正當合理的延期理由，PTAB需要在12個月內做出書面決定。

新的時限規定比原來的平均2-3年時間大幅縮短，同時所需費用也明顯降低。

全新的IPR程序設立以后，相比于法院審理程序時間長，費用高的缺點，IPR程序具有專業性強，時間短及費用低的優點。

因此，PTAB的IPR程序很快成為美國專利無效的首選程序。

而美國法院在審理侵權訴訟時可以和美國專利商標局的無效程序同時進行。

被訴侵權人可以要求法院中止訴訟案件，而法官有自由裁量權決定是否中止訴訟。

因為雙方復議程序的審理速度快，很多法官愿意中止同時進行的法院訴訟，以節省訴訟資源，這樣也會為當事人節省訴訟費用。

3。 不侵權抗辯 通過分析和解讀原告的權利要求，證明被控侵權產品缺少必要技術特征，或者證明與原告的專利權利要求記載的技術特征既不相同也不等同，還可證明原告在申請專利或無效程序過程中存在縮小專利保護范圍的陳述或者修改、適用禁止反悔原則導致不適用等同的情況。

另外，被告方也可以通過證明實施的是現有技術等進行不侵權抗辯。

4。 專利不可行使（unenforceable） 專利不可行使是美國專利法中的特殊制度。

被判定為不可行使的專利繼續有效但不能行使，權利人無法據此專利行使權利。

這可以從授權過程中存在不正當行為或專利權的濫用角度來證明。

美國專利訴訟中還有很多其他方面的抗辯事由，需要具體案件具體分析，可與代理律師一起共同研究確定。

在此不再贅述。

四、針對“337調查”的應對策略 中國企業可能遇到的另外一種專利侵權指控是權利人 啟動“337調查”程序。

“337調查”的啟動條件比較寬松，權利人只須證明進口產品有侵權行為而不要求證明美國國內產業遭遇到實質性的損害。

而且，并不要求美國國內已建立起成熟的產業，只需證明美國國內有相關產業籌建即可。

“337調查”程序中有非常不利于被訴方的缺席裁決規則。

根據“337調查”程序規定，被訴方沒有正當的理由，沒有在規定的時間和以規定的方式提交答辯意見，行政法官可根據單方證據作出裁決；被訴方缺席，視為其放棄應訴的權利，放棄在調查期間答辯的權利，行政法官可缺席裁決。

ITC經過調查核實后，可以頒發強制排除令或禁止令，由海關采取相應措施扣押侵權產品。

“337調查”程序認定侵權的后果比較嚴重。

“排除令”分為“有限排除令”和“普遍排除令”（或稱“總限制令”）。

“有限排除令”只禁止被調查企業生產的侵權產品進入美國，不僅包括涉案類型的侵權產品，還包括侵權產品的下游產品，以及該企業現在和今后生產的存在侵權行為的所有類型的產品。

而“普遍排除令”禁止某一種類的所有進口產品進入美國市場，而不論其原產地或生產商，包括被調查企業和目前尚未掌握的生產商和進口商等。

因此涉事企業無法通過改變名稱或住所，或將企業設立在美國管轄范圍之外來規避這個命令。

禁止令針對已進口到美國的侵權產品，要求企業或個人停止某些相關行為，如停止銷售、廣告宣傳、市場開發等。

違反者可以被處以最高每天十萬美元的罰款。

中國企業應對“337調查”可采取的對策：

1。如果企業成為“337調查”的被訴方，則首先要權衡是否應訴。

應訴與否主要關乎成本利益分析和企業的發展戰略。

“337調查”的應訴費用根據情況不同，通常為幾十萬至幾百萬美元不等，企業要從成本收益的角度考慮應訴是否值得。

當然，企業要考慮不應訴帶來的消極后果。

如前所述，對于缺席應訴的被訴方，行政法官可以推定申請書中的事實成立并認定被訴方違反337條款，進而簽發排除令。

阻止被訴方的產品進入美國市場。

如果企業選擇不應訴，其后果等于放棄了美國市場。

不可回避的問題是，應訴“337調查”的難度和巨額的成本對于絕大多數被訴中國企業來說是沒有辦法負擔的。

因此，應對“337調查”要重視發揮行業協會、政府的作用，全行業、產業共同出擊，參與國際協調，建立行業預警機制、應訴費用分攤機制等，有效增強應對能力。

2。企業決定應訴“337調查”后，應立即著手組建應訴團隊，包括內部團隊與律師團隊。

聘請既懂得“337調查”程序，又熟悉中美知識產權差異的專業律師代理企業參與案件應訴工作，可以幫助確定有效的應訴策略，更好地保護企業的合法權益。

3。在“337調查”過程中，被訴方主張的抗辯事由也包括在民事訴訟中采取的抗辯事由，如產品不侵權、對方專利無效、專利不能行使權利等三方面。

關于專利無效，也可以采取在訴訟中同樣的策略，例如利用PTAB的雙方異議程序請求宣告對方的專利無效。

關于專利不能行使權利，即原告方專利不具有執行性，包括專利已經過期失效或者原告方的專利通過欺詐獲得，存在“不公正行為”，或者獲得專利后存在不當使用該專利的行為，違反了反壟斷法或者是在專利授權范圍以外實施專利等。

4。被訴方也可以主張美國境內已經沒有使用該專利的產業。

即考查在技術方面， 原告在美國國內是否有一個相關專利保護的物品的產業存在或正在籌建；在經濟方面，該產業是否（1）對工廠和企業作了大量的投資；（2）雇傭了大量的工人或者資本；（3）在開發方面有大量的投入，包括工程、研發或者許可。

5。被訴方還可以主張調查可能損害公眾利益。

即證明產品排除令的執行將損害美國的公共健康、社會福祉、社會競爭和消費者利益，那么ITC就不會判定將該產品排除美國市場。

6。進行規避設計。

ITC并不限制經過合理規避設計后的產品進入美國市場。

如果被訴方侵權可能性比較大，可以通過研究設計不同于涉案產品的新產品來規避原告方的專利權。

在行政法官作出初裁和委員會作出終裁前，將規避設計后的產品提交其審閱，一旦獲得ITC的認可，將不受ITC最終簽發的排除令等救濟措施的影響。

7。選擇和解。

據統計，全球有關“337調查”的案件，大概有一半左右的案件達成和解。

達成和解有許多考慮因素。

原告方會權衡獲得案件勝利的難度和時間長短；如原告方的舉證難度較大，專利保護期即將屆滿等。

被告方是否具備可用于交換、和解與撤訴的條件。

如被告方也擁有自己的專利技術，可以與原告方進行交叉許可。

原告方向被告所在國出口產品，需要被告方給予配合，以提高市場占有率等等。

雙方是否具備良好的合作條件和合作前景等。

事實上，有一些美國企業就是利用“337調查”等威脅手段達到和解的目的。

我國企業可適當把握住談判的時機，變被動為主動。

日本局部外觀制度介紹

外觀設計在各個國家或地區的知識產權體系中都是一個重要的組成部分，在日本也不例外。

日本在1888年公布了《意匠（即外觀設計）條例》，開始了對外觀設計的保護。

根據日本現行的外觀設計法，外觀設計的保護期限為25年（自申請日起算），并且需要經過實質審查（即需要對新穎性和創造性進行審查）。

關于外觀設計的保護期限，日本也經歷了幾次改法。

在2007年以前，外觀設計的保護期限為自注冊之日起15年。

自2007至2022年，外觀設計的保護期限則為自注冊之日起20年。

在2022年的最近一次改法中，外觀設計的保護期限進一步加長為自申請日起25年。

可見，在日本，外觀設計權作為一項知識產權，正在越來越受到重視。

在這里順帶一提的是，在日本的知識產權體系中，“專利”相當于中國的“發明專利”，而外觀設計則是平行于“專利”的概念。

與外觀設計所對應的知識產權在日本稱為“意匠權”，筆者在此將其譯為“外觀設計權”，與外觀設計相關的規定則相應地由專門的《外觀設計法》規定。

無論是從外觀設計的保護期限、還是從對外觀設計的審查的嚴格程度來看，作為一項知識產權，外觀設計權在日本具有較高的價值。

日本在1998年修改外觀設計法時，新增了關于“局部外觀”的內容，即，可以針對產品的非獨立流通的一個部分要求外觀設計權。

由此，即可避免即使產品整體獲得外觀設計權、但由于該產品的僅一部分被第三方模仿并且該第三方規避了模仿產品整體、從而導致無法認定該第三方的侵權行為的情況。

對于外觀設計者來說，局部外觀設計制度的引入能夠為外觀設計的創造成果提供更全面和可靠的保護。

近年來，中國也開始了針對局部外觀設計的保護。

2022年10月17日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議通過修改《中華人民共和國專利法》的決定，自2022年6月1日起施行。

本次修改的要點之一即為，將外觀設計的保護范圍擴展到了對產品局部的外觀設計的保護。

日本早于中國二十多年引入了局部外觀設計的概念，針對局部外觀設計的申請、審查和侵權判定等，已形成成熟的體系。


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